裁判字號：最高法院94年台上字第429號民事判決
裁判日期：民國94年03月10日
裁判案由：損害賠償
最高法院民事判決九十四年度台上字第四二九號
上訴人小熊屋國際有限公司
街4兼上列法定代理人甲○○共同訴訟代理人 游琦俊 律師被上訴人日商‧小學館股份有限公司
町二法定代理人 千葉和治 被上訴人香港商‧國際影業有限公司
樓法定代理人 近藤宏 共同訴訟代理人 陳和貴 律師
邱永豪 律師
（共同送達代收人 林志剛 律師）上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十二年四月二十二日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十年度上字第四三一號），提起上訴，本院判決如下：
主文原判決除假執行部分外廢棄，發回台灣高等法院台中分院。
理由本件被上訴人主張：被上訴人日商‧小學館股份有限公司（下稱小學館公司）就「小叮噹及圖DORAEMONドらえもんド」之商標圖樣（下稱系爭商標）註冊在案，並授權被上訴人香港商‧國際影業有限公司（下稱國際影業公司）在台灣地區之獨家使用權。上訴人小熊屋國際有限公司（下稱小熊屋公司）未經伊之授權，製造、販賣如原判決附表一（下稱附表）所示商品，侵害伊享有之商標註冊號數第00000000、00000000、00000000、00000000、00000000號，及聯合商標註冊號數第00000000、00000000、00000000、00000000號等商標專用權，致伊受有財產上損害新台幣（下同）一百一十萬元及業務上信譽之損害十五萬元，合計一百二十五萬元。小熊屋公司及其負責人即上訴人甲○○應負連帶賠償責任。又國際影業公司所受損害與小學館公司損害相當，如上訴人連帶給付小學館公司或國際影業公司其中之一，其責任在其給付範圍內消滅等情，爰依民法第一百八十四條、公司法第二十三條、商標法第六十一條第一項、第六十六條第三項之規定，求為命上訴人連帶給付被上訴人一百二十五萬元，並加付法定遲延利息之判決（第一審判命上訴人連帶給付六十九萬九千元本息，並駁回被上訴人其餘之請求。兩造各就其敗訴部分聲明不服，上訴第二審。被上訴人於第一審起訴聲明為請求上訴人連帶給付財產上損害一百一十萬元及業務上信譽之損害十五萬元，合計一百二十五萬元本息，嗣於原審撤回附表編號五、七、
八、十一、十四所示部分之請求，編號一至四所示部分，仍依查獲商品數量計算請求之金額外，其餘均依單價一千五百倍計算損害，則被上訴人財產上之損害為二百零三萬七千五百元，業務上信譽之損害為十五萬元，合計二百一十八萬七千五百元。被上訴人撤回上開之請求，再擴張請求金額為二百一十八萬七千五百元，故於原審聲明請求上訴人再連帶給付五十五萬一千元本息，並追加請求上訴人連帶給付九十三萬七千五百元及自民國九十一年十月二十三日起算之法定遲延利息）。
上訴人則以：伊售予訴外人錢櫃視聽顧問股份有限公司（下稱錢櫃公司）之貨品，並無使用系爭商標於貨品上，縱貨品以「小叮噹」為造型，僅屬侵害著作權之範疇，並無侵害商標專用權之可言，且其中尚有「大雄天線套」造型之產品，更如附表所示之物品，除編號十、十二所示商品係伊向被上訴人授權廠商RUNACO,
LTD、金芄福實業有限公司（下稱金芄福公司）、樹屋有限公司（下稱樹屋公司）所購買外，其餘均為小熊屋公司、薇尼有限公司（下稱薇尼公司）、中越佳有限公司（下稱中越佳公司）所獲授權，自無侵權行為可言。縱認伊有侵害系爭商標專用權，依商標法第六十六條第一項第二款後段之規定，應扣除成本及必要費用以定損害數額。另本件係錢櫃公司向伊訂購貨品後，始向相關廠商批購交付，嗣於八十八年十二月一日錢櫃公司與國際影業公司達成和解，已給付一百二十萬元，而伊與錢櫃公司就本件彼此互負連帶賠償責任，在錢櫃公司所給付一百二十萬元範圍內免責。被上訴人請求之金額，亦應扣除該一百二十萬元等語，資為抗辯。
原審將第一審所為上訴人勝訴部分判決廢棄，改判命上訴人再連帶給付被上訴人五十五萬一千元本息，暨命上訴人連帶給付被上訴人九十三萬七千五百元本息，並維持第一審所為上訴人敗訴部分判決，駁回其上訴，無非以：被上訴人主張小學館公司為商標註冊號數第00000000、00000000、00000
000、00000000、00000000號，及聯合商標註冊號數第00000000、00000000、00000
000、00000000號等商標專用權人，國際影業公司為小學館公司授權在台灣地區之獨家使用權，小熊屋公司以自行製造方式，或向他人販入之方式取得附表所示「小叮噹DORAEMON」系列商品種類及數量，並於八十八年八月五日將之出售予錢櫃公司，以供促銷視聽服務用等事實，提出刑事告訴暨聲請搜索扣押物、證物及附件、授權貼紙、錢櫃公司訂購單各一份、現場照片四幀及照片二十四幀為證，且為上訴人所不爭執，堪信為真。次查，小熊屋公司售與錢櫃公司附表編號一小叮噹湯杯、編號二小叮噹馬克杯、編號九小叮噹加蓋大馬克杯係使用近似於第四八七
七九一、四九四九八一號商標之文字及圖樣；編號三小叮噹夾板筆座係使用近似於第八六四一○六號商標之文字及圖樣；編號四小叮噹錢包二款、編號六小叮噹補習袋（橘、黃）、編號十三小叮噹袋子（中）分別使用近似於第四八八九二六、八四三九三三號商標之文字及圖樣；編號十小叮噹時鐘係使用近似於第四八三
五四五、八四三七四八號商標之圖樣；編號十二小叮噹大哥大夾鍊吊飾Ｒ１２０７係使用近似於第七九三五八四、七九三五七二號商標之文字及圖樣等情，業據被上訴人提出之上開商標註冊證、仿品相片及說明書各一份可稽。另編號十二小叮噹大哥大夾鍊吊飾Ｒ１２０７產品雖係以小學館公司所有之小叮噹商標圖樣製成立體化之小叮噹吊飾，是否屬於商標法第六條所指商標使用範圍，容有爭議，然小熊屋公司售予錢櫃公司之上開產品，於包裝紙之正面、背面均印製有近似於第四八八九二六、四八三五四五、八四三九三三、八四三七四八、七九三五七二號等商標之文字及圖樣，有被上訴人提出之證據及說明可稽。上訴人辯稱此部分僅涉及著作權法，即非有據。又查，國際影業公司與薇尼公司或中越佳公司訂立之國際銷售契約、基礎契約雖約定國際影業公司同意於符合特定條件下，授權薇尼公司、中越佳公司得製造、散布、廣告、促銷、銷售使用特定名稱、人物等之特定商品品項，授權條件包括財產權、授權品項、地區、期間、標準條款，但此僅約定被授權人遵守「基礎契約」及「標準條款」所定之條件時，授權始因條件成就而生效。在國際影業公司與薇尼公司、中越佳公司約定之「標準條款」第一條既明定被授權人同意不會運用或授權或准予他人運用有關該特定財產權的任何權利，小熊屋公司自無受薇尼公司或中越佳公司之委託而訂作、銷售附表編號一、二、九、四、六、十三所示商品。則小熊屋公司之製造、銷售行為，即屬未經授權。再者，自小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司就系爭商標與國際影業公司所簽訂之授權契約書觀之，國際影業公司係針對不同商品品項與不同之法人人格主體簽訂契約，而小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司等在依約提出送審圖稿書面資料時，亦係區分授權品項，分別由小熊屋公司、薇尼公司、中越佳公司等人名稱為之，顯見各被授權人於契約權利義務之關係確有區分，並無上訴人所稱在履行上屬同一公司集團之情形。系爭授權之基礎契約雖有「最低保證金」支付之約定，然此係依契約所訂之價目表直接支付授權人最低保證金，該保證金為權利金之預付款，並不得要求退還，此有標準條款第二條（ａ）可稽。其性質上與授權金不同，所謂「授權金」支付係以購買「授權標貼」方式為之，而授權金則係以授權商品項目之出廠價格、數量等作為計算之依據。上訴人雖提出「授權金發票」足以證明各被授權人已依約提出「最低保證金」，但並未提出附表編號一、
二、九、四、六、十三所示商品已依約支付授權金之證明文件，尚難遽此認小熊屋公司已針對系爭商品取得授權。且薇尼公司、中越佳公司與國際影業公司訂立之授權契約，既約定在製造、經銷或銷售前，應先取得授權人對授權商品的數量和樣式及任何紙盒、容器、包裝、吊牌、傳單、內包裝和包裝材料之書面同意，除非已取得書面同意，任何呈送給授權人的商品不得視為已經過認可，則薇尼公司、中越佳公司不將系爭商品設計事先送請國際影業公司審核通過，即無權製造販賣之。上訴人辯稱未依約事前將產品設計送請審核通過，僅屬債務履行之問題，並無侵害商標專用權問題云云，亦不足採。至上訴人提出之「小叮噹設計圖稿報價」傳真，係指經國際影業公司內部審核通過適合用於文具類商品之圖稿，與授權契約之標準條款約定所要求，為取得書面同意而作的「審核」尚非同一意義。又該圖稿之用途，係供小熊屋公司用於設計小叮噹文具類商品，除與附表編號一、二、九、四、六、十三所示商品無關外，傳真稿亦無免除嗣後小熊屋公司依授權契約標準條款，取得國際影業公司對於授權商品數量和樣式等書面同意之意思。且小熊屋公司所有授權貼紙申請表均屬於文具類及服裝類用品，小熊屋公司係就文具類及服裝類用品申請授權貼紙，由其申請表上記載可知小熊屋公司依合約號碼、種類、品名、授權品項、零售價、貼紙編號、數量等提出申請，故小熊屋公司對於特定貼紙應搭配之商品知之甚稔。則小學館公司製售附表編號一、二、九、四、六、十三所示商品，未經被上訴人之授權，要堪認定。復查，國際影業公司與小熊屋公司所簽訂之「基礎契約」第二條既明訂授權之品項包括鉛筆（木、塑膠）、筆（塑膠、金屬）……便條紙等文具類商品，而板筆座並不在該契約授權品項中，且便條紙與（夾板）筆座具有不同功能，可單獨成為商品品項，國際影業公司授權小熊屋公司開發用以書寫之便條紙，並未及於固定便條紙之（夾板）筆座，當不容小熊屋公司任意擴張範圍。附表編號三小叮噹夾板筆座既使用系爭商標，則小熊屋公司製造、販賣上開商品之行為，即屬未經授權之侵權行為。上訴人另辯稱附表編號十、十二所示商品係分別向授權廠商金芄福公司、樹屋公司所購買，且經授權云云，固提出統一發票及進貨明細表及舉證人 劉明仁 、 王宇同 為證，惟查上開統一發票與進貨明細表之金額不符，且明細表上之單價與錢櫃公司致小熊屋公司訂購單上之單價相去甚遠，難認屬同一商品。劉明仁雖證稱系爭商品係其所屬公司經授權製造，然該證人迄未提出該商品確經審核通過之資料，故不能證明系爭商品確獲授權。況劉明仁曾以口頭告知小熊屋公司限於百貨公司專櫃販售。又上訴人提出樹屋公司出具之證明函既為被上訴人所否認，上訴人又未能證明該公司確獲授權製造銷售系爭商品，證人王宇同亦未提出任何交易資料，以證明其商品之來源。上訴人上述之抗辯，亦不足採。再查，商標專用權人依商標法第六十一條請求損害賠償時，得就同法第六十六條第一項第一款至第三款規定計算賠償方式，擇其一為主張，被上訴人自得依該條項第三款之規定為請求，且上訴人自認無法舉證證明其成本及必要費用，則其抗辯被上訴人請求之金額，依商標法第六十六條第一項第二款後段之規定，應扣除成本及必要費用，亦不足取。又附表編號一、二、三、四、六、
九、十、十二、十三所示商品，零售價格依序為十七元、十九元、二十一元、四十九元、六十三元、六十四元、六十六元、九十元、一百零二元，有錢櫃公司訂購單乙紙可稽，且為上訴人所不爭執，附表編號一至四所示商品，均已超過一千五百件，依商標法第六十六條第三款規定，按其總價定賠償金額，則編號一、二、三、四所示商品之賠償金額依序為六十八萬元、五十七萬元、六萬三千元、十四萬七千元。編號六、九、十所示商品數量均為一千個，編號十二、十三所示商品數量均為五百個，爰審酌其侵害情形，數量及產品之性質，且以小熊屋公司為國際影業公司間就文具類商品簽有授權合約，竟不顧契約義務，仿冒其他產品之商標而為販售，認以查獲商品零售單價之一千五百倍為計算為當。依此計算，被上訴人得請求財產上損害，共計二百零三萬七千五百元。又小熊屋公司製造、販賣附表編號一、二、三、四、六、九、十、十二、十三所示商品，致消費大眾誤認被上訴人自行製造或授權生產設計較粗糙，品質較低劣之「小叮噹DORAEMON」系列商品，業務上信譽因而受損，依商標法第六十六條第三項規定，小學館公司得就業務上信譽受損，請求小熊屋公司賠償相當之金額，並無不合。爰審酌小學館公司創立於西元一九二二年，資本額為日幣一億四千七百萬元，年營業額高達日幣一千六百一十億元，「小叮噹DORAEMON」系列商品經國際影業公司在台灣地區努力推廣，已建立高知名度與優良形象等情狀，認其業務上信譽損害以十五萬元為相當。末查，錢櫃公司向小熊屋公司訂購之商品，並無證據證明該公司就小熊屋公司未經授權而製造、販賣之使用近似系爭商標之商品係明知或可得而知，揆諸最高法院二十二年上字第三四三七號判例意旨，尚難認錢櫃公司與小熊屋公司為共同侵權行為人。錢櫃公司並非為賠償被上訴人所受損害，於八十八年十二月一日與國際影業公司達成協議，其給付國際影業公司之一百二十萬元係「廣告促銷費」，並非損害賠償金等情，業據被上訴人 陳明 在卷。參以協議書已約明國際影業公司同意錢櫃公司提及小叮噹商品贈送予消費者，以促銷視聽服務。錢櫃公司為避免日後爭執，非不得預先與在台灣享有系爭商標獨家使用權之國際影業公司簽訂協議書，即不容上訴人任意指上開金額之給付具有民事損害賠償之性質。上訴人就所稱該協議係錢櫃公司與國際影業公司及小熊屋公司三方達成，錢櫃公司支付之一百二十萬元，其中三十四萬餘元為該公司應付小熊屋公司之價金扣抵云云，又未能舉證以實其說，其抗辯伊在錢櫃公司已給付之一百二十萬元範圍內免責，即不足採。綜上所述，小熊屋公司既未符合國際影業公司之授權約定，使用近似於小學館公司所有系爭商標圖樣或文字，擅自售予錢櫃公司，自屬侵害小學館公司之商標專用權。又國際影業公司既經小學館公司授予系爭商標在台灣地區之獨家使用權，其商標專用權因被侵害而所受損害，不論財產上或業務上信譽之損害，其範圍與小學館公司相同。甲○○為小熊屋公司負責人，對於銷售上開未經授權之商標產品，乃屬小熊屋公司之業務執行，且已違反商標法上關於保護商標專用權人之規定致被上訴人受有損害，依公司法第二十三條之規定，應與小熊屋公司負連帶賠償責任。則被上訴人依民法第一百八十四條第一項、商標法第六十一條第一項、第六十六條第三項之規定，請求小熊屋公司賠償二百一十八萬七千五百元及法定遲延利息，並依公司法第二十三條規定，請求甲○○負連帶賠償責任，即屬有據，應予准許。又上訴人連帶向小學館公司或國際影業公司其中之一給付，上訴人所負連帶賠償責任，在其給付範圍內消滅等詞，為其判斷之基礎。
惟查原審既認定國際影業公司經小學館公司授予系爭商標在台灣地區獨家使用權，而該公司與小熊屋公司簽訂之授權契約約定「最低保證金」為權利金之預付款，授權金支付係以購買「授權標貼」方式為之，且被授權人已依約提出最低保證金，則上訴人辯稱依國際影業公司發交小熊屋公司授權貼紙點收件所示，小熊屋公司自八十七年十一月間起陸續向國際影業公司申請發交之授權貼紙高達約三百萬張，確已支付授權之對價云云，並提出授權貼紙點收件文件影本八紙為證（見原審卷第三宗五三至五四頁、第二宗一七一至一七八頁），於此情形，小熊屋公司已依約支付最低保證金，該保證金抵充為權利金，再向國際影業公司申購授權貼紙，能否謂該公司未經授權使用近似系爭商標，而侵害被上訴人之商標專用權，即非無研酌之餘地。原審未遑詳查究明，遽以上開情詞，為上訴人敗訴之判決，自嫌速斷。其次，錢櫃公司向小熊屋公司訂購系爭小叮噹商品用以促銷其視聽服務時，已於訂購單上載明其促銷活動期間為八十八年九月十五日至同年十一月三十日，且所訂購之小叮噹商品係約定自八十八年九月五日各營業點分批交貨（見一審卷四九頁所附訂購單），復參諸錢櫃公司係於八十八年十二月一日始與國際影業公司簽訂協議，協議書亦載明：「……茲因甲方（即國際影業公司）同意乙方（即錢櫃公司）於八十八年九月十六日至同年十一月三十日間，自行採購甲方享有『小叮噹及圖DORAEMON』商標圖標之……小叮噹湯杯……小叮噹附蓋大湯杯等商品……」等語（見原審卷第一宗一八五頁）。則錢櫃公司向小熊屋公司購買系爭商標之商品後，始與國際影業公司簽訂協議書，該公司似非為避免日後爭執，先與在台灣享有系爭商標獨家使用權之國際影業公司簽訂協議書。錢櫃公司是否因向小熊屋公司購買使用系爭商標之商品，供作促銷其視聽服務之行為，致被上訴人受有損害，而與國際影業公司達成協議？尚待澄清。乃原審未詳加審究，即謂上訴人抗辯其在錢櫃公司協議已給付國際影業公司之一百二十萬元範圍內免責，為不足採，亦有未合。末按所謂連帶債權，係指多數債權人有同一目的之數個債權，得各自或共同請求全部或一部之給付，而債務人對於其中任何一人為全部給付即可消滅其債務者而言，與公同共有之債權為一個權利，其債務人僅得向公同共有人全體清償始生消滅債務之效力者，迥不相同。原審既認定國際影業公司為經小學館公司授予系爭商標在台灣地區之獨家使用權者，其因商標專用權受侵害所受之損害，不論財產上或商標信譽上之損害，其範圍與小學館公司相同，上訴人連帶向小學館公司或國際影業公司其中之一給付，上訴人所負連帶賠償責任，在其給付範圍內消滅，則原判決主文第二項、第三項記載「小熊屋公司、甲○○應再連帶給付小學館公司、國際影業公司五十五萬一千元及自八十九年二月十六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息」、「小熊屋公司、甲○○應連帶給付小學館公司、國際影業公司九十三萬七千五百元及自九十一年十月二十三日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息」，尤有未洽。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中華民國九十四年三月十日
最高法院民事第八庭
審判長法官劉延村
法官陳重瑜法官黃秀得法官葉勝利法官黃義豐本件正本證明與原本無異
書記官中華民國九十四年三月二十八日
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