裁判字號：臺灣基隆地方法院90年易字第628號刑事判決
裁判日期：民國91年03月13日
裁判案由：違反商標法
臺灣基隆地方法院刑事判決九十年度易字第六二八號
公訴人臺灣基隆地方法院檢察署檢察官被告乙○○右列被告因違反商標法案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（九十年度偵字第八九八號），本院認尚有不當，改依通常程序審理後判決如左：
主文乙○○無罪。
理由
一、公訴意旨如起訴書之記載。
二、公訴人認被告乙○○涉犯商標法第六十三條意圖販賣輸入仿冒他人商標商品罪嫌，無非以被告在警訊及檢察官偵查中坦承不諱，並有仿冒「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ及圖」商標圖樣之立體造型燈籠八千一百十七個扣案可佐，及經濟部中央標準局商標註冊證、進口報單、鑑定報告書附卷可資佐證為其論據。訊之被告則堅決否認有上述犯行，並辯稱：上述燈籠係伊委由甲○○設計雕模，當時是根據簡單的卡通貓和兔子畫的，畫完後再修改，由伊確認後再寄交中國大陸之工廠製造，其外型與告訴人之「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ及圖」並非相同，亦無近似可言，是伊自行開發的。另該燈籠是供元宵節使用，與告訴人之商標是用於商標法施行細則第二十七條第九十八類各種日光燈等照明器具者不同，更無近似可言。
三、按商標法第六十三條犯罪之構成要件係以行為人明知為前條（即商標法第六十二條）之商品而輸入始克相當。所謂前條（商標法第六十二條）商品，即指於同一或類似商品使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者而言。以下茲分述之：
㈠是否類似商品之判斷，與商品之國際分類或商標法施行細則之分類，並無絕對
必然之關聯性，而是經濟部以商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言（經濟部智慧財產局所定「類似商品及類似服務審查基準第一點」、商標法施行細則第十五條第二項參照）。查本件被告所輸入者為元宵節所用之燈籠，為其自承在卷，並有該燈籠扣案可佐，而告訴人所使用之「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ及圖」除用於公訴人所指商標法施行細則第二十七條第九十八類各種日光燈．．．．裝飾燈、燈泡、手電筒及其他照明器具外，復用於同細則第二十七條第八十六類各種運動遊戲器具、兒童玩具等商品，均有商標註冊證影本在卷可按，且後者於九十年由經濟部智慧財產局核准延展註冊之專用商品尚包括「紙燈籠、燈籠」等物品，亦有該局九０智商０五四０字第九０００九三八五一號函影本在卷可參。因此，被告輸入之前揭燈籠商品，與告訴人用於「燈籠」之商品核屬同一商品，並參酌燈籠之功能，依一般社會之週念，易使購買者誤認與告訴人之燈飾用品有關聯性之來源，亦足以與公訴人所指之商品構成類似。
㈡商標是否構成近似，應就二者之整體加以比較觀察，以辨別是否足以引起購買
者之混同誤認。此觀察原則，即稱之「通體觀察原則」。二商標經通體觀察後，若其整體構造、排列之方式、顏色之分配、意義或聲音部分，足以使人產生混同誤認之虞者，即屬近似。在通體觀察時，不應就商標之每一部分以解剖分析之方法觀察，蓋消費者購買商品時，通常僅憑對商標之模糊印象，作為購買之依據，少見就商標每一構成部分仔細分析，此見解向為我國實務及美國、德國法院所普遍採納（參最高行政法院三十年度判字第一號判例、卷附 徐火明 教授：論禁止註冊之商標及混淆危險，中興法學第三十三期，第二八四頁）。又相關購買者是否認為系爭商標近似，應以其普通所用之注意為準，商標法施行細則第十五條第一項規定甚明，蓋購買者不會將商標「並置一處，細為比對」。故判斷商標是否近似時，應將系爭商標「隔離」觀察（最高行政法院二十七年度判字第七號、十四號、四十一號、四十七號判例、卷附 劉孔中 教授著：商標法上混淆之虞之研究）。查被告輸入之前揭燈籠，其臉部為白色呈稍扁之橢圓狀，額頭裝飾蝴蝶結、花朵、眼睛為黑色呈長橢圓型，鼻子為黃色呈橫橢圓型之圖樣，有照片附卷可考，經前述「通體觀察」及「隔離觀察」後，本院認足以使具備普通知識經驗之購買者與告訴人之商標圖樣發生混淆誤認。被告聲請就此判斷「近似與否」之不確定法律概念送鑑定，並無必要，併此敘明。
四、被告輸入扣案商品之行為誠有前述瑕疵，其辯解亦不足採，惟本案之關鍵在於「商品化權」（MerchandisingRight）是否適用商標法保護之問題。按為販賣商品及提供服務而有利用角色名稱（Character）、標題、形象（Symbol）或人名等作為媒介之權利，即稱之「商品化權」（卷附 周占春 著，論商品化權之保護，司法官訓練所第二十四期學員論文選集）。而將卡通角色（例如大力水手POPEYE）做成立體產品，亦即將卡通角色予以立體化，甚難將利用卡通角色之成果與商品自身相分離，因此亦屬「商品化權」之討論範圍（牛木里一著，商品化權，第九頁，轉引自周占春前揭文）。然亦有將「商品化權」即直接定義為在戲劇、小說、電視、電影等媒體出現之角色（例如米老鼠、加菲貓、史奴比等），無論其係實際存在或因想像而存在，將之製成立體產品，以強化商品之宣傳廣告力及對顧客之吸引力，亦即將角色加以商品化。有此種將角色製成立體之產品而商品化之權利，稱之為「商品化權」（卷附 莫貽文 ：論商品化存在智慧財產權之保護，中興大學法律研究所八十六度碩士論文，第一頁）。無論上述何種定義，將角色製成立體產品加以輸入、販賣，均係「商品化權」亟需討論之範圍殆無疑義。
五、就此「商品化權」，本院認並不適用商標法予以保護，理由如下：㈠商標是營業者為識別自己和他人之商品而使用之標識，此種具有商品識別作用
之標識，即為商標本來之功能（卷附 邱志平 著，真品平行輸入之解析，第二三頁）。我國商標法識別性（Distinctiveness）是制定商標是否符合註冊要件或權利保護要件之核心（卷附 蔡明誠 教授，商標法講義，刑事法律專題研究十八，第一三二頁）。商標既重在識別機能，而角色（Character）雖與商標同樣使用於商品上，然其所著眼者係於商品之宣傳力及對顧客之吸引力。就此而言，其與商標係屬不同概念。對此種角色名稱亦以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的（ 網野誠 ，前揭書，第六十六頁、六十七頁）。
㈡商標法第五條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合
式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣等，並未包含立體容器之外觀或造型包裝（台灣高等法院八十九年度上易字第二０六號刑事判決同此見解）。八十八年商標法修正草案第五條原擬修正為「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者。」（卷附前揭刑事法律專題研究十八，第五０三頁），然並未為立法院所接受通過；九十一年一月一日我國加入ＷＴＯ後為配合TRIPS而修正之商標法，將其中第五條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，目前尚在行政院審議中，亦未經立法通過。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色之造形作成具體之產品，則不得准予商標註冊取得商標專用權，此要係著作權法或不正競爭法之問題（徐火明教授著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第三十二期，第一三九頁、 小野昌延 著，註解不正競爭防止法，第三一頁、網野誠，前揭書第六七頁與著作權有關部分並詳後述）。或謂：商標法申請登記雖暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護。尤其，商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條「罪刑法定」原則之限制。在「罪刑法定」原則下，對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，取得後亦不得就此受保護，已如前述。因此，若將他人之商標予以製成立體商品解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」。
㈢立體物上以立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容（例如小鴨
卡通圖製成小鴨立體玩具），且該玩具再改小鴨卡通圖之著作內容者，不具有著作權法第三條第一項第五款所定之「重製」行為（卷附前揭刑事法律專題研究十八，第七九四頁； 謝銘洋 教授著，智慧財產權之基礎理論第四十五頁）。而著作物亦有取得goodwill（營業信譽）與吸引顧客力量之時，在報紙、雜誌與電視上出現的漫畫與電影角色，例如大力水手、米老鼠等，製造商要在自己商品使用，與其說是利用該角色在著作物上之價值，寧是要利用有趣角色的
goodwill，亦即利用顧客吸引力之關係（ 楊崇森 教授著，著作權之保護，第七頁）。因此，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關。
六、綜上諸情參互以觀，被告行為雖有瑕疵，然事屬著作權法或公平交易法（不公平競爭部分即德日之不正競爭防止法）範疇，此部分未經起訴，本院無從審理。此外，復查無其他積極事證足以證明被告犯商標法第六十三條之罪，自應諭知無罪，以昭平允。
據上論斷，應依刑事訴訟法第三百零一條第一項判決如主文。
本案經檢察官林明志到庭執行職務。
中華民國九十一年三月十三日
臺灣基隆地方法院刑事第二庭
法官邱志平右正本證明與原本無異。
對於本件判決如有不服，應於收受送達後十日內，向本院提出上訴狀，上訴於臺灣高等法院，並按他造當事人之人數附具繕本。
書記官彭淑芳中華民國九十一年三月十四日