裁判字號：臺灣高等法院91年上易字第1083號刑事判決
裁判日期：民國91年06月26日
裁判案由：違反商標法
臺灣高等法院刑事判決九十一年度上易字第一○八三號
上訴人臺灣基隆地方法院檢察署檢察官被告甲○○右上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣基隆地方法院九十年度易字第六二八號，中華民國九十一年三月十三日第一審判決（起訴案號：臺灣基隆地方法院檢察署九十年度偵字第八九八號），提起上訴，本院判決如左：
主文上訴駁回。
理由
一、公訴意旨略以：被告甲○○係草港塑膠有限公司實際負責人，明知「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」之商標圖樣，業由日商三麗鷗股份有限公司（以下簡稱三麗鷗公司）取得商標專用權，且經註冊在案，商標註冊號數第二三一０一八號，專用期間自民國（以下同）七十二年十二月十六日起至九十年十二月十五日止，指定使用於各種日光燈、燈飾、手電筒及其他照明器具等商品（商標法施行細則第二十七條第九十八類商品），竟未經三麗鷗公司授權，在大陸地區購入仿冒上開商標圖樣之立體造型燈籠八千一百十七個，意圖販賣營利，嗣於九十年一月十九日，將該批仿冒商標圖樣之立體造型燈籠輸入回台灣報關時，為警持檢察官簽發之搜索票，於同日十五時三十分許，在基隆市○○路三之一號中華貨櫃場查獲，並扣得仿冒「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」商標圖樣之立體造型燈籠八千一百十七個，因認被告犯有商標法第六十三條意圖販賣輸入仿冒他人商標商品罪嫌。
二、公訴人認被告甲○○涉犯商標法第六十三條罪嫌，係以被告在警訊及偵查中坦承不諱，並有扣案之仿冒「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ」商標圖樣之立體造型燈籠八千一百十七個及經濟部中央標準局商標註冊證、進口報單、鑑定報告書為其論據。訊據被告甲○○堅決否認有上開犯行，辯稱：扣案之立體造型燈籠八千一百十七個，係伊自己設計圖樣，委由大陸地區工廠生產製造，與告訴人之商標不同，並不需經告訴人授權，告訴人提出之鑑定報告內容亦與商標無關，且伊產品是立體造型，並未模仿告訴人之商標，沒有違反商標法等語。
三、按商標法第六十三條犯罪之構成要件係以行為人明知為前條（即商標法第六十二條）之商品而輸入始克相當。該前條所指之商品，係指於同一或類似商品使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者而言。又商品類似與否之判斷，與商品之國際分類或商標法施行細則之分類，並無絕對必然之關聯性，應以商品在用途、功能、行銷管道與場所、買受人、原材料、產製因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買者為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者為準，經濟部智慧財產局所定「類似商品及類似服務審查基準」第一點、商標法施行細則第十五條第二項規定，可資參照。經查，本件被告所輸入者為元宵節所用之燈籠，為其自承在卷，並有該燈籠扣案可佐，而告訴人所使用之「ＨＥＬＬＯＫＩＴＴＹ及圖」除用於公訴人所指商標法施行細則第二十七條第九十八類各種日光燈‧‧‧裝飾燈、燈泡、手電筒及其他照明器具外，復用於同細則第二十七條第八十六類各種運動遊戲器具、兒童玩具等商品，此有商標註冊證影本在卷可按（參原審九十年易字第六二八號刑事卷宗第一０一頁），且後者於九十年由經濟部智慧財產局核准延展註冊之專用商品尚包括「紙燈籠、燈籠」等物品，亦有該局九０智商０五四０字第九０００九三八五一號函影本在卷可參（參原審九十年易字第六二八號刑事卷宗第一００頁）。是被告輸入之前揭燈籠商品，依一般社會之通念，易使購買者誤認與告訴人之燈飾用品有關聯性之來源，足以與告訴人之商品構成類似，並與告訴人於上開核准延展之「燈籠」商品屬同一商品。
四、惟按權利人將其所創設之名詞（word）、名稱（name）、標題（title）、符號（symbol）、角色名稱（character）、人物造形（personalityimage,design）或其聯合型式，使用在某商品或服務，或授權他人使用之權利，稱為商品化權（merchandisingrights,merchandisingproperties）。我國現行法律規定上並無商品化權一詞，惟在英、美、日等先進國家已經廣泛加以討論，並將商品化權依消費者需求之不同，分為身分商品化權（statusproperties）、人格化商品化權（personificationproperties）、名氣商品化權（popularityproperties）（see,CharlesW.GrimesandGregoryJ.Battersby,TheProtectionofMercandisingProperties,TheTrademarkReporter（T.M.R.）Vol.69（1979）,pp.431-432.）。本件公訴人指訴被告擅自將告訴人具有商標專用權之圖樣製成立體商品之行為，並非指訴被告使用告訴人之商標在某商品上，而係指訴被告將告訴人之商標商品化，屬於上揭「商品化權」之問題。本件被告是否應予論罪科刑，應以商標立體化並在市場上行銷，是否適用商標法加以保護之問題。
五、經查：（一）、商標是營業者為識別自己和他人之商品而使用之標識，因此，商標之識別性（Distinctiveness）（或稱商標之特別顯著性）乃商標專用權取得之積極要件。商標重在商品在市場上之識別機能，而以人物造形或角色等為內容之商品化權目的，乃著眼於其市場上之行銷力與經濟利益機能，兩者屬於不同之概念。日本學者亦有認為對此種人物造形或角色名稱以商標法加以保護，不無逸脫商標法之目的（參 網野誠 ，商標，第六十六頁、六十七頁）；（二）、商標法第五條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣，並未包含立體容器之外觀或造型包裝（本院八十九年度上易字第二０六號刑事判決同此見解）。八十八年商標法修正草案第五條原擬修正為「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」（卷附前揭刑事法律專題研究十八，第五０三頁），然並未為立法院所接受通過；九十一年一月一日我國加入ＷＴＯ後為配合TRIPS而修正之商標法，將其中第五條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，目前尚在審議中，亦未經立法通過。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則不得准予商標註冊取得商標專用權，此要係著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題（參 徐火明 教授著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第三十二期，第一三九頁； 小野昌延 著，註解不正競爭防止法，第三一頁；網野誠，前揭書第六七頁，與著作權有關部分並詳後述）。或謂：商標法申請登記雖暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護；（三）、商標法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布，商標法第六條第一項定有明文。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形。又商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義下，對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止；（四）、立體物上以立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容（例如小鴨卡通圖製成小鴨立體玩具），且該玩具改變小鴨卡通圖之著作內容者，非著作權法第三條第一項第五款所定之「重製」行為（卷附前揭刑事法律專題研究十八，第七九四頁； 謝銘洋 教授著，智慧財產權之基礎理論第四十五頁）。而著作物亦有取得goodwill（營業信譽）與吸引顧客力量之時，在報紙、雜誌與電視上出現的漫畫與電影角色，例如大力水手、 米老鼠 等，製造商要在自己商品使用，與其說是利用該角色在著作物上之價值，無寧是要利用有趣角色的goodwill，亦即利用顧客吸引力之關係（參 楊崇森 教授著，著作權之保護，第七頁）。因此，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關。綜上所述，被告行為雖有可議，然事屬著作權法或公平交易法（不公平競爭部分即德國、日本之不正競爭防止法）（公平交易法有所謂先行政後司法原則）範疇，惟此部分未經起訴，本院無從審理。此外，復查無其他積極事證足以證明被告犯商標法第六十三條之罪，應屬不能證明被告犯罪。
六、原審以不能證明被告犯罪，而為被告無罪之諭知，核無不合。公訴人循告訴人上訴意旨以：商標法第五條規定申請商標專用權時提出之圖樣，雖不包括「立體造型」，然此係因行政審查作業因素，暫不容許申請人將所擬申請之商標以立體呈現之型態註冊，並未禁止將以平面圖樣取得註冊之商標為立體使用，又商標法並未排除平面商標圖樣保護及於「商標商品化」、「立體化商品」，且商標法上「使用」一詞，散見於各條文中，意義實非一致，縱然商標法申請登記暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，即不受商標法保護等語，執之指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。
據上論斷，應依刑事訴訟法第三百六十八條，判決如主文。
本案經檢察官費玲玲到庭執行職務。
中華民國九十一年六月二十六日
臺灣高等法院刑事第十三庭
審判長法官李春地
法官盧彥如法官鄧振球右正本證明與原本無異。
不得上訴。
書記官洪秋帆中華民國九十一年七月一日