裁判字號：臺灣嘉義地方法院92年重智字第2號民事判決
裁判日期：民國92年12月29日
裁判案由：損害賠償
臺灣嘉義地方法院民事判決九十二年度重智字第二號
原告德保有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 黃文力 律師複代理人 孫則芳 律師被告欣興石棉工業股份有限公司兼法定代理人乙○○訴訟代理人 邱南英 律師右當事人間損害賠償事件，本院於民國九十二年十二月十五日辯論終結判決如左：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第二百五十五條第一項第三款著有明文。本件原告刑事附帶民事起訴狀聲明請求判決被告應連帶給付新台幣（下同）三億一千九百一十萬一千九百一十六元，及自起訴狀繕本送達翌日起，依年息百分之五計算之利息，嗣於本院審理中，於民國九十二年八月二十六日遞狀更正其訴之聲明為請求被告連帶給付一百五十九萬五千五百一十元，遲延利息起算日及利率則不變。核原告聲明之更正為減縮應受判決事項之聲明，依前開法條規定，應予准許。
二、原告起訴主張：
（一）被告欣興石棉工業股份有限公司（以下稱欣興公司）所製造之「隔熱浪板結構改良」確實侵害到原告所有新型第一○六二七三號「隔熱浪板結構改良」專利（以下稱系爭專利），為慎重起見，原告曾函請中國機械工程學會，作鑑定分析，鑑定結果證明被告所製造之產品確係仿自本公司上開專利申請範圍無誤。
（三）原告之系爭專利權雖曾遭第三人舉發撤銷上開新型專利成立過，然並未確定，且該「撤銷原告專利」之處分業經行政法院判決撤銷確定。又依專利法規定新型專利必須經撤銷確定者，專利權之效力才會視為自始不存在，則原告自得從八十三年九月一日起享有系爭專利之專利權無疑。
（四）系爭專利權確實為原告所有，則原告依專利法第一百零三條規定，專有該產品之製造、販賣及使用之權，被告自八十四年一月起為侵權行為，而被調查站查獲後仍繼續為侵害行為，原告欲依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條，專利法第八十四條（舊法為第八十八條）、第八十五條（舊法為第八十九條）之規定請求，請求自八十四年一月起至八十九年六月計五年半之損害賠償額為三億一千九百一十萬一千九百一十六元。茲僅先聲明請求判決：⑴被告應連帶給付原告一百五十九萬五千五百一十元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，依年息百分之五計算之利息。
⑵原告願供擔保請准宣告假執行。
三、被告則辯稱：原告之系爭專利曾為訴外人舉發成立，並經撤銷系爭專利權，且被告所繼續製造之隔熱鋼板係與原告被撤銷確定之修正前新型專利結構相同，但並未侵害原告修正後所取得之新型專利權；又原告所提之鑑定報告亦係依據原告修正前新型專利權之申請專利範圍進行鑑定，完全違反經濟部智慧財產局所訂「專利侵害鑑定基準」，顯有重大瑕疵規定，並否認有故意或過失等侵害原告之專利權等語，資為抗辯。並聲明請求判決：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准免假執行。
四、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第二百七十七條定有明文。又侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，苟其行為並無故意或過失，即不負損害賠償責任。查本件原告主張被告侵害其系爭專利權，雖有提出鑑定報告為證，然為被告所否認，則依前開說明，原告自應就有利於己之事實負舉證責任。經查：
（一）系爭專利權原為訴外人 林宗慶 於八十二年六月二十九日以「隔熱浪板結構改良」向中央標準局（經濟部智慧財產局之前身）申請新型專利，經編訂為第00000000號審查，並於公告期滿後，發給新型專利證書，其後再將系爭專利權讓予原告。業經本院依職權調閱本院八十八年度自字第六八號刑事案件全卷（含台灣嘉義地方法院檢察署八十八年度偵字第四五一七號偵查卷宗）查核無訛，應堪信為真實。
（二）原告所主張之系爭專利，曾於八十五年五月十三日由訴外人 李幸修 向中央標準局提出舉發，並於八十六年四月二十二日舉發成立而撤銷上開新型專利，而此舉發成立之處分，經原告向經濟部訴願及行政院再訴願，均以系爭專利結構不具新穎性及進步性，而駁回其訴願及再訴願；嗣經原告向行政法院提起行政訴訟，行政法院則於八十八年五月二十日，以原告於八十六年五月十五日向經濟部智慧財產局（原中央標準局）提出本案說明書專利範圍之更正，該局函覆「不准更正」，原告不服提起訴願，經經濟部訴願決定「原處分撤銷」，著由經濟部智慧財產局重新審酌後，另為適法之處分，關於本案原告專利說明書及申請權利範圍是否准予更正？如准予更正，本案專利權舉發之審查結果是否不同，均有賴經濟部智慧財產局之重新審查，並為適法之處分為由，予以撤銷上開「舉發成立，應撤銷其專利權」之再訴願決定、訴願決定及原處分。後原告於上開新型專利於主要特徵部分增加並更正「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，於八十九年五月一日為經濟部智慧財產局准許更正，又經濟部嗣於八十九年七月十日，以前開專利主要特徵部分有「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」，舉發案不能證明原告之專利不具新穎性或進步性為由，認定舉發不成立等情，有中央標準局八十六年四月二十二日台專（判）０五０二０字第一一五一八七號舉發審定書、經濟部八十六年十一月二十日經（八六）訴字第0000000訴願決定書、行政院八十七年六月二十九日台八十七訴字第三二六一一號決定書影本附於（台灣嘉義地方法院檢察署八十八年度偵字第四五一七號偵查卷可參）、行政法院八十八年度判字第一九七一號判決書、八十九年五月一日中華民國專利公報說明書及圖示及圖說公告、台北高等行政法院九十年度訴字第二八五四號判決書附卷可稽，自堪信為真實。
（三）綜上，足認本件原告就系爭專利增加並更正「該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構」前，本件專利並不被經濟部智慧財產局認定有進步性及新穎性，故有得撤銷專利之情形，其專利被撤銷之狀態持續至八十八年五月二十日即行政法院判決之時；且八十八年五月二十日至八十九年七月十日經濟部智慧財產局就該局八十九年五月一日准原告更正專利範圍審查並認舉發不成立前，原告就本件專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定之狀態，換言之，原告是否得享有專利權，仍有疑問。則原告主張被告自八十四年一月起至八十九年六月止有侵害系爭專利之故意或過失之行為，即難採信。
五、從而，原告爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條，公司法第二十三條，專利法第八十四條、第八十五條，請求被告賠償原告一百五十九萬五千五百一十元，尚無理由，應予駁回。其假執行之聲請，亦因訴之駁回而失所附麗，併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張舉證防禦方法，於判決結果不生影響，無庸一一論述，附此敘明。
七、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中華民國九十二年十二月二十九日~B臺灣嘉義地方法院民事第二庭~B法官蕭道隆右為正本係照原本作成如對本判決上訴須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中華民國九十二年十二月二十九日~B書記官沈育坤