裁判字號：智慧財產法院102年民商訴字第7號民事判決
裁判日期：民國102年09月24日
裁判案由：侵害商標權有關財產權爭議等
智慧財產法院民事判決
102年度民商訴字第7號原告 史蒂芬 訴訟代理人 彭若鈞 律師
吳啟玄 律師 吳啟豪 律師被告 艾思特 科學編修有限公司兼法定代理人 邱美惠 共同訴訟代理人 溫令行 律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於中華民國
102年9月3日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
一、本件為涉外民事事件，且我國法院有國際管轄權：
（一）按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第22號、98年度台上字第2259號判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院83年度台上字第1179號判決參照）。
（二）我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100年5月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
（三）本件涉訟之當事人，其中原告為外國人，具有涉外因素。又原告主張被告於我國境內侵害其商標權，應負損害賠償責任，並請求排除侵害，依原告主張之事實，本件應定性為商標侵權事件，應類推民事訴訟法第15條第1項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依商標法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。是本院對本件涉外事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。
二、準據法之選定：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
100年5月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告依我國商標法規定取得商標權，並主張被告有侵害其商標權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。
乙、實體方面
一、原告起訴主張：
（一）原告為中華民國第00000000號「WOOOOOE」圖樣文字商標（下稱系爭商標）之商標權人，系爭商標指定使用於書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯等服務類別，專用期間自民國（下同）99年5月1日起至109年4月30日止。然被告艾思特科學編修有限公司（下稱被告艾思特公司）在未經原告同意之情形下，逕以系爭商標之外文「WOOOOOE」字樣作為被告艾思特公司之網域名稱「WWW.WOOOOOE-EDITING.TW」之用，建置與系爭商標指定使用之服務類別相同之網頁內容，被告上開侵害原告商標權之行為，亦經被告等所自認，而被告所為侵害原告商標權之行為，係商標法於101年7月1日修正施行前之行為，應適用修正前商標法規定，則依修正前商標法第62條第2款之規定，被告艾思特公司已侵害系爭商標之商標權。
（二）被告之行為已造成原告商譽之減損
1.被告艾思特公司所使用之英文名稱為「aoooooooooog」，並無「WOOOOOE」之字樣，且與原告所有之系爭「WOOOOOE」商標亦無任何關係，則被告艾思特公司以「WOOOOOE」作為其網域名稱，在客觀上自會使消費者產生不當之聯想，混淆原告與被告艾思特公司間之關連。又原告任教於國內多所知名大學，亦專精於英文論文寫作、翻譯及編修，並提供相關之服務，於業界頗負盛名，且若非原告於業界頗負盛名，何以被告艾思特公司會選擇與其毫無關聯性之原告所有系爭商標中外文字樣「WOOOOOE」字樣作為其網域名稱，則被告艾思特公司以系爭商標作為其網域名稱，已混淆系爭商標所表彰之服務來源並減損系爭商標之識別性。原告於業界所累積之聲譽，乃其長期累積所得，然被告邱美惠因前曾任職於原告開設之公司，竟以侵害系爭商標之方式藉以獲利，對原告進行不公平之競爭，實屬故意侵害系爭商標之商標權，另於著名搜尋網頁搜尋相關關鍵字，仍會將「aooooooooooog」與「woooooe」連結，作為搜尋之提示，顯見系爭商標受侵害之狀態仍持續中。
2.原告以系爭商標表彰其設立之語文編修業務之華ＯＯ語文顧問有限公司（下稱華ＯＯ公司），而該公司於100年間之業績相當穩定，然自被告等以系爭商標註冊網域名稱後，業績即明顯減少，至同年11月始有起色，則被告之行為，實已造成原告業務上信譽之減損。另依「Goooooooooos
tic」網頁可知關於網頁之流量統計可分為「推薦流量」、「直接流量」及「所有流量」，然被告提出之證據僅有「推薦流量」而無「所有流量」之數據，實不足以證明消費者並無因被告申請註冊之區域網址，而進入被告公司之網頁。故依修正前商標法第63條第3項之規定，被告艾思特公司應賠償原告相當之金額，以填補原告之損害；綜合被告艾思特公司侵害系爭商標之方式，且屬同業競爭，故原告請求被告艾思特公司賠償原告新臺幣（下同）200萬元。並應依修正前商標法第64條之規定，將本件判決書之當事人、案由、判決主文及內容刊登於中國時報全國版一日，以求回復商譽。
（三）被告邱美惠應與被告艾思特公司負連帶賠償之責被告艾思特公司以侵害系爭商標之方式註冊其網域名稱已如前述，而被告邱美惠既為其負責人，依公司法第23條之規定，應就被告艾思特公司所為之行為，負連帶責任。
（四）並聲明：
1.被告2人應連帶給付原告200萬元正，及自本起訴狀繕本送達翌日起以週年利率百分之5計算之利息。
2.被告2人應連帶負擔費用，將本件一審判決書之當事人、案由、判決主文及內容，以新細明體10號字體刊登於中國時報全國版上1日。
3.原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯則以：
（一）商標法係於100年6月29日修正，原告提出之公證書係於
100年7月18日所作成，乃商標法修正後所為，自應適用現行商標法之規定，不得依據修正前之商標法請求。依現行商標法第70條第1項第2款之規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」，係以著名商標為限。系爭商標之「WOOOOOE」字樣，係常見之男性英文名稱，本不具識別性，應予撤銷，且原告未舉證證明系爭商標係屬著名商標，縱使作為網載名稱表彰營業主體，亦不構成現行商標法第70條第1項第2款之商標權之侵害。退步言之，縱使原告得主張修正前商標法第62條第2款規定，惟依修正前規定，須「致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，始為該條所定侵害商標權之行為。所謂「致相關消費者混淆誤認」，必須有實際混淆誤認之發生，始足當之。惟原告完全未提出被告申請網域名稱之行為，究竟有何致相關消費者混淆誤認之實際情形發生，即一口咬定被告申請網域名稱之行為侵害其商標權，顯無理由。另觀諸原告所提公證書附件之網頁，左下角之網址係為「http://aooooooooting.tw/」，與原告主張之網址並不相同，則原告是否在公證人面前有故意輸入錯誤之行為，亦即原告於100年7月18日所輸入之網址究係「WWW.WOOOOOE-EDITING.TW」抑或「http://aoooo
ooooooog.tw/」，實難以知悉，該公證書自屬有明顯重大之錯誤，難以採信。縱原告於100年7月18日所輸入「
WWW.WOOOOOE-EDITING.TW」之網址，確能連結至公證書附件之網頁，該網頁明確載有「http://aooooooooooog.tw/」網址以表彰被告「aooooooooooog艾思特科學編修」公司，且被告申請之網域名稱特取部分為WOOOOOE-EDITIN
G，與原告系爭商標僅有「WOOOOOE」字樣，亦顯有差異，而被告製作之網頁上，亦有明顯之「aooooooooooog艾斯特科學編修」，應不致使相關消費者產生混淆誤認。
（二）被告艾思特公司係於100年6月間由員工負責申請「http://aooooooooooog.tw/」之網頁，待被告邱美惠於
100年7月間接獲原告之電子郵件通知後，立即註銷該連結，被告邱美惠並以電子通知回覆原告，其後並由原告以之申請網域名稱，則可能連結至被告網頁之情形除前後存續未達二個月外，更已由原告使用長達2年，實不致使相關消費者產生混淆誤認。另觀諸被告艾思特公司所提出Goooooooooootics之2011年5月12日至2011年7月20日間之瀏覽報告及網頁廠商ZOOOM提供之100年6月及7月之訪問者清單等資料可知，無任何訪客自名稱為wooooooooooooog.tw之網域進到被告公司之網站停留1分鐘以上。而被告艾思特公司於100年5月9日登記成立，5月份並無任何案件，六月份營業額僅有7,896元，七月份營業額僅59,692元，其金額均屬小額，則原告收入減少應與被告無關。
（三）原告所提之報稅資料，亦難以證明原告受有若干之損害，除該資料無法說明被告艾思特公司申請網域之行為造成原告何種損害外，且細觀該報稅資料，原告之營業額雖於
100年9月大幅滑落，然被告所申請之「WWW.WOOOOOO-EDITING.TW」網域於同年7月即已撤銷，則原告所受之損害與被告艾思特公司申請網域之行為自無關聯性。
並聲明：請求駁回原告之訴。如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：
1.原告以「WOOOOOE」向經濟部智慧財產局申請註冊為商標（註冊號00000000），指定使用於書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯等服務類別。
2.被告艾思特公司於100年5月間確有以「WWW.WOOOOOO-ED
ITING.TW」註冊網域名稱，並提供論文翻譯及編修服務。嗣於7月間收受原告通知後，即於同年7月20日申請註銷上開網域名稱，被告使用系爭商標作為網域名稱之時間自100年5月12日至同年7月20日止（見本院卷第75、85頁）。
四、兩造主要爭點：
1.被告艾思特公司將系爭商標作為自己網域名稱使用，是否造成相關消費者混淆誤認？
2.被告將系爭商標作為自己網域名稱使用，是否造成原告業務上信譽受損？
3.原告請求被告損害賠償有無理由？得請求之金額為何？
4.原告請求被告將判決書內容刊登報紙，有無理由？
五、得心證之理由：
（一）本件實體法律關係應適用修正前商標法第62條第2款之規定：
按我國商標法於100年6月29日修正公布，101年7月1日施行，本件原告主張被告侵害其商標權之行為，係發生於000年0月00日至同年7月20日止，係新法修正施行前所為，依程序從新實體從舊之原則，自應適用行為時即92年5月28日公布，92年11月28日施行之商標法（下稱修正前商標法）之規定。
（二）被告艾思特公司以「WWW.WOOOOOO-EDITING.TW」註冊網域名稱，並提供論文翻譯及編修服務，係侵害原告之商標權：
1.原告為系爭「WOOOOOE」商標之商標權人，系爭商標指定使用於書刊之翻譯、雜誌之翻譯、文獻之翻譯、翻譯等服務類別，專用期間自99年5月1日至109年4月30日止，被告艾思特公司自100年5月12日至同年7月20日止，以「WWW.WOOOOOE-EDITING.TW」註冊網域名稱，亦提供論文翻譯及編修服務之事實，為兩造所不爭執，並有原告提出之商標資料檢索資料、被告艾思特公司網頁資料、被告與訴外人遠振公司間往來電子郵件在卷可稽（見本院卷第9頁、第11頁、第94頁），堪信為真實。
2.按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，修正前商標法第62條第2款定有明文。上開規定對照現行商標法第70條第2款規定及修正立法理由可知，修正前之規定，不以著名之註冊商標為限，現行法則僅保護著名之註冊商標；又修正前之規定，需有實際混淆誤認之發生，而現行法僅有致相關消費者混淆誤認之虞即可。至於系爭商標與網域名稱等表彰營業主體或來源之標識，二者之間是否已致相關消費者混淆誤認或有混淆誤認之虞，法院得參酌二者間近似之程度、指定使用之商品或服務類似之程度、商標識別性之強弱、商標權人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對系爭商標或網域名稱等表彰營業主體或來源之標識熟悉之程度、使用他人商標作為表彰營業主體或來源之標識之人是否善意等因素，綜合考量。又前述各項因素於個案中，因案情不同，所著重之參酌因素及各參酌因素之強弱要求，亦可能有所不同，且各項因素具有互動關係，其中一、二項因素特別符合者，可降低對其他因素之要求，故實際混淆誤認之情事，僅為參考因素之一，並非判斷混淆誤認之單一標準。
3.被告艾思特公司未得原告之同意，擅自以系爭商標「相同」之「WOOOOOE」英文字，申請註冊網域名稱，作為表彰其營業主體或來源之標識，提供與系爭商標指定類別「相同」之論文翻譯及編修服務，足以使具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，在網路上以「WOOOOOE」搜尋相關服務時，將會誤認原告與被告艾思特公司提供之論文編修、翻譯之服務，係同一來源或誤認二者之間有所關聯，由於二者間相似之程度甚高，本院自客觀上判斷，認為達於「致相關消費者混淆誤認」之程度，而非僅有「混淆誤認之虞」。
4.被告雖辯稱系爭商標「WOOOOOE」為常見男性英文名稱，不具識別性，又修正前商標法第62條第2款規定，須實際有混淆誤認之情事發生，始足當之，原告並未舉證被告之行為已造成相關消費者混淆誤認之事實，且被告艾思特公司申請之網域名稱特取部分為「WOOOOOE-EDITING」，與原告系爭商標僅有「WOOOOOE」字樣，顯有差異，且被告製作之網頁上，有明顯之「aooooooooooog艾斯特科學編修」，應不致使相關消費者產生混淆誤認云云。惟查，系爭商標以原告之英文姓氏命名，而原告任教於台Ｏ大學、清Ｏ大學、中Ｏ大學及工ＯＯＯＯＯＯ等國內知名大學及機構，專長於英文論文寫作、翻譯及編修等領域，並在教學以外，另自行創立華ＯＯ公司提供相關論文翻譯及編修服務等情，有原告提出之網頁資料、原告任教證明可按（見本院卷第38-40頁、72頁、31頁），足認原告於英文論文翻譯及編修之領域具有相當知名度，原告之英文姓氏已成為其所提供服務之識別標識，且系爭商標經智慧財產局審查後，認為符合商標註冊要件准予註冊在案，迄未經異議而撤銷，被告空言主張系爭商標不具識別性，顯非可採。又被告申請之網域名稱為「WOOOOOE-EDITING」，其中「EDITING」係描述其提供服務內容之說明性文字，不具有識別性，「WOOOOOE」始為具有識別性之部分，被告以相同於系爭商標之「WOOOOOE」英文字作為其網域名稱，以表彰其營業主體或來源之標識，提供與系爭商標指定類別相同之論文翻譯及編修服務，足以使相關消費者，在網路上以「WOOOOOE」搜尋相關服務時，可能誤認原告與被告艾思特公司提供之論文翻譯及編修之服務，係同一來源或誤認二者之間有所關聯，而發生混淆誤認，被告所辯，不足採信。原告主張被告之行為，侵害其商標權，自屬正當。
（三）原告無法證明其業務上之信譽，因被告之侵害受有減損：
1.按商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，修正前商標法第63條第3項固定有明文。所稱「業務上信譽」，即營業信譽或商譽之謂。本條所謂業務上信譽之損失，通常係指加害人以相同或近似商標之不良仿品矇騙消費者，使消費者混淆誤認被害人之商品或服務品質低劣，以致被害人之營業信譽或商譽受貶損而言。苟加害人之商品並非品質低劣，則其使用相同或近似之商標於相同或類似之商品或服務，固會使消費者混淆誤認為係與被害人之商品或服務為同一來源或二者間有關係企業、加盟關係、授權關係等，而造成被害人營業損失（此係同條第1項請求損害賠償之範疇），惟不當然造成被害人之商品或服務之營業信譽或商譽之減損。故被害人依上開商標法第63條第3項請求加害人賠償相當金額，即應舉證證明加害人侵害其商標權，已致其業務上信譽受到減損之事實，否則即不能准許其請求。
2.原告雖主張依一般經驗法則，如減少商標權利人提供商標商品或服務獲利之機會，通常已造成商標權利人業務上信譽之減損云云。惟按，修正前商標法第63條第3項業務上信譽受損之賠償，屬非財產上之損害賠償，與同條第1項規定財產上之損害賠償，乃屬二事，原告就被告使用系爭商標註冊網域名稱，造成原告業務上信譽受有何種損害之事實，應負舉證之責任。原告雖提出其所經營之華樂絲公司100年各月營收表，主張原告100年間業績相當穩定，惟自被告以系爭商標註冊網域名稱後，業績大幅滑落，至11月間始有起色云云（見本院卷第71頁），惟上開資料僅能認為與財產上損害具有關連性之證據，不足以證明原告業務上信譽受損之事實。又查，被告辯稱其以系爭商標註冊網域名稱之時間甚短（100年5月12日至100年7月20日），且並無任何訪客自名稱為woooooe-editing.tw之網域進到被告公司之網站停留1分鐘以上等情，業據提出Goooooooooooooos及網頁廠商ZOPIM提供之100年5月至
7月之網站流量資料（見本院卷第79-82頁、第96-99頁），本院審酌被告使用系爭商標作為網域名稱之時間僅為
100年5月12日至同年7月20日止，約2個月期間，使用時間尚短，其後原告已於同年7月22日將「woooooe-edit
ing.tw」註冊為華ＯＯ公司之網域名稱（見本院卷第70頁），且原告未提出積極證據，證明被告提供之論文編修及翻譯服務品質低劣粗糙，造成相關消費者損害或產生惡劣之印象，致原告業務上信譽受有損害之相關事證，原告請求業務上信譽之損害賠償，自非正當。
（四）綜上，被告艾思特公司未得原告之同意，擅自以系爭商標註冊為該公司之網域名稱，致相關消費者混淆誤認，固為侵害原告商標權之行為，惟原告並未證明其業務上之信譽，因侵害而致減損，故原告依修正前商標法第63條第3項規定，請求被告艾思特公司賠償200萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起之法定利息，另依公司法第23條第2項規定，請求被告邱美惠與被告艾思特公司連帶負責，並依修正前商標法第64條規定，請求被告將判決書刊登新聞紙，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。
六、本件事證已明，兩造有關被告艾思特公司提出「WWW.WOOOOOE-EDITING.TW」網站之Gooooooooooooos及ZOOOM廠商提供之網站流量統計資料之主張及答辯，無從證明原告業務上信譽受損之事實，暨兩造其餘攻擊及防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰勿庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。
中華民國102年9月24日
智慧財產法院第一庭
法官彭洪英以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國102年9月24日
書記官郭宇修