裁判字號：最高行政法院90年判字第1121號判決
裁判日期：民國90年06月21日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決九十年度判字第一一二一號
原告台灣德積食品股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 陳文郎 律師
劉法正 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因商標異議事件，原告不服行政院中華民國八十八年九月二十日台八八訴字第三五二三二號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣本件關係人美商．美國口味炸雞公司之前手喬吉食品股份有限公司（以下稱喬吉公司）於民國八十六年三月二十六日以「小騎士圖（一）」商標，指定使用於商品及服務分類表第二十八類之玩具商品申請註冊，經原處分機關經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）審查核准，列為審定第七九一五四九號商標，旋變更申請人名稱為關係人。嗣原告以系爭商標有違當時商標法第三十七條第一項第六款及第七款之規定，對之提出異議。案經被告審查，為異議不成立之審定，發給中台異字第八七○八六二號商標異議審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭「小騎士圖（一）」商標於申請註冊時之商標法第三十七條第一項第七款所規定（民國八十二年十二月二十二日修正公布）。至「本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目地，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限」，同法施行細則第三十一條復有明文。故本條款之構成要件係以他人已使用在先之商標或標章為抄襲客體，因商標圖樣相同或近似而有使購買人產生誤信誤認之虞。二、查原告係於七十五年設立，以從事速食餐飲為主要業務，之前為擴大業務，曾與關係人美商．美國口味炸雞公司簽署特許授權契約以合作開設連鎖店。該授權契約除禁止原告不能以任何形式表示或擁有關係人之專有標誌或將專有標誌作本約所規定以外的使用外（契約書第八、九頁），其中並未規定原告亦不得使用其他圖樣為商標或標章；不僅契約書未規定禁止，亦且原告若欲使用部分非關係人所設計之圖樣，只要於含有該圖樣的廣告或推廣計畫推出前經關係人審查同意即可（契約書第五頁）。因此回歸至系爭商標主題，原告於與關係人合作存續期間，為迅速拓展知名度，除使用關係人早已註冊在案之第六五四七號「CHURCH'SFRIEDCHICKENandRAINBOWCinOVAL」服務標章、第六五四八號「CHURCH'STEXASFRIEDCHICKEN&COWBOYDeviceMark」及第三七八○九四號「小騎士CHURCH'Sand
COWBOYdevice」等聯合服務標章外，更自行創作了註冊第八六二一六號、七八九五五三號、七三一一三六號、七八九四二六號、七八九五五二號等多件「小鬥士卡通圖」服務標章或商標，並委託華威廣告公司以該批圖樣為促銷廣告之刊登。準此，原告並未違反與關係人美商之授權契約而有該圖樣合法之使用權，且以該圖形刊登廣告亦經過美商的同意，此舉完全有利於業務之發展，進而使雙方合作的連鎖速食餐廳因該代表性的圖案更具一致性。三、次查，原告復耗斥鉅資，藉由媒體刊登廣告、製作活動看板、舉辦或贊助各種節慶活動等方式持續以「小鬥士卡通圖」等圖樣為宣傳促銷，嗣後於八十五年六月七日與關係人終止授權契約、結束合作關係後，原告在其直接經營的三十多家連鎖店中，大至店內裝潢，小至用餐拖盤、紙巾、紙杯、紙盒、紙袋、提袋及各類印刷精美的彩色廣告單、價目表等物品，已完全捨棄原先的「CHURCH'STAXASFRIEDCHICKEN」等圖形，而以全新自創、前已使用的企業標誌「小鬥士卡通圖」圖樣代之。四、因之，今被告之異議審定書雖以相似於原告「小鬥士卡通圖」服務標章或商標之「小騎士圖（一）」等系列圖形已於七十六年便取得著作權登記，再於八十六年移轉予關係人美商．美國口味炸雞公司，不論著作權登記以及使用皆早於原告之商標而駁回原告之異議。惟不僅關係人系爭「小騎士圖（一）」等圖形之註冊申請日期為八十六年三月二十六日，此明顯已在系爭「小鬥士卡通圖」等商標或標章註冊申請日八十六年二月五日之後，無待爭論，至此問題焦點遂在於著作權及「商標使用」爭點上。查，在據以異議「小鬥士卡通圖」等商標或標章申請註冊之前，「小騎士圖（一）」系列圖形僅係關係人之另一合作人「喬吉公司」於七十六年向內政部申請登記之「圖形著作」，直至八十六年五月一日方與關係人簽訂移轉契約，在經被告八十六年十一月十七日函告核准移轉前，遍觀關係人美商公司與案外人喬吉公司雙方就所經營的「小鬥士德州炸雞」速食餐飲服務引用的「小騎士圖（一）」等多件圖形之使用情形，雖亦有將之印製於價目表上，惟充其量僅如米老鼠、唐老鴨、兔寶寶、HELLOKITTY、小叮噹等卡通漫畫人物，係著作物之使用，要難認係關係人美商．
美國口味炸雞公司營業上商品之識別標誌而為「商標或標章」之使用，是以被告於異議審定書中率將系爭「小鬥士卡通圖」等商標或標章與關係人之「小騎士圖（一）」等圖形著作比對，逕以兩不相涉的領域互為對照，遽下原告之異議不成立處分，復訴願、再訴願決定機關又均予以維持，即難謂妥適。五、末查，原告不爭執昔日與關係人間存有授權關係，斯時已有使有「小鬥士卡通圖」等圖樣之事實，惟對案外人喬吉公司之「小騎士圖（一）」等圖形，如前所述，僅認係「圖形著作」之使用，是原處分何能強求原告對嗣後始申請為商標者「預先」知曉？不寧唯是，著作權法最近一次於八十七年一月二十一日修正時，已將著作權登記制度廢除，回歸創作保護原則矣，即使該「小騎士圖（一）」等圖形比原告之「小鬥士卡通圖」等圖樣更早取得所謂旳「著作權證明」，在該圖形之著作權執照所載之原創作人 許君 尚未出面、於內政部登記之著作權人真偽未定尚待查辨情形下，無論如何則應依商標法第三十一條第一項第四款商標若有侵害他人之著作權，經判決確定者，商標主管機關方得依職權或據利害關係人之申請撤銷商標專用權之規定，原處分亦應俟「小騎士圖（一）」等多件著作權真偽確定後方能進一步審究系爭「小騎士圖（一）」商標有無牴觸申請註冊在先之系爭「小鬥士卡通圖」商標或標章。關係人美商．美國口味炸雞公司以及被告屢屢以著作權作為評斷本案之主要論點，卻不就著作權的歸屬問題作探討，其未當之處，原告深感不服。六、綜上所陳，系爭審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」商標實有違當時商標法第三十七條第一項第七款之規定，誠堪確認。請求判決將原處分、訴願決定及再訴願決定均撤銷，以維原告權益等語。
被告答辯意旨略謂：按商標圖樣有「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，固為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第一項第七款所明定。而其適用係指「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品或服務為限。」同法施行細則第三十一條亦有明文。本件原告對系爭審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」商標提出異議時，主張系爭商標圖樣與其據以異議之「小鬥士卡通圖」等標章圖樣相較，二者之圖形如出一轍，異時異地通體隔離觀察易使一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之標章。而其據以異議之「小鬥士卡通圖」系列標章除係作為所經營之速食餐飲公司標誌外，並廣泛使用於三十三家連銷炸雞門市之裝璜、餐飲用之托盤、紙盒、提袋及各式各樣商品彩色宣傳廣告單，且在被告陸續取得註冊第八六二一六、七八九五五三、七三○八三九、七三一一三六、七八九四二六、七八九五五二號等件服務標章及商標專用權，其信譽已為一般消費者所熟知，從而關係人以近似之圖形作為系爭商標之圖樣申請註冊，並指定使用於與其餐飲店業務採為贈品使用之相同玩具商品，顯有致公眾誤信之虞等語。復於訴願時主張，其自前手吉積食品企業有限公司，先經授權後復受讓第八六二一六、七八九五五三、七三○八
三九、七三一一三六、七八九四二六、七八九五五二號等小鬥士卡通造型圖案服務標章＼商標專用權，經強力宣傳促銷，據以異議標章之商譽及所表彰商品＼提供服務之品質早已為一般消費者所熟悉。而原告與關係人雙方簽訂之特許協議書，並未規定原告不能使用其他商標。又「著作權」與「商標專用權」二者權利之屬性有間，著作權權利之取得不能以登記為據等云云。經查，本件原告之據以異議商標共六件，其中註冊第八六二一六（指定使用於冷熱飲食店）、七三○八三九（指定使用於炸雞等）、七三一一三六（指定使用於漢堡、麵包等）號「小鬥士及圖」標章係由臺澤有限公司於八十四年十月二十三日申請，其後變更申請人為吉積食品企業有限公司，再於八十六年十一月移轉給原告；另註冊七八九四二六（指定使用於炸薯條、炸雞等）號、七八九五五二（指定用於炸薯條、炸雞等）、七八九五五三（指定使用於炸薯條、炸雞等）號「台灣德積食品股份有限公司標章」商標，係由原告於八十六年二月五日所申請，合先敍明。次查「小騎士圖（一）、（二）、（三）、（四）」系列圖樣為關係人之前手喬吉公司所設計，並於七十五年向內政部申請著作權，於七十六年一月獲准著作權登記；又於八十六年三月二十六日以「小騎士圖（一）、（二）、（三）、（四）」向被告申請商標註冊，獲准審定第七九一五四九、七九一六○八、七九一六○
九、七九一六一○號商標（均指定使用於玩具商品），於廣告文宣上配合使用（此等文宣顯示之內容與原告持以論述就據以異議標章圖樣先使用情事之事證相當，堪認關係人就系爭商標圖樣之使用並非原告所述僅為著作創作而已），嗣於八十六年十月一日喬吉公司復將前述諸圖樣之權利全部移轉予關係人美商．美國口味炸雞公司。由上分析可知，關係人及其前手就「小騎士圖」系列標章之創作、使用顯較諸據以異議「小鬥士及圖」標章之申請註冊日為早。另原告亦無檢送具體有力之證據資料足資證明其就據以異議商標之使用較關係人所有「小騎士圖」系爭標章之創作、使用為早，從而關係人以相同之「小騎士圖（一）」作為本件系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於玩具商品，衡酌一般客觀事證，實難謂有襲用之嫌，並無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生聯想致發生混淆誤認之虞，自亦無前揭規定之適用。原告之訴為無理由，請求判決予以駁回等語。
理由按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊，固為當時商標法第三十七條第一項第七款所規定，惟該款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者，復為同法施行細則第三十一條前段所規定。本件關係人美商．美國口味炸雞公司之前手喬吉公司於八十六年三月二十六日以「小騎士圖（一）」商標，指定使用於商品及服務分類表第二十八類之玩具商品申請註冊，經被告審查核准，列為審定第七九一五四九號商標，旋變更申請人名稱為關係人。嗣原告以系爭商標有違當時商標法第三十七條第一項第六款及第七款之規定，對之提出異議。案經被告審查，為異議不成立之審定，發給中台異字第八七○八六二號商標異議審定書。原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張如事實欄所載。經查：（一）、被告以系爭審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」商標圖樣如附圖一所示，據以異議之註冊第八六二一六號「小鬥士及圖」服務標章、第七三○八三九號、第七三一一三六號「小鬥士及圖」商標、第七八九四二六號、第七八九五五二號、七八九五五三號「台灣德積食品股份有限公司標章」商標等圖樣如附圖二所示。「小騎士圖（一）」、「小騎士圖（二）」、「小騎士圖（三）」、「小騎士圖（四）」系列圖樣係喬吉公司早於七十六年間即取得著作權登記，嗣經被告審定列為第七九一五四九號、第七九一六○八號、第七九一六○九號及第七九一六一○號商標，並在八十六年間移轉予關係人。而喬吉公司於七十六年起即經美商．秋曲炸雞公司授權在我國經營「美國小騎士炸雞店」，除廣泛使用註冊第六五四八號「CHURCH'STEXASFRIEDCHICKEN&COWBOYDeviceMark」服務標章、第三七八○九四號「小騎士CHURCH'SandCowboydevice」商標圖樣外，於宣傳、廣告等文宣資料上亦同時合併使用「小騎士圖」系列圖樣，又原告八十一年至八十六年間先後經由美商．秋曲炸雞公司及關係人授權使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等於其經營之速食餐飲業務上，並同時搭配使用「小騎士圖」系列圖樣於促銷廣告文宣資料上，有註冊簿影本及關係人檢送之促銷廣告文宣、特許協議書等附該局卷可稽。原告就曾被授權使用註冊第六五四八號服務標章、第三七八○九四號商標等之事實不予否認，佐以其公司執照影本所營事業項下載有「德州丘吉炸雞速簡餐廳之經營」及特許協議書內容載明被特許人（即原告）就專有標誌之使用、廣告等須全部有利於特許權人（即美商．美國口味炸雞公司）等文字，促銷廣告等文宣資料上標示「美國」、「德州小騎士」等顯著字樣，「在全球擁有二○○○多家連鎖店，遍布美、亞兩大洲的美國小騎士德州炸雞」、「好吃的炸雞在德州」等廣告語句，並載有臺北、高雄之連鎖門市地址等具體情事，足認前開「小騎士圖」系列標章之創作、使用，較據以異議之「小鬥士及圖」商標之申請註冊日為早，依原告檢送之玩具商品照片、報章文宣廣告等證據資料，所使用日期較系爭「小騎士圖」系列之著作權登記日晚，關係人以系爭審定第七九一五四九號「小騎士圖（一）」商標圖樣申請註冊，並指定使用於玩具商品，難謂有襲用之嫌，並無使一般消費者對其所表彰之商品來源或產銷者與原告產生聯想致生混淆誤認之虞，無當時商標法第三十七條第一項第七款之適用。又系爭商標圖樣與所指定使用之玩具商品之性質、品質或產地無關，自無發生誤認誤信之虞，亦無同條項第六款之適用，乃為異議不成立之審定。（二）、原告主張系爭商標圖樣與據以異議之「小鬥士及圖」等標章圖樣之圖形如出一轍，應屬近似之標章。而據以異議之「小鬥士及圖」系列標章除作為所經營之速食餐飲公司標誌外，並廣泛使用於三十三家連鎖炸雞門市之裝璜、餐飲用之托盤、紙盒、提袋及商品宣傳廣告單，且陸續取得註冊第八六二一六號、第七三○八三九號、第七三一一三六號、第七八九四二六號、第七八九五五二號、第七八九五五三號等服務標章及商標專用權，其信譽已為一般消費者所熟知，關係人以近似之圖形作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於與其餐飲店業務採為贈品使用之相同玩具商品，有致公眾誤信之虞。又其自前手吉積食品企業有限公司，先經授權復受讓第八六二一六、七八九五五三、七三○八三九、七三一一三六、七八九四二六、七八九五五二號等小鬥士卡通造型圖案服務標章、商標專用權，經強力宣傳促銷，據以異議標章之商譽及所表彰商品、提供服務之品質早已為一般消費者所熟知。而原告與關係人雙方簽訂之特許協議書，並未規定原告不能使用其他商標。又著作權與商標專用權二者之權利屬性有別，著作權權利之取得不能以登記為據等語。惟原告據以異議商標共六件，其中註冊第八六二一六（指定使用於冷熱飲食店）、七三○八三九（指定使用於炸雞等）、七三一一三六（指定使用於漢堡、麵包等）號「小鬥士及圖」標章係由臺澤有限公司於八十四年十月二十三日申請，其後變更申請人為吉積食品企業有限公司，再於八十六年十一月移轉給原告；另註冊七八九四二六（指定使用於炸薯條、炸雞等）號、七八九五五二（指定用於炸薯條、炸雞等）、七八九五五三（指定使用於炸薯條、炸雞等）號「台灣德積食品股份有限公司標章」商標，係由原告於八十六年二月五日所申請。又「小騎士圖」系列圖樣為關係人之前手喬吉公司所設計，並於七十五年向內政部申請著作權，於七十六年一月獲准著作權登記；又於八十六年三月二十六日以「小騎士圖（一）、
（二）、（三）、（四）」向被告申請商標註冊，獲准審定第七九一五四九、七九一六○八、七九一六○九、七九一六一○號商標（均指定使用於玩具商品），於廣告文宣上配合使用，嗣於八十六年十月一日喬吉公司復將前述諸圖樣之權利全部移轉予關係人美商．美國口味炸雞公司。足見關係人及其前手就「小騎士圖」系列標章之創作、使用顯較諸據以異議「小鬥士及圖」標章之申請註冊日為早。另原告所提出之證據資料尚不足以證明其就據以異議商標之使用較關係人所有「小騎士圖」系爭標章之創作、使用為早，從而關係人以相同之「小騎士圖（一）」作為本件系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於玩具商品，衡酌一般客觀事證，誠難謂其有襲用之嫌，且尚無使一般消費者對其表彰之商品來源或產銷主體與原告產生聯想致發生混淆誤認之虞，當無當時商標法第三十七條第一項第七款之適用。至當時商標法第三十七條第一項第六款部分，原告已未再爭執，併予敍明。（三）、綜上所述，被告所為本案異議不成立之審定，揆諸首揭說明，核無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合。原告起訴意旨，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年六月二十一日
最高行政法院第四庭
審判長法官吳錦龍
法官鍾耀光法官黃璽君法官姜仁脩法官劉鑫楨右正本證明與原本無異
法院書記官陳盛信中華民國九十年六月二十一日