裁判字號：臺灣高等法院89年上更㈠字第252號民事判決
裁判日期：民國91年12月03日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣高等法院民事判決八十九年度上更㈠字第二五二號
上訴人甲○○訴訟代理人 李建國 被上訴人乙○○右當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十三年十二月二十二日臺灣士林地方法院八十二年度附民字第三六六號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院判決如左：
主文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分廢棄。
被上訴人應給付上訴人新台幣壹佰萬元，及自民國八十三年十二月十五日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用，由被上訴人負擔三分之二，餘由上訴人負擔。
事實
甲、上訴人方面：
壹、聲明：原判決不利上訴人部分廢棄。
被上訴人應給付上訴人新台幣（下同）一百五十萬元及自八十三年十二月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
願供擔保請准宣告假執行。
貳、陳述：除與原判決及發回前本院判決記載相同者外，補稱略以：國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心（下稱慶齡工業研究中心）
所為之鑑定報告已經刑事庭採為判決之基礎，且事先被上訴人亦同意送該中心鑑定，其鑑定結果自堪採信。至原中央標準局之鑑定因鑑定草率，已經監察院糾正，並不能採信。
被上訴人雖不構成全要件原則下之侵害，但依均等論及其他理論仍屬侵害伊之專利權。
被上訴人因侵害伊專利權仿造機器，每月可獲利十萬元，侵害時間長達十五個月，伊得依專利法第八十九條第一項第二款規定請求賠償一百五十萬元。
伊生產系爭大尺寸輪管機之成本為每台五十萬元，售價為每台一百五十萬元。
叁、證據：除援用原審及發回前本院前審提出者外，補提監察院公報、慶齡工業研究
中心鑑定函、專利侵害鑑定基準、起訴書、發票、台北縣鐵工職業工會函、營利事業所得稅申報書、和解筆錄等件為證。
乙、被上訴人方面：
壹、聲明：駁回上訴。
貳、陳述：除與原判決及發回前本院判決記載相同者，茲引用之外，補稱略以：慶齡工業中心所為之鑑定，並非以機構鑑定之方式，而係由教授個人為之，且未依
經濟部智慧財產局頒布「專利侵害鑑定基準」之規定詳予調查。其鑑定意見顯不足採。本件不論係採「全要件原則」或「均等論」理論，伊均未侵害上訴人專利。
否認上訴人受有一百五十萬元之損害。
叁、證據：援用原審及發回前本院前審提出者。
丙、本院依職權函詢慶齡工業研究中心有關鑑定事項。理由上訴人主張：被上訴人為台達彎管有限公司負責人，明知伊所創作油壓傳動式大尺
寸輪管機已獲經濟部中央標準局（現改稱智慧財產局）核發新型第六九九四二號之專利權，期間自民國八十年十二月十一日至九十年十二月十日止，詎於八十一年二月間藉前往伊工廠購買新型輪管機之便，詢問輪管機之構造與原理後，竟未經伊之授權，將其自有舊型油壓傳動式尺寸輪管機，仿伊之新型輪管機加裝左輥輪組及高低調整機構、導桿及導模塊等零件，進而仿製伊享有新型專利權之油壓傳動式大尺寸輪管機，而於八十二年四月二十九日為警查獲所仿製新型專利權之油壓傳動式大尺寸輪管機零件導桿三支、導模塊四個，輥輪組一組。被上訴人仿製伊新型專利權，致伊至少受有一百五十萬元之損害等情。爰依專利法規定，求為命被上訴人賠償上開損害並加計法定遲延利息之判決（上訴人超過上開部分請求，經本院前審判決敗訴後，未聲明上訴，已告確定）。
被上訴人則以：伊之油壓傳動式大尺寸輪管機係於七十九年間委託 簡春成 依照伊所
有小台之輪管機製成，並未仿造上訴人新型專利權；且被上訴人又未舉證證明其受有何種損害等語，資為抗辯。
兩造不爭執之事實：
㈠上訴人所創作之油壓傳動式大尺寸輪管機已獲經濟部中央標準局（現改稱智慧財產
局）核發新型第六九九四二號之專利權（下稱系爭專利權），期間自民國八十年十二月十一日至九十年十二月十日止。
㈡上訴人報警於八十二年四月二十九日在被上訴人工廠查獲疑似仿製前開新型專利權之油壓傳動式大尺寸輪管機零件導桿三支、導模塊四個，輥輪組一組。
㈢臺灣士林地方法院審理被上訴人違反專利法罪嫌時，囑託中央標準局就被上訴人之
產品有無侵害上訴人專利權為鑑定，中央標準局承辦人員因本件專利鑑定案件之鑑定疏失，經監察院於八十六年一月二十七日糾正在案。
㈣被上訴人被查扣之物品不構成全要件原則下之專利侵害，兩造同意依均等論原則判斷被上訴人有無侵害上訴人專利權。
本件爭點及及本院之判斷：
㈠被上訴人之輪管機是否侵害上訴人之專利權？
上訴人主張：被上訴人遭扣案之油壓式大尺寸輪管機係仿造伊取得之系爭專利權，而被上訴人因此違反專利法犯行，經本院刑事庭判處有期徒刑二月等事實，有刑事判決書附卷足憑，被上訴人雖以前揭情詞置辯，惟查：
⑴被上訴人遭查扣之油壓傳動式大尺寸輪管機，固係於七十九年五、六月間委託簡春
成製作，但其中導桿、導模塊、右輥輪則非簡春成所製作，業據簡春成於被上訴人違反專利法案件偵查中，在檢察官訊問時結證在卷，上訴人之系爭專利權係於八十年十二月間取得，被上訴人未能證明其其舊有之油壓傳動式大尺寸輪管機加裝輥輪、高低調整機構、導模塊在上訴人取得系爭專利權之前。
⑵被上訴人就伊舊有之輪管機加裝被扣案之導桿三支、導模塊四個，輥輪組一組後，
可達到與上訴人享有新型專利之大尺寸輪管機相同之功能一節，並無爭執，惟辯稱伊前開被扣案之裝置並無侵害上訴人系爭新型專利。經查，被上訴人被查獲之輪管機經送中央標準局鑑定，中央標準局鑑定結果雖認被上訴人之輪管機與系爭專利權之專利範圍不同，然中央標準局於鑑定時疏未測量扣案輪管機之左輥輪斜向調整機構之斜向調節效用角度，業據鑑定證人 林維新 於本院刑事庭傳訊時證述明確，中央標準局並因此一鑑定疏失遭監察院院台經字第八六二三○○○二三號糾正在案，因此該鑑定結果並非可採。
⑶被上訴人之輪管機經再送財團法人工業技術研究院鑑定，其鑑定結果認被上訴人所
有之扣案管輪機在功能及原理上只能進行折彎工作，無法適當達成進料功能，在構造上有輥輪組、高低調整機構、油壓傳動機構、導模塊、導桿及牆壁上一個洞，缺乏適當之進料機構，因認未落入上訴人專利範圍中，固有該院八四Ｆ四二ＢＩ０二號鑑定報告附於本院刑事卷可按。惟查，本件爭執點在於被上訴人工廠遭扣押之零件：導桿三支、導模塊四個，輥輪組一組是否侵害上訴人系爭專利權，亦即鑑定所應審究者應為：被上訴人管輪機之高低調整機構、輥輪組、導模塊設計之形狀、構造或裝置是否與上訴人所有系爭專利權相似，有無侵害系爭專利權之事實。惟上開鑑定報告就此部分未詳予鑑定，僅以被上訴人之輪管機無適當之進料機構，即判定被上訴人之管輪機未落入系爭專利權之範圍，容嫌速斷，尚難遽予採用。
⑷依本院刑事庭函請嚴慶齡工業研究中心鑑定結果，被上訴人所有扣案之輪管機係將
傳統之三輥輪式（上輥輪、右輥輪及中輥輪）輪管機，作一變造，而附加左輥輪及其高低調整機構和導桿及導模塊，所附加之導桿和導模塊，與上訴人之專利特徵完全相同，而所附加之左輥輪及其高低調整機構亦類似於系爭專利之右輥輪及其高低調整機構（雖扣案輪管機之高低調整機構係斜向約五十七度，而被上訴人新型專利之高低調整機構係垂直，但二者均係調整該輥輪之高低位置，以作為金屬管之折彎用途，在作用及功效上完全相同），由於被上訴人所有之輪管機之上述二項附加裝置，使得其操作原理及方式與上訴人之新型專利輪管機相同，此有該研究中心八十四年七月二十日工研字第○五六六號函送之鑑定報告附於前開刑事卷內可憑。並經本院再次函詢確認該鑑定結果並無錯誤，並維持原鑑定意見，亦有該會回函附卷可查（見本院卷六八頁）。
⑸按依專利侵害理論之「均等論」而言，在取得專利權後，同業者把該發明之構成稍
作改變，以迴避專利權者，亦構成專利之侵害，而其構成要件有二，即「置換可能性」及「置換容易性」，前者指其行為型能係發明之構成要件之一部分，以其他相異之技術置換，其實質上之功能，效果均相同，且該行為型態係屬發明之技術思想範圍；後者則指其置換為對該業者是容易推知者而言。準此，前開鑑定認被上訴人所加裝之左輥輪，其高低調整機構和導桿及導模塊，所附加之導桿和導模塊，類似於被上訴人之專利特徵及新型專利之右輥輪及其高低調整機構，並使得其操作原理及方式與被上訴人之新型專利輪管機相同，且查上開裝置並非複雜之機械結構，為被上訴人得自行購買零件組合安裝，為被上訴人所不爭執，參照前開說明，自構成「均等論」下之專利侵害。是前開鑑定報告之鑑定方法與「均等論」並不相悖。
⑹被上訴人另辯稱：依智慧財產局所制定之「專利侵害鑑定基準」之規定：㈠判斷專
利權侵害是否成立，於專利標的為物品時，應就申請專利範圍所述之形狀、構造或裝置與被查扣物品作比較，而不是比對其功能、效果。㈡如比對之結果，發現「待鑑定樣品的技術構成，係均為專利案之申請專利範圍……的全部必要技術特徵所涵蓋」，即「必要技術構成完全相同」者，始得認為侵害成立。㈢Claim（即申請專利範圍）應記載創作必要構成要件之全部。故在Claim內記載複數要件時，不得就複數要件其中之一，主張獨立的技術範圍。亦即，不得僅因被查扣物品與系爭專利權之複數構成要件任一項相同，即認為成立仿造行為。㈣新型專利之標的係物品之形狀、構造及裝置。因此判斷被查扣物品是否構成侵害，應以形狀、構造及裝置為斷。如其形狀、構造或裝置不同，不得僅以待鑑定物在技術之作用效果上，與專利案係為同一，就認定其屬於專利案之技術範圍之法律見解，固非無據。惟查前開慶齡工業研究中心所為之鑑定報告，已就被上訴人之輪管機所附加之導桿和導模塊之「構造」及「裝置」詳予鑑定，並認為構成「均等論」下之專利侵害，如前述，是被上訴人前開指摘顯與事實不符，自難採信。被上訴人復辯稱慶齡工業研究中心並非法人，無鑑定能力云云。惟法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見，民事訴訟法第三百四十條定有明文，依上開規定，鑑定本得囑託機關、團體為之，並非法人始有鑑定能力，而慶齡工業研究中心為團體，所指派實際執行鑑定之 潘永寧 為國立台灣大學機械工程學系之教授，學有專精，被上訴人任意指摘其鑑定不當，自無可採。
㈡本件上訴人因專利權受侵害所受損害為何？⑴按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，又依前條請求損害賠償時應依
民法第二百十六條之規定，專利法第一百零五條準用同法第八十八條第一項前段、第八十九條第一款（按當時適用之專利法第一百十條、第八十一條、第八十二條第一項第一款）定有明文。查被上訴人本應向上訴人購買具備系爭專利權之大尺寸輪管機，始能製作高品質之金屬彎管，竟於其舊有之一部輪管機上加裝侵害系爭專利權之裝置，而致上訴人受有無法賣出一台輪管機之營業收入之損害，而上訴人所生產之輪管機每部售價一百五十萬元，業據其提出發票一紙為證，堪信為真；而該輪管機每部生產成本為五十萬元，亦據上訴人陳報在卷，上訴人主張其因而受有一百萬元之營業收入損害，自非不可採信，上訴人超過上開損害之主張，則未舉證證明，並不足採。而被上訴人雖否認上訴人所受損害達一百萬元，然並未對上訴人之生產成本每部高於五十萬元一節舉證證明之，其空言否認上訴人並無損害，自難採信。
⑵至上訴人主張：依專利法第一百零五條準用同法第八十八條第一項前段、第八十九
條第二款（按當時適用之專利法第一百十條、第八十一條、第八十二條第一項第二款）之規定，侵害人因侵害行為所得利益於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益計算其損害，被上訴人於八十一年二月起獲悉被伊新型專利權之油壓傳動式大尺寸輪管機之原理及操作方式迄至被查獲之八十二年四月二十九日止計有十五個月，被上訴人每月可獲十萬元，伊自得請求上訴人賠償損害一百五十萬元云云。惟查被上訴人並非製造侵害系爭專利權之輪管機加以出售得利，而僅係製造一台作為自己之生產工具，與前揭法條所定「銷售」該項物品所得利益之情形並不相同，尚非得適用上揭法條。是上訴人前開主張容有誤解，自非可採。
綜上所述，上訴人因被上訴人侵害其系爭專利權，請求被上訴人賠償損害一百五十
萬元及自民國八十三年十二月十五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，於一百萬元及其法定遲延利息部分，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴人敗訴判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。至於上訴人所得請求未逾一百五十萬元，被上訴人就敗訴部分並不得上訴，無宣告假執行必要，原判決駁回上訴人上開部分假執行之聲請，理由雖有未合，結論仍無二致，仍應予維持，至上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴判決，並駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。而原判決係於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟判決，無訴訟費用負擔裁判，本判決就第一審訴訟費用，亦無須為裁判，附此敘明。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第四百五十條、第四百四十九條第一項、第七十九條但書，判決如主文。
中華民國九十一年十二月三日
民事第五庭
審判長法官黃熙嫣
法官陳介源法官鄭傑夫右正本係照原本作成。
不得上訴。
中華民國九十一年十二月十日
書記官劉家聲