裁判字號：臺灣高等法院92年上易字第582號民事判決
裁判日期：民國94年03月15日
裁判案由：損害賠償
臺灣高等法院民事判決92年度上易字第582號上訴人己○○被上訴人華鎂金屬科技股份有限公司法定代理人戊○○被上訴人大華金屬工業股份有限公司法定代理人戊○○共同 陳信瑩 律師訴訟代理人追加被告祥光工程有限公司法定代理人丙○○訴訟代理人 蔡文彬 律師
張亞婷 律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十二年四月二十八日臺灣臺北地方法院九十一年度訴字第六四一五號第一審判決提起上訴，並為訴之追加，經本院於九十四年三月一日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴及追加之訴均駁回。
第二審及追加之訴訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款至第六款情形，不在此限。又請求之基礎事實同一者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加他訴，無須得被告同意，此觀民事訴訟法第四百四十六條第一項、第二百五十五條第一項第二款規定自明。原告於第二審為訴之追加，苟其請求之基礎事實同一者，即非法所不許。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院九十年度台抗字第二號裁定、九十一年度台抗字第二三五號裁定、九十一年度台抗字第六四八號裁定參照）。本件上訴人基於專利法第八十八條、民法第一百八十四條、第一百八十五條共同侵權行為之法律關係，對被上訴人華鎂金屬科技股份有限公司（下稱華鎂公司）、大華金屬工業股份有限公司（下稱大華公司）請求損害賠償，嗣於本院準備程序，追加祥光工程有限公司（下稱祥光公司）為被告，請求連帶賠償損害，核其訴之聲明相同，各請求利益之主張在社會生活上可認為關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有一體性，得期待於後請求之審理予以利用，追加訴訟標的與原起訴主張訴訟標的之基礎事實顯屬同一，揆諸首揭說明，應予准許，合先敘明。
二、本件上訴人起訴主張：被上訴人華鎂公司富岡廠於民國（下同）八十九年在桃園縣○○鎮○○里○○路○○○號建築富岡廠房，其廠房屋頂施工採用雙層方法施工，涉嫌侵害上訴人所有之專利六二八一六號之施工法，另被上訴人華鎂公司既主張該廠房為大華公司所有，且被上訴人華鎂公司、大華公司公司負責人同為戊○○，營業地同為台北市○○路○○○號八０五室，且華鎂公司大部分之董監事名單均為被上訴人大華公司之法人代表，故被上訴人二人表面上雖為兩個不同法人，實質上為同一家公司，故被上訴人二人應負擔共同侵害專利權之連帶賠償責任，又祥光公司與大華公司間有工程承攬契約，祥光公司為實際施作人，爰依據專利法第八十八條、民法第一百八十四條、第一百八十五條規定請求損害賠償，訴請被上訴人及追加被告連帶給付上訴人新台幣（下同）一百五十萬元等情。並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人華鎂公司、大華公司及追加被告祥光公司應連帶給付一百五十萬元及自起訴狀繕本送達日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。
三、被上訴人華鎂公司則以：系爭廠房並非被上訴人華鎂公司所有，而係華鎂公司向大華公司承租，故華鎂公司並非侵權行為人等語抗辯。並聲明：上訴駁回。
四、上訴人大華公司則以：上訴人並未證明大華公司確有構成侵權行為之事實，又系爭廠房係由祥光公司承攬，即使廠房屋頂之施工法有侵害上訴人之專利權，亦非以被上訴人大華公司為被告。且本件上訴人之專利範圍及精神在於上、下二層之浪板上留空氣對流孔，而利用空氣之對流性質達成效果。至被上訴人大華公司廠房之屋頂係採用彩色鍍鋅鋼板，再加一層鋼承板，而鋼板並無留孔設計，且鍍鋅鋼板及鋼承板均為一般市面上之建材，與上訴人發明之上下鋼承板皆佈滿孔洞之施工法，相去甚多，另關於廠房之通風方法也是採用傳統凸屋頂作法，故並無侵害上訴人發明專利等語置辯。並聲明：上訴駁回。
五、追加被告祥光公司則以：上訴人請求侵害專利之損害賠償請求權已罹於時效，況系爭工程設計圖並非祥光公司所繪製，祥光公司有按圖施工之義務，何來有侵害上訴人專利權之故意或過失？雙層屋頂工法為習知技術，並無侵害上訴人之專利權等語抗辯。並聲明：上訴駁回。（原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並追加祥光公司為被告）。
六、上訴人係享有浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣施工法之專利權人（發明專利第六二八一六號），專利權期間自八十年七月一日至九十七年六月三十日，有專利證書影本可證，足堪信為真實。上訴人所稱有侵害其方法專利之廠房（坐落於桃園縣○○鎮○○路○○○號），係被上訴人華鎂公司向被上訴人大華公司承租，有租賃契約影本可按。又依據被上訴人所提出之工程承攬契約書，本件工程由祥光公司得標承建，均足堪信為真實。
七、華鎂公司、大華公司部分：按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立（最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決參照）。又按「承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人除於定作或指示有過失外，不負損害賠償責任，民法第一百八十九條規定甚明。被上訴人所有坐落南投市○○路○○○號房屋後段屋頂因增建四樓鋼架屋、三樓重新裝潢工程交由喬森公司承攬，喬森公司將其中鋼構工程委由和毅公司承包，和毅公司將之再轉包予 陳某 ，由陳某施工，為上訴人所不爭。是被上訴人僅係與喬森公司間承攬契約之定作人，亦否認對於承攬人喬森公司設計或次承攬人和毅公司及陳某有所指示，則因次承攬人陳某執行承攬事項不法侵害他人之權利，自不負損害賠償責任。」最高法院八十六年度台上字第三○七六號判決可資參照。華鎂公司係承租人，對於系爭廠房之興建並未為任何行為，自無侵權行為可言。大華公司為定作人，其亦否認有何過失，並抗辯：系爭廠房（含屋頂）係被上訴人大華公司全部委由乙○○、甲○○聯合建築師事務所設計，繪製施工設計圖，被上訴人大華公司從未指示其仿冒他人之專利，亦不知其所為設計有無仿冒他人專利之情事等語。上訴人就有利於己之積極事實（大華公司就系爭廠房之定作或指示有過失），依民事訴訟法第二百七十七條前段規定，應負舉證責任。上訴人並未舉證以實其說，其主張大華公司應負侵權行為責任，亦屬無據。又本件上訴人之專利權並未被侵害（詳後述），上訴人亦無法證明華鎂公司、大華公司有何故意、過失，故華鎂公司、大華公司不負共同侵權行為責任。
八、祥光公司部分：祥光公司為系爭廠房之承攬人，其施作之廠房是否侵害上訴人之專利權？按方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。本件主要爭點即在祥光公司是否確實有侵害上訴人之方法專利。經查：
㈠、本件上訴人所取得中華民國專利證書發明第六二八一六號專利，其發明名稱為「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」（見原審卷第十頁）。故其係以工作方法所取得之方法專利，因此，此項工法專利應有產生物理效果方法之具體研發成果。
㈡、按「申請專利，由發明人．．．備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。說明書應載明申請專利範圍」，七十五年十二月二十四日修正之專利法第十二條第一項定有明文。又「前條第一項第六款之申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，並依左列規定敘述：一、申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其項數應配合發明之內容。二、獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要技術內容。三、對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時，得以一項以上之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目，其依附於二項以上者為多項附屬項，應以選擇式為之。四、附屬項得有其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。五、以多項敘述者，每一項目應以數字序列，獨立項、附屬項以依附關係序列。每一項目以一段文字敘述，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之代號」，七十六年七月十日修正之專利法施行細則第十之一條第一項規定甚明。經查：
⑴、本件上訴人所取得之方法專利係包括一獨立項及一附屬項：
上訴人關於本件申請專利範圍係於專利公報上載明「１一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層浪板留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。２依請求專利部分第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可下、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」，此有公告編號第二０八七三三號專利公報可稽（見原審卷第一七一頁）。由上訴人前開申請專利範圍第二項之載有「依請求專利部分第一項．．．」之文字可知，前開申請專利範圍第二項部分，係依附於第一項之形式而記載之項目，故本件上訴人所取得之專利範圍第一項係為獨立項、第二項乃為附屬項。
⑵、又按每一個獨立項及附屬項，均是一個單純存在的權利請求
項，但獨立項所用文字較少、較模糊，權利範圍最廣：附屬項文字較多、較精細，權利範圍較窄。又依據專利審查基準第三章說明書第一節說明書之記載中亦提及：附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點。因此附屬項所記載之發明，為含有其引用之獨立項或附屬項發明的全部技術在內，且附屬項與該獨立項發明為同一範疇之發明。故關於被上訴人所為之施工方法是否確有侵害上訴人之專利，應從獨立項部分為判斷，而非從附屬項部分為認定。附屬項部分不得與獨立項矛盾。
⑶、又關於專利權範圍之解釋，除須考量對專利權人給予適當之
保護外，另應考慮維持法律安定性以保護第三人。故關於專利權範圍之認定宜採取折衷於「周邊限定主義」與「中心限定主義」之折衷方式，亦即對於專利權範圍，原則上以申請專利範圍之文字為準，再參考引用說明書及圖示。查，本件上訴人申請專利範圍中關於獨立項文字記載為「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又『在上、下二層浪板留空氣對流孔』，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果」，已如前述。因此如欲達成本件上訴人工作方法之專利所產生「避雨、隔熱、散熱及排氣」之物理效果時，除以雙層屋頂施作外，上、下二層間須夾有橫條且留空氣對流孔。另輔之本件專利之圖示中，一至七圖內的浪板均有留孔之設計（見原審卷第七０頁至第七十三頁），故無論依據申請專利範圍所載之文字及圖示中之說明，應認定上訴人取得專利之範圍係為「上、下層夾有橫條留適當空隙並留空氣對流孔」之雙層屋頂施工法。
㈢、本件被上訴人大華公司富岡廠之廠房屋頂，採雙層屋頂施工方法，關於通風方式則係採用傳統凸屋頂作法，是否侵害上訴人之專利權，牽涉到全要件原則、均等論、及先前技術阻卻原則。
⑴、全要件原則：系爭專利範圍於專利公報上載明係：「一種使
浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層浪板留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果」，已如前述，鑑定人丁○○亦證稱：「（「法官：專利的特色？）專利施工的方法」；「（法官：上訴人所說的施工方法是否業界都知道？）大家都有概念雙層屋頂可以隔熱，上訴人的施工方式獨特是因為有挖孔，上、下層有夾住」等語（見本審卷二第二一三頁至第二一四頁），祥光公司施作之工程有浪板上層、浪板下層、上下二層間夾有橫條、上、下層浪板間留有空隙、但上、下二層浪板並未留空氣對流孔，故不符全要件原則。
⑵、均等論：基於保障專利權人之立場，避免他人僅就申請專利
範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換而規避專利權之責任，故專利權範圍得擴大至申請專利範圍技術特徵之均等範圍，不限於申請專利之文義範圍。系爭廠房係以屋脊自然通風器代替浪板上留孔之排氣方式，經本院送請中華營建基金會鑑定，該會認為：「上層留孔排氣散熱係屬本專利權之專利範圍之技術思想範圍，待鑑定之屋頂之上下二層中間亦留有空隙，雖未見於屋頂上層留孔，但確集中於屋脊之自然通風器留孔排氣。即是此種變換技術思想與其相同。．．．故研判兩者為均等物，明顯具有『置換可能性』」等語，有鑑定報告書可證。故本院認祥光公司以屋脊之自然通風器留孔排氣代替浪板留孔，其功能相同，具有置換可能性。
⑶、先前技術阻卻原則：「先前技術」係指專利申請日前，所有
能為公眾知悉之資訊。蓋先前技術屬公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉均等論擴張，而涵蓋先前技術，故「先前技術」得為「均等論」之阻卻事由。換言之，先前技術不因事後有人取得其他相關專利權，而被禁止使用。「屋脊之自然通風器」及「雙層屋頂」是否為先前技術？查：①鑑定人丁○○證稱：「（法官：雙層屋頂的設計和施工方法是否業界習知的技術？）專利的核定不在我們審酌的範圍內。在上訴人申請專利之前，用的人不多，因為成本關係，金屬板價位較高，利用空氣隔熱的技術是大家都知道的，只是用雙層金屬板的人不多」；「（法官：八十一年之前業者是否都知道這個常識？）原理大家都知道，因為價格的關係，八十一年以前業界用的人少」；「上訴人施工法獨特的是有一層金屬板，上、下層金屬板中間鋪有桁條，再一層金屬板。通風口是習知的技術。被上訴人用的是習知技術，但是有等效性。所以我認為侵犯專利權」；「（祥光公司訴訟代理人 魏式瑜 律師：雙層屋頂是否習知的技術？）是的。上訴人特殊是他的施工方法。概念大家都有，但是各家施工的方法不一定相同」等語（見本審卷二第二一二頁至第二一四頁）。依鑑定人之見解，「屋脊之自然通風器」及「雙層屋頂」均屬先前技術（按：鑑定人認為先前技術仍有等效性之適用，為本院所不採。法律見解不屬鑑定範圍，而屬本院職權）；②上訴人九十三年三月十日所提之民事上訴陳明暨聲請狀即自認「加設突出屋頂之天窗或抽風機，以使空氣對流或散熱之施工方法」是已存在之習用技術，有該聲請狀可證（見本審卷一第二一九之一頁）；於本院亦自認：「對通風器是原本就有的理論沒有意見」；「突屋頂原本就是習用技術不爭執」等語（見本審卷一第二○八頁、本審卷二第三九頁）。③中華民國建築師公會全國聯合會九十三年十月二十二日建師全聯（九三）字第○六九四號函「有關雙層屋頂因具有通風、隔熱等基本性能，其設計及施工法自古以來為民間建築界之習知技術，因屬民間常用技術，起源已不可考」等語，有該函可證（見本審卷二第二七八頁）。④另案中華民國九十一年九月三十日中華民國建築學會鑑定報告書認為：屋頂空氣層設置方式於原來屋面架設橫條再裝置一層屋面，為一般雙層屋頂基本概念，並引Gengel,Y.A.之著作HeatTransfer（1998）； 山田雅士 之著作「建築絕熱」（1992）佐證，有鑑定報告書影本可證（見本審卷二第二六六頁、第十一頁至第十五頁）。又民國六十六年初版，由日本建築學會所編「建築設計資料集成」乙書已繪出排氣塔（即自然通風器）構造；日人今井與藏所著「圖解建築物理學概論」亦就「凸屋頂」詳為解說，並繪圖說明，有各該書籍影本可證（見本審卷二第六至十頁）。⑤從前開證據均足證明「屋脊之自然通風器」及「雙層屋頂」均為先前技術，既為先前技術，自得阻卻均等論之適用。
㈣、大華公司富岡廠之廠房屋頂，雖係採雙層屋頂施工方法，然係因為防止生產設備碰到水，故採用彩色鍍鋅鋼板再加一層鋼承板，然鋼板並無留孔設計以保證絕不漏水，另關於通風方式則係採用傳統凸屋頂作法等情，業據大華公司提出施工師到庭具結證稱屬實（見原審卷第二一九頁以下），且由被上訴人所提出之現場照片可知，其廠房屋頂均無留孔設計，故應認本件大華公司之屋頂施作方式確係為防止其屋頂漏水而為雙層施作方法。本件屋頂所用之施工方法雖係採用雙層屋頂施工方法，然其並無留孔之設計，故祥光公司並未侵害上訴人所取得之專利權。
九、上訴人雖主張：七十六年七月十日修正之專利法施行細則第十之一條第一項規定未經法律授權，故無效云云（見本審卷三第八六頁），惟查該專利法施行細則第一條即明定該施行細則係依當時之專利法第一百三十條規定而制定（見本審卷三第三三頁），故不生無效問題。獨立項及附屬項之區分及專利權之範圍，係屬事實認定問題，屬法院職權。對於系爭廠房是否侵害上訴人之專利權，兩造均提出有利於己之鑑定報告，惟查判斷系爭廠房是否侵害上訴人之專利權，係屬法院職權，鑑定報告僅供本院參考，並無拘束力。專利權之撤銷雖不屬普通法院之職權，惟專利權是否受侵害則屬普通法院之權限，專利權是否撤銷與專利權是否受侵害係屬兩事，併予指明。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所舉證據，經本院審酌結果對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
十、綜上所述，上訴人主張，為不足採，被上訴人及追加被告抗辯尚屬可信。從而，上訴人主張本於專利法第八十八條、民法第一百八十四條、第一百八十五條規定請求被上訴人及追加被告連帶給付上訴人一百五十萬元及自起訴狀繕本送達日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
十一、據上論結，本件上訴及追加之訴均無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中華民國94年3月15日
民事第五庭審判長法官陳博享
法官高鳳仙法官林恩山正本係照原本作成。
不得上訴。
中華民國94年3月16日
書記官周淑靜