臺灣士林地方法院95年度智字第5號民事判決

裁判字號：臺灣士林地方法院95年智字第5號民事判決

裁判日期：民國95年12月08日

裁判案由：損害賠償

臺灣士林地方法院民事判決95年度智字第5號原告金曆實業股份有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 蘇信誠 律師被告佳士能有限公司兼法定代理 楊朝 人號3共同訴訟代理人 黃斐旻 律師上列當事人間請求損害賠償事件，本院於95年11月16日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實暨理由
一、原告起訴主張：原告金曆實業股份有限公司（下稱金曆公司）係經中華民國智慧財產局審定註冊商標第00000000號「白蟻しろあり」商標專用權人、新式樣第063953號專利權人及日本商標登錄主管機關審定註冊之「しろあり」商標專用權人。原告前委託被告佳士能有限公司（下稱佳士能公司）生產就前揭商標及新式樣專利實施於「白蟻牌地板臘」之地板臘品部分，並由原告提供另委由第3人所生產實施新式樣專利之包裝紙盒及塑膠頭瓶蓋，由被告佳士能公司依約定之品質及數量完成臘品，並置入由原告所設計、印有前揭白蟻商標及原告名稱之容器及前述包裝紙盒後，交付原告驗收，並以鋁箔蓋就瓶口加以密封，以防止產品內容遭第3人變更，並用以維持產品品質，市價為每瓶新台幣（下同）2,280元。然其於94年3月起陸續發現被告佳士能公司竟未經原告同意下，擅自生產約定數量以外之產品，並利用原告所寄存之外包裝紙盒，以粗糙之替代瓶蓋套上，而將該產品私下偷偷賣給訴外人「藝誠傢俱行」等商號，每瓶進價為含稅價170元。「藝誠傢俱行」乃以每瓶500元（含稅後為525元）之定價轉售與一般消費者，與上述原告於百貨公司專櫃所售2,280元之價格，顯有極大差距。更有甚者，被告佳士能公司又以同樣手法侵害原告另一項擁有商標權之「松鼠りす」產品，經原告於94年7月間於台北市建國假日市場發現該單價為1,680元之產品遭攤販以低價盜賣。本件被告佳士能公司受託生產相關產品，被告楊朝卻意圖為自己不法之利益，竟為違背其任務之行為而以低價盜賣與原告相同之產品，致生損害於原告，而依商標法之相關規定，被告佳士能公司及被告楊朝，自應負擔民事損害賠償責任。為此依商標法第63條第1項第3款及第63條第3項規定，請求「白蟻」及「松鼠」品牌地板臘產品單價1500倍之損害賠償594萬元（計算式：2,280×1500＋1,680×1500=5,940,000）及商譽之損失，合計至少在600萬元以上。並聲明：㈠被告應連帶給付原告600萬元。㈡訴訟費用由被告連帶負擔。㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：被告佳士能公司原受原告之委託，生產製造及包裝「白蟻牌」、「松鼠牌」等地板臘產品（下稱：系爭地板臘產品）。依據原告之授權，系爭地板臘產品之包裝器即塑膠空瓶係原告委託訴外人建國塑膠工業股份有限公司（下稱：建國公司）製造，並由建國公司直接供應被告佳士能公司，而瓶蓋及外包裝紙盒則由原告自行提供予被告佳士能公司。而原告每每將其已製作完成之瓶蓋及外包裝紙盒全數交付被告佳士能公司，又要求被告佳士能公司自行向建國公司取得塑膠空瓶。詎料，原告在未告知被告之情形下，自93年12月起即不再通知被告佳士能公司出貨，且原告既無意付款取回庫存之系爭地板臘產品，其為減輕被告佳士能公司之損失，不得已始於94年6月間將庫存之系爭地板臘產品，出售予訴外人六信家具行「白蟻牌」地板臘12瓶，每瓶150元（不含稅）、雲嘉南地板公司「松鼠牌」地板臘150瓶，每瓶70元、藝誠家具行「白蟻牌」地板臘12瓶，每瓶170元（含稅），另贈與訴外人品家實木地板有限公司「白蟻牌地」板臘36瓶，供品家實木地板有限公司作為贈品之用。而上揭產品，僅其中藝誠家具行已將「白蟻牌」地板臘12瓶產品轉售，其餘產品則均未流入市面，故扣除成本，被告佳士能公司所獲得之利益不到1,000元，且因系爭地板臘產品為「真品」，是商品來源、品質均相同，並無致消費者混淆誤認之虞，並未造成原告生有何損害。今系爭地板臘產品乃原告委託之生產之「庫存產品」，並非原告所陳稱之擅自生產約定數量以外之產品，而被告佳士能公司所販售之系爭地板臘品，均為「庫存產品」亦即為「真品」而非仿冒品，非屬商標法第29條、第61條侵害商標權之行為。退萬步言，縱認被告應依商標法第61條規定負損害賠償之責，然損害賠償之計算亦應以查獲侵害商標專用權商品之單價計算，亦即以被告銷售與案外人六信家具行、嘉雲南地板公司及藝誠家具行之零售單價計算之，而非以原告市售之價格計算之。再者，被告所有「庫存產品」均堆置於倉庫，今除遭刑事庭查扣之部分、其販售之產品均已追回，是以並未對原告造成任何損害，而未追回部分僅為原告所提出之12瓶，此販售所受之利益扣除原物料、公司管銷、人工填充費用等成本後，被告實際上獲利實不到1,000元，衡酌原告所受之損害及被告所獲之利益，原告主張之金額仍屬過高而應予以酌減等語置辯。並聲明：
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
三、兩造爭點整理如下：
甲、兩造所不爭執之事項：㈠「白蟻牌」、「松鼠牌」係原告享有專用權之商標，原告
並未授權被告得使用該商標於地板臘品或其他任何商品上，自行對外販售。
㈡被告楊朝經營之佳士能公司前受原告之委任生產、包裝「白蟻牌」、「松鼠牌」等地板臘品。
㈢依據原告之授權，該臘品之包裝容器即瓶身，係由第三人
建國公司製造，並直接供應佳士能公司所需，瓶蓋及外包裝紙盒則由原告自行提供予佳士能公司。
㈣被告須依原告以電話或傳真通知佳士能公司，並依原告指
示之數量及日期交貨與原告公司，並不得自行對外販售。㈤被告販賣與訴外人六信家具行白蟻牌12瓶，每瓶150元（
不含稅）（詳本院卷第74頁即被證三）；嘉雲南地板公司松鼠牌150瓶，每瓶70元（不含稅）（詳本院卷第75頁即被證三）；及藝誠家具行白蟻牌12瓶，每瓶170元（含稅）（詳本院卷第20頁即原證四），均未經原告授權而私自販售，而被告所販售上揭商品其產品與包裝均與原告所販售的產品內容相同。而原告自行販售白蟻牌每瓶2280元（含稅）、松鼠牌每瓶1680元（含稅）。另被告未經原告同意，另行贈與訴外人品家實木地板有限公司牌36瓶白蟻牌地板臘，供品家作為贈品之用。而上揭被告私自販賣與贈送之產品，業經檢察官查扣之後，實際上被告私自銷售的只有藝誠家具行白蟻牌12瓶，而該自行販售白蟻牌，原告每瓶銷售2280元（含稅）而被告銷售給藝誠家具行白蟻牌12瓶，每瓶170元（含稅）。
㈥被告所自行販售之上揭商品並無錫箔鉛封，亦未加上棕色或褐色瓶蓋外套，而是露出白色內蓋。
㈦原告擁有商標專利權之商標圖樣在原告交付瓶蓋、瓶身及
包裝紙盒給被告之前，即由原告事先印製在原告所交付的瓶蓋、瓶身及包裝紙盒之上，而被告只是單純的將藥劑充填在原告所提供的瓶身。易言之，被告所代工的行為中，並未代原告將商標圖樣印製在瓶蓋、瓶身及包裝紙盒之上。是以，瓶蓋、瓶身及包裝紙盒都是由原告提供給被告，其上的商標圖樣在交付給被告之前即已印製完成方交付被告，而被告所做的部分，只是將藥劑充填到瓶身中而已。㈧本件訴訟為一部求償。
乙、兩造所爭執之事項：㈠被告佳士能公司所販售系爭地板臘品，是否屬於商標法第
61條所規定侵害商標權之行為？㈡原告是否得按商標法第63條請求被告等損害賠償？㈢若被告行為該當商標法第63條，則其損害額應以何為當？
四、得心證之理由：
（一）按「未經商標權人同意，而有商標法第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權」、「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，商標法第61條第2項、第29條第2項固分別定有明文，惟均以他人將註冊商標援用作為同一或類似商品、服務之商標為其要件，此觀上揭「『使用』相同於其註冊商標之商標」、「『使用』近似於其註冊商標之商標」等法條文義自明。經查，原告擁有商標專利權之商標圖樣在原告交付瓶蓋、瓶身及包裝紙盒給被告佳士能公司之前，即由原告事先印製在原告所交付的瓶蓋、瓶身及包裝紙盒之上，而被告佳士能公司只是單純的將藥劑充填在原告所提供的瓶身。易言之，被告佳士能公司所代工的行為中，並未代原告將商標圖樣印製在瓶蓋、瓶身及包裝紙盒之上。是以，瓶蓋、瓶身及包裝紙盒都是由原告提供給被告佳士能公司，其上的商標圖樣在交付給被告佳士能公司之前即已印製完成方交付被告佳士能公司，而被告佳士能公司所做的部分，只是將藥劑充填到瓶身中而已；又被告所販售上揭商品其產品與包裝均與原告所販售的產品內容相同一事，亦為兩造所不爭執，則可知被告佳士能公司未經原告同意擅自生產約定數量以外之產品，其品質與原告之商標使用權人行銷之同一商品相若，且無引起消費者混同、誤認、欺矇之虞，對商標使用權人即原告之營業信譽及消費者之利益均無損害，則揆諸上揭法條說明，被告佳士能公司自無『使用』原告擁有商標專利權之商標圖樣，自屬無疑。則本件原告主張被告佳士能公司『使用』原告擁有商標專利權之商標圖樣，洵不足採。
（二）查原告提起本訴訟，揆諸上揭法條說明，原告自應就被告佳士能公司『使用』原告擁有商標專利權之商標圖樣一事負舉證之責，然本件原告所提之相關事證，既不足認原告之主張有據，業如前述，依上開說明，自應駁回原告之訴。
（三）又，被告佳士能公司所販售系爭地板臘品之行為，既非屬於商標法第61條所規定侵害商標權之行為，業如前述，則其餘爭點，自毋庸審究，附此敘明。
五、綜上所述，原告本於商標法第63條第1項第3款及第63條第
3項規定，請求被告應連帶給付原告600萬元，並無理由，應予駁回。
六、原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘爭執事項及所提出之攻擊防禦方法暨訴訟資料，經核與判決基礎不生影響，爰不一一論駁，併予敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中華民國95年12月8日
民事第二庭法官陳梅欽以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中華民國95年12月11日
書記官高郁婷