臺灣高等法院臺中分院94年度智上更(二)字第3號民事判決

裁判字號：臺灣高等法院臺中分院94年智上更(二)字第3號民事判決

裁判日期：民國96年01月23日

裁判案由：給付違約金

臺灣高等法院臺中分院民事判決94年度智上更㈡字第3號上訴人乙○○被上訴人民安瓦斯實業股份有限公司法定代理人丙○○法定代理人甲○○上列當事人間給付違約金事件，上訴人對於中華民國88年1月14日臺灣臺中地方法院86年度訴字第989號第一審判決提起上訴，經最高法院第二次發回更審，本院於96年1月10日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。
事實
甲、上訴人方面：
一、聲明：求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：㈠丙○○以100萬元認股民安瓦斯實業股份有限公司（以下簡
稱民安公司），其實資金沒有到位，並非股東，其於臺中地方法院94年度智字第16號損害賠償事件及90年重訴更一字第1號事件中，承認沒有匯錢給民安公司，而是匯給亞協公司，原法院裁定選任丙○○為民安公司之臨時管理人，並不合法。又丙○○虛構80年7月26日股東會議記錄，選任其為董事及董事長，台灣 台中 地院84年度重訴更字第10號已經認定其董事及董事長自始無效，且丙○○10年之間都沒有召開股東會（應每年召開一次），因此經濟部也解除其董事及董事長職務，故上訴人91年間建請法院選任 陳敏秀 及 趙水章 董事為臨時管理人，但法院僅同意選任趙水章及丙○○為臨時管理人。惟上開二人又沒有召開股東會，所以已於94年12月27日解除二人臨時管理人的身分。上訴人再建請法院選任會計師及陳敏秀為臨時管理人，但法院僅選任甲○○為臨時管理人，並選任丙○○再為臨時管理人，該繼續選任丙○○為臨時管理人之裁定是不合法的，且丙○○也因違反著作權法，被鈞院判決有罪執行完畢，所以其不能也不適當代表民安公司為訴訟行為。
㈡權利之行使以權利之合法存在為前提，權利之請求又以權利
受有不法之侵害為前提，查被上訴人雖於75年9月30日與上訴人訂有專利契約及專利租與契約，因而取得該契約所生之相關權利，但因被上訴人於81年2月12日核發權利金時，即擅自以單方之意思將權利金原本每只新台幣（下同）35元之計價，減付至每只10元，依上開專利契約書第19條雙方所約定之權利金計價標準，即已構成違約，專利契約書即因條件成就而生終止之效力，而契約效力既已終止，被上訴人與上訴人間因簽訂上開專利契約所由生之權利，應自違約時起歸於消滅。被上訴人公司既因於80年2月12日即喪失契約所生之權利，則嗣後又何能於86年5月15日提起本案訴訟，因權利之行使以權利之合法存在為前提，權利既已消滅，則被上訴人何來權利得行使，被上訴人公司顯係欠缺實體權利保護要件，依民事訴訟法第249條第1項第6款之規定，應以當事人不適格以判決駁回自始即不合法之起訴。
㈢專利契約因解除條件成就或終止契約而失效，上訴人仍為專
利權人，上訴人假處分專利權及將專利權授權他人行使，並無違約之情事：
⑴專利契約書第1條約定，新設立之公司（即被上訴人）實收
資本額須5000萬元，且須全額發行股票，故登記資本額須5000萬元始足當之，復依專利契約書第18條之約定，新公司須於簽立專利契約書後3個月之內籌組及設立登記，查專利契約書簽定於75年9月30日，截至75年12月30日新成立之公司資本額卻僅1000萬元，依「屆時本契約書當然解除並即行失效」之約定，專利契約書當然失其效力。
⑵專利契約書第30條約定，被上訴人若違反契約書第2條或第
19條之規定，無條件解除本契約之效力並賠償5000萬元違約金，依其文義，亦屬附解除條件之約定，縱或不然，至少亦為終止權之約定。專利契約書第19條關於專利承租權利金之支付約定，「不得以任何理由拒付或拖遲、刁難，否則視為違約」，因此，被上訴人片面減付，上訴人於80年4月20日依第30條發函被上訴人終止契約，專利契約書亦因終止而失其效力。
⑶被上訴人主張資本額不足5000萬元之4000萬元部分，乃上訴
人同意列入股東往來云云，然被上訴人迄未舉證以實其說，縱依被上訴人所舉臺灣高等法院85年重上更㈠字第125號案卷內被上訴人所附之所謂列入股東往來之入資，其時間均在76年以後，甚至有到78年者，且均未有符合商業會計法第14條規定之憑證以證明真實，則75年12月30日專利契約書已因解除條件成就而失效，除非兩造間另有重新遵守已失效契約之合意而可認為成立新約外，殊無由被上訴人據失效之契約主張上訴人違約之理。
㈣依專利契約第19條關於「專利租與承租金」之約定，並無專
利授權期間及使用每個專利權之代價，復依契約書第1條之規定，契約有效期間乃至兩造之合意終止為止，故專利契約書之性質，並非專利授權實施契約，而係技術移轉契約，上訴人授與被上訴人專利實施權，乃移轉專利技術所必要，從而專利承租金在性質上實屬技術移轉報酬金，專利契約書既是技術移轉契約，性質上屬雙務契約，則上訴人移轉專利技術、授權實施及被上訴人給付技術移轉報酬金乃互為對待給付，被上訴人既然短付技術報酬金，上訴人自得行使同時履行抗辯權，且上訴人已依專利契約書第30條於80年4月20日發函被上訴人表示終止契約，則被上訴人已無權實施系爭專利，故上訴人為假處分核無不當。按民安公司受假處分之執行，當即不得違反其效力，即不得製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品，否則被上訴人（其行為人）當負刑法第
139條妨害公務之刑責，原審判決竟謂：「在確認兩造間專利租與契約有效終止、專利租與關係不存在前，原告（即被上訴人）仍得為租賃物之使用、收益」，置假處分之效力於不顧，豈有斯理？原審判決又云：「被告（即上訴人）無權將專利權售予新品公司（按：係81年1月15日）、保你家公司（按：係81年7月15日）實施」據以論述上訴人違約，實則民安公司早在80年5月11日以前就已先行違約，契約於斯時早已終止，就已終止之契約如何再行終止？㈤民法第667條：「稱合夥者，為二人以上互約出資經營共同
事業之契約，前項出資，得為金錢，或他物，或以勞務代之」，查本件兩造於85年9月30日成立之「專利契約書」有以下記載：「雙方基於誠信原則及共同利益之原則，擬共同設立一股份有限公司（即被上訴人）‧‧‧從事製造與銷售業務」（契約書前文），顯係契約書前文中揭雙方共同設立新公司之旨意，再按「甲方（即上訴人）有權監督查核乙方及新公司生產暨銷售資料」、「甲方及甲方合法所派委任之代表人，隨時有對乙方實施核對‧‧‧」及「乙方同意甲方推薦一位會計人員在新公司任相關職務，並得經甲方授權‧‧‧」，可見上訴人有權參與新公司之經營，且上訴人亦任被上訴人副董事長乙職，如此約定與「共同設立新公司」之目的亦互為呼應。再查契約書第16條、第19條之約定亦符合一方以金錢出資，一方以技術勞務出資，故本契約符合民法第667條之規定而為一合資契約。再依契約書第1條及乙方應依契約書第4條、第5條、第19條分別應給付上訴人有關專利租與之無價性報酬、專利租與報酬、專利實施承租金、專利權利金、專利承租權等，可見本契約為經營合作契約，而非單純專利租與契約，故專利屆滿契約仍繼續存在，被上訴人仍不得藉口專利消滅為由而拒付專利承租金。
㈥被上訴人違反契約部分：
⑴本件被上訴人除未依專利契約書第2條之約定補足資本額500
0萬元外，並於上訴人催告期限補足5000萬元資本額，即為違約。
⑵被上訴人於契約有效期間內未取得上訴人之同意即擅減給付
專利租金，將系爭價格自35元減為10元或25元減為10元，縱有其董事會決議，亦屬被上訴人一方之行為，上訴人並無同意。又兩造所訂之契約中並無專利權屆至之減價約定，被上訴人所云依專利精神及價值所以減付，均未取得上訴人之同意而擅自決定減付，依契約第19條丙款規定，被上訴人之舉當屬違約之行為。復按依契約合意原則，兩造如對專利契約將屆至而有價值減少之虞者，應由兩造協議減付租金，而非契約單方面逕自決定。
⑶上訴人於80年3月15日催告被上訴人履行契約，惟被上訴人
仍執意拒補付，被上訴人違約後，短付24萬元技術權利金差額，縱無上訴人終止契約之聲明，亦因被上訴人違約條件成立而生終止契約之效力，上訴人又於80年4月20日終止本契約，半年後上訴人另授與第三人專利，自屬有理，何有違約？再依前開說明，如被上訴人依契約合意之原則取得各項共識（專利權屆至之租金給付等），本件訟爭亦不存在，被上訴人之請求自屬不當。縱上訴人起訴被上訴人違約亦經敗訴確定（高等法院85年度重上更㈠字第125號民事判決），尚不論該判決之違誤，亦不能認上訴人於本件中有任何違約之事實。
⑷退萬步言，縱被上訴人將ＳＰ－５０５、ＳＰ－４０５、Ｓ
Ｐ－４１５型35元減為10元有理由，依據77年12月19日協議書第4條，９００型（即ＳＰ－９０５型），內銷仍支付35元之約定（即不支付10元或20元作為業務推廣費），被上訴人於80年1月起將權利金35元擅自刪減為10元亦屬違約。
⑸查本件上訴人之專利租與除第13395號於79年12月31日屆滿
外，尚有第17103號（81年3月31日屆期）及第28502號（84年9月15日屆期），然80年2月10日被上訴人依79年按月給付核發權利金時，即以承租5件專利，其中1件第13395號屆滿減付，對未屆滿之第17103、28502號亦一併逕自減付，且前開專利之期限均為被上訴人所知悉，又被上訴人減付之依據為所謂「股東會議決議」，而非經過上訴人同意，已違反系爭契約第19條（甲）款及（丙）款之約定，再被上訴人亦自承如法院判決減付不合理，被上訴人有補付之誠意，豈有契約之單一方面未依約而減付，而要另一方訴之公堂敗訴才補付之理？被上訴人違約至為明顯。
⑹被上訴人一再主張第13395號專利屆滿應減付，然查已實施
專利第17103號之900型等產品亦逕自減付，足見被上訴人之蠻橫無理，而第28502號專利宣稱無法實施雖經中央標準局認定兩者（第17103號）之間有關聯，仍睜眼說瞎話，退萬步言，租賃物於租賃期間之使用，由承租人自行處分，出租人自無權干涉，如被上訴人認為租賃物標的無使用價值，亦應依契約原則予以催告通知減付或免付，而非片面單方面逕行決定。
⑺減付行為是否構成違約，需視被上訴人是否具有單方直接行
使減付權利金之權利而定，依系爭契約之內容，並無被上訴人之一方得直接行使減付權之約定，且被上訴人給付權利金之計算標準係依「型號」為給付，並非依產品中所使用之專利權之個數，此係系爭契約第19條（甲）款之所以明定以「型號」為給付權利金計算標準之契約精神所在。依民法第435條：「承租人有於租賃關係存續中，因不可歸責於承租人之事由，致租賃物之一部滅失者，得按滅失之部分，請求減少租金」之規定，亦僅使承租人取得減少租金之請求權而已，且該減租請求權之行使，被上訴人必須證明因該部之滅失導致其使用收益之範圍縮小，方得行使該請求權，至今被上訴人仍依上開專利權之技術繼續實施並產銷，且仍未證明其使用收益範圍有何縮小。又被上訴人若欲依上開規定減付租金，必須向上訴人加以請求，如請求或協議不成或仍有爭議，必須以訴之方式加以確認，非謂被上訴人可以單方之意思直接行使減付權，被上訴人所取得者，僅係「減付請求權」，而非「減付權」。
⑻被上訴人主張其於80年1月15日曾以存證信函通知專利租金
減付，以證其非單方面逕自減付。惟查，該信函是被上訴人單方面之減付決議後而為之通知。又其81年2月24日之再解約通知理由，上訴人業於80年5月17日以律師函通知甚明，且兩造均於84年4月20日、5月11日互為解除契約之意思表示，自無須再回應被上訴人81年2月14日之函。再者，被上訴人主張專利屆期（專利第13395號）及專利未能使用（專利第28502號）因而減付，然契約所載之專利上尚有第17103號並未屆期（81年3月11日屆期），及當時所謂專利未能使用（專利第28502號）之依據為何？又觀被上訴人之產品包裝上仍將專利第28502號列名其中，然將其列為廣告仍屬使用收益之一種，若無使用則被上訴人已犯虛偽標示罪，其所稱之依法減付，所依為何？足證被上訴人違約在先甚明。且被上訴人固認上訴人同意於85年5月11日之解除契約效力，惟僅限於契約之解除而已，並非自承違約，然被上訴人其違反應履行義務，上訴人自得依約請求，被上訴人顯有曲解。
㈦有關臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號裁判部分：⑴查該判決認民安公司係向上訴人承租新型專利第13395、171
03、28502號等三型專利，並觀專利契約第1條自明云云。惟承租之標的應為6項專利，即含專利第17103追加㈠、13395追加㈠及00000000號。按專利法所謂追加專利係指依基本專利（即為專利第13395、17103號），主要技術而取得之改良專利，若創作人相同時稱之追加專利，反之則稱再發明，又同法第29條亦規定利用他人之發明或新型再發明者得申請專利，即是前開專利第17103追加㈠號及專利第13395追加㈠號乃應為獨立專利之標的計算，另申請案號之專利第00000000號因上訴人放棄訴願而遭註銷，是本案之承租標的應為6件專利，該判決認係3件已有違誤。
⑵又該判決引用前中央標準局81年11月4日之函釋認專利第171
03號與專利第28502號範圍不同，而認被上訴人無使用專利第28502號云云。然前開函文之釋疑範圍因涉及專業層面太深及有設答而問之疑，蓋因範圍不同並不等於未使用範圍不同之追加專利，因此上訴人另於85年間請前中央標準局為本案之爭執為函釋，中央標準局復於85年8月17日作成具體而深入解釋認系爭專利第17103號之追加專利確有引用第28502號為主要技術內容及特徵（指薄膜筒型橡膠）所完成之另一新專利，並檢附證物、專利侵害鑑定基準及案例陳明該審法官，詎料，該判決竟漠視該公文書於無形，逕作心證認兩專利無關為獨立專利，違反經驗及證據法則，棄中央標準局事後專業專家之補充釋示認定，另作相反之認定，有違背法令之處。
⑶再該判決依前述認即為承租3項專利，第13395號已屆期、第
28502號未使用及第17103號將屆期，而認被上訴人自80年1月1日起之減付每只為10元，降福未達3分之2為有理由，並無違約等情。惟退萬步言，每只35元之3分之2為23‧33元，35元減23‧33應為11‧67元，明顯屬違約。
㈧有關原審裁判部分：
⑴該判決因採前開臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號有
誤判決為基礎，而認上訴人違約已如前述，故不再重複贅述。
⑵又該判決明知被上訴人於80年1月1日即將900型系列（即905
型專利品）於專利第17103號未屆期前（83年3月31日屆至），未經上訴人同意將契約第19條所定之每只35元逕自減為每只10元，該減付依據亦與專利第13395號之期滿及未使用專利第28502號無涉，準此，被上訴人業已達專利契約第19條丙款之規定，即視同違約，是上訴人於80年4月20日之終止專利契約尚難稱其無效。
⑶被上訴人因違約在先而使系爭契約發生無條件終止之法律效
果，契約終止後，上訴人以所有人之地位自有權取回其租賃物，並任意提供設立於81年1月15日及81年7月7日之新品公司及保你家公司，被上訴人自無權干涉。且上訴人有權禁止被上訴人繼續實施該系爭契約之權利，上訴人於80年10月30日向原法院聲請假處分經法官審酌，被上訴人確有違約之事實，而准許所請禁止被上訴人繼續依專利契約產銷專利產品，係合法有據，並不生違約之事由。
㈨退步言，縱認上訴人未合法終止契約，然如臺灣高等法院85
年度重上更㈠字第125號判決所認，使用第17103號專利之產品每個給付10元為當，該專利於81年3月31日到期，上訴人於80年11月4日實施假處分，被上訴人不得實施該專利之期間不足5個月，復依被上訴人所陳報之生產數量，單月最高者為2萬4768個，則被上訴人不得實施之損害至多不過123萬8400元（計算式：24,768X10X5=1,238,400）。至於第28502號被上訴人既自認未使用，固未因上訴人之假處分受有損害，又依臺灣臺中地方法院檢察署80年度偵字第15666號、80年度偵字第11754號、81年度偵字第627號所為之刑事扣押，臺灣臺中地方法院80年度聲字第874號、80年度聲字第18號、81年度聲字第61號、81年度第234號所為之保全證據以及商檢局函80年6月起至81年6月仍累計請領9萬1000張商檢合格證，均證明被上訴人在假處分後仍繼續產銷使用假處分專利之產品，亦難謂受有損害，準此，專利契約書第29條約定5000之違約金顯然過高，縱被上訴人僅請求500萬元，因違約金乃損害賠償額之預定，被上訴人之請求金額亦遠逾其所受之損害，爰請求酌減。
㈩臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號確定判決，雖認上
訴人向被上訴人請求違約金900萬元為無理由，然如上所述，該判決有違背法令之瑕疵，於本件自無拘束力，又在一部請求之情形，既判力僅及於該部分之請求（最高法院91年台上字第629號民事判決參照），故上訴人依專利契約第30條終止專利契約書，因被上訴人亦有違約之情事，上訴人得向被上訴人請求5000萬元違約金，其中4100萬元之部分仍未經裁判，爰主張抵銷。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提88年11月11日抗告狀、本院80年度上字第577號民事判決、臺灣臺中地方法院84年度訴更字第10號民事判決、本院87年度抗字第81號民事裁定、本院87年度抗字第83號民事裁定、本院87年度抗字第626號民事裁定、臺灣臺中地方法院87年度執全更字第1號民事裁定、臺灣臺中地方法院80年度訴字第1080號民事判決、臺灣高等法院87年度上易字第3961號刑事判決、最高法院89年度臺上字第1720號刑事判決、上訴人80年3月16日限期催告被上訴人給付權利金律師函及被上訴人之函覆、80年4月20日聲明終止契約之律師函通知、著作權書面審登記卡、上揭登記卡虛偽不實撤銷公文、丙○○臺灣臺中地方法院81年度偵字第6117號等共6次不起訴終遭判決對照表、專利契約第1條之6項專利出租表、撤銷第8393號著作權公文、臺灣高等法院85年度上更㈠字第182號民事判決、77年12月19日協議書、80年5月17日上訴人律師函、枉法裁判簡報、專利中英文目錄、臺灣臺中地方法院90年度聲更字第7號民事裁定、臺灣臺中地方法院89年度簡字第14號民事判決、經濟部經授中字第09132451730號函、臺灣臺中地方法院檢察署83年度偵續㈡字第2號起訴書、本院89年度重上更㈡字第41號刑事判決、本院85年度上更㈠字第256號刑事判決、經濟部經授中字第09132095850號函、本院92年度抗字第681號民事裁定、本院（93）中分義刑實決91重上更㈢128字第2216號函、經濟部中部辦公室經（93）中辦3字第09330870890號函、被上訴人臺灣臺中地方法院85年度訴字第1230號民事起訴狀、經濟部商品檢驗局台中分局檢台（81）中分5字第4175號函等影本各1份為證，並聲請調取上該各法院民、刑事卷宗及臺灣臺北地方法院80年度重訴字第742號、本院83年度上訴字第1018號、89年度重上更二字第41號、台灣台中地方法院豐原簡易庭83年度豐簡字第1號、本院94年度智上字第10號、95年度智上字第19號、最高法院85年台上字第5120號民事卷宗。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：求為判決：駁回上訴。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：㈠上訴人主張其據以聲請假處分確屬有據云云，顯不實在。按
兩造間之契約關係乃繼續性之契約，上訴人虛構事實誣指被上訴人違約而無專利實施權，向原法院聲請假處分，顯已妨害被上訴人依據契約之專利實施權。被上訴人固已向法院提起假處分損害賠償之請求，惟本案所爭執者乃上訴人無端以假處分限制被上訴人應有的產銷權利，使被上訴人自接獲假處分命令後於80年11月間不得不全面停產，直至87年恢復產銷，且因而造成銀行信用破產，拒絕往來，上訴人顯然違反契約第1條之約定，上訴人縱主張免責，亦僅適用於假處分損害賠償之理由。
㈡上訴人主張專利契約自80年2月11日起即因終止條件成就而
契約終止云云，顯不足採。按被上訴人資本額登記為1000萬元，及股東往來4000萬元，業經臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號判決認定在案，上訴人未舉出新事證足以推翻原判斷，亦未能具體指出原判斷有何違背法令具體情事，是以上訴人指摘上該確定判決不適當云云，顯不可採。再者，依照專利契約第14條規定，監察人係上訴人指派，上訴人指派其姊夫 吳炳侯 為監察人，且契約第15條規定上訴人指派會計人員，代表上訴人行使查核權利，上訴人且定期查帳，事實上傳票均係上訴人所指派會計（ 林玉秀 及陳敏秀，均為上訴人之親人）製作，經吳炳侯監察人簽章核可，當初若無合法憑證，如何製作傳票？依法會計憑證保管期間為5年，上訴人如今要求被上訴人提出憑證，實強人所難，且當初承辦人員均已離職，被上訴人亦無從徵詢。又根據入資報告書，上訴人個人入資時間係76年5月30日，況77年12月19日協議書，上訴人認諾應再補足150萬元（即78年5月20日訴外人 吳明黛 補足150萬元），上開事實足以證明上訴人不堅持75年12月31日前入資之契約條款甚明。甚至可證明上訴人已諒解入資日期，不再堅持，否則上訴人不可能簽署上該77年12月29日協議書，上訴人爭執入資日期係違約，為不可採。
㈢上訴人於80年4月20日無由擅自寄發律師函予被上訴人為終
止契約之意思表示，以被上訴人違反契約為理由對被上訴人及人員展開一系列之攻擊，該行為違反契約第1條：「‧‧‧租予乙方獨家實施（包括製造、加工、經紀販賣與銷售）之權利」，依契約第28條之規定甲方無條件將專利設計等案之專利權益，全部讓與乙方，並解除（應係終止）契約效力；依契約第29條規定，應支付5000萬元予乙方作為賠償與處罰，同時放棄先訴抗辯權。且該終止契約行為業經臺灣臺北地方法院80年度重訴字第742號民事判決、臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號民事判決、最高法院86年度台上字第1000號民事裁定確定上訴人敗訴確定，即該終止契約之行為無效，契約仍為有效，惟上訴人該終止契約之行為為違約行為，上訴人即應履行契約第28條、第29條違約條款責任。
㈣違約訴訟就承租金之爭執點係依契約是否得酌減，非酌減是
否適當。上訴人認不得降低，被上訴人認為得降低至契約第19條甲項Ｂ款之同額對價，此既為臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號判決所確定事項（該判決亦認定400型僅使用第17103號乙項專利），上訴人猶執此爭執，顯不適當。查上訴人於起訴狀及準備狀載明，被上訴人於80年1月15日通知降低專利承租金，他不同意降低，此足證上訴人所主張者為不得降低承租金，並非承租金之降低是否適當。又上訴人於臺灣臺北地方法院所提準備狀，猶枉顧事實，主張400型等均有使用第17103號及第28502號專利，足證400型使用兩個專利為上訴人所主張，既證實400型未使用第28502號專利，自應酌減承租金至適當比例。
㈤75年9月30日原始契約第19條關於承租金支付的規定載明「
有關專利實施承租金‧‧‧‧」；又上訴人他案違約金給付訴訟之書狀（上訴人起訴被上訴人違約，本案訴訟為臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號），主張「承租金每個35元（即400型、900型產品），是承租標的3個專利權合計給付予上訴人」；上訴人又主張專利第00000000號專利權，早經認定專利權喪失，被上訴人當時即應主張承租金應減付，上訴人主張所收取者乃技術權利金不因該專利喪失而減付，上訴人相對地亦主張收取款項係「租金」，則早應有租金比例減少之事實。據上理由，雙方當事人爭端只是「專利權利金」或「技術權利金」，只要認定爭端係何者，爭端即迎刃而解。對照存證信函共3份要旨以「契約第19條款項係合作酬金，不是承租金，無民法第266條給付不能情事」，對照上訴人違約訴訟書狀上訴理由主張意旨以契約第19條款項「合作報酬金」，不是專利承租金，如果是專利承租金，則500型所使用新型第00000000號專利權已經77年10月31日經濟部（）訴字87195號撤銷專利權，當時被上訴人即應比例減少租金支付。最高法院判例規定契約應尊重當事人原始真意，依此以觀，契約第19條款項應認定是「承租金」，則依上訴人80年間主張（上該書狀均係80年至81年間所作成）自應依比例減付，有民法第266條之適用。且契約第19條載明支付款項是「有關專利實施承租金」，確定判決臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號、最高法院86年度台上字第1000號，載以款項是專利承租金，自應減付，是以雙方爭議款項是專利承租金，應堪認定。再者，上訴人於他案（臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號）違約訴訟書狀中承認對於400型、900型專利承租金每個35元是標的專利權3個專利權合計給付（註：該案上訴人主張契約標的是3個），原本每個35元係含第17103、28502、13395號。被上訴人承租金計算基礎係以標的專利權的合計給付，實際上卻僅一個專利權有效使用，按標的專利喪失（00000000號自始不成立、13395號自始未使用、28502號自始未使用）一部給付不能，各型號均應減付，有民法第266條之適用自明。
㈥追加專利與本案專利應視為一專利。上訴人主張追加專利應
視為單獨專利，而認為租與被上訴人之專利應為6種，甚至連被撤銷（公告期間被第三人異議而撤銷）的也算1種。專利法第28條訂明，追加專利指利用原發明之主要技術內容所完成之發明，專利期間為原專利權之期限屆滿為止。退步言，縱其所言屬實共6種專利，則第13395、13395追加一、285
02、00000000號屆期或未能使用，只剩第17103、17103追加一號，且上訴人向經濟部申請免稅亦以3個專利為標的，被上訴人減付專利承租金並無不當，更無違約之情事。
㈦上訴人稱承租標的之使用方式上訴人無權干涉，顯不足採。
契約第16條規定上訴人應盡力提供製造所載標的專利產品之技術與協助，顯然上訴人簽約時承諾產品型號係包含了契約所載標的專利的全部有效實施，承租金乃標的專利的合併給付。契約第19條所定承租金支付定型化乃基於標的專利權有效實施的支付原則，標的專利被撤銷（第00000000號）、無法實施（第28502號、第13395號），顯然上訴人無法提供產品之技術甚為明確。退萬步言，專利權遭撤銷，上訴人應負責任，其仍收取承租金，顯然不當得利，被上訴人自應主張以溢付款抵銷。又契約第19條載明「有關專利」實施承租金，且明定給付標準之產品型號，顯然契約雙方共識係契約標的所合併實施之產品產銷，事實上所承租專利權僅第17103號有效，已失專利合併實施之原始共識，上訴人辯稱對專利使用方式無權干涉，已失誠信。承租人承租專利權數個，言明據以產銷各型號產品，各型號且定型化據以支付承租金（即契約第19條），事後確認各型號產品專利權使用已喪失原始契約承諾專利保護條件，各型號原承諾專利權保護是第17103號及追加專利、28502號、00000000號、13395號及追加專利。現僅第17103號專利保護，承租金支付卻係以4個專利權，顯然違反契約對等原則，有失公允，所收取承租金顯為不當利益。
㈧上訴人主張專利屆期而有價值減少之虞者，應由兩造協議減
付租金，非由契約單方面逕自決定，進而主張被上訴人減付專利承租金係違約行為云云，顯與事實不合，查被上訴人80年1月15日之存證信函，已正式通知上訴人專利承租金依約減付，上訴人80年1月20日函覆主張專利承租金不得減付，否則涉及違約。雙方對於承租金給付之契約主張完全相反，被上訴人主張專利屆期及專利未能使用而主張減付租金，於法並無不合。被上訴人80年2月8日股東會決議，承租金如經法院裁定應補足，被上訴人願補足差額，足證被上訴人有依契約支付專利承租金之誠意。上訴人故意曲解契約，主張承租金不得減付，又主張被上訴人未經協商逕自減付係違約行為，前後行為矛盾。上訴人認為被上訴人80年1月15日專利承租金減付之通知係逕自減付，或係協議減付，此爭議於本案並無關聯，上訴人稱無須對被上訴人81年2月24日補充解約函之理由予以回應，足見其詞窮理盡罷了。
㈨上訴人另主張依民法第435條承租人於租賃關係存續中，因
不可歸責於承租人之事由，致租賃物之一部滅失者，得按滅失之部分請求減少租金云云。按該條之立法意旨係指不動產之租賃，自不適用於專利權之租賃。再者，該條文亦認可承租人得請求減少租金，且被上訴人於80年1月15日對上訴人存證信函通知專利屆期租金減付為每只10元，上訴人據而以80年4月20日存證信函通知終止契約，上開違約事實且經臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號確定判決被上訴人減付之行為合理，並未違反契約，足以證明被上訴人降低承租金合理合法，並未違約。
㈩本院民事庭85年度重上字第81號民事判決本案已確定，本件
當受既判力約束，上開判決意旨，以其中第13395號專利於79年12月31日屆滿，28502號則未使用，上訴人於臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號違約訴訟準備書狀亦自承：
每個35元係含第17103、28502、13395號3個專利權合計給付，其中第13395號專利屆期，承租金依約每只降為10元尚不構成違約。上訴人以此舉違反契約第19條之約定所提起之違約訴訟案業經臺灣臺北地方法院80年度重訴字第742號、臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號、最高法院86年度台上字第1000號認定被上訴人並無前揭上訴所述之違約事由，而判決上訴人敗訴確定在案，另本院84年度重上字第29號民事判決、91年度上訴字第604號刑事判決、臺灣高等法院87年度上易字第2961號刑事判決亦分別認定被上訴人並未違反契約，均足證承租金35元是依照標的專利實施權合計給付，專利權無效，承租金自應減付，實屬正當。
上訴人坦承第28502號專利租金自76年起被上訴人均付款之
事實，上訴人亦坦承第00000000號專利係500型所使用，其時，被上訴人自得主張承租金減付，是以被上訴人自76年1月1日起即溢付租金迄80年5月11日止。依被上訴人前審92年4月8日準備㈥狀所陳述，被上訴人歷年溢付承租金共計1800萬元，若上訴人主張被上訴人有應付未付承租金為有理由，則被上訴人主張以溢付之1800萬元抵銷之。
⑴76年迄77年度之承租金統計表係上訴人同居人陳敏秀所製作
，不容上訴人否認。僅計算500型共11萬0875個，每個租金50元，計554萬3750元，溢付款3分之2，則其計369萬5833元（註：其他型尚未列計）。
⑵就500型承租金之支付，76年計有2萬5188只、77年有7萬927
7只、78年7萬5432只、79年7萬2414只，合計共25萬2311只，單價50元或協議35元、30元或48元不等。若以平均43元，500型支付1084萬9373元，減付4分之3，民安公司僅500型即溢付813萬7029元。被上訴人本案違約金給付僅要求500萬元，係合理之要求，且上開款項係以平均單價計算，實際支付之款項必大於此。
⑶上訴人既承認第00000000號專利經撤銷（即自始不存在），
被上訴人自始應主張租金比例減付。又上訴人承認第28502號專利權，被上訴人自始均予支付之事實，則產品型號全部應減付，已付款者係溢付款。
⑷第28502號專利未曾使用，上訴人猶飾詞辯稱被上訴人當時
如何證明第28502號專利無法使用，依據為何？言下之意，被上訴人當時一直認為該專利有使用於產品，此亦為事實，足以證明76年1月1日起至80年5月11日止期間，被上訴人多付了500萬元，被上訴人受騙誤信該專利有實施在產品上，事後證明該專利根本無法使用，上訴人竟要被上訴人證明當初如何知道該專利無法使用，顯有不合理之處。
⑸上訴人92年5月5日補充上訴理由狀附件3即他案書狀，自承
自76年1月1日契約生效日起，至79年12月31日止，被上訴人依契約履行契約內容，5年間並無任何因該系爭契約之債務不履行或違反契約之情形而發生爭訟，足證79年12月31日以前之任何誤解，被上訴人若有缺陷，亦經雙方協議和解。上訴人復爭執80年元月份900型承租金短付了3275元，認係違約，但如全部一體計算，被上訴人尚且溢付9萬1723元，並無短付之情形。退步言，縱係短付，被上訴人年來溢付金額僅就500型部分便至少810餘萬元，亦足以供抵銷。
⑹上訴人損害賠償額之計算，以承租金10元，5個月為期間，
共計123萬8400元云云。惟此係被上訴人主張違約事實若不可採，契約未合法終止時，被上訴人應支付之承租金價額，係被上訴人主張抵銷之對價。兩造間契約載明違約金為5000萬元，顯然兩造對於違約之損害共識均認為應以5000萬元為適當，是以並無違約金過高之情形，上訴人於主張被上訴人違約之案亦主張5000萬元為適當。再以契約第4條無償性報酬1000萬元，履約保證金1000萬元，契約第6條專利補償金100萬元，契約第17條購併上訴人資產1000萬元，合計3100萬元，上訴人無理由終止契約，造成被上訴人產銷障礙，上開支出均付諸流水，兩造既約定認一方違約，他方應支付5000萬元做為賠償與處罰，顯然此價額係兩方認定之公平定價，並無違約金過高之問題。
臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號民事判決，對於承
租金酌減之判決理由已就400型之專利使用狀況為認定，且為最高法院86年度台上字第1000號民事判決確定在案，相關判決理由節錄如下：
⑴專利第13395號已到期，第28502號未使用，被上訴人將承租
金1月降為10元，核無不當。該判決顯然認定400型只使用第17103號專利，並未違誤。
⑵承租金之計算如以不同標準計算，例如材料成本、零售價格
、總營業額等計算，均會得出不同之結果，縱上訴人亦自承無法算出各型專利所佔比例究竟若干。足以證明被上訴人依據契約第19條甲項Ｂ款之規定酌減至10元為有理由，並無故意或過失。
⑶據上陳述，既然專利承租金之計算基礎係以200型、400型、
900型、500型、800型均有使用第17103號、第28502號兩個專利，500型、800型另加第13395號專利，則既證實第13395號及第28502號專利無效，當然全系列型號均得酌減至適當比例，400型當然亦應在酌減之範圍。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提台灣省政府建設廳建三寅字第51423號函、上訴人他案起訴狀及準備狀、臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號民事判決、上訴人80年1月15日存證信函、上訴人80年1月20日函、中央標準局函、臺灣高等法院臺中分院檢察署83年度議廉字第147號處分書、臺灣臺中地方法院87年度訴更㈠字第1號民事判決、77年12月19日協議書、經濟部工業局核准免稅函、79年3月23日協議書、80年3月20日存證信函、上訴人他案81年5月6日上訴理由狀、上訴人他案85年11月13日準備書狀㈡、被上訴人76年及77年度承租金支付統計表、81年5月27日 施正國 律師函件、90年度上訴字第604號刑事判決、最高法院91年度臺上字第3946號刑事判決、87年度重上字第81號民事判決、被上訴人80年1月15日存證信函、84年度重上字第29號民事判決、專利契約書附屬合約（移交）、歷年200型承租金支付統計表、臺灣高等法院81年度重上字第149號、最高法院85年度臺上字第1955號民事判決、最高法院86年度臺上字第1000號民事判決、最高法院93年度台上字第129號民事判決、77年12月19日協議書、77年5月9日股東同意書、民安公司章程、77年10月21日存證信函、80年元月份轉帳傳票等影本各1份為證。
理由
一、本件被上訴人民安公司所有董監事因已由經濟部依法解任在案，上訴人乙○○前聲請台灣台中地方法院選任民安公司臨時管理人，經該院裁定趙水章、丙○○二人為民安公司之臨時管理人，該裁定業已確定，有台灣台中地方法院91年度聲字第1571號、92年度聲更字第6號、最高法院92年度台抗字第449號裁定影本及台灣台中地方法院93年2月5日中院松民
丁92聲更6字第8520號函各一件附卷可查，而民安公司之臨時管理人趙水章、丙○○於本院前審具狀聲明承受訴訟，核無不合，亦應准許，合先敘明。上訴人又主張丙○○以100萬元認股民安公司，其實資金沒有到位，並非股東，其於臺中地方法院94年度智字第16號損害賠償事件及90年重訴更一字第1號事件中，承認沒有匯錢給民安公司，而是匯給亞協公司，原法院裁定選任丙○○為民安公司之臨時管理人，並不合法。又丙○○虛構80年7月26日股東會議記錄，選任其為董事及董事長，台灣台中地院84年度重訴更字第10號已經認定其董事及董事長自始無效，且丙○○10年之間都沒有召開股東會（應每年召開一次），因此經濟部也解除其董事及董事長職務，故上訴人91年間建請法院選任陳敏秀及趙水章董事為臨時管理人，但法院僅同意選任趙水章及丙○○為臨時管理人。惟上開二人又沒有召開股東會，所以已於94年12月27日解除二人臨時管理人的身分。上訴人再建請法院選任會計師及陳敏秀為臨時管理人，但法院僅選任甲○○為臨時管理人，並選任丙○○再為臨時管理人，該繼續選任丙○○為臨時管理人之裁定是不合法的，且丙○○也因違反著作權法，被鈞院判決有罪執行完畢，所以其不能也不適當代表民安公司為訴訟行為云云。經查原法院民事庭又因上訴人聲請重新選任民安公司之臨時管理人，而於94年12月27日以該院94年度聲字250號民事裁定選任丙○○及甲○○為民安公司臨時管理人，再經本院95年度抗字第30號民事裁定駁回上訴人之抗告確定在案，有該裁定附卷可查，（本院94年度重訴更㈠卷2第130頁）該裁定並非無效之裁定，故丙○○臨時管理人之身份仍存在，自得代表民安公司為訴訟行為，上訴人主張並不足採。
二、上訴人主張本件訴訟與被上訴人向原法院起訴之85年度訴字第123號損害賠償事件為同一事件，本件為重複起訴，應予程序上駁回等語，被上訴人則以伊對本案僅就兩造專利契約約定之違約金5000萬元中之500萬元請求，而伊向原法院起訴之案件，為其中另外之120萬元等語抗辯，按訴之是否同一，必以當事人、訴訟標的及訴之聲明三者是否同一為斷，如三者同一者，始為同一案件（最高法院26年渝上字第386號判例參照），又訴之聲明，以原告主張之事實為據。經查，據被上訴人起訴狀及歷次之主張，均以上開違約金5000萬元中之500萬元為本件之請求，其餘部分保留等語，顯然被上訴人於原法院上開案件聲明中所示之120萬元本息，乃其中之保留部分，其訴之聲明與本件不同，既非同一案件，是上訴人主張本件與被上訴人另案起訴之上開案件，為同一案件云云，尚有誤會，為不可採。
三、本件被上訴人起訴主張：伊自75年起從事瓦斯防爆自動控制器系列商品之製造與銷售業務，於75年9月30日、12月26日與上訴人簽訂專利契約書及專利租與契約書。上訴人卻無端向原法院聲請假處分，禁止伊就上訴人已在專利契約租與之專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品，上訴人並定期在報刊雜誌上刊登不實廣告，惡意攻擊伊產品為仿冒品，上訴人前揭行為違反專利契約第1條，應依專利契約第28條將專利權全部讓與伊、第29條支付5000萬元作為賠償與處罰，並無條件解除契約，同時放棄先訴抗辯權，以及第31條除適用有關條款已明訂之罰則外，對所發生之其他損害賠償亦得請求。再者，上訴人未經雙方書面同意，於81年間擅自將專利權售與新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）及保你家國際事業股份有限公司（下稱保你家公司）實施，上訴人並與前揭公司合作實施專利權，且擔任新品公司副董事長，持有股份5000股，復實際從事執行業務。
上訴人又擔任保你家公司之發起人，持有100萬元之股份，上訴人上開行為已違反專利契約第1條、第3條、第8條。上訴人於新品公司及保你家公司之投資及實際經營，已違反專利契約第12條：「甲、乙雙方之任何一方，未事先徵得對方之書面同意，絕不得從事任何和本約所載明標的專利產品相同或類似性質之事業，以保雙方之權益。」。又本件系爭產品在菲律賓之專利權，係上訴人與訴外人 紀懷義 所共有，是伊無法取得在菲律賓地區之獨家專利權，上訴人上揭行為違反專利契約第1條、第3條。上訴人與聯海工業股份有限公司（下稱聯海公司）之契約糾紛非但未解決，且該案業經最高法院判決上訴人上訴駁回，聯海公司亦有本件系爭產品之專利權，是上訴人已違反專利契約第22條，上訴人應依專利契約第22條無條件拋棄全部取自伊之股份，爰依契約第22條、第28條、第29條、第31條向上訴人「解除」契約（實為終止之意），並向上訴人請求5000萬元之賠償與處罰，以及請求返還2100萬元，惟伊就5000萬元違約金為一部請求500萬元，並保留其餘6600萬元及其他權利之請求權等情，求為命上訴人給付伊500萬元，及加給法定遲延利息之判決。
四、上訴人則以：按繼續性契約僅有契約終止而無解除契約之問題，被上訴人主張契約終止後，請求伊返還已為之給付，於法不合，且被上訴人公司未於設立時實收資本額5000萬元，並全額發行股票，已違反兩造契約書第2條，伊於80年4月20日已函被上訴人終止契約。至被上訴人根本無終止權，依專利契約第22條已載明本件被上訴人認知伊前於72年2月10日間與聯海公司簽訂之「超電腦雙自動瓦斯控制器」專利權一事，爾後若有伊與聯海公司之糾紛未解決，而導致被上訴人「無法營運時」，被上訴人始有權解除契約。然伊與訴外人紀懷義向菲律賓申請登記為專利權共有一事，係在71年11月21日，而伊與被上訴人之簽約則是在之後的75年9月30日，伊根本沒有另使他人取得專利權實施之情事。此外，專利契約第22條亦載明雙方同意就聯海公司之紛爭，合作尋求解決，而78年2月28日被上訴人之股東會中之法務報告亦載明：
「聯海判無罪，準備上訴高等法院中。」，可見雙方早就有此共識及認知。再者，聯海公司與伊之訴訟並經臺灣高等法院於86年3月17日以84年度重上字第414號將聯海公司之上訴駁回，亦即伊並未曾拖延不解決，況且該紛爭亦未導致被上訴人無法營運。至伊以假處分、排除侵害等限制或妨礙被上訴人專利權之實施，並非無因，且亦經臺灣高等法院於81年11月16日以81年度重訴字第149號判伊勝訴，顯見伊前開假處分等之提起有相當之理由。被上訴人受假處分後，以原班人馬在原址、原辦公室，另設遠寶公司繼續生產金額達6億3000萬元以上，被上訴人根本無「致無法營運」之情形。且檢察官李慶義於82年9月20日派刑警林海茂清點80年10月29日假扣押之物時，發現有81年製造之ＭＡ215型之瓦斯防爆器混入調包之情形，顯見被上訴人於遭受假處分後，仍繼續生產，並無因伊之聲請假處分而受有損害。被上訴人亦違反專利契約第11條之規定，於81年3月20日遠寶公司成立時，擅將專利權授與遠寶公司製造及販賣。又訴外人 陳俊華 本係被上訴人公司之股東，卻於82年7月20日擔任遠寶公司之董事長，且被上訴人公司之董事趙水章亦擔任遠寶公司之董事。再者，遠寶公司之董事 尤陳淑霞 則係遠寶公司董事長 尤景三 之妻。此外，被上訴人董事長丙○○亦係天然公司之股東，被上訴人之董事趙水章、陳俊華皆係天然公司之股東等，均違反專利契約第12條中所定被上訴人之所有股東不得從事任何與專利契約所載明標的專利產品相同或類似性質之事業。又被上訴人於81年2月24日所寄發之存證信函，係以訴外人 許文村 為被上訴人之法定代理人，而訴外人許文村係80年7月26日之股東臨時會時所選出之之董事長，然該次推選許文村之股東會係由已經早在80年5月25日辭任董事之 尤正昌 所召集，由無召集權人所召集股東會之決議當然無效，因此該次股東會所選出之董事長許文村自屬無效，被上訴人公司之法定代理人應係趙水章。可見被上訴人早已違約在先，伊再次以答辯狀之送達，為終止專利契約之意思表示。退步言之，伊亦主張抵銷，蓋依專利契約第19條之約定，被上訴人每年至少應給付每個10元、10萬個，共600萬元之權利金，否則視為違約，惟被上訴人自76年1月1日訂約至今，有短付、未付情形，被上訴人應補付權利金6000萬元，另80年4月20日至今，被上訴人應給付伊技術酬金4000萬元，伊亦主張抵銷等語，資為抗辯。
五、本件被上訴人主張，伊為從事瓦斯防爆自動控制系列商品之製造與銷售業務，兩造於75年9月30日、12月26日簽訂專利契約書及專利租與契約書（下簡稱系爭專利契約書），有被上訴人提出75年9月30日所定之專利契約書等影本各1份（見原審卷第1宗第6頁至第14頁）為證、同年12月26日所定之專利租與契約書影本（見原審卷第1宗第14、15頁）附卷可稽，復為上訴人所不爭執，此部分，應可信上訴人之主張為真實。
六、按「解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在？又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失其真意。」（最高法院39年度第1053號判例參照），本件兩造簽訂系爭專利契約目的為從事「瓦斯防爆自動控制系列商品之製造與銷售業務」，有上開專利契約第1條載明為證，上訴人及被上訴人亦分別自承及自認兩造所簽訂之系爭專利契約為繼續性契約。按系爭契約既為繼續性契約，則當事人僅有終止契約而無解除契約之問題，故本件系爭專利契約書及兩造分別往來之存證信函中雖言「解除」，實為終止之意，堪可認定。故本院首應先審究者，厥為依系爭專利契約書之約定，當事人之一方是否因契約不履行而得行使終止權；其次應審究者，若無，則兩造是否有合意終止契約？經查：被上訴人於本審對其於原審及本院前審主張：「上訴人在菲律賓地區之系爭專利權係與訴外人紀懷義共有，被上訴人因而無法取得在菲律賓之獨家實施權，認上訴人違反系爭專利契約第1條有關獨家實施之約定，及上訴人與聯海公司之契約糾紛未解決，且該案已經最高法院判決上訴人敗訴，聯海公司亦有本件系爭產品之專利權，上訴人有違反專利契約第22條之情形，」予以捨棄，不再主張，（本審卷36頁）本院對於被上訴人此部分主張即不予斟酌，先予說明。
㈠被上訴人主張，上訴人未經雙方書面同意，於81年間擅自將
專利權售與新品公司及保你家公司實施，上訴人並與前揭公司合作實施專利權，且擔任新品公司副董事長，持有股份5000股，復實際從事執行業務，又擔任保你家公司之發起人，持有100萬元之股份，則上訴人於新品公司及保你家公司之投資與實際經營，已違反專利契約第12條：「甲、乙雙方之任何一方，未事先徵得對方之書面同意，絕不得從事任何與本約所載明標的專利產品相同或類似性質之事業，以保雙方之權益。」等語；上訴人則辯稱，伊成立保你家公司及新品公司均在兩造終止系爭契約之後等語。查，保你家公司於81年7月7日核准登記，有被上訴人提出保你家公司之設立登記事項卡（見原審卷第1宗第21至25頁）附卷可稽，另新品公司設立日期為78年1月20日，亦有被上訴人提出台灣省政府建設廳建三寅字第51423號函附股份有限公司設立登記事項卡暨董事、監察人名單影本1份在卷可稽（見本院前審卷第2宗第20至22頁），雖依被上訴人所提之新品公司之董、監事名單並無上訴人。惟新品公司於81年6月30日變更登記時，上訴人登記為副董事長，有被上訴人提出臺灣省政府建設廳函影本1份為證（見原審卷第1宗第18至20頁），故被上訴人主張上訴人於契約存續中，擔任新品公司之副董事長及保你家公司之發起人而違反系爭專利契約第12條之約定，應可採取。
㈡至上訴人抗辯系爭專利契約，因被上訴人資本額不足5000萬
元及未發行股票，自80年2月11日起即因終止條件成就而契約終止，縱依被上訴人所舉臺灣高等法院85年重上更㈠字第
125號案卷內被上訴人所附之所謂列入股東往來之入資，其時間均在76年以後，甚至有到78年者，且均有未符合商業會計法第14條規定之憑證以證明真實，則75年12月30日專利契約書已因解除條件成就而生終止之效力等語；被上訴人則稱，有關伊公司是否募足5000萬元及未違約一節，已經另案臺灣高等法院85年度重上更㈠第125號判決認定無違約，並經最高法院86年度台上字第1000號裁定駁回確定，已為該既判力之效力所及，況上訴人對上開募集資金之事，亦曾於77年12月19日簽立協議書，同意伊以150萬元補足等語。經查：
依民事訴訟法第400條第1項規定確定判決之既判力，雖於判決主文所判斷之訴訟標的，始可發生。若訴訟標的以外之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中對之有所判斷，除同條第2項所定情形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷有既判力，惟「確定判決之既判力，固以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力。但法院於判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則。」（最高法院73年台上字第4062號、81年台上字第625號、88年台上字第2230號判決意旨參照）。查，本件兩造與臺灣高等法院85年度重上更㈠第125號、最高法院86年度台上字第1000號案之當事人相同，有被上訴人提出之上開民事裁判附卷可稽（見本院前審卷第6宗第93至116頁），被上訴人資本額登記為1000萬元，及股東往來為4000萬元等情，業經臺灣高等法院85年重上更㈠字第125號判決認定在案，並於判決理由欄說明：⑴民安公司主張75年11月6日民安公司發起人會議決議資本額
為1000萬元，代表上訴人之 莊榮祿 、吳炳侯已代上訴人表示同意，並提出發起人會議議事錄及公司章程各一份（見調閱之台灣高等法院85年重上更一字第125號卷，台灣台北地方法院80年重訴字第742號卷被証三）為証，証人莊榮祿、吳炳侯雖於該案前審到庭証稱：75年11月6日莊榮祿人在高雄，吳炳侯人在台中地院出庭，均未參加發起人會議云云（見該案前審卷第72頁背面及74頁背面），惟查莊榮祿係上訴人之弟，吳炳侯係上訴人之姊夫，且兩人係代表上訴人在被上訴人公司為股東（兩人各代表10萬股乾股），業為上訴人於該案最高法院發回前所不爭，則莊、吳二人與上訴人不但有親戚之誼，而且就被上訴人公司之經營顯有重大利害關係，所為証言不免偏頗，難期客觀公正，不足採信，且查上開議事錄所附之被上訴人公司章程，發起人欄有莊、吳二人之姓名及蓋章，上訴人及莊、吳既不能証明該姓名及印章係出於偽造，而上訴人告訴被上訴人公司前後任董事長尤景三及丙○○偽造文書一案，復經台中地檢署檢察官為不起訴處分（
83年度偵續㈠字第4號），則被上訴人公司發起人會議議事錄及公司章程自應推定為真正，足証莊榮祿、吳炳侯2人確有代上訴人表示同意公司資本額定為1000萬元。
⑵上訴人公司76年1月10日股東會及董監事會議記錄，其上均
有上訴人、莊榮祿及吳炳侯之簽名，而股東會議記錄第5項明確記載：「全體股東追認公司登資本為1000萬元，餘4000萬元列為股東往來，視情況發還股東，以上經全體通過。」董監事會議記錄第6項亦載明：「本公司依當時所訂定合作契約條款，實收資本額5000萬元正，當公司登記時，為節省將來稅負，在豐原民安公司會議室曾經大家同意以1000萬為登記資本額，其餘4000萬列為股東往來，當公司有盈餘時，發還所有股東，表決結果，全體通過。」（見前開高等法院85年重上更一字第125號前審被上証1、2號）足証上訴人確已同意登記資本額為1000萬元，証人莊榮祿雖証稱；「76年1月10日會議記錄是我簽名，董事會先開，再以股東入內(開會)，但簽名是另1張，會議記錄則在另紙，股東會記錄是假的，董監事會議記錄第6條也是事後加上，是偽造的」（見前開高等法院案件前審卷第72頁背面），惟查莊榮祿曾因涉嫌偷取被上訴人民安公司之專利資料，被台中地方法院判處有期徒刑6月，嗣經改判無罪，且其為上訴人之弟，所為証詞亦難期客觀公正，不能遽採，況查股東會議紀錄與到會股東之簽名另紙記載，乃一般公司股東會開會時之正常程序，尚難僅以簽名與會議紀錄係另紙記載，即質疑該股東會議紀錄之可靠性，上開董監事會議紀錄丙○○雖自承：「董監事會議紀錄是我制作的，第2張以後重新寫過，因漏了1項（即第6項）5000萬元改為1000萬元，以後才補寫的」，惟查登記資本額由5000萬元減為1000萬元，固為重要事項，惟此事項既已於75年11月6日之發起人會議中討論通過，且已明定於公司章程，則嗣後之董監事會議有無紀錄，已非如此重要，否則丙○○亦不會於審理中始終坦承漏記，是丙○○之漏記衡情非無可能，尚不因此而影響該董監事會議紀錄之真正。
⑶77年5月9日莊榮祿及吳炳侯又代表上訴人同意公司資本額登
記為1000萬元，同意書上明確記載：「民安瓦斯實業股份有限公司創立時經全體股東同意，實收資本額新台幣5000萬元正，登記資本額1000萬元正，‧‧‧其餘新台幣4000萬元正列為股東往來，授權經營者視公司營運狀況發還全體股東。」（見前開台北地方法院卷被証4號）証人吳炳侯雖証稱：「77年5月9日同意書我有簽名，我是監察人身分，為了節稅才暫時登記資本額為1000萬元，我有百分之2股權，我代表我個人意思，‧‧‧兩造於79年有協議書載明公司補足資本額5000萬元。」証人莊榮祿亦証稱：「同意書是我簽名，我只代表我自己之意思，與乙○○無關。」惟查如上所述，吳、莊二人之証詞有偏頗之虞，已難遽採，況依上開同意書第2項記載：「全體股東無條件按股份比例增資（代表乙○○君所持有股份亦同）」，上訴人親書之股東會提案書亦記載：「契約規定甲方佔公司股權20％，‧‧‧，乙○○股權分別由董事莊榮祿名義及監察人吳炳侯名義登記在案‧‧‧」，再觀77年12月19日兩造所簽之協議書第3項亦載明：「甲方繼續擔任乙方之名義副董事長，為尊重乙方，甲方平日不得直接干涉乙方之經營，一切建言均以書面透過監察人向董事會提出‧‧‧」，又依兩造所訂專利契約第5條約定，乾股乃係作為專利租與報酬，莊榮祿及吳炳侯二人既非專利權人，若非上訴人之授權，彼二人為何享有20％乾股，又有何資格自為意思表示？足証莊、侯二人確係受上訴人之委託，代表上訴人在被上訴人公司為股東，彼二人上開証言顯係迴護上訴人之詞，與事實不符，委無足採。
⑷前開高等法院85年重上更一字第125卷被証5號上訴人之建言
第10項：「依合約規定乙方負責新公司登記資本額是5000萬元，成立初期為減輕財務負擔，乙方徵得甲方暫緩登記，當屬不違約。如今為維權益，甲方正式限期請求乙方履約依法有據，請勿延誤。」上訴人於77年10月24日所發之台北郵局第3584號存証信函內載：「本人雖曾體認貴方先以1000萬元資本額設立，但貴方應於合理時間內補足不足之4000萬元，並予登記，以符契約約定，乃貴方一再拖延，經本人於77年8月8日函催貴方於30日內辦妥增資，貴方仍未理會，反以須提報董監事會為拖詞，拒不照辦‧‧‧」（見前開高等法院卷被証5號），又上訴人於77年8月15日所發之存証信函亦載稱：「‧‧‧本人基於可以減輕新公司稅負，給予追認無誤，聲明其餘4000萬元暫時作為股東往來，待營運良好時再登記為5000萬元，‧‧‧已發還股東1000萬元不予追回，本人不計較，唯尚存3000萬元股東往來資本，請於30天內正式申請登記備案，合計資本額至少應為4000萬元，事關甲方權益，敬請如期辦理‧‧‧」（見前開高等法院卷被証14號），由以上存証信函觀之，上訴人確有限期催告被上訴人民安公司依約辦妥增資為5000萬元（或4000萬元）之意思，惟查嗣後上訴人復於77年12月19日與被上訴人民安公司簽訂協議書，雙方同意「乙方應將77年之盈餘提出150萬元，以補足實收資本額5000萬元，股份按各出資比例承受」（見前開高等法院卷上訴人85年10月17日準備書狀附件㈠），足証上訴人於嗣後已確認只須再入資150萬元，即可補足5000萬元之出資，兩造嗣於79年3月23日再度簽訂協議書內載：「除與本協議書內容衝突部分外，77年12月19日協議書仍繼續有效。
」（見前開高等法院卷上訴人85年10月17日準備書狀附件㈥）上訴人再度確認被上訴人只要再補足150萬元資本即可，而被上訴人民安公司確已由股東吳明黛出資代為補足該150萬元，有被上訴人提出之入資明細表節本可稽（見前開高等法院案件前審卷被上証5號），可証被上訴人業已履行雙方補行入資之協議，被上訴人自無違約可言，況上訴人於80年1月11日之文書簽辦單批示「如擬」，該簽辦單載明：「公司累積約2000萬元營運資金，今為了降低本公司負債比例，擬發還股東往來1000萬元，‧‧‧」（見前開高等法院卷被証15號），上訴人既已同意發還股東往來，顯見上訴人已不堅持登記或實收資本額須為5000萬元，上訴人執兩造協議前之存証信函，遽指被上訴人違約，亦無可取。
⑸80年5月8日上訴人之同居人陳敏秀代監察人吳炳侯表示，依
總經理指示查明入資5000萬元確實無誤，有被上訴人提出之文書簽辦單及附表4張為証（見前開高等法院卷被証6號），足証被上訴人業已履行入資5000萬元之義務，陳敏秀雖証稱：「股東會前3小時交給我核對，以前曾多次拿給我簽，我因缺5000萬証明文件拒簽，但當天仍無5000萬元入金証明文件，但他表示雙方要和談，會對上訴人說明，我才簽，後來我才知受騙了」（見前開高等法院案前審卷第81、82頁），惟查陳敏秀係上訴人之同居人，其証言可信度已值懷疑，查依文書簽辦單後附之入資報告表第2、3、4張記載（經簽辦人陳俊華簽名），被上訴人公司確有入資5000萬元（即4300萬元加700萬元），雖其資金來源記載為股東往來，惟被上訴人所稱之股東往來，有部分實係公司之盈餘，此有80年1月11日文書簽辦單，被上訴人民安公司將79年度公司累積盈餘2000萬元其中之1000萬元作為股東往來分配予股東可証，兩造於專利契約書既未明文約定所謂實收資本額，不得以股東往來或公司盈餘充之，則被上訴人以股東往來或公司盈餘充作實收資本，尚難謂為違約，況如上所述，上訴人既已同意將資本額登記為1000萬元，其餘4000萬元列為股東往來，自不能因被上訴人欲將專利報酬減為每個10元，即事後反悔而謂被上訴人民安公司違約。
⑹查上訴人事實上先後於76、77、78、79年度已陸續領取600
萬元之股東往來，業為上訴人所不爭，並有77年2月13日文書簽辦單、77年5月10日發放股東股本名冊、78年2月20日開會通知單及80年1月11日文書簽辦單（見前開高等法院案前審卷322至328頁），上訴人倘未同意4000萬元列為股東往來，自應堅持將該款列為登記資本額，而非於被上訴人公司決議發還股東往來時同意於先，且無異議受領於後，可証上訴人確已同意資本額登記為1000萬元，另4000萬元列為股東往來，上訴人雖辯稱：其縱屬至愚亦不可能無條件自願放棄4000元股金之權利。然查4000萬元列為股東往來，上訴人因係乾股並未支付分文，係由被上訴人民安公司股東代為支付，而被上訴人民安公司發還股東往來時上訴人仍得享受分配，對於上訴人之權益實際上並無影響，此即上訴人迄今已領取600萬元股東往來款之原因，故上訴人實際上並未放棄任何權利。
上開判決因而認定「上訴人確已同意資本額登記為1000萬元，另4000萬元列股東往來」屬實，並認為被上訴人並無違約，且上訴人於本院辯論時，亦自承有簽立上開協議書等語（見本院前審卷第6宗第197、198頁），上訴人僅泛稱該判決違誤，並未舉出新事證足以推翻原判斷之情形，亦未能具體指出原判斷有何違背法令之具體情事，至其對該判決為不同之主張，或謂有未符合商業會計法第14條規定之憑證以證明真實等語，惟此乃上開法院依職權就有關事實認定、證據取捨及法律適用而已，是上訴人仍執前詞為相反之主張，認兩造專利契約於80年2月11日即因被上訴人資本額不足5000萬元及未發行股票之專利契約條件成就而終止云云，實不足採。
㈢上訴人另抗辯，依專利契約第19條之約定，被上訴人每年至
少應給付每個10元、12萬個，共600萬元之權利金，否則視為違約，但被上訴人自76年1月1日訂約至今，未履行上揭規定而有短付、未付情形，應已構成違約，契約即生終止之效力，而歸於消滅等語。惟查本件被上訴人將專利承租金由35元減為10元，並不違反系爭專利契約第19條之約定一節，亦經上開確定裁判臺灣高等法院85年度重上更㈠字第125號、最高法院86年度臺上字第1000號民事判斷並詳載於判決理由內，認「上訴人主張被上訴人將專利承租金由35元減為10元，顯然構成違約云云，亦不可採」，並認定被上訴人係向上訴人承租新型專利第13395號、17103號、28502號等三型專利、其中第13395號專利期間已於79年12月31日屆滿，28502號未使用，則被上訴人以存證信函通知上訴人專利權承租金依約每只降為10元，核無不當等語，該確定判決已就兩造提出之證據資料為斟酌判斷，並說明其取捨之意見，自無違背法令可言。本院亦認為民安公司係向上訴人承租中華民國新型專利第13395號及其追加專利、第17103號及其追加專利、第28502號、新型專利第00000000號及美國發明專利第0000000號，英國發明專利第0000000號等專利權，此觀專利契約書第1條自明，其中第13395號專利期間已於79年12月31日屆滿，業為兩造所不爭，而第28502號專利則未使用，且上訴人於臺灣高等法院85年度重上更一字第125號違約訴訟之準備書狀中亦自承：每個35元係含17103、28502、13395號3個專利權合計給付，其中13395號專利期間屆滿等語（見本院87重上81號卷二第10至11頁），則被上訴人民安公司以存證信函通知上訴人專利權承租金依約每只降為10元，尚不構成違約。而上訴人以民安公司此舉違反專利契約書第19條之約定，所提起之違約訴訟，業均經臺灣臺北地方法院80年度重訴字742號民事判決、臺灣高等法院85年度重上更一字第125號民事判決、最高法院86年台上字第1000號民事裁定，認定民安公司並無前揭上訴人所述之違約事由，而判決上訴人敗訴確定在案；上開臺灣高等法院85年度重上更一字第125號訴訟事件，法院認定上訴人雖主張6種瓦斯防爆器類型中僅有606型使用到28502號專利，其餘400、500、900型均未使用到28502號專利。然查，606型樣品和第28502號專利之構造特徵並不相同，有中央標準局81年11月4日第136972號函在卷可稽，足證606型並未使用到28502號專利。上訴人雖辯稱第17103號專利係利用28502號專利之主要技術內容所完成之專利，而上開中央標準局之函釋既稱606型與17103號專利相同，即有使用到28502號專利云云，惟查17103號專利已由28502號專利分離而獨立之申請專利，自係屬不同之專利，否則即無另編專利號碼之必要，上訴人所辯並無可採。復查，兩造於77年12月19日之協議書約明：「400、500、900型權利金仍為每個35元，但上訴人只領25元，其餘10元作為被上訴人民安公司業務推展之用」，亦即上訴人實際上領得之權利金每個只有25元，而如上訴人所述，被上訴人民安公司所承租之3個專利，其中13395號已到期，28502號未使用，則被上訴人民安公司以存證信函通知上訴人專利權承租金依約每只降為10元，核無不當，上訴人指被上訴人民安公司此舉違反專利契約書第19條之約定，亦無可採。另82年2月8日民安公司股東會記錄亦載明：「專利權租金如經公正單位或法院裁決應補足，或專利承租金比10元為高，公司願補足差額。」且上開決議在民安公司發降低租金之存證信函之後，足證民安公司實有依約支付專利承租金之誠意，上訴人指被上訴人民安公司違約，顯屬無據。另本院84年度重上字第29號民事判決、90年度上訴字第604號刑事判決及臺灣高等法院87年度上易字第3961號刑事判決亦分別認定民安公司並未違反契約，上訴人片面終止專利權契約並非有效，其相關之專利權（包括著作權）已移轉授權與民安公司實施，有各該判決附卷足參，則民安公司依上開有效之專利契約書內容，自得實施所授與之專利權及著作權，從事專利產品之製造及銷售。上訴人雖又主張專利契約書第19條約定權利金給付之方式，並非以專利權使用數量，作為決定權利金多寡之標準，是民安公司自難僅憑80年2月8日股東會議記錄即推卻其違約事實云云。經查，上訴人與民安公司所訂立之專利契約書契約定授權實施專利除13395號及其追加專利、17103號及其追加專利、28502號等3型專利外，尚包括新型專利第0000000號、及美國發明專利第0000000、英國發明專利第0000000號等專利，此可參照被上訴人提出之專利契約書影本即知，又第13395號、第17103號、第00000000號3個專利綜合向美國及英國申請完整專利，獲得美國發明專利第0000000、英國發明專利第0000000號，其中13395號專利期間已於79年12月31日到期，亦為兩造所不爭執，而第28502號專利則未使用，另00000000號專利於76年2月間核准公告，惟因於公告中被第三人 方瑞豐 、 吳櫻堅 異議成立，而不予專利，有經濟部中央標準局專利異議審定書附卷可證，（本院94年重訴更一第6號卷3第180、182頁）上訴人未提起訴願而告確定。
至於美國發明專利第0000000、英國發明專利第0000000號，既係第13395號、第17103號、第00000000號3個專利綜合向美國等申請之完整專利，因第00000000號中央標準局不予專利，上訴人據此向美國及英國所申請之專利，本院認為亦無首創性可言。何況如前所述，上訴人自承：每個35元係含17
103、28502、13395號3個專利權合計給付，其中13395號專利期間屆滿等語（見本院87重上81號卷二第10至11頁），足見上開美國及英國專利被上訴人並未實施。按兩造契約書第16條約定：「本契約成立後，甲方應盡力提供予乙方及新公司有關製造前述所載標的專利產品之技術與協助‧‧‧‧。」顯然兩造契約約定係專利權之實施租與契約，其租金之計算方式，依同法第19條約定，分型號分別給付，上訴人既不能提供契約約定之專利，被上訴人予以減付租金，其減付標準亦屬合理，上訴人主張並非以專利權使用數量，作為決定權利金多寡之標準，並無足採。而上訴人提起本件上訴，仍以上開案件之證據資料為論據，並未提出新訴訟資料，足以推翻上揭已確定案件所為兩造間就減付專利租金未違反專利契約之判斷，則依上開說明，自不得任作相反之判斷，上訴人仍執前詞為相反之主張，認被上訴人擅自減付專利租金之行為違反專利契約第19條，而主張被上訴人違約云云，亦不足取。
七、基上所述，上訴人以上開理由，主張被上訴人違約，而認系爭專利契約已當然終止等情，並不成立。而被上訴人主張上訴人未經雙方書面同意，於81年間擅自將專利權售與新品公司及保你家公司實施，上訴人並與前揭公司合作實施專利權，且擔任新品公司副董事長，持有股份5000股，復實際從事執行業務，又擔任保你家公司之發起人，持有100萬元之股份，則上訴人於新品公司及保你家公司之投資與實際經營，已違反專利契約第12條，並主張被上訴人未違約，上訴人卻無端向原法院聲請假處分，禁止伊就上訴人已在專利契約租與之專利標的為製造、仿造、販賣或意圖販賣而陳列其產品，上訴人並定期在報刊雜誌上刊登不實廣告，惡意攻擊伊產品為仿冒品，上訴人前揭行為違反專利契約第1條，應依專利契約第28條將專利權全部讓與伊、第29條支付5000萬元作為賠償與處罰，並無條件解除契約，同時放棄先訴抗辯權，以及第31條除適用有關條款已明訂之罰則外，對所發生之其他損害賠償亦得請求，均有理由。又查：兩造於79年3月23日簽訂協議書第2條第4項中約定，雙方針對協議書成立前所有爭議款項，被上訴人願付給上訴人102萬2328元，上訴人今後不得提出任何異議和請求，是79年3月23日前之專利承租金被上訴人業已付清，上訴人雖主張79年3月23日協議書係對其提出憑據核對，惟對有隱匿報價者，尚非不得主張補付云云，然並未舉證以實其說，其所辯殊不可採。又上訴人違反專利契約第1條，應依專利契約第28條將專利權益全部讓與被上訴人，詳如前述，自無須再給付任何權利金，因此無積欠權利金及技術酬金之問題。是上訴人主張抵銷尚屬無據，不應准許。
八、上訴人又主張伊於80年4月20日為終止系爭契約之意思表示，具有要約之性質，被上訴人於80年5月11日為終止系爭契約之意思表示，應為承諾，系爭契約已經兩造合意終止云云。惟為被上訴人所否認，按契約之合意終止為契約行為，法定或約定終止權之行使，則為單獨行為，後者發生效力與否，端視有無法定或約定終止之事由存在，既無待他方當事人之承諾，亦不因他方當事人之同意或為反對之意思表示而成為合意終止，上訴人雖於80年4月20日為終止系爭契約之意思表示，被上訴人亦於80年5月11日為終止系爭契之意思表示，此不過為兩造各以他方違約，主張行使契約終止權而已，並非契約合意終止，上訴人抗辯並無足取。
九、從而、被上訴人向上訴人請求共計5000萬元之賠償與處罰違約金，惟暫時先請求500萬元部分，洵屬正當，應予准許。
原審為上訴人敗訴之判決，並依兩造聲請分別為准、免假執行之宣告，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，沒有理由，應予駁回。
十、被上訴人既已勝訴，其另主張00000000號專利於76年2月間核准公告，惟因於公告中被第三人方瑞豐、吳櫻堅異議成立，而不予專利，有經濟部中央標準局專利異議審定書附卷可證，（本院94年重訴更一字第6號卷3第180、182頁）上訴人未提起訴願而告確定。上訴人以無專利權充為有專利權租與被上訴人違約一節，即無再予審酌之必要。
十一、本件事證已經明確，兩造其餘攻擊防禦，已無礙本院判斷，爰不一一予以論述。
十二、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條判決如主文。
中華民國96年1月23日
民事第三庭審判長法官陳照德
法官蔡王金全法官曾謀貴以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院提出上訴理由書(須按他造人數附具繕本)。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。具有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官李妍嬅中華民國96年1月24日
Ｃ