裁判字號：最高行政法院94年判字第784號判決
裁判日期：民國94年06月09日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決
94年度判字第00784號上訴人松林紙品實業有限公司代表人乙○訴訟代理人 張致祥 律師被上訴人日商．三麗鷗股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師黃闡億律師上列當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國92年7月17日臺北高等行政法院91年度訴字第2112號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴駁回第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。
理由
一、上訴人（即原審參加人）於民國（下同）88年10月21日以「
HatFamily及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類之吸油紙、完稿紙、描圖紙、圖畫紙、美術紙、圖樣紙、浪狀纖維紙板、事務機用捲筒紙、傳真機用紙、面紙、紙巾、衛生紙、化粧紙、餐巾紙、濕紙巾、馬桶衛生墊紙、紙餐巾、紙桌巾、紙手帕、貼紙、水彩、油畫水彩、紙尿褲、紙尿片、紙圍兜、卡片、信封、信紙、信箋、名片、賀卡、書籤、請帖、謝帖、支票等商品，向原處分機關（經濟部智慧財產局）申請註冊，經審查准列為審定第928129號商標（下稱系爭商標），嗣被上訴人（即原審原告）以該商標有違註冊時商標法第37條第7款、第12款及第14款之規定，對之提出異議，經原處分機關審查，而為異議成立之處分，上訴人不服，提起訴願，經濟部（即原審被告）訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，被上訴人對上開訴願決定不服，遂提起行政訴訟。
二、被上訴人於原審起訴主張：被上訴人係日本著名之文具用品、兒童玩具等之製造廠商，據以異議商標「HELLOKITTY圖形」（凱蒂貓）即為被上訴人所著作之著名卡通系列圖樣之一，早於1974年「HELLOKITTY」卡通圖樣即誕生，被上訴人首先將其商品化，並使用於其所產製之各種商品上作為商標，且被上訴人為保障其權益及商標信譽，早於其日本本國及包含中華民國在內之40餘國獲准註冊取得多件商標專用權在案。此外，依卷附美國、菲律賓著作權登記證及日本國立國會圖畫館證明書影本、商品化資料、商品型錄影本、商標註冊一覽表、定期刊物、報章、雜誌報導、廣告資料、聯合國兒童基金會等相關資料，足證被上訴人之「HELLOKITTY」商標所表彰之信譽，為中華民國境內消費者及相關業者所普遍知悉，而臻於著名。又被上訴人以「HELLOKITTY」圖案為基礎，發展出一系列的變身圖形，草莓KITTY即係被上訴人設計之變身系列中水果系列造型之一，這些變身圖形具有一貫性，亦即均有世界著名之「HELLOKITTY」六大特徵，即：臉是稍扁之橢圓形、沒有嘴巴、眼睛是長橢圓形、鼻子是橫橢圓形、左右各三根不平行之放射狀鬍鬚及額頭裝飾蝴蝶結、花朵、草莓、瓢蟲或其他可愛的裝飾品。復依被上訴人於89年2月間委託蓋洛普徵信股份有限公司，針對「HEL
LOKITTY」品牌在市場上的識別度做調查研究之調查報告可知，「HELLOKITTY」及其變身系列圖形（包含草莓KITTY）在臺灣享有極高的知名度，其為著名商標應屬無庸置疑。次觀上訴人之HatFamily系列商品，不論是相簿、立體年曆、卡片、杯麵、塑膠置物袋等，均無中文之「帽子家族寶貝熊」，大部分亦未標示英文HatFamily（如杯麵、卡片、相簿等商品），一般消費者實在無從判斷是上訴人出品之帽子家族寶貝熊圖案，反而因為與被上訴人之HELLOKITTY草莓變身圖樣下列特徵相同：臉部為白色之扁橢圓形、塗黑長橢圓形之眼睛、橫橢圓形之鼻子、沒有嘴巴、雷同之草莓形帽子加以帽上頂端同樣搭配樹葉圖形作為裝飾，且五官比例位置相仿，整體構圖予人印象極為相似，異時異地隔離觀察，有使人產生混淆誤認之虞，上述市場調查報告亦為明證，依商標法第37條第7款之規定，應不得申請註冊。詎訴願決定否定立體形態商標，並質疑草莓KITTY用為平面圖形是做為商標使用。惟查，工商企業表彰其商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，此觀日本商標法第2條第1項、德國商標法第3條第1項、英國商標法第1條第1項、TRIPs第15條第1項皆明定商標涵蓋立體形狀，足見立體形狀商標已成為國際趨勢，況且原處分機關為因應加入WTO，亦將立體商標列為修正草案之修正重點，足證其承認立體商標之趨勢，是以，縱然被上訴人草莓KITTY於實際使用樣態中有部分為立體形狀非為現行商標法規定之商標態樣，但亦有許多是以平面圖形的型態出現的，且其使用情形確實已足茲吸引消費者之注意，並用以區辨被上訴人之商品，故實已具商標表彰商品來源之功能。另按被上訴人據爭商標有2個，一是HELLOKITTY圖形，另一則是HELLOKITTY的變身–草莓KITTY（下稱據爭商標）。在異議理由書的附表中雖然漏貼HELLOKITTY，但異議理由明白的陳述據爭商標包括HELLOKITTY，且比較了系爭商標圖形與HELLOKITTY的近似性，顯然據爭商標除了草莓KITTY以外，還有HELLOKITTY。異議理由書附表貼圖只是供行政審查上的方便，並非判斷據爭商標為何的唯一依據。況根據商標法第37條第7款提出異議，據以主張的商標不以經註冊的商標為限。上訴人主張被上訴人的草莓KITTY並未向原處分機關申請商標註冊，不得據以提出異議云云，顯屬錯誤。末查商標權與著作權並非全然互相排斥的二個智慧財產權，亦有其重疊競合之處，而非主張其一，即排斥其他。一個圖形（例如被上訴人的HELL
OKITTY圖形及其變身圖形），如合乎著作權法所規定之要件，固然可以主張享有著作權，而受著作權法的保護；但另一方面，亦可以作為商標使用，只要合乎商標法的規定即可主張商標權，而受商標法的保護。經濟部及上訴人僅偏重於圖形的著作權性格，而忽略圖形亦具有的商標權性格（即圖形亦得作為商標使用），而主張本案係屬著作權的問題，自有所偏，請求將訴願決定撤銷等語。
三、經濟部則以：原處分於審定之時，並未曾認定被上訴人據以異議之草莓KITTY，係屬立體商標之態樣；況我國現行商標法既未採行立體商標制度，有關立體商標之種類及使用態樣，美、日等國家法制猶不盡相同，原處分機關未予通盤研妥立體商標之相關認定及使用等問題，即於個別案件予以寬認，嫌有未妥。因此原處分機關並未認定系爭商標與「HELLOKITTY」原形圖樣是否構成近似，被上訴人亦未附有具體之「HELLOKITTY」商標圖樣供查，而有關「據以異議之頭戴草莓帽之草莓KITTY」、「草莓KITTY造型娃娃」復無認明其符合商標使用態樣者為何，原處分機關審定異議成立之理由，顯有疑義，實不足以維持等語，資為答辯。
四、上訴人則以：就商標圖樣部分之爭議，如凱蒂貓草莓圖樣，欲依商標法第37條第7款、第14款據以異議他人登記之商標，須向原處分機關登記為商標，方得作為異議之主體，查被上訴人之凱蒂貓草莓圖樣，並未向原處分機關申請商標註冊，以之為異議之商標主體，於法不合。上訴人之寶貝熊戴有草莓帽飾，凱蒂貓之原型圖樣則為坐姿，兩張圖相較，不論係以通體觀察或異時異地隔離觀察，皆屬不同。次按商標法第5條，我國商標法並無立體商標之問題，又依商標法第23條，被上訴人所提供之產品，不論是鑰匙圈、產品或貼紙等圖案，皆僅係普通商品上之裝飾，與做為商標使用之目的，根本非係商標。再本件係日本人於1974年之創作，當時日本並未對我國著作權人提供相同之保護，依著作權法第4條之平等互惠原則，是以我國亦未提供保護，故而日本人之創作，在我國不受著作權法之保護，即凱蒂貓在我國並無著作權。嗣寶貝熊及凱蒂貓各自取得著作權，則寶貝熊既已取得著作權、商標權，自其衍生著作，自應取得著作權及商標權，是以上訴人之草莓圖樣取得商標權，自屬合法，被上訴人無異議之權等語，資為答辯。
五、原審判決撤銷經濟部91年4月3日經訴字第09106106100號訴願決定，以：查原處分係以草莓KITTY圖樣屬「HELLOKITTY」之變身，而以「HELLOKITTY」之著名程度，所創造出之系列變身圖樣必然為KITTY迷所熱烈收集，因此該草莓KITTY平面圖樣亦屬著名，並非認草莓KITTY為立體商標而予以寬認，此由原處分第5頁第6行指明「被上訴人係以『HELLOKITTY』商標圖樣作為基礎，設計出許多變身系列圖樣，其中之一即為據以異議之頭戴草莓帽之草莓KITTY」之用語，可知原處分係以「頭戴草莓帽之草莓KITTY」平面圖樣作為據爭商標之圖樣，而認平面草莓KITTY為著名商標，並未將據爭之草莓KITTY視為立體商標予以寬認。又被上訴人於異議申請書理由中即已將草莓KITTY平面圖樣附貼作為據以異議之商標圖樣，經濟部自應以該異議申請書理由中所附貼之草莓KITTY圖樣作為據以異議之商標圖樣。固然，原處分論述平面草莓KITTY圖樣已臻著名是否適當合法，尚待經濟部加以審究。惟原處分既未以草莓KITTY立體商標作為據爭商標而認其著名，經濟部誤認原處分於個別案件寬認立體商標，而認原處分嫌有未妥，以此作為撤銷原處分之理由，應有未洽。再經濟部亦應就被上訴人所提出之使用證據中符合該平面商標圖樣者（按被上訴人所指出使用證據固有立體之玩偶造型，但亦有如其附貼作為據以異議之平面之草莓KITTY圖樣之使用證據者），據以審究原處分之認定是否合法。（包括原處分認為以「HELLOKITTY」之著名程度，所創造出之系列變身圖樣含上開平面之草莓KITTY圖樣必然為KITTY迷所熱烈收集而應屬著名是否合法妥適），而不能以原處分並未認定系爭商標與「HELLOKITTY」原形圖樣是否構成近似，上訴人亦未附有具體之「HELLOKITTY」商標圖樣供查，而有關「據以異議之頭戴草莓帽之草莓KITTY」、「草莓KITTY造型娃娃」復無認明其符合商標使用態樣者為何，即認原處分應予撤銷。因認經濟部系爭訴願決定撤銷原處分之理由，尚有未洽，應予撤銷，並應由經濟部（訴願決定機關）以被上訴人於異議申請書理由中所附貼之草莓KITTY平面圖樣為準，就被上訴人所提出之使用證據中符合該平面商標圖樣者，據以審究原處分關於該草莓KITTY平面圖樣已臻著名且與系爭商標近似之認定是否合法妥當（包括原處分認為以「HE
LLOKITTY」之著名程度，所創造出之系列變身圖樣，包含上開平面之草莓KITTY圖樣必然為KITTY迷所熱烈收集而應屬著名是否合法妥適部分），而重為適法之決定。
六、上訴意旨略以：（一）原審判決於主文欄下第1項僅明載「訴願決定撤銷」，惟於理由欄尚命經濟部依原審判決所指示重為適法之決定，主文與理由顯有矛盾而有行政訴訟法第243條第2項第6款之違誤。為求與原審判決理由意旨一致，
主文欄之記載當係「訴願決定撤銷，被告應作本判決理由意旨重為適法之決定」。（二）原判決記載「程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於91年9月9日變更為 蔡練生 ，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。」另查蔡練生為經濟部智慧財產局局長，惟原審判決書所列被告卻為經濟部其代表人為 林義夫 部長。若原審原告係以智慧財產局為被告，智慧財產局於訴訟程序中，並未經合法代表，若原審原告係以經濟部為被告，則前揭判決理由中所記載代表人蔡練生並非經濟部之代表人，經濟部於訴訟程序亦未經合法代表，故原審判決顯有行政訴訟法第243條第2項第4款之違誤。（三）訴願決定機關撤銷原處分之理由，在於原處分並未究明草莓KITTY之商標使用態樣及是否著名，此與原審判決指示訴願機關應「審究原處分關於該草莓KITTY平面圖樣，已臻著名，且與系爭商標近似之認定是否合法妥當」之意旨一致；至於立體商標之爭議，僅訴願決定機關據以審究「草莓KITTY的實際使用態樣」，並非訴願決定據以撤銷原處分之理由，原審判決認事用法顯有違誤，請將原判決廢棄等語。
七、本院按「判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，法院得依聲請或依職權以裁定更正之；其正本與原本不符者亦同。」行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第232條第1項定有明文。本件原判決理由欄固有「程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於91年9月9日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。」等語之記載，惟被上訴人（即原審原告）在原審起訴之被告為經濟部（即訴願決定機關，下同），列部長林義夫為代表人，經濟部並委任有訴訟代理人到庭進行相關之訴訟程序，並無於原審訴訟未經合法代理之情形；而被上訴人既非以經濟部智慧財產局（原處分機關）為被告起訴，則智慧財產局代表人由陳明邦變更為蔡練生，與本件無涉，自無訴訟繫屬中代表人變更承受訴訟之問題，原審判決當事人欄亦記載被告為經濟部，代表人為林義夫，足見原判決理由欄上述記載，純屬誤寫之顯然錯誤，於判決毫無影響；且該誤寫之顯然錯誤，業經原審於92年8月21日依職權以裁定更正，上訴意旨指摘原判決有當事人未經合法代表之違背法令乙節，並無可採。又「原處分或決定經判決撤銷後，機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。」為行政訴訟法第216條第2項所明定，是人民依同法第4條第1項規定提起撤銷訴訟，高等行政法院審理結果，認原告之訴有理由，即應依其聲明，將原處分或訴願決定撤銷（或一併撤銷）；如判決僅撤銷訴願決定，即回復未作成訴願決定之狀態，依上開規定，訴願決定機關重為決定者，應依判決意旨重為審查並作成訴願決定。此與人民依行政訴訟法第5條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，行政法院於原告之訴有理由時，應依同法第200條第3、4款方式裁判者不同，是上訴意旨指稱原審判決主文欄下第1項僅記載「訴願決定撤銷」，惟理由欄內尚命經濟部依原判決所指示重為適法之決定，主文與理由顯有矛盾云云，亦有誤會，上訴人據以上訴，雖無理由。惟按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」「依本法第46條規定提出異議者，應檢附下列書件：（一）異議書（含副本）。（二）異議人證明文件。（三）相關證據二份。前項第1款之異議書並應載明異議之事實及理由。」分別為本件異議審定時（下同）商標法第5條第1項及其施行細則第38條第1項、第2項所明定。查商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，既在使一般商品購買人認識商標專用權人表彰商品之標識，並藉以與他人之商品相區別，故被上訴人對系爭審定商標認有違反前揭商標法規定情事，其據以異議之商標圖樣自屬提出異議時應予檢附之證明文件，俾原處分機關據以審查系爭審定之商標有無異議事實所指之違法。本件被上訴人於90年1月15日以系爭商標違反商標法第37條第7款、第12款及第14款規定，向原處分機關提出異議書時，僅記載異議之事實，未附理由。經原處分機關以90年2月2日（90）慧商0760字第900008772號函限期補正。被上訴人依函於90年3月7日補正異議申請書，載明系爭商標與被上訴人據爭商標HELLOKITTY及HELLOKITTY的變身–草莓KITTY圖形近似，有違商標法第37條第7款（未記載第12款）、第14款之旨。然所檢送異議附件4之商標註冊一覽表，並未附有具體之HELLOKITTY商標圖樣供查，則被上訴人另一據以異議之「草莓KITTY」圖形究依據如何商標圖形變身，其使用態樣為何，即不明確。是訴願決定以「本件爭議重點仍在於原處分認為所謂據以異議之草莓KITTY的實際使用態樣，是否符合商標使用態樣，是否符合商標使用形態，而可認其已屬表彰商品之商標，且屬著名」，而認「本件原處分機關並未認定系爭商標與『HELLOKITTY』原形圖樣是否構成近似，參加人（被上訴人）亦未附有具體之『HELLOKITTY」商標圖樣供查，而有關『據以異議之頭戴草莓帽之草莓KITTY』、『草莓KITTY造型娃娃』復無認明其符合商標使用態樣者為何，遽為本件『第00000000號HatFamily及圖商標之審定應予撤銷』之處分，自有未合」等情，爰將原處分撤銷，著由原處分機關重就所有異議證據及異議主張條款，並參酌商標法之規定詳予審究後另為適法之處分，核無違誤。原判決持前揭理由撤銷訴願決定，尚有未合，上訴意旨執此指摘部分，為有理由。應將原判決廢棄，且本件事實已明，因併駁回被上訴人在第一審之訴。
據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年6月9日
第三庭審判長法官廖政雄
法官林清祥法官鍾耀光法官姜仁脩法官胡國棟以上正本證明與原本無異中華民國94年6月9日
書記官陳盛信