臺北高等行政法院93年度訴字第3915號判決

裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第3915號判決

裁判日期：民國94年11月02日

裁判案由：新型專利舉發

臺北高等行政法院判決
93年度訴字第003915號原告甲○○訴訟代理人 呂金貴 律師被告經濟部代表人乙○○（部長）訴訟代理人丁○○
參加人詮新工程股份有限公司代表人丙○○（董事長）上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國93年10月6日經訴字第09306226450號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣訴外人 徐雨義 前於民國（以下同）83年11月29日以「強化鋼筋結構」向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第115834號專利證書（以下簡稱系爭專利），復於89年9月19日申准將系爭專利權讓與原告。嗣參加人以其違反核准時（以下同）專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發，並提出舉發證據附件二為83年3月1日公開之日本特許公報第0000000號專利案（以下簡稱引證一），附件三為85年2月6日公開之日本特許公報第0000000號專利案（以下簡稱引證二），附件四為日本業者公開使用引證一、二之型錄影本（以下簡稱引證三）。案經原處分機關智慧財產局依系爭專利92年5月9日之申請專利範圍更正本審查，於93年1月29日以（93）智專3（3）05052字第09320078200號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，案經被告審議，並依訴願法第28條第2項規定，於93年5月25日以經訴字第09306140840號函通知原告參加訴願程序表示意見，該函業已合法送達，惟原告未聲明參加訴願程序表示意見，被告遂逕依現有資料審查，決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」原告不服，向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決訴願決定撤銷。
二、被告聲明：求為判決駁回原告之訴。
叁、兩造爭點：
本件應否就系爭專利申請專利範圍第1項獨立項中「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」與引證一是否相同加以比對？被告以原處分機關就系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間限定為一體成形之論點有誤，決定撤銷原處分，而系爭專利是否具備新穎性、進步性之專利要件，由原處分機關重新就系爭專利與引證案之技術內容詳為審酌後，再另為適法之處分，是否違法？
一、原告陳述：
１、申請專利之新型如具有「新穎性」及「進步性」，即無專利法第98條關於「申請新型專利之消極要件」之適用，應符合新型專利之申請要件。按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但…，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。但…，不在此限。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」係為專利法第98條第1、2項之明文規定；據此，「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，雖不得依法申請取得新型專利，但如具有「新穎性」及「進步性」，非不得依法申請新型之專利。換言之，新型之創設係對物品的形狀、構造的創設改良，其構造與申請前已公開之技術不同者，即具有「新穎性」；而使其較既有物品更具「實用性」，以達到增進物品之功效，或使物品產生新功效，即具有「進步性」。因此，申請新型之專利如具有「新穎性」及「進步性」，即無前揭專利法之適用，符合新型專利之申請要件，合先辯明。
２、依據智慧財產局所頒「審查基準」之規定，及改制前行政法院70年度判字第31號判例意旨，凡能產生某一新作用或增進該項物品某種功效時，即符合新型專利之要件。
⑴、查關於「進步性」之判定是否「增進功效」，於智慧財產局
所頒之「審查基準」第2-2-19中載明：「在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為有增進某種功效」；此外，第2-2-21亦載明：
「新型在市場上之成功，如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。」換言之，新型與發明專利之不同，在於新型專利所應用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創作，若其空間型態屬創新，並能產生某一新作用或增進該項物品某種功效時，即符合新型專利之要件，此亦有改制前行政法院70年度判字第31號判例可稽。茲系爭新型第115834號專利權，其「創作摘要」已明載：「本創作係提供一種強化鋼筋結構，尤指一種可取代傳統鋼筋混凝土中主筋以及包括有剪力筋與箍筋之副筋的強化鋼筋，其主要特徵在於鋼筋主體的兩端或一端固設有突出部，該突出部的底部端面投影面積包絡於鋼筋圓周外緣，至少大於鋼筋之截面積，藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固或單獨受混凝土之凝塑圍束，可摒除昔知鋼筋架構中主筋末端必須固定彎曲所造成的設計空間限制，以及促使混凝土易龜裂受損或剝落倒塌等強度上的重大缺失，同時減少排筋擁擠及施工不便之困擾，以達到增加建築物之抗壓、張、剪及彎矩應力，及節省工時之目的者」等；換言之，系爭新型之專利係以能產生可取代傳統鋼筋混凝土中主筋以及包括有剪力筋與箍筋之副筋的強化鋼筋之功效時，即符合改制前行政法院70年度判字第31號之判例意旨。
⑵、智慧財產局所頒之最新「審查基準」關於「新型之定義」係
為：依專利法第97條規定「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」之意旨。再依本法第19條明定「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」，是以能演繹出「新型」係為利用自然法則之技術思想，且具體地表現於物品之空間型態上–亦即「新型」係佔據有一定空間的物品實體，為其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，並非僅屬抽象的技術思想或觀念；因此新型專利之標的應僅限於物品的形狀、構造或裝置，舉凡有關物品的製造方法、使用方法、處理方法或物品其特定用途之方法等，及沒有一定空間形狀、構造的化學物質或醫藥品等，甚且以美感為目的之物品其形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非屬新型專利之標的。
３、「新型專利權之範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」係為專利法103條第2項之明文規定；被告未詳審此一法律規定，逕決定原處分撤銷，其認事用法，顯有違誤。
⑴、查本件被告經濟部訴願決定撤銷原處分之理由固載為：「…查依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示：
『其結構係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之之凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者。』其並未限定『突出部』與『鋼筋』之固定結合方式，故無論『突出部』與『鋼筋』係採何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。因此，引證一鋼筋需注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地。」及「…訴願答辯書中稱『系爭專利…突出部與鋼筋係藉由壓鑄、鍛造、或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成形時為之，乃一體成形』等語。惟查，所謂系爭專利『突出部之固定可以藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成形時為之』之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第五頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕自據此限縮系爭專利專利申請專利範圍，而以之與引證一比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據，訴願答辯理由，核不足採。」云云。但被告所為之訴願決定，對於本專利案及舉發引證一之結構及功效並未深入了解，逕決定原處分撤銷，其認事用法，顯有違誤。
⑵、「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必
要時，得審酌說明書及圖式。」係為專利法103條第2項之明文規定；據此，法文既規定，新型專利權範圍，必要時，得審酌說明書及圖式，被告自不得單憑「申請專利範圍為準」，仍應「審酌說明書及圖式」方符法律之規定。而系爭新型第115834號專利權，於83年11月29日以『強化鋼筋結構』向中央標準局申請新型專利時，其申請「專利之範圍」固載為：『１、一種強化鋼筋結構，係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積包絡於鋼筋圓周的外緣，至少大於鋼筋之截面積，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝塑圍束，可增加混凝土建築物之結構強度及施工便利性者。２、依據申請專利範圍第1項所述之強化鋼筋結構，其中，突出部上端及側端面之投影形狀可以為圓形、橢圓形、方形、長方形或其他矩形及不規則形狀。』等；但其「創作說明（5）」中則同時載明：「…由圖一及圖一～一中可以很清楚的看到本創作強化鋼筋結構之立體圖及各種實施例。其主要特徵在於鋼筋（1）（包括主筋與副筋）的兩端或一端固設有突出部（2），突出部（2）之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或鋼筋成型時為之，其上端面或側端面平面之投影形狀可以為圓形（21）、橢圓形（22）、正方形
（23）、長方形（24）或其它四邊形及不規則形狀，且其底部端面正投影面積大於鋼筋（1）的截面積而遮蓋鋼筋（1）圓周的外緣，俾藉以卡扣於另一鋼筋（10）外緣或單獨凝塑於混凝土結構，在排置於混凝土結構中時，使各鋼筋（1,10）可在交接處藉由突出部（2）交互卡持。」等。換言之，系爭申請專利之「說明書及圖式」已充分表明「主要特徵在於鋼筋（1）（包括主筋與副筋）的兩端或一端固設有突出部（2）」，及「突出部（2）之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或鋼筋成型時為之」，並「其上端面或側端面平面之投影形狀可以為圓形（21）、橢圓形（22）、正方形（23）、長方形（24）或其它四邊形及不規則形狀」，顯見被告上開見解：「…所謂系爭專利『突出部之固定可以藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成型時為之』之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第五頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕自據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證一比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據，訴願答辯理由，核不足採。」等，即有違背專利法103條第2項之規定。
４、系爭專利之說明書及圖式，已有表明「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，且所稱之：「其他材料加工法」，係指與所列舉之壓鑄、鍛造相類似之情形，被告指稱系爭專利「並未限定『突出部』與『鋼筋』之固定結合方式」，顯有違誤。按系爭專利之「說明書及圖式」所記載之：「其主要特徵在於鋼筋（1）（包括主筋與副筋）的兩端或一端固設有突出部（2）」及「突出部（2）之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或鋼筋成型時為之」等，即係表明該「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，且所稱之：「其他材料加工法」，係指與所列舉之壓鑄、鍛造相類似之情形而言；換言之，「列舉事項以外之其他材料加工法，必需與所列舉之壓鑄、鍛造相類似者，始符法理。」本案申請專利之「說明書及圖式」既已表明：「…突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或鋼筋成型時為之」，自是充分說明「突出部與鋼筋之結合方式，係採壓鑄、鍛造或其他材料加工法」為之，且所稱「壓鑄、鍛造」乃屬列舉之事項，故所稱「其他材料加工法」自當必須與列舉之「壓鑄、鍛造」相類似者，始足當之；故被告訴願決定所稱：「…查依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示：『其結構係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之之凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者。』其並未限定『突出部』與『鋼筋』之固定結合方式，故無論『突出部』與『鋼筋』係採何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。…」等，即屬毫無理由。
５、被告所為訴願之決定，並未針對系爭專利申請專利範圍中之所有限定要件加以分析，顯有如下之違法：
⑴、查訴願決定理由雖指明：「依系爭專利申請專利範圍（92年
5月9日更正本）之揭示：…並未限定『突出部』與『鋼筋』之固定結合方式，故無論『突出部』與『鋼筋』係採何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。」云云；但訴願決定理由，並未針對系爭專利申請專利範圍中之所有限定要件加以分析；亦即，系爭專利案申請專利範圍第1項中：
「一種使用於一般鋼筋混凝土結構中之『強化鋼筋結構』，非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲…」等限定條件，訴願決定理由並未再加以審究。因此，該訴願決定理由，據以審究系爭專利案之內容，並非系爭專利案之所有技術內容及申請專利範圍；換言之，被告並未針對系爭專利申請專利範圍，第1項獨立項中「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」等，與引證一是否相同，加以比對。從而，依專利法第103條第2項「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時得審酌說明書及圖示」之規定，顯見該訴願決定理由，未審酌系爭專利申請專利範圍中之所有限定要件，已明顯違背上揭法條規定。
⑵、依專利法第105條準用第22條第4項、第5項及施行細則第16
條第2項規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」、「說明書、圖式及申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。」及「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」觀之，系爭專利申請專利範圍第1項獨立項中，除了「突出部」之外，尚包括有「形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者」等實施之必要技術內容、特點。而被告所為之訴願決定書理由，除對此「必要技術內容、特點」未詳加比較說明外，其決定書理由後段僅認為：「…因此，引證一鋼筋需注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地」云云，亦未見被告訴願決定理由中，有任何「再詳為斟酌」之詳細比較及說明，而僅於後段記載「…訴願答辯理由，核不足採」之理由，即草率認定系爭專利不具新穎性及進步性，實無法令人誠服，顯見其認事，顯然有誤。
⑶、再查，原處分機關智慧財產局之訴願答辯理由，係針對舉發
人之訴願理由中關於「突出部是否一體成形」之內容，逕自說明系爭專利案為「一體成形」云云。然原告就系爭專利案於被舉發答辯書中，從未限定其申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間為一體成形。而舉發人之訴願理由中關於「突出部是否一體成形」之論述顯然只是為了企圖引導審查時偏離主題，詎原處分機關不察，非但未加以糾正，竟棄系爭專利案原告於被舉發時之答辯理由於不顧，乃逕自就此予以答辯，而被告經濟部亦僅就系爭專利是否為「一體成形」加以審理；更甚者，被告訴願決定理由竟僅以「不得逕自據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證一比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據」一語帶過，卻不知以何種標準及理由作為系爭專利不具新穎性、進步性之論據？足見該決定理由，缺乏公平客觀。
⑷、綜上，被告之訴願決定理由，顯有如下之違誤：
①、「突出部」是否一體成形，並非系爭專利案之申請專利範圍
所載之全部技術內容，此點由系爭專利之申請專利範圍中已足以證明，且原告於被舉發案之答辯理由書中已詳細辯明。
②、舉發人之訴願理由，對「突出部」是否一體成形，加以爭執
，顯然已偏離主題，原處分機關之訴願答辯理由針對此點答辯，明顯已為其所誤導。
③、被告未審酌系爭專利之專利說明書、圖式，及原告於被舉發
答辯理由書之全部內容，僅審酌原處分機關所提簡略之訴願答辯理由，尤未注意原告於被舉發案所提答辯理由書所陳之主張，即率而做出錯誤之決定，顯失公允。
④、被告所據以審究之系爭專利申請專利範圍，並非系爭專利申
請專利範圍中之所有限定要件，已明顯違反專利法第103條第2項規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」之規定，足證其認事用法均顯違誤。
６、依據專利法第105條準用第22條第4項規定：「申請專利範圍，應具體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」，故在申請新型之專利，亦應「具體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」，即所採的手段及手段間之結合、作用關係亦內含於「構成及其實施之必要技術內容、特點」。按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依專利法第97條暨第98條第1項規定申請取得新型專利。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第97條至第99條規定者，依同法第105條準用第72條第1項規定，固得附具證據，向專利專責機關舉發之。但系爭專利有無違反專利法之情事，依法仍應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。茲本案舉發人雖舉引證一主張系爭新型專利「申請前已見於刊物或已公開使用」云云，但引證一與系爭專利並非屬相同之構造；且引證一與系爭專利，亦各為不同之結構型態，因此系爭專利與引證一應屬不同技術運用；而系爭專利之組合，具選擇性組合結構及降低生產成本之功效，確具進步性，故舉發證據應不足證明系爭專利不具新穎性及進步性，原處分機關所為舉發不成立之審定，應為正當合法。被告未審究系爭新型專利案是否符合新穎性、進步性之要件，所為之訴願決定即有違背證據法則及經驗法則之違誤，茲敘明如下：
⑴、系爭專利曾於專利說明書、圖示及申復理由書一再說明，系
爭專利之技術內容與一般所謂「傳統技術」「錨錠」或「鋼筋續接器」不同，而係「於鋼筋（包含主筋及副筋）的兩端或一端各固設突出部，該突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地或鋼筋成型時為之，其底端面或側端面平面之投影形狀，可以為圓形、橢圓形、方形或各種不規則的形狀，視設計者依需要而定。主要特徵在於突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成可藉以卡扣的卡持端，在排置於混凝土結構中時，使主筋得藉以突出部交互卡持，或單獨受混凝土之凝塑，而副筋（在束合主筋的功能稱之為副筋）除了與主筋末端卡持外，更可扣住主筋的本體者。本案結構所能達到之功效如下：一、可取代習知鋼筋混凝土結構中的主筋與副筋，同時增強混凝土結構所需的抗張壓力、抗剪力、抗彎矩力及韌性。
二、簡化鋼筋的排置，減少排置擁擠的可能性，俾降低整體鋼筋混凝土結構的建造費用及縮短時間、節省工時。三、縮短主筋、副筋所需的應力長度、減少鋼筋及混凝土間束縛滑動，以得到較佳的混凝土聚合作用（AGGREGATEINTERLOCK）。四、允許結構設計工程師明確的瞭解鋼筋混凝土中的壓／張交點（STRUT-TIENODES）是否有足夠的圍束，俾達成較佳的結構設計。五、增加鋼筋混凝土對於能量（外力）的吸收，可得到較佳的防震設計，使結構不易受破壞。」等。
⑵、依專利法第105條準用第22條第4項規定「申請專利範圍，應
具體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」，由此可知，申請專利新型之技術內容上解決問題點，所採的手段及手段間之結合、作用關係亦內含於「構成及其實施之必要技術內容、特點」。…即，系爭專利之技術內容，除了「突出部」之外，申請專利範圍中所載：「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」、「形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之之凝塑圍束」、「可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性」等，均為系爭專利實施時之必要條件，亦為審酌時，不得忽略之技術特徵。
⑶、舉發案引證一，係在於強調一種主筋的固定構造，主要在於
「利用螺絲固定板與主鋼筋相互接合，而後經由螺絲固定板中央的注入孔貫注高強度無收縮性的充填材料，以提供主鋼筋的固定目的」，可見引證一之目的係在於「提供主筋與螺絲固定板的穩固接合結構」。其應用範圍相同於傳統鋼筋上另外視須要添加的「錨錠」或「鋼筋續接器」。…亦即，引證一於說明書中並未提及任何有關系爭專利所強調的，增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性、以及對鋼筋混凝土強度圍束力等力學原理，可見引證一與本案之創作目的及應用範圍，係為不同領域之創作。
⑷、舉發人在舉發理由書中，僅針對引證一作部分之陳述及翻譯
，顯有斷章取義之嫌，此由引證一圖八，可明確的看出，該主筋為預先在工廠，特別成形之螺絲表面，用六角柱型螺絲部接合固定，且在引證二中更清楚的闡述主筋與端部必須藉由螺合的方式進行。因此可知，該舉發案所提之引證一，僅在於樑主筋一端，以螺絲固定板接合，而提供主筋的固定方式。此固定方式，無法對混凝土強度產生圍束的功效，系爭專利此技術內容，在引證一之專利說明書中，皆無任何的說明。又引證一的樑主筋，為了與六角柱型螺絲部，螺合組設，其於主筋表面，設置成為預先成形之螺旋表面，此一應用範圍，並非為系爭專利中所強調的，一般傳統鋼筋混凝土中所使用之鋼筋，且系爭專利之目的，在於增進傳統鋼筋，對混凝土結構的強度與圍束，以便利於混凝土結構的施工，足見引證一與系爭專利，確有極大出入之不同，其「突出部」與「鋼筋」之結合方式，顯然與系爭新型專利大不相同。
⑸、關於「進步性」之判定是否「增進功效」，於原處分機關之
審查基準第2-2-19中載明：「在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，產生好用或實用的效果，得視為『有增進某種功效』」之基準，則兩相比較，系爭專利係「利用『突出部』形成一受力面，以利於主筋與主筋或副筋與主筋交接時，得以互相卡持、嵌固，或者單獨受混凝土的凝塑圍束而增強混凝土結構之抗張壓力，抗剪力、抗彎矩力或抗扭轉力的強度及施工便利性」。顯然較之引證一「利用螺絲固定板與螺旋表面之主鋼筋相互接合，而後經由螺絲固定板中央的注入孔貫注高強度無收縮性的充填材料，以提供螺旋表面之主鋼筋的固定」之目的不同。且系爭專利能夠增強混凝土結構之抗張壓力，抗剪力、抗彎矩力或抗扭轉力的強度及施工便利性，絕非引證一所能企及者，因此系爭專利，業已符合前揭「增進功效」之事證明確。
７、有關「專利審查基準」所載「新型在市場上之成功如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。」被告未審究系爭專利之具有進步性，遽行撤銷原處分，顯有欠當，茲加以說明如下：
⑴、首先，於系爭專利申請日（民國83年11月29日）之前，任何
國內外關於建築之論文或施工之工法中，雖有少量使用之「錨錠」或「鋼筋續接器」於「預力混凝土結構」中，但從未在系爭專利申請專利範圍中所載之「一般鋼筋混凝土結構中」使用具有「突出部」之一般鋼筋，以利用「突出部」使各鋼筋交接處得以交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝塑圍束，以增加該一般鋼筋混凝土結構體之結構強度與圍束及施工便利性。
⑵、直到系爭專利創作人徐雨義於89年間多次與「理成營造工程
股份有限公司」（台灣高鐵工程C280標段）之副總經理與負責人及其工程設計公司「中鼎工程股份有限公司」土木工程設計部技術經理 吳振隆 及其工程人員談論本創作之「新穎性」及「進步性」。更受「理成」及「中鼎」公司之邀，作專題研討演說，經「理成」及「中鼎」公司認知本創作之「新穎性」及施工上之「經濟價值」後，聘系爭專利創作人為「中鼎」公司台灣高鐵工程C280標段之設計顧問。然於91年，未經所有權人之許可，擅於C280標段一般鋼筋混凝土結構中大量使用鋼筋強化構造，侵害本專利之專利權。
⑶、經了解系爭專利受侵害，本案專利權人於91年3月委託律師
通知「韓商三星總建營造股份有限公司」、「韓商斗山重工業股份有限公司」與「理成營造工程股份有限公司」等高鐵聯合承攬公司停止侵害（製造商蘭州（詮新）工程股份有限公司，即舉發人於92年2月24日回函），惟上述公司等竟置之不理，仍繼續使用侵害（本案專利權人已於93年6月25日提起民事訴訟）。
⑷、此外，「互助營造股份有限公司」在台灣高鐵公司C210及C2
15兩工程標段，亦經過系爭專利創作人徐雨義專題研討演說後，連續大量採用系爭專利。顯見，系爭專利申請日（83年11月29日）之前，無論任何國內外關於建築之論文或施工之工法中，從未在系爭專利申請專利範圍中所載之「一般鋼筋混凝土結構中」使用具有「突出部」之一般鋼筋，以利用「突出部」使各鋼筋交接處得以交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝塑圍束，以增加該一般鋼筋混凝土結構體之結構強度與圍束及施工便利性。換言之，根據前揭「專利審查基準」所載「新型在市場上之成功如係因新型之技術特徵本身直接所獲得者，可作為進步性之有利事證之一。」可知，系爭專利確實具有「進步性」。否則為何於系爭專利申請前未見有「一般鋼筋混凝土結構中」中使用具有「突出部」之一般鋼筋？由此顯見，系爭專利確具「進步性」。
８、綜前所述，引證一與系爭專利在技術領域上並不相同，而引證一亦未揭露系爭專利申請專利範圍所載之技術內容，顯然無法證明系爭專利有任何違反專利法之處，原處分機關不察，僅於訴願答辯中針對系爭專利「突出部」是否一體成形之偏頗論述上爭執，已難稱公允；原決定機關除未加以糾正，而僅以「訴願答辯理由，核不足採」一語帶過外，更未針對系爭專利申請專利範圍所載之全部技術內容加以論究，亦未對「即不無再詳為斟酌」之斟酌情形加以說明；尤其，原訴願理由所論究之系爭專利申請專利範圍，顯然遺漏系爭專利之全部技術內容，已明顯違反專利法之規定；足見被告認事用法均有違誤而難稱公允。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、查被告撤銷原處分之理由為：原處分機關認系爭專利與引證一（83年3月1日公開之日本特許公報第0000000號專利案）之主要不同處，在於鋼筋與突出部之結合方式，惟其僅泛稱「系爭專利鋼筋一端之突出部乃一體成型」，並未詳為指明系爭專利一體成型之結合方式。查依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示：「其結構係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝土凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者」。其並未限定「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，故無論「突出部」與「鋼筋」係採用何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。因此，引證一鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地。雖原處分機關於93年4月29日（93）智專3（3）05052字第09320379170號訴願答辯書中稱「系爭專利…突出部與鋼筋係藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成型時為之，乃一體成型」等語。惟查，所謂系爭專利「突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地或在鋼筋成型時為之」之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第5頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕行據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證一比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據，訴願答辯理由，核不足採。乃將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。
２、原告訴稱：訴願決定並未就系爭專利申請專利範圍第1項獨立項中「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」與引證一是否相同加以比對等語。經查，引證一亦係使用於鋼筋混凝土結構，而上揭系爭專利申請專利範圍第1項所述，僅係於92年5月9日申請專利範圍修正本中，就系爭專利之實際應用範圍增加限定條件，並非屬於其形狀、構造或裝置上之創作特徵，自無庸予以論究。
３、原告復稱：其從未限定系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間為一體成形，原處分機關不察，逕自就此答辯，而被告亦僅就此審理，不知以何種理由作為系爭專利不具新穎性、進步性之論據等語。查原處分機關之論點有誤，此即被告撤銷原處分之主要理由，換言之，被告僅在糾正原處分審查錯誤之處，並未自為處分。故系爭專利是否具備新穎性、進步性之專利要件，仍應由原處分機關重新就系爭專利與引證案之技術內容詳為審酌後，再另為適法之處分。原告所訴，顯屬誤解。
４、綜上所述，被告所為之決定並無違誤，爰請判決如被告答辯之聲明。
三、參加人陳述：
１、凡對於請准之專利，任何人認為有專利法第1O4條所規定之情事者，得附具證據向智慧財產局提起舉發。依專利法第98條第1項第1款前段規定：「申請前已見於刊物或已公開使用」（即新型不具備新穎性之要件）仍不得申請取得專利，以及專利法同條第2項之規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，仍不得依法申請取得新型專利。」（即新型不具備進步性之要件），由是可知新型專利除了要具備「新穎性」，尚必須具備「進步性」，即倘若該新型案之特徵結構已見於申請前之刊物，並為熟悉該技術者易於思及之作時，則該新型便已喪失「新穎性」與「進步性」兩新型專利要件，而違反專利法規定，其專利權理應撤銷。又改制前行政院73年判字第1183號判決要旨謂：「申請前已見於刊物或已公開使用」並不以兩者之形狀、構造或裝置完全相同為必要，茍兩物品之創作動機、目的、構造、作用、技術及功效之主要部分相同，而其不同之附屬部分，僅係習用技術之轉換，為一般業者所容易想到者，即難謂新型。」換言之，凡申請專利之物品，於申請專利前即已有他人在國內外刊物上公開發表或已公開使用，致令他人可據以仿效者，或僅係運用申請前之同業間習用的技術、知識，作等效結構之變換，且所達成之功效與該習知技術、知識相比較，係屬顯而易知，而未具特殊功效之增進者，該申請在後之物品，即不得准予專利。參加人在收集日本專利公報資料後，發現日本「特許公報」第0000000號專利之內容與系爭專利幾乎完全相同，其提出申請日期為西元1992年10月6日，公告日期為西元1994年3月1日，專利取得有效日期為西元1992年6月10日。確認系爭專利並不符合新型專利條件，並於91年12月20日向智慧財產局提出舉發，於93年1月29日由智慧財產局審定為「舉發不成立」，參加人認為審定書所列舉理由有瑕疵，乃提起訴願，經經濟部訴願委員會重新審議，並於訴願決定書中載明：「原處分機關認系爭專利並未違反專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，所為舉發不成立之處分嫌有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受本訴願決定書後六個月內另為適法之處分」。原告未等後智慧財產局另為適法之處分，乃逕提行政訴訟。
２、系爭專利不符專利給與要件說明如下：參加人於舉發與訴願系爭專利不符專利給與要件時，曾引證日本「特許公報」第0000000號專利與系爭專利幾乎完全相同，今特詳細分析比較說明如下：
３、系爭專利若是工法專利，則與引證專利完全雷同；若為產品專利，則不具備進步性與新穎性，足見系爭專利不符合新型專利給與要件，應予撤銷。為此，請判決如被告答辯之聲明。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第97條暨第98條第1項前段所規定。惟如其新型「申請前已見於刊物或已公開使用者」或「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復分別為同法第98條第1項第1款及第2項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。
二、本件系爭第00000000號「強化鋼筋結構」新型專利舉發案，參加人所舉舉發證據附件二為83年3月1日公開之日本特許公報第0000000號專利案（即引證一），附件三為85年2月6日公開之日本特許公報第0000000號專利案（即引證二），附件四為日本業者公開使用引證一、二之型錄影本（即引證三）。經原處分機關審查，認引證一係於板狀固定部的一側設有柱狀突出部，柱狀突出部中央設有螺釘孔，周圍側面上設有填充材注入孔，鋼筋置入柱狀突出部的螺釘孔後，須由填充材注入孔注入填充材方可使用；然系爭專利鋼筋一端之突出部乃一體成型，其構造較引證一簡單，二者構造不同；又引證一鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合，系爭專利較引證一結構應力佳，具進步性，引證一無法證明系爭專利不具新穎性及進步性。另引證二公開日期85年2月6日，晚於系爭專利申請日（83年11月29日）；引證三無公開日期，均無法主張系爭專利不具新穎性及進步性。是系爭專利並未違反專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，乃為舉發不成立之處分。參加人則訴稱，系爭專利之技術及結構重點僅在於「於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積，而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固」。系爭專利與引證一相較，引證一之「板狀固定板」等同於系爭專利之「突出部」，且同為「一體成型」，二者相異處僅引證一之「板狀固定板」藉「螺孔套接」方式與「鋼筋」結合，而系爭專利之「突出部」則藉「摩擦焊接」方式與「鋼筋」結合，惟系爭專利之申請專利範圍中既未限制該「突出部」的結構及其與「鋼筋」一端之結合固定方式，引證一與系爭專利之構造實質相同。雖然系爭專利之專利說明書中記載「該突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地或在鋼筋成型時為之」，惟此並非系爭專利申請專利範圍訴求之特徵，自不得以之作為系爭專利較引證一結構應力佳具進步性之依據云云。被告則以，經查，參加人對原處分機關認引證二及三無法主張系爭專利不具新穎性及進步性部分，並無爭執，該部分自無庸再予審論，合先敘明。就系爭專利與引證一相較部分，原處分機關係謂：「系爭專利鋼筋一端之突出部乃一體成型，其構造較引證一簡單，二者構造不同，又引證一鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合，系爭專利較引證一結構應力佳，具進步性，引證一無法證明系爭專利不具新穎性及進步性」等語。故原處分機關係認系爭專利與引證一之主要不同處，在於鋼筋與突出部之結合方式，惟其僅泛稱「系爭專利鋼筋一端之突出部乃一體成型」，並未詳為指明系爭專利一體成型之結合方式。查依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示：「其結構係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝土凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者」。其並未限定「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，故無論「突出部」與「鋼筋」係採用何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。因此，引證一鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地。雖原處分機關於93年4月29日（93）智專3（3）05052字第09320379170號訴願答辯書中稱「系爭專利…突出部與鋼筋係藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成型時為之，乃一體成型」等語。惟查，所謂系爭專利「突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地或在鋼筋成型時為之」之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第五頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕行據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證一比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據，訴願答辯理由，核不足採。綜上所述，原處分機關認系爭專利並未違反專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，所為舉發不成立之處分，嫌有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審酌，於收受訴願決定書後六個月內另為適法之處分。原告不服，提起本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中略稱，訴願決定並未就系爭專利申請專利範圍第1項獨立項中「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」與引證一是否相同加以比對。原告從未限定系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間為一體成形，原處分機關不察，逕自就此答辯，而被告亦僅就此審理，不知以何種理由作為系爭專利不具新穎性、進步性之論據云云。惟查：
１、被告以：原處分機關認系爭專利與引證一之主要不同處，在於鋼筋與突出部之結合方式，惟其僅泛稱「系爭專利鋼筋一端之突出部乃一體成型」，並未詳為指明系爭專利一體成型之結合方式。查依系爭專利申請專利範圍（92年5月9日更正本）之揭示：「一種使用於一般鋼筋混凝土結構中之『強化鋼筋結構』，非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲，其結構係於鋼筋的兩端或一端固設一突出部，該突出部的底部端面正投影面積大於鋼筋的截面積而遮蓋鋼筋圓周的外緣，俾形成一受力面，並藉以使各鋼筋交接處交互卡持、嵌固，或單獨受混凝土之凝土凝塑圍束，可增加該鋼筋混凝土結構體之結構強度及施工便利性者」。系爭專利並未限定「突出部」與「鋼筋」之固定結合方式，故無論「突出部」與「鋼筋」係採用何種結合方式均包括在系爭專利申請專利範圍之內。因此，引證一鋼筋須注以填充材方可與柱狀突出部結合之結合方式，是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，即不無再詳為斟酌之餘地為由，而撤銷原處分。雖原處分機關於訴願答辯書中稱：「系爭專利…突出部與鋼筋係藉由壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地現場或在鋼筋成型時為之，乃一體成型」等語。惟被告認為：所謂系爭專利「突出部之固定可以藉壓鑄、鍛造或其他材料加工法在工地或在鋼筋成型時為之」之敘述，僅係記載於系爭專利說明書第5頁之創作說明中，該部分既未記載於系爭專利申請專利範圍，自不得逕行據此限縮系爭專利申請專利範圍，而以之與引證一比較審查，作為系爭專利具新穎性、進步性之論據。本院核無不合，應予維持。
２、引證一亦係使用於鋼筋混凝土結構，而上揭系爭專利申請專利範圍第1項所述之「使用於一般鋼筋混凝土結構」、「非使用於預力混凝土結構中之預應力鋼筋及預應力鋼索或鋼絲」，僅係於92年5月9日申請專利範圍修正本中，就系爭專利之實際應用範圍增加限定條件，並非屬於其形狀、構造或裝置上之創作特徵，自無庸予以論究。
３、原處分機關就系爭專利申請專利範圍中之「突出部」與鋼筋之間限定為一體成形之論點有誤，此即被告撤銷原處分之主要理由，換言之，被告僅在糾正原處分審查錯誤之處，並未自為處分。故系爭專利是否具備新穎性、進步性之專利要件，仍應由原處分機關重新就系爭專利與引證案之技術內容詳為審酌後，再另為適法之處分。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」之決定，揆諸首揭規定，並無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，並無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段判決如主文。
中華民國94年11月2日
第四庭審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟上為正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年11月2日
書記官劉道文