裁判字號：臺灣臺北地方法院96年智字第99號民事判決
裁判日期：民國97年11月28日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣臺北地方法院民事判決96年度智字第99號原告星半島股份有限公司法定代理人丙○○訴訟代理人 劉昌崙 律師
趙君宜 律師甲○○被告乙○○訴訟代理人 方智雄 律師上列當事人間侵權行為損害賠償事件，本院於民國97年11月11日言詞辯論終結，判決如下：
主文被告應給付原告新台幣壹拾參萬元及自民國96年11月23日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新台幣肆萬參仟元供擔保後，得假執行。
但被告以新臺幣壹拾參萬元為原告供擔保後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、原告起訴主張
一、訴外人甲○○於民國（下同）94年3月21日與被告訂立契約，自94年4月1日起將址設台北市○○區○○○路○段○○號1樓「半島飲食行」之經營權讓與被告，並同時將原告已向經濟部智慧財產局登記註冊，指定使用於咖啡、可可、茶葉、咖啡豆等商品之「半島PEN.LAND及圖形」商標專用權（下稱系爭商標），與被告簽立商標使用權協議書，約定被告自94年4月1日起每月給付商標使用費10,000元予原告，即可繼續使用「半島PEN.LAND及圖形」商標1年。
二、詎自94年11月起被告未依約給付上述使用費，原告遂於94年11月間通知被告終止租約，並於同年月25日發信通知被告應於同年月底前停止使用系爭商標於咖啡相關商品、廣告、和招牌。然被告竟基於於類似商品使用近似商標之意，在其所負責經營之「半島飲食行」之新招牌上以中文「半島」作為其商號名稱之特取部分，且在招牌上另有「冷熱飲、COFFEE、CAFE」等文字，使「半島」二字同時表彰其所提供之咖啡等飲料服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，至95年12月間始將招牌上咖啡、冷熱飲等文字刪除。自96年1月起至97年3月間，系爭招牌「半島」二字仍特別放大且佔據該招牌之大部分位置，成為該招牌之主要部分，其餘「飲食行」三字僅以較小之文字放置其旁，則該招牌與原告所有之系爭商標二者相較，皆有中文「半島」，僅字尾有無說明性文字「飲食行」之些微差異，其中文「外觀、觀念、讀音」皆高度近似，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品、服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，是以系爭招牌，確有足證明被告具侵害原告系爭商標權之故意。
三、上開被告侵害原告系爭商標權之行為，業經台灣高等法院96年度上易字第2091號刑事判決有罪確定在案，故原告得依據民法第184條第1項前段及商標法第61條第1項，請求被告給付自94年11月1日起至96年11月1日止，以系爭商標權使用協議書之約定為計算標準，每月10,000元、24個月共計240,000元之損害賠償。又本案依被告之資力、侵害原告商譽之程度（自94年11月至97年3月18日長達2年餘）、商標自註冊至今近達10載，系爭飲食行之營業收入總額（每年至少高達百餘萬），原告得請求被告給付260,000元，作為因被告侵害原告所有系爭商標而造成原告業務上信譽所受損害之賠償。
至被告於97年5月20日前之招牌仍著重強調「半島」二字，半島二字字體比例佔據該招牌大部份版面，是系爭招牌仍有侵害原告商標權之情事，原告得依商標法第61條第3項之規定請求被告為「其他必要處置」，即請求被告將招牌上半島飲食行五字同等比例放大。
四、為此，聲明請求：
1.被告應給付原告500,000元及自94年11月1日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
2.被告應將現「半島飲食行」招牌上之字體以同等比例作成。
3.願供擔保請准宣告假執行。
貳、被告抗辯如下
一、原告註冊之商標為「半島PEN.LAND」，被告之店名為「半島飲食行」，兩者顯然不相同。原告之商標註冊使用之類別為商標法施行細則第13條，商品及服務分類表第30類「麵包、餅乾、糖果、巧克力糖、蜂蜜、可可、咖啡、茶葉、咖啡豆」等商品，被告之商店則屬於該表第43類「提供食物及飲料之服務」，屬於服務類，與原告適用之商品類不同，兩者於異時、異地、隔離及通體觀察，具備普通知識經驗之消費者，施以通常之辨別及注意，並無引起混同之虞。而原告之系爭商標專用權，既僅適用於麵包、餅乾、糖果、巧克力糖、蜂蜜、可可、咖啡、茶葉、咖啡豆等類之商品，因此被告在自己經營之餐廳內，提供無商標之咖啡等一般飲料、餐點供消費者飲用，不在原告系爭商標專用權效力範圍之內。且原告自己並無生產咖啡等商品，原告從其他商人處取得之咖啡，並無任何特別之處，半島牌咖啡商品，在當今消費市場並無特殊之聲譽，從一般常識即可判斷被告之「簡餐半島飲食行」招牌（服務類）與原告之「半島PEN.LAND」牌商品（商品類），兩者差異極大，不致發生聯想、混淆、誤認，並無商標法第81條第3項規定「於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞」之情事發生。而被告一再依照原告之要求修改招牌，可見被告並無侵害原告本件商標專用權之故意。原告已自承並無其經營之連鎖店或加盟店，足證其商標在市場上之知名度低，被告殊無侵害其商標之必要。
二、被告於95年1月初，已將系爭商標文字刪除，故被告未付使用費而使用原告之系爭商標期間，僅自94年11月1日起至95年1月初止，故原告實際遭受之損害僅為2個月之使用費20,000元。原告謂損害期間係自94年11月1日起至96年11月1日止，共24個月，每月損害10,000元，共損失24,000元云云，實無理由。而原告提出之「半島餐廳名片」乙紙，係94年4月1日起至同年10月間，被告向原告合法租用系爭商標權期間印用之舊名片，於94年11月租約終止後，被告即已停止使用，原告持該合約期間取得之舊名片，作為被告於95年1月以後尚繼續使用系爭商標之證據，實不足採。
三、原告法定代理人之母親即訴外人甲○○使用系爭商標於半島飲食行生意之經營，因虧損無法維持而以低價頂讓予被告，被告接手後，因系爭商標之知名度不足，亦同樣陷於虧損之狀態，故被告自94年11月即未再給付系爭商標使用費予原告。至於被告提出歷年營利事業所得稅申報書之營業收入，均為販賣餐飲之收入，並非販賣系爭商標咖啡等商品之貨款收入，每月收入僅在87,067元至145,966元之間，扣除租用餐廳之房租固定支出每月100,000元、3名員工固定薪資支出每月100,000餘元、餐飲原料貨款每月約80,000餘元、水電費支出每月約20,000餘元，每月之營業收入均不夠前開支出。
且原告之系爭商標並無他人在使用，原告公司之地址，目前寄設在台北市○○街○段181之3號1樓神裕印材有限公司內，原告本身並無店面在營業，可見原告主張其商標之信譽如何因被告之招牌有半島二字而受減損260,000元之損害云云，誠為誇大不實之主張，不宜採信。
四、又查原告之商標名稱為「半島PEN.LAND」，使用之商品名稱限於「麵包、餅乾、糖果、巧克力糖、蜂蜜、可可、咖啡、茶葉、咖啡豆」。被告現有招牌標明「半島飲食行、簡餐、火鍋」，兩者之名稱、營業種類，顯然均不相同，無論依通體觀察原則、比較主要部分原則、隔離觀察原則，被告之招牌並無使一般消費者發生誤認為原告之系爭商標而發生混淆之虞，因此原告請求被告將現有「半島飲食行」招牌上之字體，以同等比例做成，顯然無理由。至於「半島」二字之字體大小如何，原告於商標註冊申請書內既無特別之申請，主管機關亦無特別之裁示，其請求被告應將招牌中「半島」二字與「飲食行」三字應等同大小云云，顯然依法無據。
五、為此，聲明請求駁回原告之訴，且如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
參、本院之判斷
一、基礎事實與爭點
1.原告起訴主張其為系爭商標「半島PEN.LAND及P(同心圓)圖形」之商標專用權人。訴外人甲○○即原告法定代理人之母親於94年3月21日與被告簽訂契約，將址設台北市○○區○○○路○段○○號1樓半島飲食行之經營權，自94年4月1日起轉讓與被告，並由原告授權被告於系爭半島飲食行內使用系爭商標，使用期限自94年4月1日起至95年3月
31日止，使用費每月1萬元。被告於94年11月1日起即未給付使用費，且被告因侵害原告系爭商標權，經法院刑事判決有罪確定等情，為被告所不爭執，並有經濟部智慧財產局之商標註冊證、經營權移轉協議書及商標使用權協議書、台灣台北地方法院95年度易字第395號、台灣高等法院96年度上易字第2091號刑事判決等件在卷可憑，應認為真實。
2.被告抗辯系爭地址上自86年4月15日起本即有半島飲食行之設立，被告自訴外人甲○○承接系爭飲食行後，所營係餐飲服務，而原告之商標係使用於商品等情，亦為原告所不爭執，並有營利事業所得稅結算申報書等件在卷可按，亦應認為真實。
3.綜合兩造之陳述及上述不爭執之基礎事實，本件之爭點為被告於94年11月1日起未給付系爭商標使用費後，有無侵害原告系爭商標權之行為及其損害賠償之計算暨原告得否請求被告排除侵害。
二、得心證之理由
1.按商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖象、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第六條定有明文。經查原告為系爭商標註冊號碼00000000，權利期間自87年4月16日起至106年8月15日止，指定使用於麵包、餅乾、糖果、巧克力糖、蜂蜜、可可、咖啡、茶葉、咖啡豆等商品之商標專用權人，系爭商標之主要字樣為「PEN.LAND」及「半島」，圖形為「P(含同心圓)」，有系爭商標註冊證在卷可憑。系爭商標原係使用於訴外人甲○○所經營設於台北市○○○路○段○○號1樓之半島飲食行，除了招牌使用「半島咖啡館」、「PEN.LAND」及上揭圖形外，並使用於介紹餐飲項目之名片及店內之餐巾紙等，見台灣台北地方法院檢察署偵查卷95年度他字第2282號第10頁(告證四)及同署95年度偵字第23010號第11頁背面。而原告之法定代理人 林燕玉 於94年3月21日除與被告簽訂系爭半島飲食行之轉讓經營權協議外，並由原告與被告簽訂半島咖啡館商標使用權協議書，授權被告自94年4月1日起至95年3月31日止，僅限於上址之半島咖啡館內使用系爭商標，使用費每月1萬元。故被告自94年4月1日起即繼續於半島飲食行內使用標記系爭商標之招牌、名片及餐巾紙等，並依約給付授權金迄94年10月31日。
2.次按終止契約，依民法第263條準用同法第258條之規定，應向他方以意思表示為之。經查被告拒絕給付授權金並表明不再使用後，原告即於94年11月25日發函通知被告自94年11月(信函中應係誤載為10月)1日起終止授權契約，見上揭偵查卷第7頁(告證三)，是兩造之系爭商標使用權協議書，應認已於94年10月31日終止。次查被告於收受原告之終止信函後，隨即更改招牌，改為「半島」飲食行並附加簡餐、咖啡等字樣，並繼續使用店內原有之名片等，迄95年11月29日被告於偵查中表示願將招牌及名片上之咖啡等字樣除去，見上揭偵查卷第5頁，而被告亦於台灣台北地方法院96年度易字第395號96年3月19日刑事準備程序時自陳係於當次檢察官偵訊後，即於95年12月將系爭招牌上之咖啡字樣除去，見上揭刑事卷第15頁，雖被告於96年7月5日於同一審之刑事審判時辯稱係95年1月初改的，致刑事判決均認定犯罪事實迄95年1月，見上揭刑事卷第37頁，惟查被告在上皆審判筆錄時，亦供稱係因檢察官要求改掉，而於95年1月初改的，然對照原告係於95年3月23日始向檢察署提起告訴，則被告於審判庭所言較不可採，被告應係於95年11月29日偵訊後，即上揭刑事準備程序中所稱之95年12月始將招牌上之咖啡字樣移除。又被告雖辯稱自94年11月起即已不再使用標有系爭商標之名片及餐巾紙等語，惟查被告於上揭偵查庭中亦曾同意檢察官之要求將名片上之咖啡字樣移除，見上揭偵查卷第5頁，且被告於刑事案件審理中從未辯稱其自94年11起即不再使用系爭名片等，故應認被告亦係於95年11月29日偵訊後始不再使用系爭標記系爭商標之名片及餐巾紙等。
3.又按於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意，商標法第29條第2項第2、3款定有明文。
且按商標法第61條第2項規定，未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。故如未得商標權人同意，為上開行為，並致相關消費者混淆誤認之虞時，自屬侵害商標權之行為。被告於94年11月1日不再給付商標授權金後，即應明知不可再使用相同或類似之商標，惟仍繼續使用標有系爭商標之招牌、名片等，及附加咖啡等字樣之半島飲食行招牌，迄95年11月29日偵訊後始移除咖啡字樣，被告所為即係侵害原告之商標權，縱無故意，亦有應注意而未注意或預見其發生而未為避免之過失。雖被告辯稱原告之系爭商標係使用於商品，而被告所營係餐飲服務，故不可能有近似或混淆之虞等語，然因原告商標得使用之商品類別包括咖啡，而原半島飲食行即係以半島咖啡館對外營業，且被告於收受終止信函後變更之招牌，亦標記提供咖啡飲料之服務，是被告明知已無權利，卻仍繼續使用相同之招牌、名片等及加註咖啡之招牌，且用於同一地點，當然有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害原告之商標權。故應認被告自94年11月1日起至95年11月30日止有侵害原告系爭商標權之行為。
4.另按商標法第30條第1項第1款規定，凡以善意且合理使用之方法表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。且商標之標示，應足使一般消費者認識其為表彰商品或服務之標示，並得藉以與他人之商品或服務相區別而言。而是否作為商標使用，應就歷來市場實際交易情形等具體客觀事實，視其是否足資消費者藉以區別所表彰之商品或服務之來源斷之。經查本件被告於95年12月以前使用之招牌，係以半島二字為中心，飲食行及咖啡等字樣縮小在旁，且被告又曾與原告簽訂商標授權書，故難認其係善意且合理使用系爭服務名稱。次查原告另主張被告於95年11月29日偵訊後移除咖啡等字樣，因刻意強調半島二字，故仍屬侵害原告商標權之行為等語。惟查被告侵害原告之商標權，主要係因原告商標得使用之商品類別包括咖啡，而原半島飲食行即係以半島咖啡館對外營業，而被告變更招牌後之半島飲食行亦提供咖啡飲料之服務，如被告將咖啡等字樣移除，因系爭商店本即於該址設立半島飲食行，且其營業項目為餐飲服務，與原告系爭商標係使用於商品，即屬有間，不當然產生致相關消費者產生混淆之情形，況被告使用設立該址多年之半島飲食行為其招牌名稱，已非可認係作為商標使用，應屬以善意且合理使用之方法表示其服務之名稱。此外，原告亦不能證明，被告經95年11月29日檢察官曉諭不得使用相同或類似系爭商標於其半島飲食行內之名片及餐巾紙等後，仍有繼續使用之行為，故應認被告自95年12月後即未再侵害原告之系爭商標權。
5.末按因故意或過失，不法侵害他人權利者，應負損害賠償責任，民法第184條第1項前段定有明文。且商標法第61條第1項規定，商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。綜上，被告縱無故意亦因過失而不法侵害原告之商標權，揆諸上開規定，原告自得向被告請求損害賠償。經查被告未經原告同意，使用相同及近似原告系爭商標之商標，則原告至少受有授權金之損害，故原告以兩造間協議之使用費為標準計算損害賠償金，應屬合理。惟查被告自94年11月1日起未再給付使用費起迄95年11月29日經檢察官曉諭而不再侵害原告商標權止，合計約13個月，故原告請求被告給付自94年11月1日起至95年11月30日止，按月以1萬元計算之損害賠償金共13萬元，為有理由，逾此部份之請求，則不應准許。末查損害賠償之債，其遲延利息之計算應自催告時起算，故本件原告請求自起算狀繕本送達翌日即96年11月23日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部份之請求，則應駁回。
6.另原告依據商標法第61條第1、3項排除或防止侵害之規定，請求被告將現行招牌上半島字體應與其他飲食行等註記相同等語云云，惟查被告現行招牌，僅係表彰自己之服務，已未侵害原告之商標權，故原告此部份所請，並無理由。至原告另依商標法第63條第3項主張被告應給付原告關於信譽受損之損害賠償26萬元等語云云。經查該項係規定商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。然原告並不能證明其業務上信譽已因侵害而致減損，原告雖主張依據被告提出半島飲食行92年度至95年度營業事業所得稅結算申報書上，營業總收入均有百萬元以上，顯見半島已建立相當之知名度等語，然此僅能證明半島飲食行之營收，不能證明原告之信譽受損，且原告所營半島咖啡館僅西門町一家，既非連鎖商店，地點亦與被告所營半島飲食行相距不近，實難認其信譽有因被告之行為而減損之情形。
肆、綜上所述，原告本於侵權行為法律關係，請求被告賠償12萬元，及自96年11月23日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍請求，均無理由，不應准許。本件原告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，分別聲請宣告假執行或免為假執行，本院經審核尚無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請，已失所附麗，併予駁回。
伍、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
陸、據上論結：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。
中華民國97年11月28日
民事第五庭法官熊誦梅以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國97年11月28日
書記官董美妙