裁判字號：最高行政法院94年判字第1276號判決
裁判日期：民國94年08月18日
裁判案由：新型專利異議
最高行政法院判決
94年度判字第01276號上訴人又中科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 陳啟舜 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○
參加人協禧電機股份有限公司代表人丙○○上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人對於中華民國93年1月14日臺北高等行政法院91年度訴字第4183號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理由
一、緣參加人前於民國（下同）八十八年七月十三日以「改良型散熱風扇座」向被上訴人申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，上訴人之前身榮原科技股份有限公司以其不符新型專利要件，對之提起異議，並提出異議附件一為八十七年十月二十一日公告之第00000000號「中央處理器之散熱基板構造」新型專利案（下稱引證一），異議附件二為八十七年十二月十一日公告之第00000000號「中央處理器之散熱器」新型專利案（下稱引證二）為證據。案經被上訴人審查，以九十一年四月十一日（九一）智專一（四）○四○八五字第○九一八九○○○八五二號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回後，遂提起行政訴訟，原審法院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。
二、本件上訴人在原審起訴主張：所謂系爭案形成一體成型之定位環圈，可達節省材料之功效，並非系爭案申請專利說明書「創作目的與功效」所揭載之事項，不得作為認定進步性之依據。且系爭案「定位環圈」之長度、寬度及厚度皆未設限，引證一、二之基板５、２亦同，根本欠缺估算用料多寡之依據，則被上訴人遽為節省材料之判斷，已有片面臆測事實之違法。系爭案申請專利說明書所載之「該一體成型之定位環圈，其將原本獨立之各個架設板予以連結，具有對稱鎖固之靜音效果」等功效，其亦與引證一之「整片式之基板」及引證二之「基板之圍牆連接各橫桿」為同一技術手段及具有相同之效果。就系爭案之申請專利說明書所載之創作目的及其申請專利範圍第一項（獨立項）所載之技術內容而言，系爭案之技術內容與引證一、二相同。又系爭案與引證案之差異僅一形成環狀之定位環圈，一形成整片式之基板，且系爭案係將該引證一、二之基板作局部削除，乃運用申請前既有之引證一、二所公開之技術或知識，且為熟習該項技術者所能輕易完成。另引證一、二基板「形狀」並未設限為「整片式」，既為被上訴人所不爭，則其遽以引證一、二之基板５、２係「整片式」為比較用料多寡之依據，豈無矛盾？系爭案將其形狀改成「環狀」後，反而不利於防止吹向散熱片之空氣回流，嚴重影響其所欲達成之「避免擾流，使氣流之風向穩定」之創作目的，被上訴人補充答辯時，卻以該事項非原處分認定進步性之依據，拒絕答辯，豈非適足以證明被上訴人默認系爭案在「防止吹向散熱片之空氣回流」上不如引證一、二。又系爭案「創作目的、功效」所欲實現之「在使風扇座之鎖固（定位）」上不如引證一、二，被上訴人卻避不回應，足證上訴人主張系爭案無功效之增進，真實不虛。求為撤銷原處分及訴願決定之判決。
三、被上訴人則以：該引證一、二係整片式之基板，與系爭案相較，需耗費較多的材料，故系爭案可節省材料之功效並無不實，且系爭案空間型態屬創新，其「風扇座各個支架末端向上的轉折部與架設部間，設置一體成形環繞的定位環圈，而將各個架設板予以連接，且令各個架設板間形成上側為定位環圈且兩側為架設板予以框設之氣流出口」之構造特徵不同於引證一、二，難謂不具新穎性及不具進步性，故訴願決定與原處分並無違誤等語，資為抗辯。
四、參加人陳述：系爭案在申請專利範圍的主項（即第一項）中，清楚記載其構造特徵為一種改良型散熱風扇座，該風扇座之底板周緣向外延伸出若干支架，支架末端向上形成轉折部，而在轉折部頂端向外延伸出架設板，架設板中設置穿孔，風扇可設置於風扇座之底板，風扇座可置入鰭片座之容置槽中，而架設板則可以抵靠於鰭片頂端，螺絲可穿入相對的架設板之穿孔並鎖固於鰭片之對應間隙中，其特徵在於：風扇座各個支架末端向上的轉折部與架設板間，設置一體成型環繞的定位環圈，而將各個架設板予以連結，且令各個架設板間形成上側為定位環圈且兩側為架設板予以框設之氣流出口。系爭案在申請專利範圍所界定的整體構造內容，其中圖中所示的四支支架均向外延伸形成有小面積的架設板，且在二者之間則設有一體成型環繞的定位環圈，且在各架設板間定位環圈處框設有氣流出口等，與二引證案所揭露的技術手段完全不同，故本件系爭案確實具有新穎性。由於系爭案的技術手段及構造特徵如前所述的設計，於實際使用時，除了可以具有較佳的散熱及通風效果之外，確可以大幅減少材料的使用量，尤其在此種體積小且在電腦設備散熱需求上所大量使用，又由於此項產品的售價較低的情形下，若可在成本上予以降低，則在數量較大即可節省其相當比例的成本；反之，在二引證案的基板均呈整片式，在材料成本的耗費上確極為可觀。又上訴人在各次書狀的附件圖式中，一再主張系爭案的架設板設計，僅係將整片式的基板做部分的切割即可形成的簡易思及，假設可在系爭案提出申請之前即可得知，何以在各引證案均未見有如此設計。因此，以此種事後諸 葛孔明 或想當然耳等之說，顯然不足採信，亦無法據以主張系爭案不具進步性。
五、原審判決駁回上訴人之訴，其理由略以：㈠系爭案係針對其圖式第八圖之習用散熱風扇座加以改良，並未將引證一、二列為說明書中之先前技術，故並未於說明書中提及兩者在功效上之差異，而上訴人提出異議後被上訴人方得以依據專利法之規定比較兩者在構造特徵及功效上之實際差異。而引證一及二係整片式之基板，與系爭案相較，需耗費較多的材料，則系爭案可節省材料之功效並無不實。又系爭案空間型態屬創新，其「風扇座各個支架末端向上的轉折部與架設板間，設置一體成形環繞的定位環圈，使達對稱鎖固之靜音效果，而將各個架設板予以連接，且令各個架設板間形成上側為定位環圈且兩側為架設板予以框設之氣流出口，可穩定風向之送出擴散。是系爭案無論與第八圖習用散熱風扇座或引證一及二相較，其構造特徵皆未被揭露，難謂為熟習該項技術者所能輕易完成，且系爭案達其特定之功效而無相互違背之情事，應具新穎性及進步性。㈡新型專利除非係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，方不得取得專利；系爭案其形狀、構造及特徵在空間型態上可明顯看出係屬創新，而非單純之局部削除或構件省略，且亦達特定之功效，難謂為熟習該項技術者運用習知技術可輕易完成且未能增進功效者。㈢專利審查基準第2-2-21頁規定「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」，其中提及「應確實依據引證所載之技術或知識」作研判，故當上訴人提出異議後，被上訴人方得以依據專利法之規定比較異議引證資料與系爭案在構造特徵及功效上之實際差異，並無不符專利法規之情事。引證一、二係「整片式」之基板，若設計成特定之「環圈式」，自可節省材料，故系爭案可節省材料功效並無不實。又依改制前行政法院七十一年判字第六○八號判決要旨「新型重在型之創新，故所用之原理相同，作用目的相同，惟若其構造設計上有不同，仍不失其為新型專利」之意涵，則系爭案其形狀、構造及特徵在空間型態上明顯屬創新，非單純之局部削除或構件省略，且亦達特定之功效，自當取得新型專利。㈣引證一、二基板之「形狀」雖並未設限為「整片式」，惟不論為任何形式，其並未揭露系爭案之「環圈式」設計；原處分並未在「防止吹向散熱片之空氣回流」方面認定系爭案具進步性；判斷有無增進功效，依專利審查基準規定，「應確實依據引證所載之技術或知識」作研判，故原處分依異議引證資料與系爭案之實際差異作比較，並無不當。
六、本件上訴意旨略謂：系爭案之「技術內容、特點（專利特徵）」僅在於以「定位環圈14、44、64」將各「架設板13、43、63」予以連結一起之部分而已；其與引證一、二之差別，僅在於系爭案「定位環圈14、44、64」之「形狀」係呈「環狀」，引證一、二係以「整片式」之「基板5、2」予以連結一起，此有上訴人於原審庭呈之引證一樣品、系爭案模型（按：未附卷），及原審卷附件八、九及十八等對照圖可稽。以上事實，業為被上訴人所不爭。當事人所爭者、僅在於前開「形狀」上之差異，究竟有無功效之增進部分而已（即進步性問題）。則原審判斷訴願決定及原處分有無違法，自當以前開爭點為準，始為適法。惟對於前開引證一樣品及系爭案模型二項補強證據，原審並未在判決理由項下記載其意見，已有判決不備理由之違法（最高法院二十九年上字第八四二號判例參照）；原審所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如可，以及取捨之原因如何，皆未記明於判決，僅以「可明顯看出」，即遽認系爭案之形狀、構造及特徵在空間型態係屬創新，而非單純之局部削除或構件省略，且亦達特定之功效，難謂為熟習該項技術者運用習知技術可輕易完成且未能增進功效者，自有判決不備理由之違法（最高法院四十三年台上字第四十七號判例參照）；系爭案以「定住環圈14、44、64」將各「架設板13、43、63」予以連結一起之技術，與引證一、二並無不同，僅其「形狀」有「環狀」與「整片式」之別而已，既為被上訴人所不爭，且有前開諸證據可憑，則原審猶遽認系爭案「空間型態屬創新」、「其構造特徵皆未被揭露」及「非單純之局部削除或構件省略」，顯與證據資料不相符合，其判斷與論理法則及經驗法則有違，自不得謂非違法（最高法院二十八年上字第二二五０號及六十九年台上字第七七一號判例參照）；退步而言，苟如原審所認，系爭案「空間型態屬創新」、「其構造特徵皆未被揭露」及「非單純之局部削除或構件省略」，即不承認系爭案之專利特徵係「運用」引證一、二之既有之技術。果爾，系爭案已無其核准審定時專利法第九十八條第二項有關「新型係運用申請前既有之技術或知識」前提要件之適用餘地，遑論「為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」之要件？則原審猶針對後者進行審斷，與前開認定前後牴觸，不無判決理由矛盾之違法（最高法院五十三年台上字第二一五七一號判例參照）；按「認定事實，須憑證據，不得出於臆測，此項證據法則，自為行政訴訟所適用」，本院著有六十一年判字第七十號判例。系爭案之形狀、構造及特徵在空間型態上與引證一、二是否相同？是否為引證一、二「整片式」「基板5、2」之局部削除或構件省略？若有差異，其差異是否為熟習該項技術者運用習知技術可輕易完成且未能增進功效者？皆屬事實問題，非可憑空主張（本院五十年判字第二十三號判例參照）。查不論自引證一樣品及系爭案模型，或自上訴人提出原審之附件八、九及十八等對照圖目視，系爭案第一圖所示之專利特徵（即其申請專利範圍第一項）與引證一第七圖之差別，僅在於圖中「橙色斜線」部分而已，系爭案第五、七圖所示之專利特徵（即其申請專利範圍第二至四項）與引證二第一圖之差別亦同。另自前開諸圖「藍色範圍」所示，亦可輕易看出系爭案第一、五、七圖具有與引證一第七圖及引證二第一圖相同之「環圈」形狀特徵。足見前開原審所為系爭案「空間型態屬創新」、「其構造特徵皆未被揭露」及「非單純之局部削除或構件省略」之認定，暨「引證一、二基板之『形狀』雖並未設限為「整片式」，惟不論為任何形式，其並未揭露系爭案之『環圈式』設計」，皆與證據所示不符。則原審以與證據資料不符之事實為判決之基礎，自非適法（最高法院二十八年上字第二二五０號及六十九年台上字第七七一號判例參照）；按估算前開系爭案定位環圈、架設板及引證一、二基板等「一體成型」物品所需材料之多寡，一般係依其「體積」大小而定。而計算體積之大小，係以物體之長度、寬度及厚度（高度）之相乘結果為準，此乃普通物理常識。引證一、二基板5、2之「形狀」並未設限為「整片式」，既為被上訴人所不爭，亦為原審所審認如前，其基板之長度、寬度即為不確定，其厚度亦未設限，故高度（厚度）亦為不確定。同理，系爭案「定住環圈14、44、64」及「架設板13、43、63」之長度、寬度及高度（厚度）亦皆未設限，故其長度、寬度及高度（厚度）亦為不確定。估算系爭案定住環圈、架設板及引證一、二基板所需材料多寡之長度、寬度及高度（厚度）等基礎資料既均為不確定，自無從獲得其所需材料多寡之具體數據。既乏具體數據，則原審僅憑被上訴人之片面主張，遽認「引證一、二係『整片式』之基板，若設計成特定之『環圈式』，自可節省材料，故系爭案可節省材料功效並無不實。」云云，自有憑空認定事實之違法。其以「引證一及二係整片式之基板」，遽認「與系爭案相較，需耗費較多的材料，則系爭案可節省材料之功效並無不實」，與前開原審所審認之「引證一、二基板5、2之『形狀』並未設限為『整片式』」前後牴觸，亦有判決理由矛盾之違法。況針對上訴人前開於原審之主張，原審並未在判決理由項下記載其意見，複有判決不備理由之違法；上訴人主張「節省材料」並非系爭案說明書「新型目的及功效」所主張之事項，亦不得作為主張「進步性」之依據。當事人所爭者，在於原處分是否違反有關「針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」之規定部分。被上訴人辯稱「．．．其中提及『應確實依據引證資料所載之技術或知識』作研判，故當原告提出異議後，本局方得以依據專利法之規定比較異議引證資料與系爭案在構造特徵及功效上之實際差異」，與前開爭執事項無關，純屬顧左右而言他、實問虛答之狡辯。原審不查，竟率認其主張並無不符專利法規之情事。其以片段規定取代全部規定而適用，已牴觸司法院釋字第三八五號所稱「本於法律適用之整體性，當不得任意割裂適用」意旨，自有適用法規不當之違法。末按申請專利之說明書，除應載明其「技術內容、特點（創作手段）」外，尚須載明其「創作目的」及「創作功效」，且「創作功效」所應記載之「特有功效」，係指依據申請專利新型之「技術內容、特點」始能獲得之功效而言，又在核准審定公告後修正說明書者，僅限於申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載之一始得為之，且不得變更申請案之實質，足見未於申請專利說明書之「創作目的」及「創作功效」揭載者或非申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效，皆不得作為認定「進步性」之依據。查「可節省材料」，並非系爭案說明書「創作目的及功效」所主張之事項，亦非其申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效，依前開說明，本不得作為主張「進步性」之依據。則原審以系爭案「可節省材料」，遽為具有「進步性」之認定，顯難謂為適法。況退步言，苟如前開所述，非系爭案說明書「創作目的及功效」所主張之事項，亦非其申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效，亦得作為主張「進步性」之依據，則上訴人於原審，依系爭案說明書「創作目的及功效」所揭載之「防止吹向散熱片之空氣回流」功效，主張引證一、二之「整片式」「基板5、2」遠較系爭案之「環狀」「定位環圈14、44、64」之功效為佳，系爭案自不具「進步性」，原審遽以「原處分並未『在防止吹向散熱片之空氣回流』方面認定系爭案具進步性」而予駁回，豈無前後標準不一之情事？被上訴人猶無視於行政程序法第六條「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」及第九條「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」之規定，竟敢妄言：「原審之判決理由主張係針對系爭案是否具進步性，並不需要將所有引證資料之優點一一引述，故並無前後標準不一之情事」云云，不無濫用權力之違法。爰請求廢棄原判決，並撤銷原處分及訴願決定等語。
七、本院查：㈠按人民請求行政機關核發對其有利之行政處分，遭到否准，
而認為其權益受到違法損害，依法提起行政訴訟時，原則上應提起請求行政機關作成其所申請行政處分（行政訴訟法第五條第二項）之課予義務訴訟，而非僅提起請求撤銷行政機關否准其申請處分（行政訴訟法第四條第一項）之訴訟，否則即使勝訴，因撤銷行政機關否准其申請之行政處分，並不相當於命行政機關作成其所申請之行政處分，原告請求法院保護其權利之目的，亦無法在一次訴訟中實現。故遇此情形，宜由法院行使闡明權，使原告為完足之聲明。本件上訴人之前身榮原科技股份有限公司以系爭案不符新型專利要件，對之提起異議，其目的即在申請被上訴人為異議成立，不予系爭案專利權之處分，經被上訴人為「異議不成立」之處分（即駁回其申請）後，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟，除聲明撤銷訴願決定及原處分外，並於辯論意旨狀主張被上訴人應為異議成立之處分（見原審卷第151頁），其是否有提起課予義務訴訟之意思，自有加以闡明之必要。然原審未行使闡明權，逕就上訴人所提起之撤銷訴訟為判決，容有未洽。
㈡次按「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之
結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。依前項判斷而得心證之理由，應記明於判決」、「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論。審判長應向當事人發問或告知，令其陳述事實、聲明證據，或為必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之」，行政訴訟法第189條、第125條第2、3項分別定有明文。原判決理由雖謂「系爭案空間型態屬創新，．．．（引述系爭案申請專利範圍第一項之內容）。是系爭案無論與第八圖習用散熱風扇座或引證一及二相較，其構造特徵皆未被揭露，難謂為熟習該項技術者所能輕易完成，且系爭案達其特定之功效而無相互違背之情事，應具新穎性及進步性。」及「系爭案其形狀、構造及特徵在空間型態上可明顯看出係屬創新，而非單純之局部削除或構件省略」，惟並未引用系爭案之圖示（按遍查全卷未見附有系爭案之申請專利說明書），又未列舉引證案之申請專利範圍內容，亦即原審所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，皆未記明於判決，僅以「可明顯看出」，即遽認系爭案之構造特徵皆未被引證案揭露，其形狀、構造及特徵在空間型態係屬創新，而非單純之局部削除或構件省略等情，自有判決不備理由之瑕疵，且原審既未命當事人提出系爭案之申請專利說明書（含圖示）加以調查，即難謂其調查證據及言詞辯論之程序已臻完備。又上訴人於原審提出附件八、九及十八等對照圖，主張系爭案第一圖所示之專利特徵（即其申請專利範圍第一項）與引證一第七圖之差別，僅在於圖中「橙色斜線」部分而已，系爭案第五、七圖所示之專利特徵（即其申請專利範圍第二至四項）與引證二第一圖之差別亦同；另自前開諸圖「藍色範圍」所示，亦可看出系爭案第一、五、七圖具有與引證一第七圖及引證二第一圖相同之「環圈」形狀特徵等情，如果屬實，前開原審所為「系爭案．．．其構造特徵皆未被揭露．．．非單純之局部削除或構件省略」，暨「引證一、二基板之形狀雖並未設限為整片式，惟不論為任何形式，其並未揭露系爭案之『環圈式』設計」之認定，即有未洽。原審未調取系爭案之申請專利說明書（含圖示）與引證一、二詳加比對，遽認系爭案具有新穎性及進步性，自難昭折服。
㈢再按「第一項說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明
有關之先前技術、新型之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」及「新型專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，分別為系爭案核准審定時專利法第一百零五條準用第二十二條第三項及第一百零三條第二項所規定。前開「創作之目的」應記載該新型所欲解決之問題點及目的；「新型之功效」應儘量具體記載該新型所產生的「特有功效」，即依據申請專利新型之「技術內容、特點」，始能獲得的功效。復為系爭案核准審定時被上訴人所施行「專利審查基準」第2-3-2及2-3-3頁所明定。又「進步性之審查．．
．應確實依據引證資料所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」及「增進某種功效，係指申請專利之新型，其物品之形狀、構造或裝置之改良，在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用之條件者」，亦分別為前揭「專利審查基準」第2-2-21及2-2-19頁所明定。自前開諸規定可知，申請專利之新型應否准予專利，係以其說明書所載之「技術內容」是否解決「創作目的」所欲克服之問題及是否達到「創作功效」所欲實現之功效為基準。則於異議事件審查其是否違反核准審定時之專利法規定時，自應以前開說明書「技術內容」、「創作目的」及「創作功效」所揭載或得驗證之同一基礎事實，與異議證據比較判斷之。否則，若允許以非說明書「創作目的、技術內容及功效」所揭載或得驗證之事項為審查「新穎性」、「進步性」等要件之依據，不但違反誠信原則、異議制度之本旨，且有擴張申請專利範圍之虞，明顯牴觸行為時專利法第一百零五條準用第四十四條第四項：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在新型專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載」之精神。故未於申請專利說明書之「創作目的」及「創作功效」揭載者，且非依據申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效（即非依據該技術特點所能驗證之功效），即不得作為認定「進步性」之依據。上訴人於原審主張系爭案「創作目的」在於：「讓架設板形如一體的抵靠在鰭片頂端，而能避免架設板因震動造成共鳴響聲，達到極佳的靜音效果，並且，葉片之旋轉所引動之氣流，可由上而下汲取，且由架設板及定位環圈所框設的氣流出口向外送出，而能避免氣流汲取及擴散過程中之擾流的不良現象，使氣流之風向穩定」（說明書第五頁倒數第六行以下）。其「創作功效」在於：「可使風扇座之鎖固更具穩定性，而不會產生震動之噪音，達到極佳的靜音效果，並且，可讓風扇所引動的氣流更為順暢的流通，而具有穩定風向之散熱效果」（說明書第十頁第七行以下）等語，為被上訴人所不爭，則「可節省材料」，似非系爭案說明書「創作目的及功效」所記載之事項，惟其是否為依據系爭案申請專利之「技術內容、特點」始能獲得之功效，則未見被上訴人詳細加以驗證分析，遽認其屬系爭案之「特定功效」範圍，其理由亦有不備，原判決逕加引述，自有可議。且引證一、二基板之「形狀」並未設限為「整片式」，既為被上訴人所不爭，則其遽以引證一、二之基板５、２係「整片式」作為與系爭案之「環圈式」比較用料多寡之依據，理由亦嫌矛盾。
㈣又計算系爭案定位環圈、架設板及引證一、二基板等「一體
成型」物品所需材料之多寡，一般係依其「體積」大小而定。而計算體積之大小，係以物體之長度、寬度及厚度（高度）之相乘結果為準。引證一、二基板5、2之「形狀」並未設限為「整片式」，既為被上訴人所不爭，亦為原審所肯認，其基板之長度、寬度、厚度（高度）即為不確定；系爭案「定住環圈14、44、64」及「架設板13、43、63」之長度、寬度及高度（厚度）亦皆未設限，故其長度、寬度及高度（厚度）亦為不確定。估算系爭案定住環圈、架設板及引證一、二基板所需材料多寡之長度、寬度及高度（厚度）等基礎資料既均為不確定，即無從獲得其所需材料多寡之具體數據，則原審僅憑被上訴人之片面主張，遽認「引證一、二係『整片式』之基板，若設計成特定之『環圈式』，自可節省材料，故系爭案可節省材料功效並無不實」等情，自有認定事實未憑證據之違法。
㈤末按前揭專利審查基準第2-2-20、2-2-21頁規定：「構成要
件省略之新型，係指將他新型之一個或二個以上構成要件省略之新型而言。如此之省略後，如其可保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，此種構成要件省略之新型，視為非能輕易完成。惟如構成要件省略後，其功能相對消失或未能產生某一新功效或增進某種功能時，則視為熟習該項技術者所能輕易完成者且未能增進功效」、「進步性之審查，不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁，應確實依據引證所載之技術或知識，針對新型之技術內容，綜合新型之目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度」。足見判斷新型是否具有進步性，本應綜合其創作目的、功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，不可只見某項功能之增進，而忽略其他功效之喪失，否則顧此失彼，可能因小失大，顯不符進步性所指「增進功效」之真諦。故縱使認為系爭案基板之「環圈式」設計可節省材料，惟材料之節省意指構件之局部削除或省略，其必須仍保有原有之全部功能或可產生某一新功效或增進某種功效時，始能謂具有進步性，否則，如其功能相對消失，且未能產生某一新功效或增進某種功能時，即不能認具有進步性。則上訴人主張系爭案將其形狀改成「環狀」後，反而不利於防止吹向散熱片之空氣回流，嚴重影響其所欲達成之「避免擾流，使氣流之風向穩定」之創作目的等語，攸關系爭案之構成要件省略後，其功能是否相對消失（不如引證案）而不具進步性，被上訴人自應加以調查審認，詎被上訴人於原審補充答辯時，卻以該事項非原處分認定進步性之依據為由，迴避此問題，且對於上訴人主張系爭案「創作目的、功效」所欲實現之「在使風扇座之鎖固（定位）」上不如引證一、二等情，又無任何回應，原審亦未命其說明，遽認系爭案較諸引證案具有進步性，自難謂已盡調查證據之能事。
㈥綜上所述，上訴意旨指摘原判決不備理由、理由矛盾及違背
證據法則，尚非無據，且影響裁判之結果，上訴人聲明將之廢棄，為有理由，爰將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。
據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中華民國94年8月18日
第四庭審判長法官趙永康
法官鄭淑貞法官黃淑玲法官侯東昇法官林文舟以上正本證明與原本無異中華民國94年8月18日
書記官彭秀玲