裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第1306號判決
裁判日期：民國93年07月05日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第一三○六號
原告全興油封企業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人乙○○律師（兼送達代收人）被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人丁○○
參加人日商‧日本特殊陶業股份有限公司代表人 金川重信 訴訟代理人丙○○律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師 黃闡億 律師右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年六月二十日經訴字第○九一○六一一四○九○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣參加人日商‧日本特殊陶業股份有限公司前於民國（下同）八十七年六月二十三日以「NTK」防護商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第六類之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為被告經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告准列為審定第八五四七七三號防護商標（下稱系爭商標，如附圖一）。公告期間，原告全興油封企業股份有限公司以該審定商標有違商標法第三十七條第七款之規定，對之提起異議，案經被告審查，以九十一年三月八日中台異字第八八一六七二號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明求為判決：
㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之處分。
㈡、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明求為判決：
㈠、駁回原告之訴。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造之爭點：
一、原告主張之理由：
㈠、按商標法於九十一年五月二十九日以及九十二年五月二十八日歷經二次修訂，九十一年修訂後之商標法第七十七條之一規定：「商標異議案件適用異議審定時之規定。」，九十二年修訂後之商標法第九十條規定：「本法中華民國九十二年四月二十九日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」是被告所作原處分日期乃為九十一年三月八日，揆諸前揭修訂後商標法之規定，本案即應以八十六年五月七日所公布施行之商標法作為審查之基礎。商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為異議當時商標法第三十七條第七款所明定。所稱「著名商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，此復為同法施行細則第十五條第一項及第三十一條第一項所明定。其中所謂「有致公眾混淆之虞」，則係指商標圖樣有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製者發生混淆誤認之虞，謹先敘明。
㈡、查本件原告使用「NTK」及「興封及圖NTK」等商標（如附圖二），迄今已達數十年，並在泰國、義大利、丹麥、美國等地取得商標專用權。自創立以來，亦以機車避震器油封獨占全國市場，並拓展至歐美及東南亞各國，該「NTK」商標早已為相關事業或使用者所共知，自屬商標法第三十七條所稱之「著名商標」。是以，參加人申請註冊之系爭商標，其商標上之圖案既與原告前揭商標圖樣上之外文「NTK」完全相同，參加人復以指定使用於性質相同或近似之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品申請註冊，客觀上自有使一般消費者產生混淆、誤認之虞，自有違商標法第三十七條第七款之規定。原處分及訴願決定漏未查明，僅以參加人在日本及法國、美國、義大利等其他世界各國亦獲得一百多件商標專用權，且原告未否認曾與參加人訂定「商標授權契約書」，約定由原告無償使用參加人在我國獲准註冊第一三一一一一號「NTK」商標，而認原告之異議不成立，其認定顯有未恰。
㈢、蓋原告於六十四年創設「NTK」商標，並使用系爭商標於原告所生產之商品上。詎六十七年一月二十七日，參加人竟向被告申請註冊為聯合商標，同時並依據舊商標法第三十七條第一項第六款規定，撤銷原告就系爭商標之專用權，原告斯時亦提出行政救濟，嗣因與原告公司技術投資合作之日本「NOK」株式會社出面協調，協議由參加人先取得商標權後，將系爭商標使用權無條件永久無償授權原告使用，原告始停止行政救濟程序，此乃該授權使用契約書之由來，並由原告使用迄今，已成一著名商標。詎參加人竟於二十年後繼續向被告申請註冊「NTK」商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第六類之金屬製油封、墊圈、墊片、墊商品，此舉侵害原告權益甚詎！
㈣、況自一八八三年之巴黎工業財產權保護同盟公約以來，商標權之屬地主義以及獨立原則已為各國所採，商標法第二條規定，即明確表示我國對商標權亦採用屬地主義以及獨立原則之制度。是原處分所稱：「日陶公司早於民國五十三年起即以外文「ＮＴＫ」作為商標圖樣於日本等多國獲准註冊．．．」云云，尚與本案無涉，被告不應據以作為「異議不成立」之審定理由。被告於原處分復稱：「．．．原告對其使用「ＮＴＫ」商標係經日陶公司同意之事實並未否認。」以及「原告所有之註冊第六八六二二一號『ＮＴＫ』商標已自請撤銷註冊，第七五五三○
六、七五五八一五號『ＮＴＫ』二件商標．．．已被審定撤銷．．．」云云，而認定：「日陶公司以外文『ＮＴＫ』作為防護商標，指定使用於油封等商品而申請註冊，應無致消費者產生混淆誤認之虞，乃為異議不成立之審定。」，實屬誤會。蓋原告於提起本件異議之時，另擁有四二○一○號、一七七五○八號、一七八八五一號以及一八四五五七號等四件「興封及圖ＮＴＫ」之商標專用權，且前已述及原告使用此等商標多年，並以機車避震器油封等產品獨占全國市場，悉為相關事業及消費使用者所知之情事，依商標法施行細則第三十一條第一項之規定，原告所使用於避震器油封產品之「興封及圖ＮＴＫ」商標乃係一著名商標無疑。職是如此，參加人於八十七年六月間所申請之本件系爭商標，實乃相同或近似於原告所有四二○一○號、一七七五○八號、一七八八五一號以及一八四五五七號等「興封及圖ＮＴＫ」之著名商標，並導致公眾有混淆之虞，影響其同業之工商交易秩序甚鉅，要已符合商標法第三十七條第七款所定不應予以註冊之要件，雖參加人確如被告所稱：「業於我國陸續註冊取得第九五九二○號等五件『ＮＴＫ』商標專用權」，惟並未改變其所申請之本件商標已構成商標法第三十七條第七款要件之事實。詎被告未查及此，竟以種種與商標法第三十七條第七款要件無涉之理由作出原告異議不成立之原處分，並經經濟部以相同之理由作出維持原處分之決定，其認定顯有誤用法規之違法情事，並已造成原告權益及業界交易秩序之損害。綜上所述，原處分及訴願決定實乃違法之行政處分，應予撤銷，被告並應另為撤銷參加人系爭商標註冊之行政處分。
二、被告主張之理由：
㈠、本件原告固主張「NTK」係其早在六十四年即開始使用之著名商標，且自七十年起即以之作為商標圖樣向被告申准註冊，陸續獲有註冊第一七七五○八號「興封及圖NTK」、一七八八五一號「興封及圖NTK」、一八四五五七號「興封NTK」、六八六三二一號「NTK」、七五五三○六號「NTK」、七五五八一五號「NTK」、四二○一○號「興封及圖NTK」等件之商標及服務標章專用權，更在泰國、義大利、丹麥、美國、英國及法國等地取得商標專用權，其自一九七四年創立以來，以機車避震器油封獨占全國市場，並建立綿密龐大之全球行銷網，更於一九九五及一九九八年陸續通過ISO9002國際品保認證、ISO9001、QS9000品質系統認證、ISO14001環境管理系統認證，是據以異議商標早已成為消費者心目中信譽卓越之著名商標，則參加人以相同之外文「NTK」，復指定使用於商品性質相同或近似之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品申請註冊，自有使一般消費者產生混淆誤認之虞，系爭商標之審定應予撤銷云云。惟查參加人早於一九六四年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於日本獲准註冊，其後並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利、泰國等世界多國取得一百多件商標專用權，於六十四年已有商品行銷至我國，自六十七年起亦陸續在我國取得註冊第九五九二○、一三一一一一、五一八○二六、五二○九八九、七五五五五三號「NTK」等件商標，指定使用於可搬式及直結式瓦斯．火口點火器（瓦斯爐、熱水器、烤箱、爐具及保暖器等）、發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部品、磁製機器零組件等及其他應屬本類之一切商品、各種積體電路、濾波器、積體電路封裝、陶瓷基板、有機基板、陶瓷濾波器、電介體濾波器、玻璃陶瓷介質裝置、電介體共振器、微波零件用電介體基板、無線電器材、通信器材、各種電氣（積體電路．濾波器）絕緣用陶瓷絕緣體、壓電式陶瓷音頻轉換器、超音波轉換器、廢氣及氧氣感測器、排氣溫度感測器、震爆感測器、壓力感測器、油量檢知器、燃料成份感測器、高度控制感測器、濕度感測器、衝擊感測器、路面感測器等商品。參加人除以中文、日文及英文印製商品型錄，其所有「NTK」商品並於德國雜誌刊登廣告，復行銷至香港、菲律賓及我國，該「NTK」商標亦獲錄於日本著名商標集。
㈡、另參加人於一九八○年曾與原告訂立契約，同意原告無償使用其註冊第一三一一一一號「NTK」商標在我國製造、販賣之橡膠或合成樹脂之油封、O環及軟墊類商品。姑不論該商標之授權使用是否經被告核准，原告對其使用「NTK」商標係經參加人同意之事實並未否認。況原告所有之註冊第六八六三二一號「NTK」商標經其自請撤銷註冊，第七五五三○六、七五五八一五號「NTK」二件商標則因其商標圖樣與參加人所有之註冊第一三一一一一號「NTK」商標圖樣構成近似，復指定使用於油封、迫緊、護油環等類似商品，經被告以中台異字第八六○八八三、八六○八八五號商標異議審定書為撤銷審定之處分，而原告檢送其公司八十年度至八十八年度之進出口報單，其進出口時間亦在雙方於一九八○年簽約之後，此有參加人檢送各國商標註冊資料、日本著名商標資料、公司簡介、商品型錄、德國雜誌、參加人「NTK」商標商品輸往香港、菲律賓及我國之商業發票、參加人與原告簽訂之契約書、被告中台異字第八六○八八三、八六○八八五號商標異議審定書等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以外文「NTK」作為商標圖樣，指定使用於金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，尚難謂有相同或近似於他人著名之商標或標章，而有致公眾混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用。綜上論述，被告原處分，洵無違誤。
理由
壹、本件應適用之法規：
一、本件系爭商標係於八十七年六月二十三日核准註冊，其註冊時應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法，但本件異議審定係於九十一年三月八日完成，異議審定時之商標法為八十六年五月七日修正公布，八十七年十一月一日施行。當時之商標法施行細則第四十條規定：「商標異議案件適用異議審定時」之規定（已於九十二年十二月十日修正之商標法施行細則被刪除），是以本件應適用審定時之法規。
二、雖研究行政訴訟學者或教科書就行政法院審理各種類之行政訴訟，分列各種訴訟之違法判斷基準時，但該判斷基準僅係為處理行政訴訟之便宜，從大多數行政訴訟案件歸類之概略準則，並非不變之行政訴訟法理或行政訴訟法規明文，是以若行政實體法規另有規定者，自應從其規定，殊無置行政實體法規不顧，反依上開學說見解選擇適用之法規，參加人認本件係課予義務訴訟應適用本件行政訴訟言詞辯論終結時之九十二年五月二十八日修正公布之商標法，自有誤解，合先敘明。
三、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為異議審定時商標法第三十七條第七款所明定。而商標圖樣是否近似，以具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。又所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第十五條第一項及第三十一條第一項所明定。所謂有致公眾混淆誤認之虞，係指商標圖樣有使一般消費者對其商品之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言。
貳、本件事實經過及兩造爭執之要點為：
一、經查，參加人前於八十七年六月二十三日以「NTK」防護商標，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第六類之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第八五四七七三號系爭商標（如附圖一）。公告期間，原告以該審定商標有違商標法第三十七條第七款之規定，對之提起異議，案經被告審查，以九十一年三月八日中台異字第八八一六七二號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。有上開各文件可稽，並為兩造所不爭之事實，堪認為實。
二、原告不服，循序提起本件行政訴訟，主張：原告使用「NTK」及「興封及圖NTK」等商標多年，提起本件異議時另擁有四二○一○號、一七七五○八號、一七八八五一號以及一八四五五七號等四件「興封及圖ＮＴＫ」之商標專用權，並以機車避震器油封等產品獨占全國市場，悉為相關事業及消費使用者所知之情事，依商標法施行細則第三十一條第一項之規定，原告所使用之該商標乃係一著名商標無疑。因此參加人之系爭商標，實乃相同或近似於原告前述著名商標，並導致公眾有混淆之虞，影響其同業之工商交易秩序甚鉅，要已符合商標法第三十七條第七款不應予以註冊之要件。而該授權使用契約書內容係協議由參加人先取得商標權後，將系爭商標使用權無條件永久無償授權原告使用，原告始停止當初之行政救濟程序並使用迄今，已成一著名商標云云。
三、是本件之爭點應為系爭商標指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十七類之商品，有否致公眾混淆誤認之虞，而構成商標法第三十七條第七款之違反？
參、本院判斷如下：
一、依參加人異議時所提出附件三之商標通知書，參加人於三十九年（昭和二十五年）起即陸續以外文「NTK」作為商標圖樣於日本獲准註冊，再依其異議證據附件三顯示「NTK」商標其後並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利等世界多國取得近百件商標專用權，原告於九十年六月十五日商標異議補充理由書亦載明參加人於五十三年即曾在日本境內申請「NTK」商標註冊無訛。另系爭「NTK」商標於六十七年三月一日及六十九年五月一日分別在我國起取得註冊號第九五九二０號、第一三一一一一號商標專利權，使用於當時商標法施行細則第二十七條第九十七類、第九十二類商品，有參加人所提商標註冊證可憑（異議證據附件三）。
二、原告雖主張據爭商標係六十三年間公司成立時即自創開始使用，迄今已達數十年，據爭商標已成為著名商標，並提出六十四年間之進出口訂單為證云云。但查，原告於八十四年十一月十六日申請之審定第七五五三０六及七五五八一五號「NTK」商標，因與參加人之註冊第一三一一一一號「NTK」商標近似，有違當時商標法第三十七條第十二款規定，而分別經被告撤銷商標權，有被告中台異字第八六０八八三、第八六０八八五號商標異議定書在卷可憑；又原告之註冊第九一七一三號「全興NTK」商標亦經參加人申請評定，而由被告以六十七年十月五日中台評字第六七一七八號評定書，認該商標上之外文「NTK」為參加人首創使用於農工器具商品之商標，原告以之作為商標之一部分申請註冊，且使用於同類商品，有違當時商標法第三十七條第六款後段規定，而為第九一七一三號「全興NTK」商標之註冊應作為無效之評定，均經確定在案。依被告六十七年十月五日中台評字第六七一七八號評定書之理由，足見原告就據爭商標使用前，「NTK」商標業經參加人使用在先，且至少在六十四年即有商品行銷至國內，因此原告於六十六年十二月二日受讓移轉註冊第九一七一三號「全興NTK」商標註冊乃被評定無效。
三、再參以卷附原告與參加人於六十九年十一月一日所簽訂之商標授權契約書約定，參加人在我國註冊第一三一一一一號「NTK」商標權同意無償授權與丙方即原告使用，其商品為在我國內製造、販賣之橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類之內容觀之，顯然原告自該授權契約簽訂後係基於參加人之授權始得繼續使用「NTK」商標圖樣，原告如可不經參加人授權自行使用其所稱自創且早已使用「NTK」商標圖樣，原告上述註冊之商標當無被評定無效或被撤銷之可能，原告亦無與參加人簽訂該商標授權契約書之必要，原告主張「NTK」係其自創且於國內先於參加人使用，非屬可採。
四、原告雖再主張參加人註冊第一三一一一一號聯合商標並無使用於油封、墊圈等商品，故一九八０年十一月一日簽商標授權契約書，並無法律上之拘束力一節。查註冊第一三一一一一號聯合商標註冊指定使用於油封、迫緊、護油環等，與金屬製之油封、橡膠、塑膠製油封商品屬類似商品，業經上開被告中台異字第八六０
八八三、第八六０八八五號商標異議定書認定在案，因此原告如未經參加人授權自不能再行使用「NTK」商標於橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類，原告此部分主張，仍非可採。
五、依上所述，原告既係基於參加人之授權始得使用據爭商標中關於「NTK」商標圖樣，「NTK」商標圖樣縱經原告使用而臻著名，該「NTK」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參加人，原告就該「NTK」著名商標僅得在參加人授權範圍內行使權利。再查原告與參加人之商標授權契約關係已於一九九五年終止，有有關終止授權契約之信函影本足據，原告就「NTK」商標，已無從主張屬其所有之著名商標，則參加人就其原授權予原告之「NTK」商標申請註冊使用於橡膠、塑膠製油封、墊圈、墊片、襯墊，既係參加人就其自身所有著名商標申請防護商標註冊，於法並無不合，原告自不能再以系爭商標與據爭商標就已終止授權使用之「NTK」商標圖樣部分近似，而主張系爭商標註冊有違商標法第三十七條第七款之規定。
六、又依被告中台異字第八六０八八三、第八六０八八五號商標異議定書、被告六十七年十月五日中台評字第六七一七八號評定書以及原告與參加人於六十九年十一月一日所簽訂之商標授權契約書之證據，已足認定「NTK」商標並非基於原告自創且於國內先於參加人並繼續使用至今以臻著名，原告係基於參加人之授權始得使用「NTK」商標屬實。且原告既係基於參加人之授權始得使用據爭商標中關於「NTK」商標圖樣，「NTK」商標圖樣縱經原告使用而臻著名，該「NTK」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參加人。
七、末查，原告對系爭商標異議理由依其異議申請書之記載，係主張系爭商標有違商標法第三十七條第七款，而該條款之適用係以據爭商標著名為要件，並不論究系爭商標（即被異議商標）著名與否。原告雖另主張被告僅因參加人提出之各國商標註冊資料、日本著名商標資料、公司簡介、商品型錄、德國雜誌、「NTK」商標商品輸往香港、菲律賓之商業發票等證據資料影本，即認定系爭商標在我國境內有廣泛使用、廣泛行銷之事實，且夙有盛譽，已為一般消費者所熟知，具相當知名度，為准參加人商標註冊之申請為有不當，參加人據以申請之系爭商標在國內並非著名商標，不得依商標法第二十二條第二項但書規定申請防護商標一節，核屬得否另案異議之問題。原告此部分主張與原異議理由依據之商標法第三十七條第七款規定無關，故不於本件予以審究，併此敘明。
肆、綜上所述，原告主張參加人之審定第八七九一○七號「NTK」防護商標有違商標法第三十七條第七款之規定，非有理由。被告因而為異議不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被告應為撤銷審定第八七九一○七號「NTK」防護商標之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年七月五日
臺北高等行政法院第五庭
審判長法官張瓊文
法官帥嘉寶法官劉介中右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年七月五日
書記官黃明和