裁判字號：最高行政法院95年判字第300號判決
裁判日期：民國95年03月09日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決
95年度判字第00300號上訴人全興油封企業股份有限公司代表人甲○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人 蔡練生
參加人日商‧日本特殊陶業股份有限公司代表人 金川重信 上列當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國93年7月5日臺北高等行政法院92年度訴字第1306號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。
理由
一、緣參加人日商‧日本特殊陶業股份有限公司（以下簡稱日陶公司）於民國（下同）87年6月23日以「NTK」防護商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第六類之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為被上訴人經濟部智慧財產局）申請註冊，經被上訴人准列為審定第854773號防護商標（下稱系爭商標）。公告期間，上訴人以該審定商標有違商標法第37條第7款之規定，對之提起異議，案經被上訴人審查，以91年3月8日中台異字第881672號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人於原審起訴主張：上訴人使用「NTK」及「興封及圖NTK」等商標，迄今已達數十年，並在泰國、義大利、丹麥、美國等地取得商標專用權，早已為相關事業或使用者所共知，屬商標法第37條所稱之「著名商標」。參加人申請註冊之系爭商標，其商標上之圖案既與上訴人前揭商標圖樣上之外文「NTK」完全相同，參加人復以指定使用於性質相同或近似之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品申請註冊，客觀上自有使一般消費者產生混淆、誤認之虞，自有違商標法第37條第7款之規定。又上訴人於64年創設「NTK」商標，並使用系爭商標於上訴人所生產之商品上，詎67年1月27日，參加人竟向被上訴人申請註冊為聯合商標，同時並依據舊商標法第37條第1項第6款規定，撤銷上訴人就系爭商標之專用權，上訴人斯時亦提出行政救濟，嗣因與上訴人公司技術投資合作之日本「NOK」株式會社出面協調，協議由參加人先取得商標權後，將系爭商標使用權無條件永久無償授權上訴人使用，上訴人始停止行政救濟程序，此乃該授權使用契約書之由來，並由上訴人使用迄今，已成一著名商標。詎參加人竟於20年後繼續向被上訴人申請註冊「NTK」商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第六類之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊商品，此舉侵害上訴人權益甚鉅。況自1883年之巴黎工業財產權保護同盟公約以來，商標權之屬地主義以及獨立原則已為各國所採，商標法第2條規定，即明確表示我國對商標權亦採用屬地主義以及獨立原則之制度，是原處分所稱：「日陶公司早於民國53年起即以外文『NTK』作為商標圖樣於日本等多國獲准註冊．．．
」云云，尚與本案無涉。再者，上訴人於提起本件異議之時，另擁有42010號、177508號、178851號以及184557號等4件「興封及圖NTK」之商標專用權，且前已述及上訴人使用此等商標多年，並以機車避震器油封等產品獨占全國市場，悉為相關事業及消費使用者所知之情事，依商標法施行細則第31條第1項之規定，上訴人所使用於避震器油封產品之「興封及圖NTK」商標乃係一著名商標無疑。參加人於87年6月間所申請之本件系爭商標，實乃相同或近似於上訴人所有42010號、177508號、178851號以及184557號等「興封及圖NTK」之著名商標，並導致公眾有混淆之虞，影響其同業之工商交易秩序甚鉅，要已符合商標法第37條第7款所定不應予以註冊之要件，雖參加人確如被上訴人所稱，業於我國陸續註冊取得第95920號等5件「NTK」商標專用權，惟並未改變其所申請之本件商標已構成商標法第37條第7款要件之事實等語，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成異議成立之處分。
三、被上訴人則以：參加人早於1964年起即以外文「NTK」作為商標圖樣於日本獲准註冊，其後並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利、泰國等世界多國取得一百多件商標專用權，於64年已有商品行銷至我國，自67年起亦陸續在我國取得註冊第95920、131111、518026、520989、755553號「NTK」等件商標，指定使用於可搬式及直結式瓦斯．火口點火器（瓦斯爐、熱水器、烤箱、爐具及保暖器等）、發火栓、凡而、切削工具、迫緊、護油環、產業用機器部品、磁製機器零組件等及其他應屬本類之一切商品、各種積體電路、濾波器、積體電路封裝、陶瓷基板、有機基板、陶瓷濾波器、電介體濾波器、玻璃陶瓷介質裝置、電介體共振器、微波零件用電介體基板、無線電器材、通信器材、各種電氣（積體電路．濾波器）絕緣用陶瓷絕緣體、壓電式陶瓷音頻轉換器、超音波轉換器、廢氣及氧氣感測器、排氣溫度感測器、震爆感測器、壓力感測器、油量檢知器、燃料成份感測器、高度控制感測器、濕度感測器、衝擊感測器、路面感測器等商品。參加人除以中文、日文及英文印製商品型錄，其所有「NTK」商品並於德國雜誌刊登廣告，復行銷至香港、菲律賓及我國，該「NTK」商標亦獲錄於日本著名商標集。又參加人於1980年曾與上訴人訂立契約，同意上訴人無償使用其註冊第131111號「NTK」商標在我國製造、販賣之橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類商品。姑不論該商標之授權使用是否經被上訴人核准，上訴人對其使用「NTK」商標係經參加人同意之事實並未否認。況上訴人所有之註冊第686321號「NTK」商標經其自請撤銷註冊，第755306、755815號「NTK」2件商標則因其商標圖樣與參加人所有之註冊第131111號「NTK」商標圖樣構成近似，復指定使用於油封、迫緊、護油環等類似商品，經被上訴人以中台異字第860883、860885號商標異議審定書為撤銷審定之處分，而上訴人檢送其公司80年度至88年度之進出口報單，其進出口時間亦在雙方於1980年簽約之後，此有參加人檢送各國商標註冊資料、日本著名商標資料、公司簡介、商品型錄、德國雜誌、參加人「NTK」商標商品輸往香港、菲律賓及我國之商業發票、參加人與上訴人簽訂之契約書、被上訴人中台異字第860883、860885號商標異議審定書等證據資料影本附卷可稽。從而參加人以外文「NTK」作為商標圖樣，指定使用於金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，尚難謂有相同或近似於他人著名之商標或標章，而有致公眾混淆誤認之虞，資為答辯。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據結果，以：本件異議審定係於91年3月8日完成，異議審定時之商標法為86年5月7日修正公布，87年11月1日施行。當時之商標法施行細則第40條規定：「商標異議案件適用異議審定時」之規定（已於92年12月10日修正之商標法施行細則被刪除），是以本件應適用異議）審定時之法規。查參加人於39年（昭和25年）起即陸續以外文「NTK」作為商標圖樣於日本獲准註冊，並陸續在法國、菲律賓、美國、義大利等世界多國取得近百件商標專用權，並於67年3月1日及69年5月1日分別在我國取得註冊第95920號、第131111號商標專用權，使用於當時商標法施行細則第27條第97類、第92類商品。又上訴人於84年11月16日申請之審定第755306及755815號「NTK」商標，因與參加人之註冊第131111號「NTK」商標近似，有違當時商標法第37條第12款規定，而分別經被上訴人撤銷商標權；上訴人之註冊第91713號「全興NTK」商標亦經參加人申請評定，而由被上訴人以67年10月5日中台評字第67178號評定書，認該商標上之外文「NTK」為參加人首創使用於農工器具商品之商標，上訴人以之作為商標之一部分申請註冊，且使用於同類商品，有違當時商標法第37條第6款後段規定，足見「NTK」商標業經參加人使用在先。再參以上訴人與參加人於69年11月1日所簽訂之商標授權契約書約定，顯然上訴人自該授權契約簽訂後係基於參加人之授權始得繼續使用「NTK」商標圖樣，上訴人主張「NTK」係其自創且於國內先於參加人使用，非屬可採。次查，註冊第131111號聯合商標註冊指定使用於油封、迫緊、護油環等，與金屬製之油封、橡膠、塑膠製油封商品屬類似商品，業經被上訴人中台異字第860883號、第860885號商標異議決定書認定在案，因此上訴人如未經參加人授權自不能再行使用「NTK」商標於橡膠或合成樹脂之油封、Ｏ環及軟墊類，上訴人主張參加人註冊第131111號聯合商標並無使用於油封墊圈等商品，仍非可採。依上所述，上訴人既係基於參加人之授權始得使用據爭商標中關於「NTK」商標圖樣，「NTK」商標圖樣縱經上訴人使用而臻著名，該「NTK」著名商標依法所可行使之權利仍歸屬參加人，上訴人就該「NTK」著名商標僅得在參加人授權範圍內行使權利。再查上訴人與參加人之商標授權契約關係已於1995年終止，上訴人就「NTK」商標，已無從主張屬其所有之著名商標，自不能再以系爭商標與據爭商標就已終止授權使用之「NTK」商標圖樣部分近似，而主張系爭商標註冊有違商標法第37條第7款之規定。另上訴人雖主張被上訴人認定系爭商標在我國境內有廣泛使用、廣泛行銷之事實，且夙有盛譽，已為一般消費者所熟知，具相當知名度，為准參加人商標註冊之申請為有不當，惟此核屬得否另案異議之問題，與原異議理由依據之商標法第37條第7款規定無關，故不於本件審究，因而駁回上訴人之訴。
五、上訴意旨略謂：商標權屬地主義之特色與相互獨立之原則，自1883年巴黎工業財產權保護同盟公約訂立以來，已蔚為各國所接納，各國自1994年起，於世界貿易組織所陸續簽署之TRIPS協定中更予衍續採用，而司法院釋字第104號解釋及商標法第2條亦與之呼應；惟原審判決逕將參加人於中華民國境外註冊取得商標專用權之事實採為判決之認定基礎，顯然背離上開司法院解釋意旨及商標法之規定，業已構成判決不適用法規或適用不當之違背法令甚明。又上訴人於原審主張擁有第42010號、第177508號、第178851號及第184577號等4件著名商標專用權，且於該4件商標專用權尚未失效前，依行政程序法第110條第1項、第3項之規定，其效力繼續存在，縱原審認定上訴人曾經參加人授權使用第131111號商標，仍無影響上訴人擁有該4件商標之效力；然原審僅謂上訴人與參加人之商標授權契約關係已於1995年終止，上訴人就「NTK」商標已無從主張屬其所有之著名商標，卻未就系爭商標與上訴人所有之上開4件商標是否構成近似，有無致公眾混淆之虞等事項說明，亦未就被上訴人准予註冊之處分何以未違反商標法第37條第7款之規定說明，是原審判決對此漏未斟酌，顯有判決不備理由之違法等語，請求廢棄原判決、撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成異議成立暨撤銷第854773號商標審定之行政處分。
六、本院按「判決不適用法規或適用不當者，為違背法令。有下列各款情形之一者，其判決當然違背法令：．．．六、判決不備理由或理由矛盾者。」「最高行政法院調查高等行政法院判決有無違背法令，不受上訴理由之拘束。」行政訴訟法第243條第1項及第2項第6款、第251條第2項定有明文。查本件原判決事實欄記載：參加人日陶公司於87年6月23日以「NTK」防護商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表「第六類」之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，向被上訴人改制前經濟部中央標準局申請註冊，經准列為審定「第854773號防護商標（下稱系爭商標）」。
公告期間，上訴人以該審定商標有違商標法第37條第7款之規定，對之提起異議，案經被上訴人審查，以91年3月8日中台異字第881672號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，上訴人不服，遂循序提起行政訴訟，聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人作成異議成立之處分。
其理由欄「貳、本件事實經過及兩造爭執之要點」亦載明：「一、經查，參加人前於87年6月23日以『NTK』防護商標，指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表『第六類』之金屬製油封、墊圈、墊片、襯墊等商品，向被上訴人申請註冊，經被上訴人准列為審定『第854773號』系爭商標。公告期間，被上訴人以該審定商標有違商標法第37條第7款之規定，對之提起異議，案經被上訴人審查，以91年3月8日中台異字第881672號商標異議審定書為『異議不成立』之處分。有上開各文件可稽，並為兩造所不爭之事實，堪認為實」等語。惟理由欄「貳、本件事實經過及兩造爭執之要點三」卻載稱：「是本件之爭點應為系爭商標指定使用於商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表『第17類』之商品，有否致公眾混淆誤認之虞，而構成商標法第37條第7款之違反」；理由欄「肆」復記載：「綜上所述，上訴人主張參加人之審定『第879107號「NTK」防護商標』有違商標法第37條第7款之規定，非有理由。被上訴人因而為異議不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，上訴人主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被上訴人應為撤銷審定『第879107號「NTK」防護商標』之處分，為無理由，應予駁回」等語。其判決事實與理由或理由前後，就訟爭防護商標被上訴人所列審定號次及其指定使用商品之類別記載不一，顯有前揭規定判決理由矛盾之違背法令情事，上訴意旨雖未指摘及此，然此為本院應依職權調查之事項，仍應認上訴為有理由，爰將原判決廢棄，由原審另行審理後為適法之判決，用符法制。
據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。
中華民國95年3月9日
第二庭審判長法官廖政雄
法官林清祥法官鍾耀光法官姜仁脩法官胡國棟以上正本證明與原本無異中華民國95年3月9日
書記官陳盛信