裁判字號：最高行政法院98年判字第606號判決
裁判日期：民國98年05月27日
裁判案由：商標異議
最高行政法院判決
98年度判字第606號上訴人經濟部智慧財產局（原審被告）代表人乙○○上訴人新萬仁化學製藥股份有限公司（原審參加人）代表人甲○○訴訟代理人 楊祺雄 律師
劉法正 律師被上訴人美商惠氏控股公司（WyethHoldingsCorporation（原審原告）代表人布特I伯格（BretIParker）訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國96年3月15日臺北高等行政法院95年度訴字第1451號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
一、上訴人新萬仁化學製藥股份有限公司（下稱新萬仁公司）於民國92年2月24日以「孕補」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之各種中藥、西藥、臨床試驗用製劑、農業用、環境衛生用藥、營養補充品、藥用營養品及敷藥用材料商品，向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請註冊，經上訴人智財局於92年12月1日核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣被上訴人持「新寶納多孕補錠」，其中「孕補」之使用商標（下稱據爭商標），於93年1月29日以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，對之提起異議，案經上訴人智財局審查，認系爭商標並未違反商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，而以94年10月11日中台異字第930059號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱系爭處分）。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智財局應依原判決之法律見解另為處分，並駁回被上訴人其餘之訴。上訴人新萬仁公司不服，提起上訴。
二、被上訴人起訴主張：㈠被上訴人之「孕補」兩字係以商標型態在使用，且係為一著名商標：由被上訴人產品外盒包裝更可清楚看出被上訴人實際使用時係將「新寶納多」與「孕補錠」分成二行排列於產品中央，或並排且以相同大小字體出現在廣告或發票中，一般消費者可明顯分辨「孕補」為被上訴人著名之商標要無疑問，更何況「如已為商標使用」或「商標既已著名」，並不因搭配其他文字或商標使用而喪失其為「商標使用」或「著名商標」之屬性。上訴人智財局就被上訴人據爭商標已長期使用近10年之事實棄而不論，僅一味挑剔被上訴人於廣告或包裝上商標之大小或並列方式，而遽下論斷被上訴人之商標非「孕補」，其認事用法自有違法之處。㈡系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：上訴人新萬仁公司於被上訴人之「孕補」商標在國內具有其知名度之後，始以完全相同於被上訴人商標之「孕補」商標作為其商標，其坐享他人辛苦建立之商譽並獲取利益，而有仿冒搭便車之嫌，一般消費者於購買時，施以普通之注意，極易誤以為標有系爭商標之產品即為被上訴人著名之「孕補」商標之系列產品，或為其關係公司所產製之產品，有混淆誤認之虞，而應不准其註冊等語。求為判決撤銷原處分及訴願決定，並命上訴人智財局應就系爭商標異議事件，作成其註冊應予撤銷之處分。
三、上訴人智財局則以：依被上訴人檢送之相關證據資料觀之，該等證據資料上所標示之據爭商標或為「新寶納多」與字體較小之「孕補錠」併列成二行，或為「新寶納多孕補錠」，或為「新寶納多*」，搭配字體較小之「孕補錠」，或為「新寶納多」右方上附加已註冊的外文「R」記號，並與字體較小之「孕補錠」併列成二行等，是以依該等證據資料觀之，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，應會認為據爭商品上所標示之商標為「新寶納多孕補」或「新寶納多」，而非被上訴人所主張之「孕補」。因此，本件系爭之「孕補」商標，與據爭之「新寶納多孕補」或「新寶納多」商標相較，其中系爭商標與據爭商標雖皆有相同之「孕補」二字，惟查中文「孕補」究其字義有孕婦補品之意，係屬兩造指定使用商品之相關暗示說明，暗示說明其產品具有補充孕婦營養之功能，為暗示性之商標，其識別性本即較弱，則據爭商標結合迥然不同之中文「新寶納多」，並將中文「新寶納多」置於最明顯之字首部分，其整體圖樣，與系爭商標單純之「孕補」相較，二者不僅外觀字數多寡有別，予人整體觀感印象亦明顯有別，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，不致會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應非屬構成近似商標等語，資為辯駁。
四、原審判決撤銷訴願決定及原處分，無非以：㈠被上訴人據爭之商標為「孕補」商標，該商標雖未在我國申請註冊，但實際使用在藥品，全名為「孕補錠」。其中文「孕補」兩字，究其字義有「孕婦補品」之意，乃據爭商標商品之相關暗示說明，暗示說明其產品具有補充孕婦營養之功能，核屬暗示性之商標，復為上訴人智財局於原異議審定書所自認，且「孕補錠」雖與已經註冊之商標「新寶納多」併列成二行。但除「錠」字外，分別係用於表彰藥品之標識，實各具商標之性質。據此，被上訴人提起本件異議時，係以「孕補」之商標為據爭商標，主張系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，則上訴人智財局即應就其主張之範圍及爭點，審查系爭商標是否相同或近似於據爭異議之「孕補」商標，且據爭之「孕補」商標是否為著名商標或標章，有無致相關公眾混淆誤認之虞，或有無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞等事項為審查。然上訴人智財局未以系爭商標與據爭異議之「孕補」商標之對照為審查基礎，而超越被上訴人主張範圍，逕自以「新寶納多」或「新寶納多孕補錠」作為據爭商標，進而認定兩者非屬近似之商標，並無商標法第23條第1項第12款及第14款規定之適用，遽為異議不成立之處分，容有違誤，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。被上訴人訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。另被上訴人請求撤銷系爭商標之註冊部分，考量被上訴人與上訴人新萬仁公司程序利益及尊重商標專責機關第一次處分權，且本件尚有待上訴人智財局審酌系爭商標與據爭異議之「孕補」商標之對照結果，以決定本件是否構成違反上開商標法第23條第1項第12款及第14款規定之情形，則被上訴人求為判決命上訴人智財局應就系爭商標異議事件，作成其註冊應予撤銷之處分，即難謂已達全部有理由之程度，該部分應予駁回等語，為其判斷基礎。
五、本院查：㈠本件上訴人新萬仁公司以「孕補」商標，指定使用於當時商
標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之各種中藥、西藥、臨床試驗用製劑、農業用、環境衛生用藥、營養補充品、藥用營養品及敷藥用材料商品，向上訴人智財局申請註冊，經上訴人智財局核准列為註冊第0000000號商標。
嗣被上訴人持「新寶納多孕補錠」，其中「孕補」之使用商標，以系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，對之提起異議，經上訴人智財局審查，認系爭商標並未違反商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，而為「異議不成立」之處分。原判決認被上訴人據爭之商標為「孕補」商標，其中文「孕補」兩字，究其字義有「孕婦補品」之意，乃據爭商標商品之相關暗示說明，暗示說明其產品具有補充孕婦營養之功能，核屬暗示性之商標，被上訴人異議時，係以「孕補」之商標為據爭商標，主張系爭商標有違商標法第23條第1項第12款及第14款之規定，則上訴人智財局即應就其主張之範圍及爭點，審查系爭商標是否相同或近似於據爭異議之「孕補」商標，且據爭之「孕補」商標是否為著名商標或標章，有無致相關公眾混淆誤認之虞，或有無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞等事項為審查。上訴人智財局未以系爭商標與據爭異議之「孕補」商標之對照為審查基礎，而超越被上訴人主張範圍，逕自以「新寶納多」或「新寶納多孕補錠」作為據爭商標，進而認定兩者非屬近似之商標，並無商標法第23條第1項第12款及第14款規定之適用，遽為異議不成立之處分，訴願決定未予糾正，均有未合，乃予以撤銷，固非無見。
㈡惟按商標乃為製造商或配銷商用以表彰其所製造或配銷之商
品的標誌。其目的在與他人所產銷之商品有所區別，以便在商場上發生公平競爭之效用。亦即商標之形成，係因營業主體在商場中，為表彰其商品或服務來源，使用特定之識別標誌，以方便消費者認識辨別，作為重複選購相同商品或服務之依據。故商標法第5條第2項規定「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」，而同法第23條第1項第2款亦規定「商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者不得註冊。」此款載明商標為商品或服務之說明者，亦為不得註冊事由，係因說明性文字、圖形、記號、顏色、立體形狀等通常非為商標之使用態樣，且較難使一般消費者識別商品來源、出處，亦為識別性有無之問題。而商標是否為說明性，其判斷標準為商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依社會通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊。原判決既認中文「孕補」兩字，究其字義有「孕婦補品」之意，為據爭商標商品之相關暗示說明，暗示說明其產品具有補充孕婦營養之功能，則依上開商標之定義及形成說明，其是否可作為商標使用，尚非無可疑，若其不得作為商標使用，原判決認被上訴人據爭之「孕補」商標，屬暗示性之商標之論斷，是否與商標法第5條第2項、第23條第1項第2款規定有違，亦容非無商榷之餘地。而被上訴人得否據以主張據爭之「孕補」為著名或先使用之商標或標章，依商標法第23條第1項第12款及第14款提出異議，自亦仍有待重予審酌之必要。上訴意旨雖未指摘及此，原判決既有可議，仍應認上訴有理由。又本件原判決將訴願決定及原處分均撤銷，惟認案件事證尚未臻明確，僅判命上訴人智財局遵照原判決之法律見解對於被上訴人之系爭商標異議案另為處分，而駁回被上訴人在原審其餘之訴部分，與原判決被上訴人勝訴部分間係單一之課予義務訴訟，於審酌行政訴訟法第200條各款所列方式之裁判前有不可分之性質，上訴人新萬仁公司聲明求為原判決廢棄，即無不合，爰將原判決予以廢棄，發交智慧財產法院。
六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。
中華民國98年5月27日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官林茂權法官黃淑玲法官劉介中法官曹瑞卿以上正本證明與原本無異中華民國98年5月27日
書記官王史民