裁判字號：智慧財產法院108年行商訴字第6號判決
裁判日期：民國108年07月24日
裁判案由：商標註冊
智慧財產法院行政判決
108年度行商訴字第6號原告美商‧煥顏化妝品有限責任公司（TOOFACEDCOSM
ETICS,LLC）代表人 傑洛米強森 （創辦人）訴訟代理人 桂齊恒 律師複代理人 何娜瑩 律師被告經濟部智慧財產局代表人 洪淑敏 （局長）訴訟代理人 袁月美 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國107年11月23日經訴字第10706311490號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國105年11月10日以「BETTERTHANSEX」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3類之「化粧品」商品（下稱系爭商標，如附圖所示），向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標有商標法第29條第1項第3款規定不得註冊之情形，以107年7月23日商標核駁第390163號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以107年11月23日經訴字第10706311490號決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。
二、原告主張：㈠系爭商標具識別性，並非單純口號標語：
⒈系爭商標為原告自創之文字組合，足以使人產生深刻之印象
，且早已在世界多國獲准註冊，又經原告使用於睫毛膏商品上，成為具代表性之產品，在全球建立極高之知名度，台灣亦有多篇關於系爭商標商品之介紹文章及報導，足徵系爭商標確可使人據以辨知商品之特定來源，具有識別性無疑；縱「BETTERTHANSEX」於劍橋字典之解釋有「極其刺激」之意（原證1），為一誇示之形容用語，然系爭商標指定使用之商品為「化妝品」，此類商品之本質追求溫和、滑順，消費者使用商品之方式或使用結果，均不會期待（甚至避免）有刺激、興奮之感覺，是系爭商標文字既不致激起消費者購買商品之慾望，或以為係商品之說明，消費者看見「BETTERTHANSEX」僅會理解為原告以譬喻、誇飾之修辭作為商標，藉此暗示使用系爭商標商品能使人有愉悅感受，系爭商標整體文字確足以予人獨特之寓目印象，顯非口號標語，充其量僅係以隱含譬喻方式暗示商品品質之特性，消費者尚需運用一定程度之想像、思考、感受或推理，方能領會標識與商品間之關聯性，整體文字足使消費者認識其所表彰商品之來源，應屬暗示性標識，實難謂不具識別性。
⒉又在Google網站以「BETTERTHANSEX」為關鍵字搜尋，所
得結果多與原告有關（原證2），亦足以證明系爭商標確為原告專屬之標識，消費者在商品相關訊息上看見「BETTERT
HANSEX」，只會與原告產生直接聯想，而無將其視為單純口號標語之可能，系爭商標實非不得准予註冊。況系爭商標已於香港、歐盟、美國、加拿大、英國、澳洲、俄羅斯等組織、國家或地區獲准註冊（原證3），雖原告在香港、加拿大外之其他國家係以「BETTERTHANSEXMASCARA」作為商標，與本案商標不同，然外文「MASCARA」意指「睫毛膏」（原證4），為指定商品本身之說明，是原告在該等國家之註冊商標主要識別部分均為「BETTERTHANSEX」，與系爭商標之組成文字相同，而觀前述國家、地區或國際組織不乏以英語為主要語言者，既均未認為「BETTERTHANSEX」為口號標語，足徵系爭商標文字依國際間有關商標審查之通念，確具有獨創性，並非單純口號標語，在本國自亦無不得註冊之理。
⒊再者，經原告檢索商標註冊資料發現，以與系爭商標類似型
態之文字組合作為商標，整體文字縱或略有標語或口號之意味，然獲被告核准註冊者，實不乏其例，如「LESSISMORE」、「INTHEMOODFORLOVE」等（原證5）。觀諸上列商標均三以上單字之文字組合構成，包含主詞、介詞等等，仍獲准註冊，再考量消費者之認知經驗更不難推測，在交易市場上，系爭商標確具有表彰商品特定來源之功能，足以令人據以與他人之商品相區別，並無不得註冊之理。再者，原告係由JerrodBlandino與JeremyJohnson於1998年共同創立，而原告之「TooFaced」品牌為美國零售通路中最熱門之八個彩妝品牌之一。2013年原告推出代表性產品，即系爭商標之睫毛膏商品，據統計，該商品自2015年起迄今已在全球售出逾1500萬組，銷售金額超過3億美金，為市場中最暢銷之睫毛膏商品，顯見系爭商標在全球確實具有相當知名度（原證6）。又原告已透過官方網站、臉書、推特、YOUTUBE、INSTAGRAM、PINTEREST等電子媒介宣傳「BETTERTHAN
SEX」商標之商品，各該原告之商品上均標示有字體較大且醒目之「BETTERTHANSEX」字樣（原證7），而由原告在INSTAGRAM之貼文，每張系爭商標商品之照片按讚數從數千至十幾萬不等，足見被瀏覽之次數甚高，且在網路上，亦不乏消費者在YOUTUBE上傳影片公開使用系爭商標商品之體驗（原證8），在在可證明系爭商標之商品確實深受消費者之關注及喜愛，難謂不具識別性。在台灣，消費者亦可在蝦皮拍賣網站購得系爭商標之商品（原證9），且眾多消費者使用系爭商標之商品後亦在網路分享使用心得（原證10），是經實際行銷及各種訊息之傳播，消費者已可輕易知悉「BETT
ERTHANSEX」為原告表彰商品來源之標識，而不會將之視為口號標語，系爭商標自足產生供消費者據以與他人之商品相互區別之效果，已建立相當識別性，依商標法第29條第2項規定系爭商標自應准予註冊，⒋綜上，被告完全忽略系爭商標經原告廣泛使用已建立相當識
別性之事實，主觀認定系爭商標為口號標語而拒絕註冊，顯漠視原告大量使用系爭商標所建立之商譽及系爭商標應受保護之利益，原處分及訴願決定確有撤銷之必要，且系爭商標應准予註冊。
㈡並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被告應就申請第000000000號「BETTERTHANSEX」商標為准予註冊之處分。
三、被告辯稱：㈠按商標法第18條第2項規定，商標識別性指足以使商品或服
務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。而商標「僅由其他不具識別性之標識所構成者」，不得註冊，復為商標法第29條第1項第3款所明定。本款所稱商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，應指第1、2款情形以外，其他商標整體僅由不具識別性標識所構成之情形，除商標由姓氏、非說明性標語、裝飾圖案等不具識別性之標識所構成者外，應包括商標由該等不具識別性標識與說明性標識、通用標章或名稱等整體皆為不具識別性標識所構成之情形，合先敘明。
㈡系爭商標屬不具識別性之口號標語：
查標語是用來宣傳服務或商品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而具有識別性。因此除非是高度創意性的標語或含有高度識別性商標的標語，消費者在第一印象上即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識別性，始得准予註冊。標語僅是用以傳達商品或服務的相關資訊，或僅具有自我標榜的意涵，為商品或服務的說明，應以商標法第29條第1項第1款核駁；單純作為宣傳之用的非說明性標語，則應以其不具識別性，依同條項第3款之規定予以核駁。當標語中包含具有識別性的文字商標，通常會有較高的識別力，但若該標語整體仍為商品或服務的說明，則仍不具識別性（「商標識別性審查基準」4.11.1參照）。本件原告申請註冊之商標圖樣係僅由單純外文「BETTERTHAN
SEX」所構成，有指「比性還棒」、「好過性（性別）」或「更性感」之意涵，指定使用於「化粧品」商品，予人產生口號標語之直接聯想，為不具識別性的標識，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有商標法第29條第1項第3款之適用。
㈢原告所提證據均無法證明系爭商標具識別性：
原告雖稱其自西元2013年起透過官網、各種媒體使用系爭商標，經實際行銷及各種訊息之傳播，消費者已可知悉系爭商標為表彰原告商品來源之標識云云。惟觀其檢送資料，其中英文網站資料中所使用之商標係標識「BetterThanSexMascara」、「BetterThanSexCollection」或「TooFace
dBetterThanSex」，其整體使用方式予相關消費者之認知，係以「TooFaced」作為識別標誌，與系爭商標不同，且無使用系爭商標於指定商品之銷售額、銷售區域等具體證據以資佐證，尚難遽此認定系爭商標業經原告在我國國內長期廣泛使用，已使國內相關消費者認知單純之「BETTERTHA
NSEX」商標為交易上表彰商品來源之識別標誌；另有關系爭商標在香港、歐盟、美國、加拿大、英國、澳洲、俄羅斯註冊之證明，亦僅在香港及加拿大取得系爭商標之註冊，其他國家地區核准之商標圖樣係「BETTERTHANSEXMASCARA」，與系爭商標不同，況各國地區社會風情不同，事實認定基礎有異，審查實務容有差異，尚難以彼例此，執為系爭商標應予核准註冊之論據；至其餘數件縱或略有標語或口號之商標核准案例一節，經查核屬另案問題，均與本案無涉。
㈣並聲明：原告之訴駁回。
四、本件爭點經當庭協同兩造確認如下（本院卷第357頁）：系爭商標有無商標法第29條第1項第3款規定之適用？
五、本院得心證理由：㈠按商標註冊申請案之法規基準時，須審究對申請人有利或不
利，以決定應適用之法規，若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規，得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應以事實審法院言詞辯論程序終結前之法律狀態為準，而適用該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規，基於申請人信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，則應依審定時法律（最高行政法院103年度判字第688號、104年度判字第792號判決意旨參照）。查，本件系爭商標係於105年11月10日申請註冊，被告於107年7月23日作成「應予核駁」之審定，本院於108年6月19日辯論終結，是無論依被告審定時或本院言詞論終結時所應適用之法規，均為100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之現行商標法，並無審究何基準時法規對申請人有利或不利之問題，故系爭申請案應否准許註冊，自應以現行商標法為斷。
㈡系爭商標並無先天識別性：
⒈按「有下列不具識別性情形之一，不得註冊：1.僅由描述所
指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。2.僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。3.僅由其他不具識別性之標識所構成者。」、「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」商標法第29條第1、3項定有明文。又「商標為任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」同法第18條亦有規定。而以文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，應視該文字是否為既有的詞彙或事物，倘該文字係新創之詞彙，除了作為標識之用，其本身不具特定既有的含義，即具有先天識別性，反之，倘該文字為既有的詞彙，且該文字係習見或通常之用語，因該等文字原係公眾得自由使用之公共文化財，消費者通常不會將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，而應視該文字是否以隱含譬喻方式，暗示說明其所指定之商品或服務的相關特性，亦即該文字並非直接描述所指定商品或服務之品質、功用、成分、性質、特徵或對消費者產生之效果，惟經消費者於運用想像及推理後，得將文字之特定既有含義與所指定之商品或服務之特性產生聯想，進而達到隱喻之效果，消費者並因此會將其視為指示及區別來源的標識時，則該文字始具有先天識別性。次按具先天識別性之暗示性商標與商標法第29條第1項第1款所規定不具先天識別性之描述性商標，固有就先天識別性在法律定義分類上的重要性，惟兩者因與商品服務間均有具有關聯性，故在實際運作上，並不容易區別，一般而言可依下列因素審酌：如該標識與所指定使用之商品或服務之密切、關聯程度（密切、關聯程度越直接，越難構成暗示性商標）；該標識使用於產品或服務，是否有可明顯解讀之意涵（越可明顯解讀出產品或服務之內容，越難構成暗示性商標）；消費者需運用想像力之程度（越不需要運用想像力則越難構成暗示性商標）。
⒉本件原告雖主張系爭商標所指定使用之「化妝品」商品之本
質追求溫和、滑順，消費者使用商品之方式或使用結果，均不會期待（甚至避免）有刺激、興奮之感覺，是系爭商標文字既不致激起消費者購買商品之慾望，或以為係商品之說明，消費者運用一定程度之想像、思考、感受或推理，即可區辨商品來源，應屬暗示性商標，參以系爭商標業於世界各國獲准註冊，應有先天識別性云云。惟查「BETTERTHANSEX」文字於客觀上所呈現之意義，乃「比性更好」或「更性感」之意，而化妝品商品之主要訴求客群為對修飾容貌具有高敏感度之時尚愛美女性，故將上開文字指定使用於化妝品商品中，其密切程度非低，且可明顯解讀該標識係在描述所指定之商品會給予消費者更突出之妝容或更愉悅之化妝經驗，而對消費者產生之效果，消費者亦無需額外運用想像、思考、推理或感受，即可領會該標識與商品服務間之關聯性，尚難認係以隱含譬喻方式暗示商品或服務之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、特性、功能或目的等，故系爭商標非屬暗示性商標。至原告雖另提出外國註冊資料為證（原證
3），惟各國商標審查標準有別，且相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國截然不同，自不能以外國商標之案件，執為系爭商標亦應准予註冊之論據。準此，原告上開主張，要無足取。
㈢系爭商標亦未取得後天識別性：
⒈按有商標法第29條第1項第1款之僅由描述所指定商品或服
務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；或第3款之僅由其他不具識別性之標識所構成者，倘經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之。商標法第29條第2項定有明文。此即後天識別性之規定，亦即標識雖原不具識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識時，仍可取得商標註冊，又依商標法施行細則第29條規定，此時應由申請人提出相關事證證明之。此外，在考量原不具識別性之標識是否因申請人之使用取得後天識別性時，可審酌下列證據：①商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；②銷售量、營業額與市場占有率；③廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；④銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；⑤各國註冊的證明；⑥市場調查報告；⑦其他得據為認定有後天識別性的證據等資料，綜合審酌之。⒉經查，原告固提出原證2、5至9主張系爭商標已取得後天
識別性云云。然觀諸上開證據，其中原證2均為英文網站之資料，且其上之標識乃「BetterThanSexMascara」或「BetterThanSexCollection」或「TooFacedBetterTha
nSex」，其整體使用方式予相關消費者之認知，係以「To
oFaced」作為識別標誌，與系爭商標僅使用「BETTERTHA
NSEX」文字不同，原告亦未提出系爭商標使用於指定商品之銷售額、銷售區域等具體證據以資佐證，尚難遽此認定系爭商標業經原告在我國國內長期廣泛使用，已使國內相關消費者認知單純之「BETTERTHANSEX」商標為交易上表彰商品來源之識別標誌；而原證3之其他國家商標註冊資料，其中大部分國家核准之商標圖樣均係「BETTERTHANSEXMASC
ARA」，與系爭商標不同，至系爭商標雖在香港及加拿大取得註冊，惟各國地區社會風情不同，事實認定基礎有異，審查實務容有差異，尚難遽執國外註冊資料，即認系爭商標應予核准註冊；又原證5之其他商標核准案例，其等經註冊之標語均與本件系爭商標不同，個案情節有異，基於商標個案審查原則，被告在具體個案審究是否合法與適當，本不受他案之拘束，亦難比附援引；另原證6、7、8或為系爭商標於全球其他國家之銷售數量統計，或為網站上搜尋系爭商標所得之網頁，主要均為英文資料，而屬國外使用之證據，且其間縱有少部分中文網頁，其上所提及之商品標識亦為「To
oFaced」，而非系爭商標，無從證明系爭商標於我國已為消費者所熟知；至原證9蝦皮購物網頁資料及原證10網路文章，所顯示、提及之商品名稱亦均包含「TooFaced」，仍與系爭商標不同。準此，原告並未證明系爭商標業經其於我國長期廣泛使用，而在交易上已成為表彰其所指定商品來源之識別標識，自無商標法第29條第2項規定之適用。
六、綜上，系爭商標有商標法第29條第1項第3款所定不准註冊之情形。從而，原處分所為系爭商標不得註冊，應予核駁之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國108年7月24日
智慧財產法院第三庭
審判長法官蔡惠如
法官張銘晃法官黃珮茹以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│所需要件││代理人之情形││├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││一者，得不委任律│格或為教育部審定合格之大學或獨││師為訴訟代理人│立學院公法學教授、副教授者。│││2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備會計師資格者。│││3.專利行政事件，上訴人或其法定代│││理人具備專利師資格或依法得為專│││利代理人者。│├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││情形之一，經最高│二親等內之姻親具備律師資格者。││行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││者，亦得為上訴審│。││訴訟代理人│3.專利行政事件，具備專利師資格或│││依法得為專利代理人者。│││4.上訴人為公法人、中央或地方機關│││、公法上之非法人團體時，其所屬│││專任人員辦理法制、法務、訴願業│││務或與訴訟事件相關業務者。│├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。│└──────────────────────────┘中華民國108年7月29日
書記官鄭楚君