裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第596號判決
裁判日期：民國93年06月03日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第五九六號
原告英商‧BP股份有限公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師複代理人黃闡億律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人乙○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十二年一月六日經訴字第○九一○六一三一七八○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告民國八十九年十二月三十日第00000000號「NEWSERVICESTATION」服務標章註冊申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前身英商英國石油亞美和公司於民國八十九年十二月三十日以「NEWSERVI-
CESTATION」服務標章（下稱系爭標章），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之傳真傳輸服務、電報及電話傳輸服務、訊息傳送服務、電信傳輸、提供通往網際網路等服務，向被告申請註冊。旋以公司更名為理由經申准變更申請人名稱為英商碧阳股份有限公司（於九十二年七月三十一日再向被告申請變更公司名稱為原告），並經被告審查，認系爭服務標章圖樣係加油站營業場所之實景，與一般加油站之營業場景並無二致，指定使用於傳真傳輸服務等服務，難謂其為足資表彰服務之標識，而得與他人之服務相區別，應不具識別性，應不予註冊，乃以九十一年九月十九日（九一）智商○二六六字第九一四○○六四八六號發文之服務標章核駁第三二一九五號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告就系爭標章應為准予註冊之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭標章指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十八類之服務，有否服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，而構成申請時商標法第七十七條準用第五條第一項之違反？㈠原告主張之理由：
⒈系爭標章審定時商標法第七十七條準用第五條第一項規定，服務標章所用之文
字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別。系爭標章圖樣係結合原告早在世界各國註冊（包括台灣）並為公司特取部分之「bp」及「HELIOTROPE圖」（綠、黃、白彩色）以及其特選之綠色、黃色及白色，加以設計、運用於原告之建築物、遮蓬、桿柱、商店招牌及其他諸建築部位，作為原告企業形象之表徵，綜觀整個商標圖樣，具有高度的美感及特殊性，予人印象深刻，而與他人之營業場所景象顯著有所不同，消費者應能認識其為表彰特定來源服務之標識，而符合申請時商標法第五條第一項識別性的要件。系爭標章除了以呈現清新鮮明對比的綠、黃、白色與原告加油站之建築、遮蓬、桿柱、招牌及其他附屬建築部位相結合以外，並含有「bp」及「HELIOTROPE圖」，由於該「bp」及「HELIOTROPE圖」原告早在世界各國（包括台灣）註冊並長期使用，已成為原告的著名商標。因此，當消費者在看到系爭標章時，望見該「bp」及「HELIOTROPE圖」即能聯想到原告，即知道系爭標章所表彰的加油站週邊、附帶服務為原告所提供。系爭標章自具有識別性。系爭標章業已在歐盟、英國、澳洲、瑞士、捷克、冰島、南非、馬拉威、墨西哥、紐西蘭、巴布亞新幾內亞、羅馬尼亞及坦尚尼亞獲准註冊。系爭商標，在中華民國第四類商品亦獲准註冊為第九九三九三二號商標。上述系爭標章在各國註冊的事實，適足證明系爭服務標章實足為一般消費者認識其為表彰原告商品、服務之標誌，並得藉以與他人之商品、服務相區別，而具識別性。亦可證明，具有識別性的營業場景，得做為商標＼服務標章而核准註冊，此為國際商標趨勢。查系爭標章固然是加油站場景，但系爭標章已將加油站的場景與色比鮮明清新的綠、黃、白三色加以結合、運用，創造出具有高度美感及特殊性，予人印象極為深刻，而有別於他人之營業場景，此外並結合早在世界各國註冊並經長期使用的「bp」及「HELIOTROPE圖」著名商標，消費者應能認識是表彰原告所提供服務的標識。系爭標章既具有識別性，即不應以其為加油站的場景而否定其可註冊性。就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。
⒉依申請時商標法第五條第二項明定「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且
在交易上已成為申請人營業上服務之識別標識者，視為已符合前項規定」。因此，原本不具顯著性之標章圖樣，如經廣泛使用，而足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識時，即可視為具有特別顯著性，而符合服務標章申請之要件。觀諸過去數十年來，世界各國之公司行號，為彰顯其所提供之商品、服務，並吸引消費者之購買、光臨，無不自有其精心之建築設計，各企業就其整體環境之規劃及造景設計以突顯其自有之特色及對消費者之用心。當然，這種予消費者印象深刻並表彰自身商品＼服務來源、品質及信譽之外觀設計及形象，原告亦予以相當程度之重視。因為，建築物之外觀已經成為各企業用來突顯、表彰其零售商品＼服務之重要一環，並為一般消費大眾所信賴之故。因此，原告創設了如系爭標章圖樣的營業場所具有特殊性的建築及其週邊、附屬建物的標識，提供全新的、具有多功能的加油站服務，命名為「NEWSERVICESTATION」。系爭服務標章圖樣多年來經由原告努力及用心經營，早已成功地表彰其所提供之加油服務及其周邊相關服務。
⒊過去數十年來，世界各國之公司行號，為彰顯其所提供之商品、服務並吸引消
費者之購買、光臨，無不自有其精心之建築設計。由於該等形象或表徵之設計能予一般消費者印象深刻，從而使消費者認識其為表彰商品＼服務來源、品質及信譽之標識，自有其識別性。因此，世界各國除傳統觀念中之註冊商標＼服務標章外，無不就如上述之商業形象或服務表徵列為智慧財產權保護之一環。近年來，建築物之外觀已為所有經濟已開發國家所接受並准為商標＼服務標章之註冊，此乃因建築物之外觀已經成為各企業用來突顯、表彰其零售商品＼服務之重要一環，並為一般消費大眾所信賴之故。中華民國目前已為世界貿易組織之會員國，就智慧財產權之保護即不應自排於外，而應符合世界潮流。系爭標章在各國註冊的事實，固不足以拘束，但應不失為審理本案之重要參考。因為系爭標章得以在世界上許多國家，甚至在非洲落後國家，獲准註冊，其中當有其道理所在。
⒋依申請時商標法第五條第一項所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其
為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性。此為商標註冊要件之一，可依一般生活經驗加以衡酌，有最高行政法院九十二年判字第一五五號判決可供參照。依商標識別性審查基準之審查要點第一項則規定，審查商標有無識別性，應考量其使用方式，消費者之認知，實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。是依上開判決見解及審查基準之規定，判斷商標是否具備識別性應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標使用方式、實際交易情況等加以審酌。系爭標章圖樣與任何第三人之加油站場景顯有不同，符合商標法第五條第一項識別性之要件。對於具有特色之建築物外觀，依一般生活經驗，消費者一見即知其為代表某特定主體所提供之商品或服務之標識，如經營加油站及相關服務方面，一般消費者一看到紅、白、藍三色之加油建築物即知其為中國石油公司提供之加油及相關服務、看到綠色之加油建築物即知其為台塑石油公司提供之加油及相關服務、看到藍色之加油建築物即知其為全國加油公司提供之加油及相關服務。蓋觀諸世界各國之知名公司行號，為彰顯其所提供之商品、服務並吸引消費者之購買、光臨．無不自有其精心之建築設計，並予規格化，藉以表彰其所提供之商品或服務之主體，並與他人之商品相區別。是以，具有特色之建築物外觀足為表彰所提供之商品或服務之標識。依世界貿易組織智慧財產權協定第十五條第一項第一、二句規定：任何標記或其組合，足以將事業之商品或服務與其他事業之商品或服務區別者，應可構成商標。此種標記，特別是文字、人名、字母、數字、圖形要素以及顏色之組合，皆可作為商標註冊之。系爭標章別樹一幟，足以將原告之商品或服務與其他事業之商品或服務區別，該智慧財產權協定僅屬最低的保護標準而我國既為世界貿易組織之會員國，對我國修正前商標法第五條第一項有關構成商標之要件，應採相同解釋，亦即只要具有識別性之任何標記或其組合，均得構成商標。是依上開智慧財產權協定第十五條第一項及申請時商標法第五條第一項之規定，系爭標章應可構成商標（此之所謂商標包括服務標章）。此外，該協定並授予個人具體之權利，原告援引該協定第十五條之規定請求保護系爭標章於我國註冊之權利。
⒌目前我國加油站，並非僅提供加油服務，尚販售口罩、座墊等汽機車相關商品
，此乃一般消費者普通認知之事實，原告擬擴大我國加油站服務功能，於加油站附設商店，而申請註冊系爭標章，指定使用於修正前商標法施行細則第四十九條第三十五類之服務，擬於系爭標章圖樣中之附屬商店或加油站提供上開服務。是以，系爭標章圖樣即為原告提供上開指定服務之地點，該圖樣與所指定之服務實具有密切關連，消費者一見到系爭標章圖樣，自然會連想到提供上開服務的原告公司。因此，系爭標章圖樣自當足以表彰上開服務之來源。且與系爭標章圖樣相同之加油站及附屬商店已在其他國家設置二千五百家以上，並提供上開服務中，以現今國人旅遊之頻繁，資訊流通之快速，原告若在我國內稍加宣傳，當能輕易使國內一般消費者認識系爭標章圖樣為表彰上開各項服務來源、品質、信譽之標識。按認定商標的顯著性時應採用整體否定法，即除非該商標之所有組成部分不含任何的顯著性，否則只要圖樣組成之一部分具有顯著之可能性時，即應認整體商標具有顯著性，系爭標章圖樣含有「bp」及「HELIO-TROPE圖」商標圖標，而上開二商標早經被告准予註冊在案，有相關商標註冊證可稽，是上開二商標圖樣，具有申請時商標法第五條第一項識別性之要件當無疑義。上開二商標圖樣既為系爭標章圖樣之一部分，則依前開見解，應認系爭標章整體具有識別性。
⒍關於申請時商標法第五條第二項規定之適用，應就使用該商標於指定商品之使
用方式、使用該商標於指定商品之生產、銷售、廣告之數量、各國註冊之證明等事項綜合審查，且所指之證據不以國內資料為限，有商標識別性審查基準可供參照。經由原告努力及用心經營，系爭標章所表彰之原告加油站及附屬商店，於西元二○○二年底為止，在全世界各地已經設立超過二千五百家，包括世界主要國家之美國、英國、澳洲、紐西蘭等地，且此數字仍不斷快速成長中，預計將於近年內在全世界增設至兩萬五千家「NEWSERVICESTATION」加油站及附屬商店，此有上述世界各地實景彩色照片及美國、英國、歐洲、澳洲等地設立「NEWSERVICESTATION」統計數據可稽。系爭標章經過原告不間斷的努力廣告行銷，並推展至全世界，現已在全世界二十一個國家註冊取得標章專用權，原告並持續在其他三十二個國家申請系爭標章註冊中。由上開事實可證，原告將其加油站及附屬商店外觀予以規格化，並採用色彩鮮明之綠、黃、白色使消費者一見即知為原告所提供之商品或服務，依商標識別性審查基準，審酌原告已在世界各地大量設置與系爭標章圖樣相同之加油站及附屬商店提供所指定之網路購物、便利商店等服務，且目前為止已在全世界二十一個國家註冊同一服務標章，應肯認系爭標章圖樣因原告廣泛使用，在交易上已成為原告營業上商品及服務之識別標識。因此，系爭標章縱不符合申請時商標法第五條第一項之規定，亦因其經原告使用且在交易上已成為原告營業上商品及服務之識別標識，符合同法第五條第二項之規定，而應視為已符合第五條第一項規定。
⒎按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第六條定有明文。
查與系爭標章圖樣相同之商標，指定使用於工業用油及油脂等商品，已獲被告准予註冊，發給註冊號第00000000號商標註冊證，而系爭標章圖樣既與之完全相同，自應為相同對待，准予註冊，惟訴願決定稱所舉國內商標註冊案例指定使用之商品與本件標章指定使用之服務不同，案情有別，且屬另案是否妥適問題，依商標審查個案拘束原則，並不得比附援引等等，但查註冊第00000000號商標圖樣與本件系爭標章圖樣既完全相同，何以註冊第00000000號商標指定使用於工業用油及油脂；吸收、濕潤及凝聚灰塵用製劑；燃料；照明用油等商品即得准予註冊，系爭標章指定使用於傳真傳輸服務等即不應准予註冊，兩者指定使用之商品及服務之不同，竟為相同圖樣一則准予註冊；一則予以核駁之理由，其具體之原因為何，何以指定使用於工業用油及油脂等商品即得准予註冊，訴願決定及原處分並未具體說明。訴願決定中所謂之商標審查個案拘束原則，其法源依據為何，訴願決定中並未說明。訴願決定以無法源依據之所謂商標審查個案拘束原則為理由，排斥行政程序法第六條平等原則之適用，顯已違反憲法第一百七十二條及中央法規標準法第十一條有關法律位階性之規定。
⒏商標或標章圖樣若屬所指定使用之商品或服務之說明或描述性質，固不具識別
性，惟其並非所指定使用之商品或服務之直接描述或說明時，因非不能以該商標或標章與其他提供相同商品或服務之商標或標章相區別，應認其具有識別性。關於前開見解有本院九十一年訴字第三六七○號判決理由可供參照：「系爭服務標章係指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之衣服、運動服及其配件之零售服務，健身服、健身運動服及其配件之零售服務，該等零售服務提供之健身服或運動服及其配件雖可能用於健身或運動，但該等商品零售服務之提供究與體適能或健身之服務本身不同，因此尚不能以其等彼此有使用上之關連，即指系爭商標圖樣上之外文『24HOURFITNESS』係其指定服務之說明，而認不具識別性。又『二十四小時適體或健身』或『二十四小時或全天候提供健身服務』作為提供體適能或健身之服務雖有說明或描述之性質而不具識別性，但其並非衣服、運動服及其配件之零售服務，健身服、健身運動服及其配件之零售服務之直接描述或說明，非不能以該服務標章與其他提供相同服務之標章相區別，系爭標章指定使用於上述服務，應具識別性。」。經查，系爭標章圖樣固為加油站之合成實景圖片，惟所指定使用之服務並非加油服務，而係以傳真傳輸服務、電報及電話傳輸服務、訊息傳送服務、電信傳輸、提供通往網際網路服務為所指定使用之服務，該等服務之提供與加油服務截然不同，系爭標章圖樣顯非該等服務之直接描述或說明，非不能以該服務標章與其他提供相同服務之標章相區別，系爭標章指定使用於上述服務，應具識別性。
㈡被告主張之理由：
⒈按「服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般
消費者認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別」，為系爭標章申請時商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定。系爭標章圖樣係由電腦合成之立體加油站營業場所之建築物設計圖所構成，予一般消費者之印象及客觀上之認知，為提供加油站服務之營業場所，指定使用於傳真傳輸服務、電報及電話傳輸服務、訊息傳送服務、電信傳輸等服務，不足使一般消費者認識其為表彰服務來源、品質、信譽之標識，而得與他人之服務相區別，應不具識別性。至原告所稱系爭標章圖樣「NEWSERVICESTATION」係結合原告早在世界各國註冊（包括台灣）並為公司特取部分之「bp」及「HELIOTROPE圖」（綠、黃、白彩色）以及其特選之綠色、黃色及白色，加以設計、運用於原告之建築物、遮蓬、桿柱、商店招牌及其他諸建築部位，作為原告企業形象之表徵，消費者看見系爭標章時，即知道系爭標章所表彰的加油站周邊、附帶服務為其所提供，自具識別性，且系爭標章已在歐盟、英國、澳州、瑞士、捷克、冰島等國獲准註冊，在我國第四類商品亦獲准註冊為第九九三九三二號商標云云等節。查所舉國內註冊案例，核其指定之商品與本件指定服務有別，並依標章審查個案拘束原則，不得比附援引；且基於各國商標法制有異，亦不得以此執為本件亦應准註冊之論據；此外據原告檢附之證據資料，尚不足以證明系爭標章業經原告長期使用，且在交易上已成為其營業上服務之識別標識，而有申請時商標法第七十七條準用同法第五條第二項規定之適用，併予陳明。
⒉系爭標章為經過電腦合成的加油站場景，原告雖稱為營業的表徵，但仍須看為
商品的結合或服務的結合。系爭標章圖樣消費者一看就知道為加油站的營業場所。同樣標章原告於三十五類、四十二類也都有申請，也都以不具識別性被核駁。其中三十五類為網路購物、企業管理諮詢顧問類，已經本院九十一年度訴字第三六七八號判決，尚未確定。系爭標章中的bp及向日葵被告已經考慮，但仍不具識別性。原告如果將bp及向日葵圖形拿掉，或許可以申請顏色標章。另外原告同樣商標於工業用油、燃料類已核准註冊，於本件審理時已有審酌。
理由
一、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為系爭標章核駁審定時商標法第七十七條準用第五條第一項所規定，此規定已合併移列於九十二年十一月二十八日施行之修正商標法第五條第一項及第二項，新規定為內容為：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成」、「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，依行政訴訟法新增之課以義務訴訟與一般給付訴訟之判決，原則上以事實審行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時之法理（參考 陳計男 著「行政訴訟法釋論」初版第五七０頁）及最高行政法院二十九年判字第二０號、五十年判字第三五號、五十七年判字第九五號判例意旨，本件課以義務訴訟於本院言詞辯論終結時，其應適用之商標法既有變更，即應適用修正後商標法第五條第二項之新規定。又「所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性。此為商標註冊要件之一，可依一般生活經驗加以衡酌。如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備此一要件，即不應准予註冊」，為最高行政法院九十二年判字第一五五號判決意旨所明示。被告前身經濟部中央標準局於八十六年十一月二十二日公告「商標識別性審查基準」之審查要點第一項亦規定：「審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，故判斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。
二、系爭標章圖樣「NEWSERVICESTATION」係結合原告早在世界各國註冊之商標圖樣（包括在我國註冊之五○八一四三號、四九一九四○號等商標及一六八六六二號、一五四九七七號等服務標章），即為其公司名稱特取部分之「bp」（BRITISHPETROLEUM）和「」（HELIOTROPE圖），及其特選之綠色、黃色及白色，加以設計、運用於原告經營之加油站建築、遮蓬、桿柱、招牌及附屬商店等，以其整體，作為原告企業形象之表徵，綜觀整個商標圖樣，呈現清新鮮明對比的綠、黃、白色，並與具有獨特造型之加油站建築、遮蓬、桿柱、招牌及附屬商店等相結合，且含有「bp」及「」（HELIOTROPE圖）商標圖樣，予人印象深刻，而與任何第三人之加油站場景特色顯有不同。而系爭標章圖樣另含有「bp」及「」(HELIOTROPE圖)商標圖標圖樣，此二商標早經被告准予註冊在案，有相關商標註冊證影本附本院卷可稽，是此二商標圖樣具備前揭商標法第五條規定之「識別性」要件，當無疑義。因此，系爭標章圖樣中除含有加油設施之場景外，並有「bp」及「」標誌(HELIOTROPE圖)作為表彰傳真傳輸服務、電報及電話傳輸服務、訊息傳送服務、電信傳輸、提供通往網際網路等服務之標識，應認得藉以與他人之服務相區別，而具有識別性。被告以系爭標章圖樣係加油站營業場所之實景，消費者客觀上之認知應是提供加油站服務之營業場所，與一般加油站之營業場景並無二致，以之指定使用於傳真傳輸等服務，不足使一般消費者認識其為表彰服務之標識，而得與他人之服務相區別，應不具識別性等等，尚有未洽。
三、綜上所述，系爭標章符合前揭修正後現行商標法第五條規定之識別性要件（亦符合核駁審定時商標法第七十七條準用第五條第一項之識別性要件），被告以其不具識別性，而為核駁其申請註冊之處分，容有未洽，訴願決定未加糾正，予以維持，亦非妥適，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。惟系爭標章是否符合其他商標註冊之要件，仍未經被告審究，此部分事證尚未臻明確，應由被告再行依法裁量決定。從而，原告請求判決命被告應作成核准審定之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條，判決如主文。
中華民國九十三年六月三日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年六月七日
書記官王英傑