裁判字號：最高行政法院89年判字第2665號判決
裁判日期：民國89年08月31日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決八十九年度判字第二六六五號
原告法商．隆寶蘭化學公司代表人甲○○○○○訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年一月十一日台八八訴字第○一一三一號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告於民國八十四年一月十二日以「製備沉澱矽石之新穎方法，新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途」，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號發明專利申請案（以下稱原案）。嗣原告於八十五年七月二十六日以其中部分為各別申請，發明名稱為「新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途」。案經被告編為第00000000號申請案（以下稱本案）審查結果，以八十六年八月五日（八六）台專（玖）○一○二一字第一三○三四五號函復原告，以本案申請專利範圍包含第一項之獨立項及第二項至第九項之附屬項，其中第一項申請內容為「一種沉澱矽石，其特徵為具有下列性質：於一四○與二四○平方米＼克之間的CTAB比表面積（SCTAB）；超過十一毫升之超音波去黏聚作用因數（FD）；於超音波去黏聚作用之後，低於二．
五微米之中項直徑（50）。」與原案申請專利範圍第十八項之申請內容「一種沉澱矽石，其特徵為具有下列性質：於一四○與二四○平方米＼克之間的CTAB比表面積（SC
TAB）；．．．超過五．五毫升之超音波去黏聚作用因數（FD）；於超音波去黏聚作用之後，低於五微米之中項直徑（50）。」部分範圍重複無法區分，且兩案附屬項之間亦有相類似情形，實質上並不為兩個以上之發明，依專利法第三十二條規定，應不准予分割。原告不服，依法提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂循序提起本件行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：一、本分割案係於八十五年七月二十六日向被告提出申請。被告並於八十五年八月二十七日以八五標專甲一三○○五字第七二六二六號函函告原告：本分割案專利再審查案即將進行審查。上開「再審查」即為專利法第三節所規定原處分機關進行「審查及再審查」之實體審查。換言之，被告在受理本分割案並編列為第00000000號專利申請案後，清楚函告原告，本分割案即將進行實體審查之再審查程序。專利法第四十條第二項明定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」按專利法第四十條第二項之規定係現行專利法新增訂之條文，其立法意旨在於：於被告實體審查之程序上，多給申請人一次機會以補充理由。被告既已於程序上受理本分割案且函告原告本分割案即將進行再審查之實體審查在先，嗣反以申請程序不合而以程序駁回本分割案，其前後處置相互矛盾不一，已嚴重違反誠信原則，且其嗣所為不予受理之處分顯牴觸先前准予受理之處分，於法顯有未合。甚者，被告既已對本分割案進行再審查之實體審查，然罔顧專利法第四十條第二項之規定，逕為作成不受理本分割案申請之處分，未先行通知原告此情，致令原告徒然喪失得依法補充理由之機會，且妨害原告之權益。專利法第四十條第二項既已明定被告在審查專利申請案之再審查實體審查時所應為之法律程序，被告自應依法行政，而非罔顧法律之規定。被告以程序駁回、不受理本分割案申請之處分，明顯違反專利法第四十條第二項之規定，其確屬違法之行政處分，理應為鈞院所撤銷。二、茲再補充理由如后：㈠被告不受理本分割案申請之處分顯屬濫用職權之違法行政處分，按被告現行「各別申請審查基準」第五點「審查上注意事項」中第㈥項有如下說明：「分割案經審查後認為有不合分割要件時，該分割案應不受理，原案以修正案處理；而依專利法第六十八條規定申請分割為各別之專利權，倘認有變更實質，致不應受理分割申請時，則恢復至原先核准之申請專利範圍。」然何謂「原案以修正案處理」﹖依「專利法逐條解說」一書，就專利法第三十二條各別申請規定所作解釋說明中，引據被告八十八年六月七日智法字第八八八六一○三五號函，以針對各別申請疑義事項作一釋明：「．．．因此，分割案（子案）經審查後認有不合分割要件，該子案應不受理，原案以修正處理時，在申請人無意思表示刪除該子案發明之情形下，仍得由申請人按修正程序，恢復該子案之部分，不至於構成濫用職權違法損害人民權益。」原告已於本案前再訴願程序，向行政院呈送之「再訴願補充理由書」中，就本案自原案分割為各別申請案之始末做一說明。原告須再度強調者，被告於八十六年五月九日再審查審定書審定准予原案專利後，卻於八十六年八月五日發函告知原告本分割案之申請不予受理！自本分割案於八十五年七月二十六日向被告提出申請，及至八十六年八月五日始獲知本分割案之申請不予受理，期間歷時一年有餘，被告倘欲以程序不合駁回本分割案之申請，即，不准母案進行分割，根據被告前開函示中之說明，其應於對本分割案之原案進行審結之前，先行對本分割案做出處分，以使原案得以「以修正案處理」，亦即，以使原告得以「按修正程序，恢復該子案之部分，不至於構成濫用職權違法損害人民權益。」未料，被告卻基於便宜理由對原案先行審結，再於原案審結之後發函告知原告不受理本分割案之申請。在此情況下，試問，原告如何得以有意思表示之機會﹖又如何得以有機會按修正程序恢復該子案之部分﹖被告此種審理方式，及「構成濫用職權違法損害人民權益」之情事。又被告前開函示中針對各別申請案（即分割後母案、子案）之處理方式，相較於被告對本案及原案之處理方式，在在突顯被告審查上之不一致性及無標準性。㈡被告不受理本案申請之處分嚴重逾越法律規定：按專利法第三十二條第一項規定：「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。」根據「各別申請審查基準」中之說明，經專利專責機關通知，或據申請人申請之分割案（包括母案與子案），應就分割要件進行審查，而分割要件之審查包括形式要件審查及實質要件審查，其中實質要件之審查須包含發明單一性之審查（實體審查），亦即是否符合一發明一申請原則之審查。根據該專利審查基準中有關發明單一性之審查，於「審查上應注意事項」乙節中，清楚提醒被告所屬審查委員：「與其他專利要件之核駁理由相較，不符申請之單一性要件，雖可作核駁理由，但並非指發明在可專利性上係有瑕疵，故在審查時，當以不符申請之單一性要件作核駁理由先行通知時，．．．。」由以上之論著及專利審查基準中之相關規定可知，「發明單一性」之審查係屬實質要件之審查（即，專利法第三十六條所定之「實體審查」），應屬無庸置疑。是以，當專利專責機關因一分割案不符實質要件而擬駁回時，其間並無專利法第四十條（因申請程序不合法或申請人不適格而駁回）程序駁回之適用餘地。原告前已述及，被告於程序上受理本案且函告原告本案即將進行再審查之實體審查在先，其嗣後反以申請程序不合而以程序駁回本案，其前後相互矛盾不一之處分（先以程序受理，嗣以程序駁回），非但違反誠信原則，且嚴重逾越法律規定。按中央法規標準法第五條第二款明定：「左列事項應以法律定之．．．二、關於人民權利義務者。」是以，關於人民申請專利之權利義務之事項，應明定於專利法中。由於現行專利法並未明文規定，一分割申請案在未通過實體審查之情況下，亦令產生喪失申請權之法律效果，被告將專利法（專利法第四十條）所定，因未通過程序審查即產生喪失申請權之法律效果，擴大其適用範圍至未通過實質審查亦令產生喪失申請權之法律效果，顯然嚴重逾越法律規定。被告在本分割案已通過程序審查之情況下，卻因認本案未能通過實質審查而以程序駁回本案之申請，被告不受理本案申請之處分，顯然嚴重逾越法律之規定，其所為處分顯屬濫用職權之違法行政處分。㈢被告對本分割案之實質審查牽嚴重技術認知錯誤：根據被告程序駁回本分割案申請之實質處分理由，其係認為本分割案申請專利範圍第１項所請矽石與原案申請專利範圍第十八項所請矽石係為相同之矽石（即，相同之發明）。換言之，被告認為本分割案已包含於原案申請專利範圍第十八項中，本分割案與原案屬同一發明，因而及「一案兩請」（違反一發明一申請原則）或謂「雙重專利」之情事。何謂「相同發明」之雙重專利情事﹖世界各專利先進國家在判定一申請專利範圍是否及「相同發明」之雙重專利情事，多採所謂「可交叉互讀性」測試方式（"cross-readability"test），亦即，測試「是否當侵害其中一申請專利範圍（其中一發明）而不侵害另一申請專利範圍（另一發明）﹖」，倘使測試答案為「是」，則以及「相同發明」之雙重專利為核駁理由，即屬不當。被告現行專利審查基準中並未提出任何一種可用於判定一專利申請案是否汲「相同發明」之雙重專利情事之有效測試方法。原告基於在全世界各先進國家申請專利之實務經驗及對各國「專利制度」之瞭解，上述「可交叉互讀性」測試方法，確為判定一專利申請案是否請求與其他專利申請案所請求相同之發明而及雙重專利情事之專業、有效測試方法。本分割案申請專利範圍第一項所涵蓋之矽石P5、P7、P8、P9及P11分別具有61%、50%、54%、64%、及57%（均大於或等於50%）之V2/V1值，此等矽石完全未涵蓋於被告已審定准予專利之原案申請專利範圍第十八項中，因原案申請專利範圍第十八項所請矽石係限定為「具有於175與275埃之間之直徑之細孔構成之細孔體積代表低於50%之由具有小於或等於400埃之直徑之細孔構成之細孔體積」，亦即「具有低於50%之V2/V1值」。易言之，任何有心人士，當得以在完全不侵害原案專利權之情況下，自由實施原母案已具體揭示卻未包含於其申請專利範圍中之矽石P5、P7、P8、P9及P11。在此情況下，被告竟遽下結論謂「兩案實質上並非兩個以上之發明」！被告在判斷本分割案申請專利範圍，嚴重技術性認知錯誤，致令原告徒然喪失得以合法獲得對本案發明人所辛苦研發之上述矽石P5、P7、P8、P9及P11之保護，其剝奪原告權利之違法行政處分，理應為鈞院所撤銷。另一方面，矽石P2與P4係分別具有2.9m及4.1m之「於超音波去黏聚作用後之中項直徑（50）」，此二矽石並未包含於本分割案申請專利範圍第１項中，蓋本分割案申請專利範圍第一項限定所請矽石係具有於超音波去黏聚作用後，「低於2.5m」之中項直徑。換言之，本分割案倘若獲准專利，任何人當實施矽石P2與P4，其必將侵害原案之專利權，但卻不會侵害本分割案之專利權。此一情況，完全符合當進行上述「可交叉互讀性」測試時，獲得答案為「是」之情況，即當侵害其中一發明而不侵害另一發明之情況。而在此情況下，兩發明非能為相同發明，因此，以及「相同發明」雙重專利情事為核駁理由，實屬不當。據上說明，被告由於其實體審查對「相同發明」之錯誤解釋，誤認本分割案不符專利法第三十二條之規定，並於擴大專利法適用之情況下，遽然作成以程序駁回本分割案申請之處分，導致本分割案原母案所早已具體揭示之發明（例如具體實施例所教示之矽石P5、P7、P8、P9及P11）無法獲得專利保護，被告對本分割案所為處分，剝奪原告對所屬發明之專利申請權，嚴重損害原告為所屬發明合法取得專利保護之權益，其所為處分，理當為鈞院所撤銷。㈣基於原告起訴狀及上述所列事實及理由，足見被告之以程序駁回本分割案之原處分及經濟部、行政院維持該原處分之訴願決定，均屬違法。本案既經被告再審查階段之實質審查，依法，被告應發給原告再審查案核駁理由先行通知書，給予原告申復之機會，以使本案得依法續行再審查。被告不受理本案申請之違法行政處分，嚴重損害原告依法申請專利之權利。為此請求判決撤銷原處分及一再訴願決定，併准予本案回復被告之續行再審查程序。另基於原告以上所述，被告不受理本案申請之違法行政處分，因牽對事實（發明單一性）認定錯誤、及「違反誠信原則」、「嚴重逾越法律規定」等重大情事，在此情況下，鈞院如僅以書面審理，不易究明，原告認有必要與被告、經濟部、行政院及可能之鑑定機關相關人員到院就上述重大情事為言詞辯論，以究明事實真實，及維護原告發明依法理應獲得專利保護之權利等語。
被告答辯意旨及補充理由略謂：一、本局八十六年八月五日台專（玖）○一○二一字第一三○三四五號函以本分割案與原案第00000000號案之申請專利範圍部分範圍重複而無法區分，故兩案實質上並不為兩個以上之發明，不符專利法第三十二條之規定，作應不准予分割之處分。原告亦於訴願及再訴願階段分別針對兩案實質上並不為兩個以上之發明，不符專利法第三十二條之規定，提出申復及主張專利法第一條、第四十條第二項及第四十四條，並要求本局「審定」前應先通知申請人，限期申復。二、查原告之訴訟理由僅主張專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」，對原先所主張之專利法第一條及第四十四條，及兩案之申請專利範圍部分範圍重複等情事，未再主張及重申，顯示原告亦已認同本局及訴願、再訴願決定書之處分理由。三、原告之訴訟理由認為本局違反專利法第四十條第二項之規定，未通知申請人限期申復。惟專利法第四十條第二項明定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」然而本局係針對本分割案是否符合「分割要件」所為之「處分」，而非針對本分割案是否符合「專利要件」，即「新穎性、進步性及產業上之利用性」，所為之「審定」，故原告主張專利法第四十條第二項要求本局通知本局申請人限期申復一節，於法不合。本局所為應不准予分割之處分，並未違反專利法第四十條第二項之規定，其訴訟理由應不成立。四、茲再補充理由如后：㈠原告之行政訴訟補充理由最主要乃重申其之前訴訟理由之主張，同時欲以 黃文儀 先生所著「專利法逐條解說」之內容及其在「律師雜誌」中所發表「專利要件與專利權範圍」，及本局現行「專利審查基準」相關內容等說明，強調本局不受理本分割案申請之處分係屬違法等云。㈡惟前述之原告說明與事實有所出入，其訴訟補充理由實難以成立，如原告以專利審查基準中之「各別申請」一節所提「審查上注意事項」第㈥項，即「分割案經審查後認為有不合分割要件時，該分割案應不受理，原案以修正案處理；而依專利法第六十八條規定申請分割為各別之專利權，倘認有變更實質，致不應受理分割案申請時，則恢復至原先核准之申請專利範圍。」，及本局八十八年六月七日智法字第八八八六一○三五號函針對各別申請疑義事項所作說明「．．．因此分割案（子案）經審查後認有不合分割要件，該子案應不受理，原案以修正案處理時，在申請人無意思表示刪除該子案發明之情形下，仍得由申請人按修正程序，恢復該子案之部分，．．．」，即下論斷「．．．其應於對本分割案之原案進行審結之前，先行對本分割案做出處分，以使原案得以『以修正案處理』，亦即，以使原告得以『按修正程序，恢復該子案之部分，．．．』。」。惟此論斷實非合理，由前述「審查上注意事項」第㈥項及本局前開函示所作說明，僅提及「原案得以修正案處理」，其前提當然必須在原案仍未審定，若原案已審定，自當無法再以修正案處理，其中並未規定或明示「其應於對分割案之母案進行審結之前，須先行對分割案做出處分，以使母案得以修正案處理」。更何況，原告既自認分割案與原案為兩個發明而自行提出各別申請，即自應當承受其行為所可能產生之法律效果。㈢訴訟補充理由㈡指稱本局先以程序受理本分割案，嗣以程序駁回，非但違反誠信原則，且嚴重逾越法律規定等云。惟此指責有欠公允，且有混淆事實之嫌。按分割案之審查，其除須符合專利要件外，且須滿足分割要件，惟若經審查後認為有不合分割要件時，該分割案即應不受理。原告於八十五年七月二十六日依專利法第三十二條規定，將「新穎的沈澱矽石及其於強化彈性體之用途」分割出改為各別申請，經查其所送文件符合分割之形式要件，本局自當受理其分割「申請」，並通知原告即將進行審查，惟經審查後認為有不合分割要件，自應不受理，故本局之處分並無不當。又其分割案既不受理，自無專利法第四十條第二項適用之情事。㈣訴訟補充理由㈢主要係原告針對本分割案與原案所請非為同一發明提出說明，惟本分割案與原案所請之申請專利範圍重覆而無法區分，兩案實質上並不為兩個發明，此乃不爭之事實，其理由亦已敍明於本局之處分函及訴願答辯理由中，故不再贅述。原告一再強調本分割案與原案所請並非為相同發明，卻又一再要求本局應通知原告給予修正，其理由實相互矛盾，同時亦更顯出本分割案與原案，兩案實質上並不為兩個發明之事實，故其訴訟補充理由應不成立。綜上所述，本局所為本案應不准予分割之處分並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回等語。
理由按利用自然法則之技術思想之高度創作，且可供產業上利用者，得依本法申請取得發明專利，為專利法第十九條、第二十條第一項前段所明定，又「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。」同法第三十二條復定有明文。本件原告於民國八十四年一月十二日以「製備沉澱矽石之新穎方法，新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途」，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號發明專利申請案。嗣原告於八十五年七月二十六日以其中部分為各別申請，發明名稱為「新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途」。案經被告編為第00000000號申請案審查結果，以八十六年八月五日（八六）台專（玖）○一○二一字第一三○三四五號函復原告，以本案申請專利範圍包含第一項之獨立項及第二項至第九項之附屬項，其中第一項申請內容為「一種沉澱矽石，其特徵為具有下列性質：於一四○與二四○平方米＼克之間的CTAB比表面積（SCTAB）；超過十一毫升之超音波去黏聚作用因數（FD）；於超音波去黏聚作用之後，低於二‧五微米之中項直徑（50）。」與原案申請專利範圍第十八項之申請內容「一種沉澱矽石，其特徵為具有下列性質：於一四○與二四○平方米＼克之間的CTAB比表面積（SCTAB）；．．．超過五‧五毫升之超音波去黏聚作用因數（FD）；於超音波去黏聚作用之後，低於五微米之中項直徑（50）。」部分範圍重複無法區分，且兩案附屬項之間亦有相類似情形，實質上並不為兩個以上之發明，依專利法第三十二條規定，應不准予分割。原告以判斷是否為同一發明應以申請專利範圍所界定者為限，倘兩案申請專利範圍僅有部分交集，不能為相同發明；本案經由簡單修正即與原案明顯區分，被告應依專利法第四十四條規定，通知其限期修正云云，訴經經濟部訴願決定除持與原處分相同之論見外，並以專利法第四十四條係規定專利專責機關於審查時得依職權通知申請人補充或修正說明書，本案與原案申請專利範圍有部分重複無法區分，非經簡單修正即可區分，此就訴願時所提本案修正申請專利範圍第一項所示，已增加「一種細孔分佈，致使由具有於一七五與二七五埃之間之直徑之細孔構成之細孔體積不代表低於百分之五十之由具有小於或等於四○○埃之直徑細孔構成之細孔體積」之限制條件，可知並非簡單修正。請求到部說明一節，以本案與原案實質上並非兩個以上之發明，應不准予分割之事證明確，所請核無必要，遂駁回其訴願。茲原告以被告對原案先行審結後再發函告知不受理本案之分割申請，違反程序正義原則；本案申請專利範圍第一項所請之矽石與原案申請專利範圍第十八項所請矽石非屬相同發明；被告既對本案進行實體審查，應依專利法第四十條第二項規定，核發再審查核駁理由先行通知書，使其有機會提出申復及修正云云，向行政院提起再訴願。惟均遭駁回。然於原告不服，提起訴願後，訴願決定機關為昭慎重，乃將本件原、申請及訴願理由書等，送請財團法人工業技術研究院化學工業研究所審查，其審查意見略謂：「本案係申請第00000000號發明專利案（以下簡稱母案），經原處分機關初審審定不予專利，後於八十五年七月二十六日依專利法第三十二條規定將本案分割出來改為各別申請，申請案號經編為00000000號發明專利案（以下簡稱分割案），復經原處分機關以兩案實質上並不為兩個以上之發明，不符專利法第三十二條規定，應不准予分割，訴願人不服，提起訴願。依專利法第三十二條規定「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。」經詳閱原申請專利說明內容得知，母案之申請專利範圍共有二十七項，其中包含三項獨立項（即第一、十
八、二十六項）及二十四項附屬項，訴願人將申請專利範圍第十八項分割出來稍加修改，成立一獨立申請案（即分割案）。詳加比較母案及分割案之技術內容及申請專利範圍得知，分割案申請專利範圍第一項內容為「一種沉澱矽石其特徵為具有下列性質：於一四○與二四○平方米＼克之間的CTAB比表面積（SCTAB）；超過十一毫米升之超音波去黏聚作用因數（FD）；於超音波去黏聚作用之後，低於二‧五微米之中項直徑（50）。」與母案申請專利範圍第十八項之申請內容「一種沉澱矽石其特徵為具有下列性質：於一四○與二四○平方米＼克之間的CTAB比表面積（SCTAB）；一種細孔分佈．．．；超過五‧五二毫米升之超音波去黏聚作用因數（FD）；於超音波去黏聚作用之後，低於五微米之中項直徑（50）。」有部分範圍重複無法區別，且兩案附屬項間亦有相似情形，故兩案實質上，並非兩個以上之發明，完全不符專利法第三十二條的規定。另，訴願人承認分割案與母案二者之申請專利範圍無法清楚區分，請求給予修正機會，唯，本案已進入訴願階段，訴願階段始提之修正，未經原處分機關審理，自當不便在此審究。綜上所述，原處分機關不予受理分割案之處分，並無違誤，訴願應予駁回。原告仍有未服，提起再訴願後，訴願決定機關乃將本件原、申請及再訴願理由書等送請原審查機關作成再訴願答辯意見略謂：「一、依再訴願理由書⑴所陳述，謂中標局不受理本分割案認有違反「程序正義」原則及再訴願理由書⑶所述，謂中標局違反專利法規定等，本答辯意見認為依據專利法第三十二條規定「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請」。本分割案為申請人自行提出申請者，申請人在提出申請分割之初，即有責任針對原母案之技術特徵，做一全面評估考量確定後，認可依專利法規定實質上為「兩個以上」之發明時，方可提出分割申請，而非以「僥倖」、「試試」看的心理，將原母案之申請專利範圍「部分」稍加修正後，予以提出分割案之申請；另再訴願理由書⑴、⑶亦一再重覆辯稱中標局程序缺失，並謂其基於「便宜理由」對母案先行審結。唯，既已提出分割案之申請故基本上依程序而言，完成申請程序後（尚未實質審查），即為兩個獨立之發明案，理應分開審查，無所謂分割案、母案優先順序之原則，故再訴願人辯稱原審查機關必須先審理分割案，核發再審查核駁理由先行通知書，告知再訴願人．．．使再訴願人得以提出修正、申復等，純屬不合理。二、再依再訴願理由書⑵、⑷所陳述謂本分割案與母案之申請專利範圍第十八項非為相同發明．．．等，經詳閱原專利說明書及申請專利範圍，並詳加比較，如訴願答辯書、答辯補充理由書及訴願審查意見書所述，確實有技術範圍重覆，申請專利範圍無法區分之嫌，據此，再訴願人亦已承認此一事實（如再訴願理由書⑶第八行起所述）既已承認技術有重複，就不適用「分割案」主張，且中標局依法審理，便無所謂缺失存在。又依專利法第四十四條第一項第二款之規定「所為之補充或修正，除不得實質變更外，如其補充或修正係在發明專利審定公告之後提出者「並」須有下列各款情事之一，始得為之：申請專利範圍過廣。誤記之事項。不明瞭之記載。」唯，本分割案並無上述事實，故中標局並無違誤審埋。三、另，依再訴願理由書⑷陳述，本分割案並無與EP-520862即對應於本國專利第二七○九一八號技術範圍重複之情事。此亦如前訴願答辯書，補充答辯書及審查意見書，另再比較分割案之申請專利範圍等不難發現，母案之申請專利範圍第十八項之申請內容，已明白揭示，已包含本分割案之申請專利範圍第一項之範圍，故難謂本分割案所請符合專利法第三十二條規定。綜上所述，中標局與原訴願決定機關之處置並無違誤，敬請駁回其再訴願。」有審查及答辯意見書附可稽。此項審查及答辯意見，具有鑑定性質，客觀公正，足堪採信。原告主張，被告以本案申請專利範圍第一項之申請內容，與原案申請專利範圍第十八項之申請內容部分範圍重複無法區分，實質上並非兩個以上之發明，及嚴重技術性認知錯誤，致令原告喪失矽石P5、P7、P8、P9及P11之保護云云，揆諸上開審查及答辯意見，並無足採。次查行為時專利法第三十二條規定「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請」。本分割案為原告自行提出申請者，則被告受理原告之申請案後，並非不得「實質」審查本分割案與原案是否「實質上為兩個以上之發明」。本件被告於「實質」審查後，認定本分割案與原案實質上並非兩個以上之發明，因而否准原告本案分割之申請，審理程序並無不合。前述就本分割案與原案是否「實質上為兩個以上之發明」之「實質」審查，與系爭本案是否應予專利之「實質」審查，無論程序及實質內容均有不同，故無專利法第四十條第二項之適用。原告主張，本件被告未通知原告，即作成不准分割之處分，違反專利法第四十條第二項規定之程序云云，自不足採；又原告主張，被告就本分割案進行「實質」審查後，復以程序駁回本件分割申請案，處置矛盾，違反誠信原則云云，顯就被告受理當事人提出之分割申請案後，仍應「實質」審查分割案與原案是否「實質上為兩個以上之發明」，以決定應否准予分割之程序有所不明，亦不足採；末查被告現行「專利審查基準」中「各別申請」節所定「審查上注意事項」第㈥項，以及被告八十八年六月七日（八八）智法字第八八八六一○三五號函，僅說明「原案得以修正案處理」，並未規定被告就原案與修正案進行審查之程序，應「使原案得以修正處理」，因此原告主張，被告應於對本分割案之原案審結之前，先行對本分割案作成處分云云，並無法令依據，故不足採。綜上所述，本件原處分核與首開法律規定並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤，均應予維持。原告起訴意旨，為無理由，應予駁回。本件事證已臻明確，並無行言詞辯論之必要，併予指明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國八十九年八月三十一日
最高行政法院第二庭
審判長法官陳石獅
法官徐樹海法官彭鳳至法官高啟燦法官黃合文右正本證明與原本無異
法院書記官王福瀛中華民國八十九年九月七日