裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第974號判決
裁判日期：民國96年03月15日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00974號原告日商‧ 吉田 股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人 林志剛 （兼送達代收人）律師
楊憲祖 律師黃闡億律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人尚立國際股份有限公司代表人乙○○（董事長）訴訟代理人 崔君瑋 律師
練家雄 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1月18日經訴字第09506160740號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應遵照本判決之法律見解對於原告民國92年11月26日商標評定申請案作成決定。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：㈠本件參加人之前手祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）
於民國（下同，西元除外）83年7月1日以「PORTERDASH!及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於修正前商標法施行細則第24條第40類之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝、襯衫、夾克、T恤、雨衣、泳衣等商品，向被告（88年1月26日改制前為中央標準局）申請註冊，經准於84年7月1日起列為註冊第683393號商標；91年4月間申准移轉登記予參加人，參加人並於94年1月間申請延展註冊獲准，系爭商標權利期限至104年6月30日。
㈡原告於92年11月26日，以系爭商標有違註冊時商標法第37條
第1項第7款之規定，對之申請評定，經被告審查，以94年
9月26日（94）智商0930字第09480393730號（中台評字第920557號）商標評定書（下稱原處分）為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造及參加人聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告應就原告92年11月26日所為註冊第683393號「PORTERDASH!及圖」商標註冊作成評定成立的行政處分。
㈡被告及參加人聲明：駁回原告之訴。
三、兩造及參加人之爭點：
1.系爭商標是否有註冊時商標法第37條第1項第7款規定之商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞之情事？
2.系爭商標是否另有現行商標法第23條第1項第12款規定之商標有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，且未得該商標或標章之所有人同意申請註冊之情事？㈠原告主張之理由：
1.法規適用：⑴按現行商標法第91條第1項規定，本法修正施行前已申
請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。查本案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊。再依本案申請評定時（即92年11月26日）商標法（即91年5月29日修正公布之商標法）第77之1條第2項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，而系爭商標係於84年7月1日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1項規定，本案商標評定須同時違反82年12月22日修正公布之商標法（即系爭商標註冊時商標法）及現行商標法之規定，始撤銷其註冊。
⑵原告係以系爭商標違反該商標註冊時商標法（即82年12
月22日修正公布之商標法）第37條第1項第7款之規定，對之申請評定，而參酌86年5月7日修正公布之商標法立法理由中關於第37條第7款部分記載：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」可知86年5月7日修正公布之商標法第37條第7款僅增加著名性要件，又86年5月7日修正公布之商標法第37條第7款即與現行商標法第23條第1項第12款本文前段之規定相同。因此，系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定即相當於現行商標法第23條第1項第12款之規定，系爭商標須同時違反上開2規定，始撤銷其註冊，合先敘明。
2.綜觀原處分及訴願決定全文，可知原處分及訴願決定係以：依祥記公司與原告於西元1988年12月5日起至西元2000年5月所簽訂之協議書內容觀之，原告就其設計之皮包系列商品同意祥記公司於日本、香港以外之地區註冊取得「PORTERDASH!」等商標之註冊，而本案系爭商標於83年7月1日申請註冊，尚在前開協議書有效期間內，合於前開協議書之約定範疇。則系爭商標申請註冊時已獲得原告之允許，主觀上自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，則系爭商標之申請註冊，自無系爭商標註冊時商標法第37條第1項第
7款規定之適用云云為由，而分別為申請不成立及訴願駁回之決定，惟查：
⑴系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內：
①原告與祥記公司曾分別於西元1988年12月、1993年5
月、1996年1月及2000年5月間簽訂授權契約書，其中第2份授權契約書（即西元1993年5、6月間所簽訂者）之有效期間為西元1993年1月1日起至西元1995年12月31日止，雖然系爭商標申請註冊日（83年7月1日）在該份授權契約書有效期間內，惟該契約書第2條僅明列「Porter」、「PorterDash」、「LuggageLabel」等3件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中作奔跑狀之侍者圖形商標，該契約書第4條雖記載「TheabovetrademarkscanberegisteredworldwidebyGallantexceptJapan.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本以外之其他國家註冊），惟其中所謂「Theabovetrademarks」（中譯：上述商標）僅指第2條中所記載之「Porter」、「PorterDash」、「LuggageLabel」等3件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中「作奔跑狀之侍者」圖形商標。②原告並未將「PORTERDASH!」外文與「作奔跑狀之侍
者」圖形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊，原告僅於日本分別註冊「PORTERDASH!」文字商標（日本註冊第0000000號）（下稱據爭商標1）及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標（日本註冊第0000000號）（下稱據爭商標2）（下合稱據爭商標，如附圖2）。
③是由上開授權契約書中之記載及原告實際於日本註冊
商標之情形，可知系爭商標乃祥記公司擅自將據爭文字商標與圖形商標所組合而成之商標，該商標圖樣並未在原告與祥記公司間上開授權契約中所約定之同意註冊範圍內，原處分及訴願決定認為系爭商標之申請註冊曾經原告同意云云，顯與事實不符，其以系爭商標之申請註冊曾獲得原告之允許為由，認定系爭商標並無該商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用云云，顯有違誤，應予撤銷。
⑵原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之
衣服、男女服裝、童裝等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定：
對於原告所為「系爭商標所指定使用之衣服、男女服裝、童裝等商品並未在前揭協議書中同意註冊商品範圍內」之主張，原處分及訴願決定則以「原告是否同意系爭商標註冊使用於衣服、男女服裝、童裝等商品，因事涉雙方對協議書上關於同意註冊商品範圍之認定，核屬另案私權糾紛，自應循民事訴訟解決，於爭議未釐清前，尚難遽指祥記公司有抄襲據以評定諸商標之意圖」為由，對「系爭商標所指定使用之衣服、男女服裝、童裝等商品是否在前揭協議書中同意註冊商品範圍內」，未進行調查、判斷，惟查：
①按行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他
行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」該條立法理由表示：「考量行政著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」被告竟以「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」為理由，而對原告是否同意祥記公司以系爭商標圖樣指定使用於袋類以外之商品申請註冊乙事，未加以判斷，即遽為申請不成立之處分，顯已違反行政程序法第43條之規定。
②原告是否同意祥記公司註冊系爭商標，亦屬私權紛爭
，亦事涉契約之解釋，惟被告竟一方面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原告曾同意祥記公司註冊系爭商標，一方面卻又怠於解釋契約，怠於判斷系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍，原處分所謂「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」之理由，實為一卸責之詞，怠忽行政機關根據行政程序法第43條規定，依據全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實真偽之職責。
③綜上所述，被告應依法判斷「系爭商標之申請註冊是
否逾越原告原同意註冊之商品範圍」，懇請鈞院逕就此涉及系爭商標之註冊是否合法之重大事項為判斷，或發回被告就此事項詳加調查、判斷。
⑶祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據爭商標：
①原告與祥記公司間所簽訂的4份授權契約均係針對袋
類商品而訂，此由表明4份授權契約主要意旨的第1條約定即明，該條明定原告授權祥記公司製造、行銷之對象為「BAGSCOLLECTIONS」，以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，其第1條即開宗明義規定：「雙方希望祥記公司有於日本以外地區製造且行銷原告公司所設計之袋類商品之專屬權利」（原文：WHEREASTHEPARTIESDESIRETHATGALLANTHAVE
THERIGHTOFEXCLUSIVELYTOMANUFACTUREANDMARKETTHEBAGSCOLLETIONS《註：應為COLLECTION
S之誤》DESIGNEDBYYOSHIDATOALLOVERTHEWORLDEXCEPTJAPAN.），授權契約中同意註冊條款既屬第1條立約意旨下之具體實施方法的約定，則其同意註冊範圍自僅限於袋類商品，而不及於其他類別商品，祥記公司未得原告同意，擅自申請註冊系爭商標於衣服、男女服裝、童裝等商品，已超出授權契約中同意註冊商品範圍。
②於祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2份
授權契約（即西元1993年5、6月間簽訂之契約）前言部分亦明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：forthepurposeofhavingYoshidagrantsexclusiverighttoGallanttomanufact-
ureandmarkettheBagcollectionsdesignedbyYoshida）」其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊PorterDash等商標。祥記公司擅自申請註冊系爭商標於衣服、男女服裝、童裝等商品，已逾越授權契約中同意註冊商品範圍，原處分及訴願決定認定系爭商標之申請註冊事先已得原告同意云云，顯有違誤，應予撤銷。
⑷縱認系爭商標包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約
書中同意註冊之商標及商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手（即參加人）繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
①原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5月間中止。
②我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTERDAS
H」等系列商標所表彰者為原告之信譽：祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為原告之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而原告於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，如第5條至第9條約定），及西元1996年1月間、西元2000年
5、6月間所簽訂的最後2份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA（即原告）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA（即原告）之同意」（原文為ForunityofimageofYoshidabrand,adv-ertisementpublicity,standingboards,adver-tisingcolumnetc.,shouldbeapprovedbyYo-shida.），即可明瞭祥記公司僅屬原告公司之經銷商（或稱代理商）性質，只不過原告同意祥記公司得自行生產原告設計的產品（或祥記公司自行設計經原告同意的產品），此與Ａ公司委託Ｂ公司生產Ａ公司產品，另授權Ｃ公司經銷Ａ公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合Ｂ公司與Ｃ公司之功能而已。祥記公司於台灣使用據爭商標之效果，應歸於原告，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據爭商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標所表彰之信譽為原告之信譽，而非祥記公司或參加人之信譽。
③參加人有攀附原告商譽之行為：
參加人曾於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料（見訴願理由書附件15），其廣告以「Porter哈日包燒上身」、「……其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」、「日本超人氣背包-PORTER」「PORTER是1個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962年所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，……在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一般PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受觀迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」（訴願理由書附件15）等為訴求，促銷「PORTER」相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有「PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
④保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進
工商企業正常發展，乃商標法第1條所揭示之立法目的。倘使參加人保有系爭商標專用權顯然有使消費者繼續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞。退萬步言之，縱認系爭商標應包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標及商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手（即參加人）繼續保有系爭商標專用權，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊「PORTERDASH」文字商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1項第7款不得註冊事由之規定。
⑸系爭商標違反該商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定：
①系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定，商
標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依83年7月15日修正公布之商標法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。
②再者，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致
相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，為現行商標法第23條第1項第12款所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
③經查，系爭商標即違反前揭系爭商標註冊時商標法第
37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定：
A.兩造商標構成近似：系爭商標與據爭之「PORTER人形圖」、「PORTERDASH!」及「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標圖樣相較，均有相同之外文「PORTER」、「PORTERDASH!」或衣著打扮相同之侍者圖形，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
B.據爭商標為著名商標：原告早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上（請見評定申請書附件2及訴願理由書附件15），並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標（請見訴願理由書附件3），為促銷據爭商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告（請見評定申請書附件3及訴願理由書附件4）外，並有下列客觀證據資料足以證明據爭商標之著名性：
a.西元1984年至2003年間據爭商標商品展售會相關資料影本（請見訴願理由書附件6）。
b.販售據爭商標商品之賣場照片（請見訴願理由書附件7）。
c.日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明據爭商標於西元1980年代中期已為著名商標之文件影本（請見訴願理由書附件10）。
d.西元0000-0000年「皮革製品及關連企業業績速報820社」、西元0000-0000年「皮革產業有力企業業績速報920社」等客觀統計刊物中有關原告公司之介紹（請見訴願理由書附件11）。
原告並透過代理商銷售據爭商標商品至香港地區（請見原告於評定階段提出之附件22），而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為鈞院90年訴字第3766號判決所肯認），我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據爭商標外，自西元1988年12月起至2001年
5月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷標示系爭商標之背包類商品，台灣消費者所認識之系爭商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用系爭商標之效果，應歸於原告。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及系爭商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據爭商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1項第12款所謂之著名商標。再者，由參加人於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告或報導內容（請見訴願理由書附件15，亦得以明瞭據爭商標商品受歡迎之程度，如「Porter哈日包燒上身」文章中記載：「敗家子走在街上，除了放眼都是名牌妹揹著LV或GUCCI外，赫然發現許多年輕人都揹著一個素色休閒款式的公事包。敗家子猜想，這些人多半是哈日族，因為他們揹的都是Porter哈日包。」、「SUBCULTURESCREAM次文化尖叫」文章中指出：「日本人對這類限量產品，失心瘋似地支持熱愛，完賣（完全賣完）的狀況，常常在才上巿前幾天就發生。自己就曾經看過原宿Porter（吉田英文品牌名）路面店，買客大排長龍，分批進入店內的壯觀亂象，盛況很像LV或Prada。」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包--PORTER」文章中記載：「Porter以其質輕耐用的材質……在
LV、PRADA等國際級名牌環伺之下脫穎而出，成為日本街頭背包的領導品牌……推出後即受到日本街頭玩家的歡迎，旋即成為日本街頭人手一包的終極必備品，而TANKER也因此快速躍昇為PORTER的長賣型經典款。在台灣，TANKER系列也時常處於供不應求的品切狀態。」、「世紀之作一針入魂吉田包」文章中亦表示：「在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」文章亦記載：「到了HIPHOP風盛行的70年代初期，PORTER已經有如旋風一般，席捲當時的年輕族群……說到PORTER，就絕對不能不提其經典系列『TANKER』， 木村拓哉 在日劇『戀愛世代』中使用TANKER系列的雙用背包，以及 金城武 在電影『心動』中的TANKER兩用公事包，其迷人的氣質與造型，都引起許多影迷的爭相仿效，引領出TANKER風潮。」，另外，標題為「最具大人氣品牌PORTER在台熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「機能＋實用主義＝時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER品牌背包類商品受歡迎的情形。
C.兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：兩造商標圖樣高度近似，且系爭商標所指定使用之衣服、男女服裝、童裝等商品與據爭商標主要使用之背包、手提袋類商品常在同一販售場所銷售，具有相同行銷管道。再者，如前所述，參加人於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告之文字。
兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。
3.參加人提出其前手祥記公司與原告間之往來信函16紙，主張由該等信函得以證明原告曾同意祥記公司申請註冊系爭商標，惟查：
⑴參加人提出之上開往來信函所載日期為西元1988年10月
3日至10月17日間，乃在參加人與祥記公司於西元1988年12月間簽訂第1份授權契約之前，而系爭商標則係在83年（西元1994年）7月1日申請註冊。由上開信函時間與系爭商標申請註冊時間相隔6年之久可得推論，系爭商標之註冊應與上開信函內容無關。
⑵參加人提出之上開往來信函中，僅記載祥記公司對原告
所有之「PORTER」系列商標圖樣不甚清楚，而請求原告提供圖樣原本予祥記公司，而原告應祥記公司之請求，提供商標圖樣原本予祥記公司。在上開信函中，原告公司並未表示授權祥記公司申請註冊系爭商標圖樣。
⑶由原告與祥記公司以上開信函聯絡後不久，雙方即初次
簽署授權契約，約定原告授權祥記公司於日本、香港以外地區製造、行銷原告設計之袋類商品（關於授權契約內容，請見評定申請書附件6及原證5）可知，祥記公司於上開往來信函中請求原告提供商標圖樣原本予祥記公司，係為確認原告所有之商標圖樣，以便製造原告設計之皮包商品。上開信函本身實無從證明原告曾同意祥記公司以系爭商標圖樣申請註冊，參加人之主張，並不足採。
4.參加人主張：原告實際使用時，即是結合「PORTERDASH!」文字與「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形併同使用，故原告同意祥記公司註冊商標之範圍，理當包含「作奔跑狀之侍者」圖形，且原告與祥記公司所簽署之協議書，其第
2條約定記載之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGG
UGELABEL」只是用以統稱原告當時在日本國所發展之3大品牌系統「產品」，且為例示規定，而非列舉規定云云，惟查：
參加人上開主張僅為其主觀臆測之詞，關於同意註冊商標範圍本應依據契約之記載，而雙方間授權契約書第2條僅明列「Porter」、「PorterDash」、「LuggageLabel」等3件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中作奔跑狀之侍者圖形，而且原告並未將「PORTERDASH!」外文與「作奔跑狀之侍者」圖形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊。系爭商標乃祥記公司擅自將「PORTERDASH!」文字商標與「作奔跑狀之侍者」圖形所組合而成之商標，該商標圖樣整體並未在原告與祥記公司間授權契約中所約定之同意註冊範圍內，足堪認定。
5.關於「系爭商標所指定使用之衣服、男女服裝、童裝等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍」之爭點：
參加人援引原告與祥記公司間第1份授權契約（西元1988年12月間所簽訂者）中第1條及第4條之約定，主張原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，祥記公司除了製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他商品，並主張祥記公司早在其他國家註冊「PORTER」等系列商標於多種商品類別，原告在十餘年的合作期間從未表示過反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制，且為達契約目的，避免他人搶註商標，因而在協議書第4條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之商品類別云云，惟查：
⑴於祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2份授
權契約（即西元1993年5、6月間簽訂之契約）緊接在締約當事人雙方公司名稱及地址之記載後，即明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：forthepurposeofhavingYoshidagrantsexclusiveright
toGallanttomanufactureandmarkettheBagcollectionsdesignedbyYoshida）」，可見該份授權契約所授權之標的為原告所設計之袋類商品，其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊PORTER、PORTERDASH等商標，則祥記公司所得註冊PORTER、PORTERDASH等商標之商品範圍自僅限於袋類商品。西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約亦有前述相同記載，其下第1條所謂「PRODUCTSUNDERLIGHTZONEANDALLTHEOTHERCOLLECTIONSUNDERTHEBRANDNAMEANDTRADE-MARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.」（中譯：LIGHTZONE品牌產品及標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）自應限於袋類商品，且事實上原告公司僅生產袋類商品，所謂「ALLTHEOTHERCOLLECTIONSUNDER
THEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,
LTD.」（中譯：標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）事實上僅有袋類商品。該款係將「PRODUCTSUNDERLIGHTZONE」與「ALLTHEOTHERCOLLECTIONSUNDERTHEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&
CO.,LTD.」並列，係表明「LIGHTZONE品牌產品」與「非LIGHTZONE品牌產品」，並非記載「BAGCOLLEC-TIONS（袋類商品）ANDALLTHEOTHERCOLLECTIONS」，參加人以該款有「ALLTHEOTHERCOLLECTIONS」即主張，祥記公司依該契約除得製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他類商品云云，顯然誤解該條文義。
⑵授權契約第4條約定：「THEABOVETRADEMARKSCAN
BEREGISTEREDALLOVERTHEWORLDBYGALLANTEXCE
PTJAPAN,HONGKONG.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊）雖未明載限制註冊於袋類商品，惟該條約定既屬前述締約目的條款下的具體實行措施，自無再贅述該契約授權標的（即原告公司所設計之袋類商品）的必要。總之，雙方締約目的既在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商品，允許祥記公司在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTERDASH等商標乃實行此項目的之方法之一，則解釋契約、探究當事人真意，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTERDASH等商標時自應限於指定使用在袋類商品。
⑶參加人雖主張原告在十餘年的合作期間對系爭商標之註
冊從未表示過反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云。
惟查，關於契約真意為何，首應探究契約文義，而如前述，雙方締約目的乃在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商品，該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTERDASH等商標時自應限於指定使用在袋類商品。又，參加人並未舉證證明其曾提交系爭商標註冊資料予原告並經原告同意註冊之證據資料，且如原告當時代表人 吉田滋 於歐盟異議案所提出之宣誓書（如參加人提出之參證7）第13點中所述：「
IgenuinelybelievedthatMaxLinandGallant
hadunderstoodthatallofGallant'sregistratio
nsofYoshida'strademarkswouldbereturnedtoYoshidauponterminationoftheagreement.Itdid
notoccurtomethatGallantmighttrytomis-appropriateYoshida'strademarks.」（中譯：我真誠地相信 林明燈 《註：祥記公司董事長》及祥記公司了解所有祥記公司所註冊的吉田公司的商標應於契約終止後返還吉田公司。我從未想到祥記公司會試圖侵佔吉田公司的商標。）顯見在雙方合作期間，原告公司相當信任祥記公司，祥記公司逾越授權範圍註冊系爭商標於非袋類商品，並非原告所預見，參加人前述主張實不足採。
⑷事實上，祥記公司除在台灣註冊PORTER等商標於多類商
品並在歐盟註冊系爭商標於第18類之袋類及第25類之衣服商品外，其在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港、馬來西亞、新加坡等其他國家，均僅註冊PORTER等商標於第18類之袋類商品，此有參加人提出之參證16可稽。參加人並未在其他國家廣泛註冊PORTER、PORTERDASH等商標於袋類以外商品，參加人以原告在合作期間未對祥記公司在其他國家註冊PORTERDASH等商標表示反對意見為由，即主張原告對於祥記公司註冊PORTERDASH等商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云，並不可採。
⑸商標法規定保護註冊商標之範圍本即及於類似商品，且
縱使祥記公司註冊系爭商標於衣服、男女服裝、童裝等商品之目的在避免他人搶註商標，亦與其註冊於該等商品是否逾越授權註冊範圍無涉，蓋契約真意為何，本應探究契約文義，如前所述，祥記公司依約得在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTERDASH等商標之指定使用商品限於袋類商品，則無論祥記公司主觀上是否有避免他人搶註商標之目的，其註冊系爭商標於非袋類之衣服、男女服裝、童裝等商品，即屬逾越授權註冊範圍。
6.參加人援引最高行政法院92年判字第1331號判決及現行商標法第52條規定，主張系爭商標於84年7月1日獲准註冊時，既合於商標法第23條第1項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性云云，惟查：
按現行商標法第52條雖規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」惟該規定係有關法規判斷基準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定，又最高行政法院92年判字第1331號判決表示：「撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」查，本案原處分為被告於94年9月26日所為之中台評定第H00000000號商標評定，則以上開判決見解，判斷本案原處分合法性之基準時，應為94年9月26日原處分發布時之事實或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商標84年7月1日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張顯然相互矛盾。
7.參加人主張，原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而遭祥記公司終止雙方協議關係云云。惟查：
⑴原告與祥記公司間之契約關係係因祥記公司以書面通知
終止契約，而於西元2001年5月間中止，祥記公司於該終止函中表明係依據雙方間授權契約第13條規定而通知終止契約，並未言及原告有違約情事，於終止契約後，祥記公司亦未曾要求原告負擔任何違約責任，應予指明。
⑵原告否認有參加人所指之違約情事。參加人提出之參證
7：「原告於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記公司合作關係惡化的原因係祥記公司隱瞞其在香港註冊PORTER系列商標之事實及祥記公司在台灣販售標示PORTER系列商標的劣質品，原告並無違約情事，參加人竟以參證7及單純記載在美國首次使用日之參證8：「原告在美國申請註冊『PORTER』商標資料影本」作為證據，主張原告重大違反協議書之約定云云，實屬無稽。
8.參加人主張，原告曾向祥記公司要約價購系爭商標，已承認祥記公司對於系爭商標之所有權云云，惟查：
原告以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER、PORTERDASH等商標之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張」。參加人之主張，並不可採。
9.參加人主張：原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非商標授權契約，協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，由協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權云云，惟查：
⑴檢視祥記公司致原告之信函內容（原證6），祥記公司
以「吉田ブランドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與原告所簽訂之契約，顯然祥記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年5、
6月間簽訂之最後1份合約，其封面亦載明「LICENSEAGREEMENT」（中譯：授權契約）（請見評定申請書附件6）。
⑵根據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予（契
約原文：grant）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等商標產品的權利（請見原告與祥記公司簽訂之授權契約書第1條、第2條及第3條），原告對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。
⑶原告與祥記公司前後共簽訂4份授權契約，每份契約均
記載同意註冊條款（請見合約第4條約定），顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加人所稱原告一次放棄註冊商標之權利（何等重大的權利放棄），否則僅於第1份合約記載同意註冊條款即可，何須
4份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台上字第577號判例參照）。將原告於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊原告創用的「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。
⑷以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，原告
與祥記公司所簽訂的4份授權契約的核心部分應為第1條之規定：「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHTZONE及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文：YOSHIDAGRANTSTOGALLANTTHEEXCLUSIVERIGHTSOFMANUFACTURING,MARKETINGANDDISTRIBUTIONOFPRODUCTSUNDERLIGHTZONEAND
ALLTHEOTHERCOLLECTIONSTHEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊原告所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELA
BEL」等多款商標（第4條）、原告控制祥記公司生產的產品品質（如第5條約定原告應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選定）設計款之1件原樣予原告；第6條約定原告應提供祥記公司必要之技術協助；第7條約定祥記公司應向原告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意；第9條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售額的一定比例支付權利金（原文為royalty）（第11條），但不得低於一定金額（第12條）。原告與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。
⑸按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年台
上字第577號判例參照）。原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTERDASH」等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約中之第11條第1項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB售價計算之一定比例權利金予原告，但不得少於最低權利金金額」（ASCOMPENSATIONFORTHERIGHTSGRANTEDHEREUNDER,GALLANTSHALLPAYTOYOSHIDA
APERCENTAGEROYALTYONGALLANT'SFOBSALESPRICES,BUTNOTLESSTHANTHEMINIMUMROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。若參加人前開主張可採，則豈非在原告與祥記公司間之授權契約關係已經消滅、祥記公司無庸支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得在日本及香港以外國家繼續保有原告創用的「PORTER」、「PORT
ERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款商標專用權，並據其商標專用權繼續製造、行銷標示上開多款商標的商品。
10.綜上所述，系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內；原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之衣服、男女服裝、童裝等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定。祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據爭商標；雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手（即參加人）繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的；系爭商標應有該商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定之適用，原處分及訴願決定顯有違法及不當，為此懇請鈞院鑒核，賜判如訴之聲明，以保原告權益，並藉維法制，至感德便。
㈡被告主張之理由：
1.按商標法第91條第1項規定，本法修正施行前已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。查本案係屬修正施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本案申請評定時商標法第77之1條第2項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，系爭商標係於84年
7月1日獲准註冊，其商標評定所應適用之本法修正施行前規定，為82年12月22日修正公布之商標法，合先敘明。
2.系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。經查：
⑴前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意
圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言（最高行政法院92年度判字第157號判決參照）。在判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受（最高行政法院91年度判字第1382號判決參照）。
⑵查本件據原告檢送其與參加人之前手祥記公司自西元19
88年12月5日起至西元2000年5月間所簽定之契約書4份，該等契約書上均明定「PORTER」、「PORTERDASH」、「PORTERDASH！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是本件參加人之前手於83年7月1日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
⑶至於原告主張其與參加人之前手祥記公司所簽訂者係授
權契約，且授權契約已失效，商標權應即歸還。經核本件原告與祥記公司所簽之前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方雖各有不同之主張，並各舉不同之理由支持其說，惟不論該契約之性質如何，該契約明白載有同意註冊之條款，亦為原告所承認。至原告主張未同意祥記公司於系爭商標所指定使用之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝、襯衫、夾克、T恤、雨衣、泳衣商品申請註冊乙節，經核此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭，參加人之前手主觀認定得原告同意，且因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之意思表示，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷，是本件系爭商標之申請註冊自無襲用之情形。況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權參加人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。
⑷再本件原告所舉對參加人申請註冊之商標提出爭議之案
例，經核各該案之系爭商標，係原告與祥記公司所簽訂之契約終止後，由參加人所單獨提出註冊申請，此與本件系爭商標係祥記公司得原告之同意而提出申請者不同，兩者之具體案情有異。又兩者之申請註冊時間既各有不同，於判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞時之時點自各有不同，不能依相同之證據，做同一之判斷，自難執為本案應為相同論處之依據。
3.綜上所述，系爭商標之註冊，既無違反本法修正施行前規定，則其是否尚有違本法修正施行後之規定，即毋庸論究，併予敘明。綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
4.從原告與參加人前手於西元1988年之協議書第1條第3段（中文譯本見參證5）可看出，原告同意祥記公司註冊「所有其他系列的產品，及所有由YOSHIDA已設計新款及進行中之系列款」，並不限於「袋類」產品。
5.對於相同的商標有不同的製造商時，依照商標法第36條之規定，商標如果有致消費者混淆時，各商標權人應附加適當的區別標示。違反該條規定，依照商標法第57條第3款規定，可能構成商標廢止的事由。
6.消費者在購買商品時，例如袋子、衣服，其上都有系爭商標，要區分是原告或是參加人公司之產品，只能以產品上之製造廠商作為辨別台商或日商製造。由於相同的商標本來就可以運用到不同的商品上，被告會保護原告的著名商標，但是因為有參加人存在，原告要註冊依照商標法第23條第13款規定必須要得到參加人的同意，且註冊時才有必要附加適當的區別標示。目前原告的商標在國內是沒有註冊的，因此恐怕根本無法在台銷售商品，沒有與參加人並存於台灣市場之事實。
7.對於有無「著名性」是否會影響本件的結果，被告認為由於當時是評定不成立，所以沒有「著名性」的問題。
㈢參加人主張之理由：
1.系爭商標原為祥記公司與原告簽訂協議書所同意由祥記公司申請註冊之標的，雙方對此從未有過爭議，乃至於原告在本件評定及訴願階段亦未提出爭執。詎原告竟起訴主張前開協議書所約定之商標僅有文字，而未包含圖形，顯係斷章取義，臨訟翻覆，無足可採：
⑴原告曾以書面將系爭商標之圖樣（含文字及圖形）提供
給祥記公司，協助祥記公司申請註冊之用，顯示原告確實同意祥記公司註冊系爭「文字與圖形商標」：
①按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於
所用之辭句。則對於原告是否曾同意祥記公司註冊系爭商標之文字與圖形？協議書第4條約定之同意註冊範圍是否包含「作奔跑狀之侍者」圖樣？在解釋時，應綜合判斷協議書之上下文及一切相關情狀，合先敘明。
②查祥記公司與原告合作期間，祥記公司為在台灣申請
註冊系爭商標，曾幾度去函原告，請求原告提供「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等商標圖樣（函文為：thecopylogoof"LuggageLabel","Porter"and"PorterDash"），而原告也回函將各該商標圖樣設計圖稿提供給祥記公司，而其設計圖稿中即含有系爭商標之文字及其圖形。西元1988年10月3日之信函第4點已清楚表明，祥記公司請原告提供相關圖樣之目的，係為協助祥記公司「註冊系爭商標」，其原文為ASFORTHECOPYLOGOOF"LUGGAGELABEL";"PORTER";AND"PORTERDASH"THATWEHAVEISNOTCLEARENOUGHFORUSTOAPPLYTRADEMARKINTAIWAN,WOULDYOUPLEASE
FAXANDMAILTHESEORIGINALTOUSATYOUREARLIERCONVENIENCE.。
③雖然原告在日本國係將「PORTERDASH!」文字與圖形
分開申請商標註冊，但原告曾將其在日本國註冊PORT
ERDASH!及圖之登記資料提供給祥記公司參考，並以細字筆將「PORTERDASH!」之文字與圖形劃圈，表明該圖形即是表彰「PORTERDASH!」系列商標之圖樣。
④是原告自始同意祥記公司得申請註冊之範圍包括「PO
RTERDASH!」之文字與圖形，彰彰甚明。⑵原告實際在使用本件據爭商標時，即是結合「PORTER
DASH!」之文字與圖形併同使用，故原告同意祥記公司註冊商標之範圍，理當包含「PORTERDASH!」圖形：
①查原告在日本國申請註冊「PORTERDASH!」商標時，
雖係將文字與圖形分開申請，但其實際在日本國使用「PORTERDASH!」之商標，均係將文字與圖形併同使用，此有原告所提評定申請書附件1、附件5等資料可證。
②此外，原告在香港及歐盟均係以系爭商標之樣式，結
合「PORTERDASH!」之文字與圖形併同申請商標註冊。
③是故，該圖形即是表彰「PORTERDASH」之系列商標
。原告以其在日本國將該文字與圖形分別註冊乙節，企圖將該文字與圖形切割，而辯稱其僅同意祥記公司註冊「PORTERDASH」之文字，但未同意祥記公司註冊該圖形部分云云，顯係以偏概全，扭曲當事人之意思表示，完全不實。
⑶查原告與祥記公司所簽署之協議書，其第2條約定記載
之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」只是用以統稱原告當時在日本國所發展之3大品牌系統「產品」，且為例示規定，而非列舉規定，更無限制祥記公司僅得註冊各該「文字」之意：
①查祥記公司與原告於西元1988年12月簽訂協議書後，
分別於西元1993、1996及2000年續訂新約，依該協議書第4條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申請註冊各項相關商標，其原文為「THEABOVETRADEMARKSCANBEREGISTEREDALLOVERTHEWORLDBYGALLANTEXCEPTJAPAN,HONGKONG.」。
②復以協議書前言揭示祥記公司在日本以外之地區，專
有製造、行銷吉田所設計商品之權。其原文為「THATGALLANTHAVETHERIGHTOFEXCLUSIVITYTOMANU-FACTUREANDMARKETTHEBAGSCOLLECTIONSDESIGN-
EDBYYOSHIDATOALLOVERTHEWORLDEXCEPTJA-
PAN.」。③再參照第1條約定，吉田授與祥記公司專屬權利，得
製造、行銷及經銷LIGHTZONE產品，及其他吉田擁有的品牌商品。其原文為「YOSHIDAGRANTSTOGALLANT
THEEXCLUSIVERIGHTOFMANUFACTURING,MARKETING
ANDDISTRIBUTIONOFPRODUCTSUNDERLIGHTZONE
ANDALLOTHERCOLLECTIONSUNDERTHEBRANDNAME
ANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.」。④因而協議書第2條約定中，例示祥記公司有權製造銷
售之「產品」為所有出自吉田之商品，包括LIGHTZONE、PORTER、PORTERDASH、LUGGAGELABEL、與原告公司所發展之任何新產品。其原文為「PORDUCTINCLUDINGALLCOLLECTIONSFROMYOSHIDA&CO.,
LTD.INCLUDING:LIGHTZONE,PORTER,PORTERDASH,LUGGAGELABELANDANYNEWLYDEVELOPED
ANDRUNNINGCOLLECTIONSBYYOSHIDA.」則本條約定之意旨是在敘述祥記公司得製造販賣吉田當時已有之所有商品，以及將來新開發之商品，而非限制祥記公司有權註冊之特定商標。
⑤而原告亦曾發函向祥記公司解釋其當時在日本國所發
展之品牌系統有三（西元1988年10月11日原告所發之信函）：
A.「PORTER」：在「PORTER」系列商標下之商品有TANKER、GRIPPER、CHAMBER、IMPACT等款式。
B.「PORTERDASH」：在「PORTERDASH」系列商標下之商品有PROPERTY之款式。
C.「LUGGAGELABEL」：在「LUGGAGELABEL」系列商標下之商品有LINER、RESCUE、HARNESS、LIGH
TZONE等款式。在原告自己製作之品牌體系表上，亦是用「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等文字來代稱其商標系統，雖未附加各該圖形，但絕無表示其商標體系僅有文字而無圖形之用意。
⑥是知，協議書第2條約定列出「PORTER」、「PORTER
DASH」、「LUGGAGELABEL」之用意，並非在限定祥記公司得申請註冊之「商標」，而是統稱當時原告在日本國所發展之3大品牌商品系統，只是1種代稱，以省卻逐一詳載各款商品名稱之繁複。
⑦故綜合考量協議書前言及第1條約定祥記公司得製造
銷售原告所擁有之任何品牌商品，以及第2條約定例示原告當時在日本國所發展之3大品牌系統商品等情，應認為不得將第4條約定之「THEABOVETRADEMARKS」限縮解釋為僅包含「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」3項文字商標，而不及於各該圖形商標。
⑷綜上論述，原告與祥記公司簽署協議書時，其所同意祥
記公司註冊商標之範圍，除了系爭商標文字「PORTERDASH!」文字外，更包括該圖形，彰彰甚明。況查，原告自始知悉祥記公司係結合文字與圖形申請系爭商標註冊，在雙方協議關係進行期間，原告均認可祥記公司之行為，從未提出任何異議，甚至在本件評定及訴願階段亦無任何爭執，則原告於本件起訴時始辯稱前開協議書同意註冊之範圍不包含系爭商標圖樣中之圖形商標云云，顯係臨訟翻覆，顛倒是非，完全不實，不可採信。
2.原告同意祥記公司註冊「PORTER」相關商標，並未限制註冊商品類別，則原告起訴主張祥記公司逾越協議書同意註冊商品範圍，襲用據爭商標云云，並非實在：
⑴查原告在與祥記公司所簽訂協議書第4條約定之原文為
「THEABOVETRADEMARKSCANBEREGISTEREDALLOVER
THEWORLDBYGALLANTEXCEPTJAPAN,HONGKONG.」。則其同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之類別，亦非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係「概括同意註冊」之意思表示。故原告辯稱其所同意祥記公司註冊系爭商標之範圍僅限於袋類商品云云，毫無根據，完全不實。
⑶查祥記公司與原告簽訂協議書後，早自西元1989年起即
積極在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件（請詳下述），註冊類別橫跨袋類、服飾、配件、珠寶等相關商品類別。原告在十餘年的合作期間從未表示過任何反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制，彰彰甚明。
⑶第查，祥記公司與原告簽署協議書之目的，係為「PORT
ER」相關品牌之經營發展，由原告保留日本市場，自行申請商標註冊，並從事商品銷售；而其他世界各國則由祥記公司經營，將「PORTER」相關商標推向國際市場。
為達此契約目的，祥記公司在台灣除了在袋類商品申請註冊外，更必須在其他相關商品類別亦申請商標註冊，始能防止狡黠之徒仿冒搶註，以保護「PORTER」相關商標，使消費者免於對商品來源發生混淆誤認，因而雙方在協議書第4條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之系爭商標商品。否則，若有第三人在其他相關商品類別搶註商標時，祥記公司恐將受不肖廠商之挾持或敲詐，「PORTER」相關商標之價值亦將隨之減損，無以達成協議書之目的。
⑷綜上所論，祥記公司與原告所簽訂之協議書並未限制祥
記公司得註冊系爭商標之商品類別，則祥記公司基於協議書之註冊同意，申請註冊系爭商標，並非以不公平競爭之目的，亦無抄襲他人商標之客觀行為。故系爭商標之註冊並無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之違法情事。
3.原告既與祥記公司簽署協議書，並同意祥記公司申請註冊系爭商標，則被告核准祥記公司申請註冊系爭商標，不因該協議關係終止而受影響，系爭商標之註冊應予維持，原處分駁回本件評定之申請，並無不合：
⑴系爭商標註冊時，已獲原告之同意，合於商標法第23條
第1項第12款但書規定，並無違法之情事。若原告認協議關係嗣後已向將來終止，參加人即不得繼續保有系爭商標權，則原告應循民事訴訟途徑定紛止爭，尚不得申請評定，請求撤銷系爭商標之註冊：
①按「撤銷之訴之訴訟標的，為原告主張行政機關之處
分違法並損害其個人權利或法律上利益，行政法院之任務在於審查行政處分是否以其發布時之事實及法律狀態為據，進而判斷有無違法及損害原告權益，並決定其撤銷與否。在行政處分發布後事實或法律狀態變更，既非原處分機關作成時所能斟酌，自不能以其後（從原處分發布至行政法院言詞辯論終結之間）出現之事實或法律狀態而認定原處分為違法。故撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」最高行政法院92年判字第1331號裁判明揭在案。次按現行商標法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」其修正理由揭示：為使評定商標之註冊有無違法事由之時點明確，爰明定依其註冊公告時之規定以茲遵循。第按現行商標法第91條第1項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。故本件必以系爭商標註冊公告時，依商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由，始得撤銷其註冊。
②據此，系爭商標於84年7月1日獲准註冊時，既合於
商標法第23條第1項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性。若原告認協議關係嗣後已向將來終止，參加人即不得繼續保有系爭商標權，則原告應循民事訴訟途徑定紛止爭，方為正辦，尚不得申請評定，請求撤銷系爭商標之註冊。
⑵原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而遭祥記公司終止雙方協議關係：
①依協議書前言及第1條至第3條約定，祥記公司在日
本國以外之地區，對於系爭商標商品有「專屬（ex-clusive）」製造銷售之權利；依第4條約定，在日本國以外之地區，系爭商標之註冊申請權歸屬於祥記公司。詎原告竟罔顧協議書之規範，在雙方協議關係仍持續期間，私自在英國銷售相關商標商品，甚至申請相關商標之註冊，顯已重大違反協議書之約定。就前開情節，原告自己在歐盟異議案提出之宣誓書中，已有自認，並有原告在美國申請商標註冊之登記資料可資佐證（原告在西元2000年6月15日在美國申請註冊，並宣誓在美國之首次使用日為西元1998年5月）。
②再者，依協議書第5條及第6條約定，為協助祥記公
司製造產品，原告應提供技術協助，並供應祥記公司樣品。惟查，原告自西元1999年年底開始，即拒絕履行前開協助義務，經祥記公司多次去函要求原告提供樣品，但原告均置之不理，甚至在西元2000年7月，雙方協議關係仍持續期間，原告竟發函指責祥記公司在台灣銷售之產品是「贗品（即日語：偽物）」，並無理要求祥記公司將系爭商標出賣予原告。迨於西元2000年9月間，祥記公司經董事會討論後，正式以書面通知原告之行為已構成重大違約，要求原告儘速處理。
③詎原告毫無改善補救之誠意，祥記公司只得於西元20
01年4月4日以書面終止雙方協議關係，故協議書之終止乃導因於原告之重大違約所致。奈原告無理要求祥記公司出賣系爭商標未果後，竟提起本件評定，請求撤銷系爭商標之註冊，於法於理，均有可議。
⑶原告曾向祥記公司要約價購系爭商標，已承認祥記公司對於系爭商標之所有權：
原告在與祥記公司合作期間曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地「PORTER」系列商標權（含系爭商標）之要約；在雙方合作關係終止後，原告亦曾致函祥記公司，表示願以3千8百萬元日幣價購祥記公司商標足以證明祥記公司於系爭商標註冊後即成為系爭商標之商標權人，原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張。
⑷原告恣意將其與祥記公司之協議書解釋為「商標授權契
約」，又將祥記公司定性為「代理商或經銷商」，企圖將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，與法不合，殊無可採：
①查祥記公司與吉田公司當年簽訂協議書之契約標的可分為2部分：
A.第1部分關於產品製造銷售，由祥記公司製造銷售相關產品，而原告負責產品設計及技術協助，並按祥記公司銷售產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與原告應取得之權利金無涉。因而，協議書對於權利金之約定，並非所謂「商標授權」之對價，而是針對原告授權祥記公司在日本以外之世界各地獨家製造銷售原告設計之產品，並提供技術指導所取得之報酬，故不得將該「權利金」誤解商標授權金，更不得將協議書之性質扭曲為「商標使用授權契約」。
B.第2部分乃PORTER等相關商標註冊申請權之分配，原告僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有（香港地區自西元1993年開始歸祥記公司），由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，吉田公司全無任何補償之義務。
是故，自雙方簽署協議書後，PORTER等相關商標在我國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得各該商標之商標權，則系爭商標在我國之商標權自始為祥記公司所有，而原告於締約時或締約後從未在我國申請各該商標註冊，既無商標權，無從排除他人之使用，有何商標使用授權可言？由是可知，協議書中關於產品製造銷售部分，固屬繼續性法律關係，但就同意祥記公司註冊相關商標之部分，實乃一次性之意思表示，性質實為商標註冊申請權之移轉與分配，而非商標使用授權關係。
②按「代理商」係以他人之名義而非以自己之名義從事
交易行為，而「經銷契約」在本質上係屬於買賣契約。依據原告與祥記公司之協議書，祥記公司從未以原告之名義製造、銷售系爭商標商品，祥記公司從事系爭商標之推廣、行銷活動時，亦從未表示系爭商標係表彰原告之商譽或名義，則祥記公司與「代理商」之地位迥然不同；次以協議書係約定由祥記公司製造銷售相關產品，而原告負責產品設計及技術協助，並按祥記公司銷售產品之數量取得權利金，暨祥記公司從未向原告批貨，並未以經銷商之地位在市場上轉賣原告製造之產品，則祥記公司絕非原告之「經銷商」。③至於協議書約定原告得控管產品品質及相關廣告資料
，係由於祥記公司與原告合作將系爭商標發展成為一國際性商標，並約定進行市場區隔，將日本市場分配由原告繼續經營，而其他市場由祥記公司自行開拓。為維持系爭商標形象在國際上之一致性，雙方約定由原告負責協助控管產品品質及相關廣告資料，至為合理、一般，但不得因此就推論祥記公司為原告之代理商，或者祥記公司在日本以外地區開拓市場之成果均應歸屬於原告享受。
④是知，原告一方面將協議書扭曲為「商標授權契約」
，另方面又任意將祥記公司定位為「代理商」、「經銷商」，反覆無定，自相矛盾，無非欲將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，坐享其成。然查，商標權與專利權不同，專利權之價值主要在於該創作之本身，而商標權之價值端賴權利人長期持續之經營，積極投入鉅額之資金與人力成本，透過產品之大量銷售以及行銷推廣活動，建立消費者對該商標之認識與市場認同後，該商標始有商業價值可言，故一商標之價值主要應歸功於使用經營者而非原創者。
⑤就此，祥記公司在西元1988年與原告協談合作之際，
即是顧慮系爭商標當時在我國鮮為人知，無甚價值，故祥記公司董事長林明燈先生當時即向原告代表人表示「既然祥記要在世界各地推廣，當然必須要享有商標權，否則這筆投資單單為人作嫁並沒有太多利益」。是故，協議書第4條之規範乃在於分配系爭商標在全球各地之註冊申請權，在日本以外之地區，由祥記公司申請註冊，並在註冊後取得商標所有權，享受其經營系爭商標之成果，同時也自行承擔投資風險。
⑥基上，原告訴稱祥記公司使用在我國系爭商標之效果及信譽，應歸於原告云云，毫無根據，顯不可採。
⑸協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題：
①按，協議書中同意註冊之意思表示，屬於一次性之意
思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，除非另有撤銷意思表示或意思表示無效之情形，原告應受「同意註冊」意思表示所拘束，不因協議關係終止而影響商標註冊之效力。除非原告在為同意註冊之意思表示時另有特別約定，否則凡是經同意而註冊，由祥記公司在各國原始取得之商標權，皆不因該協議關係終止而發生應撤銷之事由。此與一般商標使用授權關係中，商標權人「授權」使用之後仍保有原權利，並於授權關係終止或終了後，被授權人即不得繼續使用之概念有別，不可不辨。協議書既未約定禁止轉讓，亦無載明於協議關係終止後，祥記公司應撤回其所註冊之商標，或將商標移轉註冊予原告，故不論協議書有效期間內或協議關係終止後，祥記公司及其商標受讓人（即參加人）概為我國境內系爭商標之商標權人殆無疑義，系爭商標不因協議關係終止而驟變為違法註冊。
②查祥記公司依協議書約定於我國境內不但專有製造、
行銷商品之權，更有申請註冊系爭商標之權利。祥記公司及其商標受讓人（即參加人），因而投入鉅額經費廣告、拓展銷售通路，並積極維護品牌信譽，自應為系爭商標之商標權及商譽主體。
⑹協議書為原告所撰擬，同意註冊並不違反締約時原告之
本意，則原告訴稱參加人繼續保有系爭商標權，不符商標法立法目的云云，洵屬無據，殊無可採：
查原告一再強調該公司對系爭商標之重視及其著名性，則於其作成「同意註冊」之意思表示時，理應更謹慎為之。然而，由原告檢附之商標註冊資料可知，截至西元1985年間原告僅在日本提出7個相關商標申請案，迄至西元1988年12月5日與祥記公司締結系爭協議書時，在日本亦僅享有5件相關商標權；且原告在當時並無積極將系爭商標行銷海外之客觀事實及證據。再由西元1988年原告「自己」草擬之系爭協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權，則原告當時的確自滿於日本市場之營收獲利，且西元1988年間原告確無拓展系爭商標海外市場及取得日本國以外商標權保護之意，故其於自己草擬之協議書作成「概括同意註冊」之意思表示，適正符合原告之主觀認識，於經驗與論理法則均無不合。客觀事實及經驗邏輯昭昭明甚，豈容原告於兩造關係終止之後，恣意扭曲事實而為錯誤誘導，故系爭商標之註冊應無違法情事可言。
⑺是故，系爭商標之註冊亦應有商標法第23條第1項第12
款但書之適用，其註冊應予維持，原告之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無理由。
4.系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款本文規定之情形：
按現行商標法第91條第1項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。依系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款本文規定，系爭商標之註冊應合於以下要件：第1，據以評定商標為我國著名商標；第
2，系爭商標與據以評定商標相同或近似；第3，以不公平競爭之目的而抄襲據以評定商標；及第4，有致相關公眾混淆誤認之虞。茲就前開各項要件逐一指駁如下：
⑴原告所陳之事實及檢附之資料，均無法證明據爭商標「於系爭商標註冊時」，為我國著名商標：
①按所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以
認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，商標法施行細則第16條定有明文。
第按「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度亦有一定之地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。」最高行政法院92年判字第562號判決揭明在案。
是所謂「著名商標」，雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。
再按「我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全台之高知名度。又我國青少年間雖有『哈日風』及『哈美風』之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。」「我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之遊客，更難就國外之著名商標一一知悉，……除非業主投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能」最高行政法院92年判字第562號及92年判字第839號分別著有判決。
則原告如欲主張據爭商標為我國著名商標，應就其在我國如何著名詳盡說明及舉證，例如：該商標權人是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？斷不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定該商標係屬「著名」。
②查原告意圖以該公司歷史悠久及大量日文廣告、銷售
資料塑造據爭商標之著名性，企圖魚目混珠，混淆鈞院之判斷。詳言之，原告之公司簡介（評定申請書附件2）、日本皮革產業之相關年鑑（訴願理由書附件11）、在日本之註冊資料（訴願理由書附件3）、日本雜誌（評定申請書附件4及訴願理由書附件4、5）及在日本展售會及賣場資料（訴願理由書附件6、
7）等，均係關於原告在日本商業活動之資料，而與我國無關。尤以日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體，而原告單單提出日本雜誌資料，但未就各該期別之日本雜誌在台灣販售之事實及販售數量提出任何證明。因此，單憑前開各項日文影印資料，實無從證明原告於日本發行之雜誌宣傳廣告在我國境內已建立普遍之通路及擁有廣大讀者群。既然該些日本雜誌非我國國內主要媒體，而原告又未能證明，其有投入鉅額成本，以長期持續之方式在我國境內主要媒體大量播放及刊登據爭商標之產品，顯無證據證明據爭商標已成為我國著名商標。
基上，原告以本件訴願理由書附件4之日本雜誌在台灣金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書店等各書店及各便利商店亦有販售，但原告並未舉證證明前開特定期別之各日本雜誌確實曾在我國販售，亦未證明其實際販售之數量若干。實則，在70及80年代，外文雜誌在台灣的銷售量及普及率極低，故前開特定期別之各日本雜誌是否曾在我國出現過？著實令人質疑。是本件如需以前開特定期別之各日本雜誌作為認定據爭商標在系爭商標註冊時為我國著名商標之基礎，實有調查之必要，懇請鈞院賜准調查證據，或剔除訴願理由書附件4之證明力。
③至於原告援引鈞院90年度訴字第3766號判決，辯稱據
爭商標為我國著名商標。然查，該判決所審究之相關事實為「該案原告是否因地緣關係知悉參加人之商標存在」，亦即是否有修正前商標法第37條第1項第14款之情形，而非對於外國商標在我國是否達到著名程度表示鈞院之見解。故該判決與本件案情有別，尚不得比附援引，執為認定據爭商標為我國著名商標之論據。
⑵系爭商標之註冊並非以不公平競爭之目的而抄襲據爭商標：
①依據原告與祥記公司所簽訂之協議書約定，祥記公司
於日本以外的世界各地，專有製造與行銷申請人所設計皮包產品之權利，其前言揭示「……THATGALLANTHAVETHERIGHTOFEXCLUSIVITYTOMANUFACTURE
ANDMARKETTHEBAGSCOLLECTIONSDESIGNEDBYYOSHIDATOALLOVERTHEWORLDEXCEPTJAPAN.」，此約定乃雙方針對產品市場、經營範圍之協議，就我國境內而言，祥記公司專有製造與行銷原告所設計之皮包商品等權利。
②次查，基於協議之目的，雙方另於前揭協議書第4條
特別約定商標權利之歸屬，原告明示同意祥記公司能在日本、香港以外之地區進行包含系爭商標在內之註冊權利，其契約原文為「THEABOVETRADEMARKSCAN
BEREGISTEREDALLOVERTHEWORLDBYGALLANTEXCEPTJAPAN,HONGKONG.」。祥記公司乃基於此同意註冊之認識，於西元1988年10月間起在我國申請「祥記及圖PORTER」、「祥記及圖PORTERDASH!」、「祥記LUGGAGELABEL」等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標圖樣之限制，乃於西元1994年間起陸續再以「PORTER及圖」、「PORTER」、「PORTERDASH!及圖」、「LUGGAGELABEL」等商標申請註冊獲准在案。原告前揭同意註冊條款，實為系爭商標正當取得權利之基礎，且原告曾提供商標圖樣資料協助祥記公司申請註冊，已如前述，足證系爭商標之註冊沒有惡意襲用，亦無不正當取得之違法情事。
③縱然雙方之協議書因原告違約而終止，惟該協議書之
效力並非「失效」而係「終止」，其效力乃向後發生，並非溯及失效；而「同意」註冊之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，原告之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無可採。再退萬步言，不論同意註冊條款之定性究何，系爭商標係於雙方協議關係存續中，協議書仍有效力之期間內註冊，因此，評定違法之判斷時點不論依註冊時或註冊公告時之規定，均無違法事由，系爭商標之註冊非為不公平競爭之目的，而無惡意襲用之問題。
⑶系爭商標於註冊公告時，無令相關公眾產生混淆誤認之
虞，且系爭商標在我國之所有權係歸屬於參加人，經祥記公司與參加人在國內長期大量使用「PORTER」系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉原告與吉田公司並無事業合作關係，台灣「PORTER」與日本「PORTER」乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認系爭商標與吉田公司之外國商標。謹詳述如下：
①查祥記公司與原告簽訂協議書後，早自西元1989年起
即積極在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件。嗣祥記公司將其國內外「PORTER」系列商標權全部移轉予參加人，參加人即致力於該品牌之行銷，銷售據點遍及全省北中南各地達22處之多，國人對參加人之系爭商標已有普遍之認識。
②經祥記公司與參加人多年來在我國境內廣泛使用系爭
商標，從事商品行銷販賣，戮力經營系爭商標，相關消費者均能普遍認知系爭商標屬於祥記公司及其後手（即參加人）所有；反觀原告於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而原告在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以原告之名義在我國積極宣傳本件據以評定之商標，則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞系爭商標商品及訊息，均為祥記公司與參加人所為，而非出自原告之計畫及投資。今系爭商標既已為參加人所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨系爭商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能，茲有參加人對於系爭商標使用資料可以參酌。
③至於原告所舉參加人之宣傳資料（即訴願理由書附件
15），均晚於系爭商標註冊公告日，無法證明系爭商標「註冊公告時」，相關公眾對於兩造商標有何混淆誤認？矧系爭商標源自於日本，既非虛構，也無不實，參加人沒有必要否認，也沒有必要避諱。原告固為系爭商標之原創者，但不代表其在我國當然享有商標權，事實上，原告與祥記公司簽訂協議書，經祥記公司申請註冊系爭商標，並讓與於參加人後，系爭商標在我國之商標權即歸屬於參加人所有，原告無權干涉參加人對於系爭商標之使用。甚者，參加人亦於公司網站上正式聲明參加人與原告互不隸屬，參加人為系爭商標在我國唯一合法之商標權人，誠無令公眾混淆誤認之虞，更與商標法之立法目的無違。是原告佯稱參加人意圖使消費者認為系爭商標商品來源或產銷主體為原告云云，實屬扭曲事實，向壁虛構。
④至於本件訴願理由書附件15中，西元2002年12月12日
之雜誌報導，並非參加人所製作刊登，故不得以該雜誌記者偏差之報導，即稱參加人意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標表彰之商品來源或產銷主體為原告云云，參加人謹此鄭重否認。
5.綜上論結，系爭商標註冊時，確已獲得原告之同意，並無違法之情事。況本件據爭之外國商標非我國著名商標，且系爭商標「PORTERDASH及圖」之權利在台灣為參加人所有，已為我國相關消費者所普遍認知，應無導致混淆誤認之虞，則本件系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定之情形，則原處分與訴願決定均與法無違，應予維持。謹狀請鈞院鑒核，賜判如參加人訴之聲明，俾符法制，而維權益，無壬感禱。
6.原來的契約是參加人支付權利金，後來雙方又終止契約，對此參加人認為該契約並不是商標使用的授權契約，從協議書第4條可以看的出來；而契約的終止，不影響以前已經取得的權利，因為商標是要投入成本去經營的，故參加人是原始取得在臺灣的商標專用權，權利金之支付係因祥記公司為銷售原告所設計的商品，所支付設計（design）與技術指導的報酬。
7.對於有無「著名性」是否會影響本件的結果，參加人認為如果要撤銷系爭商標，依照修正後商標法第23條第12款規定，必須符合此一要件。
理由
一、原告起訴主張：原告與祥記公司間所簽訂的4份授權契約均係針對袋類商品而訂，不及於其他類別商品，祥記公司未得原告同意，擅自申請註冊系爭商標於衣服、男女服裝、童裝等商品，已超出授權契約中同意註冊商品範圍，係以不公平競爭之目的而抄襲據爭商標；況系爭商標圖樣與據爭商標屬近似之商標，且據爭商標係原告首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，其背包、手提袋等商品仍已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，原告於其後始以系爭聯合商標圖樣申請註冊，指定使用於背包、皮包、手提袋等商品，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有修正前商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之不得註冊之事由，為此訴請如聲明所示等語。
二、被告則以：依原告與參加人之前手祥記公司所簽訂的4份授權契約均，均明定「PORTER」、「PORTERDASH」、「PORT
ERDASH！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是本件參加人之前手於83年7月1日，依契約書之約定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言，原處分並無違誤等語置辯，求為判決駁回原告之訴。
三、本件兩造及參加人對於事實概要欄所載之事實均不爭，並對於系爭商標分別與據爭商標1、2近似、據爭商標1、2分別係於西元1988年8月29日及1988年7月22日在日本註冊、參加人與祥記公司於西元1988年12月6日、1993年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日（原協議書之記載為6月31日）締有協議書4件（下稱協議書1、2、3、4），約定契約有效期間分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後
1個月終止協議書4等情不爭，並有附於本院卷之原處分（頁20）、日本商標註冊檢索資料（頁44-45）、終止函及其中譯本（頁46-47）及協議書及其中譯本（參證5）可稽，堪認為真實。
四、按現行商標法第91條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」查本件原告係於92年11月26日申請評定，屬修正施行前申請評定，尚未評決之評定案件，依上開之規定，須系爭商標有同時違反商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊。
五、又按本件申請評定時商標法第77之1條第2款規定：「商標異議、評定及廢止案件之處理，適用本法新舊規定之原則如左：二、商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定程序適用評決時之規定。」查系爭商標係於84年7月1日獲准註冊，是理由一、所揭其商標評定所應適用之「本法修正施行前規定」，即系爭商標註冊時應適用之商標法，應指82年12月22日修正公布之商標法。
六、再按系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」現行商標法第23條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：一二、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。
但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」是本件之爭執在於：
㈠系爭商標是否有註冊時商標法第37條第1項第7款規定之商
標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞之情事？㈡系爭商標是否另有現行商標法第23條第1項第12款規定之商
標有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，且未得該商標或標章之所有人同意申請註冊之情事？
七、關於系爭商標是否有註冊時商標法第37條第1項第7款規定之情事部分：
查被告及參加人主張系爭商標之註冊已得原告之同意，無非以祥記公司與原告間所簽訂之4份協議書為據。惟查：
㈠協議書1、2、3、4，係原告與祥記公司於西元1988年12
月6日、1993年6月2日、1996年1月30日及2001年6月30日所先後簽訂，其約定契約有效期間則分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，已如前述。嗣後簽訂之協議書2、3及4之內容大致相同，且均為14條，茲依系爭商標申請註冊時有效之協議書2之內容而為論述。
㈡協議書2於締約當事人雙方公司名稱及地址之記載後，於前
言記載以：「為了使Yoshida公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：forthepurposeofhavingYoshidagrantsexclusiverighttoGallanttomanufactureandmarkettheBagcollectionsdesignedbyYoshida）；第1條約定：「吉田公司給予祥記公司專屬製造、行銷及經銷在Yoshids&Co.,Ltd.品牌名稱及商標下之所有Yoshida產品的權利。」（原文為：「YoshidagrantsGallanttheexclusiverighttomanufacture,marketanddistributeallYoshidaproductsunderthebrandnamesandtrademaksofYoshids&Co.,Ltd.」）第2條約定：「產品包括所有Yoshida&Co.,
Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、PorterDash、LuggageLabel及任何由Yoshida&Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品）」（原文為：TheproductsincludeAllcollectionsfromYoshida&Co.,Ltd.,includingbut
notlimitedtoPorter,PorterDash,LuggageLabel,
andanynewlydevelopedand/orrunningcollectionbyYoshida.）及第4條約定「前述商標可由祥記公司於日本以外之世界各國註冊」（原文為：Theabovetrademarkscan
beregisteredworldwidebyGallantexceptJapan.）㈢依協議書2之前言，即足見該份授權契約所授權之標的為原
告所設計之「袋類商品」（Bagcollections），其下各條款則記載所約定此項締約目的的各項具體內容，是協議書第
1條所指Yoshida給予Gallant專屬製造、行銷及經銷在Yoshids&Co.,Ltd.品牌名稱及商標下之所有Yoshida產品的權利，第2條所指產品包括所有Yoshida&Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、PorterDash、LuggageLabel及任何由Yoshida&Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品，顯然均係針對袋類商品相關的權利，包括袋類商品Yoshids&Co.,Ltd.品牌名稱及商標下之所有Yoshida產品的權利，以及袋類商品包括所有Yoshida&Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、PorterDash、LuggageLabel及任何由Yoshida&Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品。易言之，上述協議書第1條、第2條約定內容依其契約簽訂之目的並不包括袋類商品以外權利。
㈣至於協議書第2條所稱之「Allcollections」，依其前後
緊接之文字「TheproductsincludeAllcollections」「fromYoshida&Co.,Ltd.,includingbutnotlimitedtoPorter,PorterDash,LuggageLabel,andanynewlydevelopedand/orrunningcollectionbyYoshida」可知係指Porter系列、PorterDash系列、LuggageLabel系列及任何由Yoshida&Co.,Ltd.新開發及（或）經營之系列產品，所著重者在於不同商標系列產品，而非就前言所限定授權之「Bagcollections」以外之產品另為補充之授權，是自不得以此條約定斷章取義以為原告就袋類以外商品亦有授權。
㈤又依協議書2第5條約定，原告將以工廠價格提供祥記公司
其所指定之樣品，而祥記公司則須免費給原告每一個指定設計的原型，以供原告進行品質控管；第6條約定，原告應提供必要技術協助；第7條約定，祥記公司有權更改原告公司之設計，但需立刻通知原告；第8條約定，當祥記公司製造原告商品時，原告的代表有權訪視工廠等語以觀，原告對授權祥記公司製造、行銷之商品進行品質控制，上開品質控制條款之約定可以證明原告與祥記公司所約定授予製造、行銷之標的係屬契約條款前言所記載之袋類商品，亦即該協議書已針對袋類商品的授權製造、行銷以品質控制條款加以明確界定雙方之權利義務，則原告授權範圍自不包括袋類以外之商品之註冊。否則以袋類商品以外範圍之廣，原告必無法進行品質控制，即與上述協議書訂有品質控制條款之原意相違。
㈥再者，協議書2第9條約定權利金之支付方式，祥記公司應
支付原告之權利金，以祥記公司的FOB銷售價格的下列比例計算：a)FOB銷售金額100,000,000日幣以下Yoshida系列品牌商品銷售額的4%，其他使用Yoshida產品設計之品牌銷售額的2%。b)FOB銷售金額超過100,000,000日幣，Yoshid
a系列品牌商品銷售額的2%，其他使用Yoshida產品設計之品牌銷售額的1%；第13條約定，每一契約年度6個月期間30日內，祥記公司應寄送Yoshida權利金報告，內含該段期間對Yoshida產品銷售統計。由以上2約定更可見原告係以上開方式對授權祥記公司製造、行銷商品之系列品牌及數量進行控管、稽核，且牽涉祥記公司應給付權利金數額之多寡，，就此參加人並未提出祥記公司曾就袋類以外商品曾送由原告依上述協議書進行控管、稽核之資料，或祥記公司給付權利金之內容，包括袋類商品以外之數量。是則未在該控管、稽核之袋類以外商品，既未經協議書之控管與稽核，自非屬上開協議書約定範圍，祥記公司自無從據該協議書於袋類以外之商品類別申請註冊。且祥記公司除在國內註冊PORTER等商標於多類商品並在歐盟註冊「PORTERDASH!及圖」商標於第18類之袋類及第25類之衣服商品外，其在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港、馬來西亞、新加坡等其他國家，均僅註冊PORTER等商標於第18類之袋類商品，此有參加人於評定時提出之附件4可稽。參加人尚不能以祥記公司有於我國及世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，原告並無任何反對之意思表示，即認原告有就協議書未約定之袋類以外之商品亦已同意。至原告有出資購買祥記公司申請之註冊商標之意願部分，原告或有其基於業務經營之各種考量可能性（例如基於避免爭訟，節省勞費之考量），故僅能認為係原告解決方案之提出，無足證明原告曾有同意祥記公司於袋類以外之商品申請商標註冊，附此說明。
㈦再查，商標註冊雖屬持續性之效力，其專用權期間為10年，
且可不限次數延展，原告於簽約當時，雖可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，但原告於海外市場究係採以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制，抑或採如本件協議書以袋類商品為標的，授權祥記公司於國內申請註冊，並以品質控制條款之約定進行控管，以及以數量之稽核作為權利金收取之依據，本得基於其公司經營策略之考量而作不同決定，而協議書2既已明文記載限定在袋類商品，即不能以原告採取同意以祥記公司名義申請商標註冊之方式，即遽認原告同意祥記公司於袋類以外之商品申請商標註冊。
㈧參加人主張原告與祥記公司嗣於1996年及2000年續簽之協議
書3、4第1條及第2條更補充規定，由祥記公司所開發，而標貼Yoshida品牌之商品，亦屬祥記公司有權獨家製造銷售的範圍內。惟查，該協議書3、4，於各條款具體約定之前言部分，均記載係為了使Yoshida公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利，則上述協議書第1條所指Yoshida給予Gallant專屬製造、行銷及經銷在Yoshids&Co.,Ltd.品牌名稱及商標下之所有Yoshida產品的權利；第2條所指產品包括所有Yoshida&Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、PorterDash、LuggageLabel及任何由Yoshida&Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品），顯然均係針對袋類商品相關的權利，包括袋類商品Yoshids&Co.,Ltd.品牌名稱及商標下之所有Yoshida產品的權利，以及袋類商品包括所有Yoshida&
Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、PorterDash、LuggageLabel及任何由Yoshida&Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品而言，是雙方所約定者，應仍僅限於袋類商品範圍內。
㈨參加人復主張原告在日本發展的「PORTER」相關品牌商品種
類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套，並提出原告70周年紀念刊物節本為證（參證25）一節。然查，姑不論原告否認上開手錶、衣服等係原告所銷售之商品，主張其僅係發給參加展示會相關人員之東西，或不再生產的商品附件，或係為廣告、宣傳用的物品是否屬實，原告與祥記公司既已明文約定授權範圍在於袋類，則無論原告有無以據爭商標生產其他商品，均不在原告同意授權之範圍內；況依上開刊物所示，其中與本件註冊類別有關之衣服，係一件T恤衫，左胸有「PORTER69」之字樣，依其旁邊之說明可知，係2004年間原告創業69周年展覽會所發送者，尚非用以販賣之商品。
㈩從而，祥記公司於83年7月1日以原告之商標圖樣於我國申
請註冊使用於衣服、男女服裝、童裝、運動服裝、襯衫、夾克、T恤、雨衣、泳衣等商品，既不在原告所同意參加人申請註冊之契約範圍內，自有主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人使用之商標或標章申請註冊之襲用情形。
八、綜上所述，祥記公司於83年7月1日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第40類之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝、襯衫、夾克、T恤、雨衣、泳衣等商品，既非屬原告於協議書所約定同意申請註冊之契約範圍，則祥記公司未經同意，就衣服類商品，將據爭商標結合使用（僅略去2隻皮箱）申請註冊，自有襲用據爭商標之情事。被告以參加人之前手祥記公司係依協議書之約定而於我國申請註冊，並無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，而為評定申請不成立之處分，即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦有未合。原告訴請求撤銷訴願決定及原處分為有理由。至於原告請求命被告為系爭商標評定成立之處分部分，因本件被告僅以系爭商標之註冊無襲用之情形，自無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，作為評定申請不成立處分之論據，而關於註冊時商標法第37條第1項第7款規定之是否有致公眾誤信之虞？以及是否有違現行商標法第23條第1項第12款之要件？均尚未經被告審查，是本件事證尚未全部明確，有待被告依本院前述之法律見解，並就其未尚未審查部分一併審查後另為適法之處分，本院尚無從逕命被告應就系爭商標為評定成立之處分，從而原告此部分之請求為無理由，應予駁回。
九、兩造及參加人其餘之陳述，因已不影響判斷之結果，不一一論述；又參加人聲請調查原告於訴願時所提各期刊在我國銷售之情形，涉及系爭商標是否有違現行商標法第23條第1項第12款之認定，依八、之說明，既應由被告先為審查，則本院無逕予調查之必要，爰予駁回，併此敘明。
據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200條第4款、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國96年3月15日
第五庭審判長法官張瓊文
法官蕭忠仁法官王碧芳上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國96年3月15日
書記官徐子嵐