裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第484號判決
裁判日期：民國96年12月27日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00484號原告美商．沙琛公司（Sachem.Inc.）代表人甲○○○○○訴訟代理人 桂齊恆 律師複代理人丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人乙○○
丁○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國95年12月4日經訴字第09506183140號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告第00000000號專利再審查申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣原告前於民國（下同）90年10月12日以「從含鎓類化合物之溶液中回收鎓氫氧化物之方法」向被告機關智慧財產局申請發明專利（下稱系爭專利案），並以在美國申請，申請日為西元2000年10月20日，申請案號為09/693293之專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於94年3月16日以（94）智專三㈣01094字第09420237350號再審查核駁理由先行通知書（下稱系爭核駁理由先行通知書）通知原告有關修正事項，原告乃於92年4月22日提出申請專利範圍修正本，案經被告機關准予修正，並依該修正本審查，於94年9月28日以（94）智專三㈣01094字第09420893850號專利再審查核駁審定書為本案應不予專利之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈原處分及原決定均撤銷。
⒉被告應作成准予專利之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：被告上開系爭核駁理由先行通知書有無違反審定時專利法第46條第2項規定？有無違反被告公告之專利審查基準第二篇第2-1-25頁、第2-1-42頁及同篇第一章第3.6節進步性審查注意事項第⑶點？㈠原告主張之理由：
依行政訴訟法第4條明文規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，‧‧‧得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」同時，專利法第26條第4項明定：「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於專利法施行細則定之」；又同法施行細則第18條第2項明定：「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」然而，原告認為被告及原決定機關認事用法允非洽當，嚴重損及原告權利，茲詳述如後。
⒈再審查核駁審定書違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定：
按專利法第43條第2項規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」又行政程序法第5條和第43條分別規定「行政行為之內容應明確」；及「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由通知當事人。」臺北高等行政法院91年訴字第3173號、91年度訴字第3368號及92年度訴字第1129號等判決（彼等之全文公開於司法院網站http://nwjirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm）均略謂「再審查審定不予專利之審定書應具體指明不予專利之理由，俾申請人得依其不予專利之理由提起行政救濟，如其理由空泛、未針對該專利申請案如何不備要件具體論駁、未於理由中對當事人所曾主張有利於己之證據資料加以斟酌論斷，或認定事實未指明其所依憑之證據，即屬理由不備；如其不予專利之理由違反論理法則，或認定事實與其所憑之證據資料不相適合；即屬理由矛盾，均難謂為適法之處分」，合先敘明。針對再審查核駁審定書中違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之處，原告說明如下：
⑴再審查核駁審定書中之理由空泛，而有理由不備之情事
，違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定：
①被告於再審查核駁審定書(請參見附件1)理由(三)到(
十一)中主要是認為系爭案各獨立項範圍過廣，故於理由(三)到(十一)中針對獨立項中所使用之名詞主張應於實施例可支持之範圍具體指明，因為這些名詞為實施本案必要之技術內容。經查被告於再審查核駁審定書理由(三)中僅提出「該等名詞雖為習知名詞，但是有具體實用之較佳功效者係特定某些成分，故不可僅以涵蓋甚廣之名詞陳述，應於實施例可支持之範圍，具體指明；但申請人拒不修正，而此為實施本案必要之技術內容，未具體指明」等內容來回應原告之申復說明。再審查核駁審定書中完全沒有提出任何實質技術理由來具體論駁被告所指摘之名詞與實施例相較下如何廣泛，又被告所指摘之名詞的種類如何被認定是和實施本案之必要技術特徵有關。特別是被告所指摘之部分名詞，已有進一步界定在附屬項中之情形，例如第1項中「鎓陽離子」，其附屬項第2到4項均是對於鎓陽離子的進一步界定，則被告至少也能就第2到4項所記載者來說明為何第1項中之「鎓陽離子」過於廣泛。然而，被告在再審查核駁審定書中完全沒有論及，僅提出「超越實施例所能支持」、「此為實施本案必要之技術內容」等空泛理由，且甚至於到訴願階段，被告仍然沒有提出實質具體的技術理由來說明，令原告根本無從得知被告如何認定系爭案不予專利之心證，亦難以就此方面與被告具體論駁。而原決定機關於原決定書（請參見附件2）中對於原告一再質疑被告未提出實質技術理由而有理由不備之瑕疵的部分，不僅未予以指正，也沒有具體說明其如何認定再審查核駁審定書沒有理由不備之瑕疵，已嚴重侵害原告之權益。因此，再審查核駁審定書中之理由空泛，已違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定。
②被告於96年11月13日準備程序庭中提出之審查意見未
見於再審查核駁審定書中，足見再審查核駁審定書之理由空泛：被告於96年11月13日準備程序庭中提出「原告技術特徵都是在這四級銨、四級鏻及三級，並不是所有的上位的鎓陽離子都可以達到系爭案所宣稱的效果…系爭案實施例作的都只是限定一種態樣」之審查意見。針對此一重要之審查意見被告在再審查核駁審定書完全沒有提及。
⑵再審查核駁審定書中所認定事實與所憑之證據不相適合
且核駁理由彼此矛盾，亦屬理由不備，違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定：
①被告於再審查核駁審定書理由(三)及(七)中指摘申請
專利範圍第21項獨立項之「氫形式之陽離子交換材料」已經超越實施例所能支持者，而此為實施本案之必要技術內容，應具體指明。經查系爭案說明書實施例
1、3、4和5正是例示水合氫離子形式的陽離子交換樹脂。在此情形下，則為何第21項之範疇仍然過於廣泛，而仍有具體指明『氫形式之陽離子交換材料』之必要？又申請專利範圍中關於「氫形式之陽離子交換材料」一詞，除出現在第21項外，在第10項、第31和34項中亦有相同之記載。然而，被告於再審查核駁審定書理由(三)和(六)中並未指摘第10項之「氫形式之陽離子交換材料」。相同之情形亦發生在第31和34項中。第31項所請方法之步驟(a)係記載「將包括鎓陽離子及陰離子之含鎓化合物溶液與氫形式之陽離子交換材料接觸」，第34項所請方法之步驟(a)係記載「將包括四級銨化合物之溶液與為氫形式之陽離子交換材料接觸」。然而，在再審查核駁審定書理由(三)、(十)和(十一)中，被告並未對第31和34項中之「氫形式之陽離子交換材料」之範圍過廣予以指摘。故為何對於同一個名詞，在第21項中被認為過於廣泛，而為實施本案之必要技術內容，然而在第10、31和34項中卻無此情形。顯然再審查核駁審定書中之核駁理由彼此之間相互矛盾且欠缺明確性。
②被告於再審查核駁審定書理由(三)及(六)中指摘申請
專利範圍第10項之「鎓陽離子和陰離子」已經超越實施例所能支持者，而此為實施本案之必要技術內容，應具體指明。然而，申請專利範圍第31項亦有「鎓陽離子和陰離子」，被告於再審查核駁審定書理由(三)和(十)並未予以指摘。故為何對於同一個名詞，在第10項中被認為過於廣泛，然而在第31項中卻無此情形。顯然再審查核駁審定書中之核駁理由彼此之間相互矛盾且欠缺明確性。
③由前述可知，被告之核駁理由前後矛盾且與實施例記
載之內容不符。因此，被告明顯在作成再審查審定時，並未斟酌系爭案說明書之記載內容及原告之申復理由，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，因而核駁理由彼此矛盾，原決定機關對於再審查核駁審定書中理由矛盾之情形，竟疏而未查，未予以指正。故再審查核駁審定書中認定事實與所憑之證據不相適合且核駁理由彼此矛盾，而有理由不備之瑕疵，違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定。
④被告針對相同的名詞有著不同之審查標準，由附件A
表10中可瞭解到被告不一致之審查標準的情形。以「氫形式之陽離子交換材料」為例，一共出現在第10、
21、31和34項之獨立項，然而，被告質疑第21項，卻又核准第10、31和34項。相同之情形亦出現在其他名詞中。而且由⒒⑵⑦之說明可知實施例1、3-5正是例示水合氫離子形式的陽離子交換樹脂，在此情形下，為何第21項之範疇仍有過於廣泛，而具體指明之必要？由此可知，被告之核駁理由前後矛盾且與實施例記載之內容不符，而有理由不備之情形，違反專利法第43條第2項之規定。由於被告對系爭案之審查標準不一，原處分確實有再重新審酌之必要。
⒉被告主張系爭案各獨立項範圍過廣未受實施例所支持，卻
引用專利法第26條第4項核駁系爭案，已有適用法規錯誤之重大瑕疵，違反行政程序法第5條規定：
按行政程序法第5條明定：「行政行為之內容應明確」。
故行政機關為行政處分時，其內容應可能、確定及合法，若行政機關為行政處分時有適用法規錯誤之情形，自非內容明確之行政處分，而應構成撤銷之原因，合先敘明。被告於再審查核駁審定書理由(三)中指稱「申請專利範圍第1項獨立項之『鎓陽離子』、『陽離子交換材料』…等名詞太含糊，已經超越實施例所能支持者。」由此觀之，被告主張系爭案不予專利的理由是因為系爭案各獨立項範圍過於廣泛，未受實施例所支持。經查被告所據以核駁系爭案不予專利之依據是專利法第26條第4項及同法施行細則第18條第2項，彼等都不是規範申請專利範圍是否過廣。與申請專利範圍是否過廣之相關規範是專利法第26條第3項「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須要為發明說明及圖式所支持。」因此，被告一方面主張系爭案各獨立項範圍過廣，但卻引用專利法第26條第4項予以核駁，顯然已有適用法規錯誤之重大瑕疵。又不論是專利法、專利法施行細則及專利審查基準，均未提供申請專利範圍僅受實施例支持的相關規範，故被告以實施例來審查系爭案申請專利範圍是否過廣乙事明顯有違法之情形。針對被告上述重大違法之情事，原決定機關竟疏而未查，而未予以指正，竟於原決定書第6和第7頁中提出「本案申請專利範圍獨立項所請明顯過於廣泛、欠具體，應不符首揭專利法規定」及「實施例需足以支持申請專利範圍」之錯誤的理由而認為被告以專利法第26條第4項核駁系爭案及其所為之處分並無違法之處，已嚴重侵害原告之權益。基於上述理由，再審查核駁審定書具有適用法規錯誤之重大瑕疵，違反行政程序法第5條規定。
⒊系爭案符合專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條
第2項之規定，故被告對系爭案之必要技術特徵及功效認定事實錯誤，違反行政程序法第5條之規定：
⑴按行政程序法第5條明定：「行政行為之內容應明確」
。故行政機關為行政處分時，其內容應可能、確定及合法，若行政機關有認定事實錯誤之情形時，則必將影響行政處分內容之正確性，因此認定事實錯誤之瑕疵亦屬行政處分內容要件之欠缺，而應構成撤銷之原因。合先敘明。
⑵依專利法施行細則第18條第2項規定：「獨立項應敘明
申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」。根據被告所公告之專利審查基準第二篇第一章第3.3.1.1節中對於必要技術特徵的解釋：「必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。」由此可知，解決問題所不可或缺的技術特徵，即構成與先前技術比對之技術特徵應予記載於獨立項中。
⑶系爭案是關於從鎓化合物溶液中回收氫氧化鎓化合物之
方法。關於系爭案解決問題所採用之技術特徵及其功效係如下所示：
①解決問題所採用之技術特徵：將無機氫氧化物與具有
鎓陽離子被吸附於其上的陽離子交換材料接觸，以回收氫氧化鎓溶液。
②功效：藉由無機氫氧化物溶液之使用，系爭案可以直
接生成所欲氫氧化鎓，而不需要電解步驟，即能從沖提劑中回收而不需要進一步處理。
由此可知，為了達到直接獲得所欲氫氧化鎓，以及解決使用電解步驟之問題，系爭案採行了使用無機氫氧化物水溶液作為沖提劑之技術手段，以解決先前技術所存在之問題。經查在本案申請專利範圍各獨立項中，均已在步驟(A)或(B)中記載了使用無機氫氧化物水溶液作為沖提劑之技術手段（參見申請專利範圍第1、5、10、21、27、29、31及34項）。因此，系爭案各獨立項已明確記載解決問題所不可或缺之技術特徵，符合專利法第26條第4項及同法施行細則第18條第2項之規定。基於上述理由，被告顯然對系爭案之必要技術特徵及功效認定事實錯誤，故再審查核駁審定書違反行政程序法第5條之規定。
⑷系爭案各獨立項所請已具體敘明申請專利之標的及其實
施之必要技術特徵。為進一步說明系爭案與先前技藝相較之下的優點，原告以銨陽離子為例說明鎓陽離子和氫形式交換材料之反應流程（如附件A圖3）。在附件A圖3中，標號1st表示先前技藝回收氫氧化鎓之方法其是將吸附有鎓陽離子之陽離子交換材料與HCl接觸，再進行電解回收氫氧化鎓，因此，所需之步驟較為複雜且成本較高，關於該先前技藝之方法已被被告核准專利為公告號501937(請詳見附件十二，其相對應美國專利案為系爭案說明書第6頁記載之美國專利0000000)，在其申請專利範圍第1項中被告核准了「鎓陽離子」、「鎓化合物」及「陽離子交換材料」等範疇。標號2nd表示系爭案回收氫氧化鎓之方法，系爭案與公告號501937之先前技藝方法所不同之處在於：在系爭案中，只要使用無機氫氧化物(例如流程圖中的NaOH)即可直接生成氫氧化鎓，毋需如先前技藝般需要電解等複雜的步驟，故成本明顯降低，在系爭案各獨立項中均已記載了使用無機氫氧化物水溶液作為沖提劑之技術手段，被告明顯對於系爭案之必要技術特徵認定錯誤。因此，系爭案各獨立項所請已具體敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。由被告核准公告號501937專利案之事實來看，被告在系爭案申請時，已明瞭「鎓陽離子」、「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」、「陽離子交換材料」及「氫形式之陽離子交換材料」等名詞之涵義和範疇。故被告於再審查核駁審定書理由(三)到(十一)中指摘系爭案「鎓陽離子」、「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」、「陽離子交換材料」及「氫形式之陽離子交換材料」等名詞太含糊，而為實施本案必要之技術內容乙事並無理由。系爭案所請內容明確，受到發明說明所支持，並無不符專利法第26條第4項之情事。
⒋被告未遵守逐項審查之專利審查原則並違反專利法第46條第2項之規定：
按專利法第46條第2項規定：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」臺北高等行政法院94年訴字第1414號判決（其全文公開於司法院網站http://nwjirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm）略謂「按專利法第46條第2項規定核駁理由先行通知，係為保障申請人之申復程序權，而申復程序權之確保，包括核駁理由先行通知應符合明確性原則，亦即核駁理由應指明不予專利之具體理由，申請人始能據以申復主張(或於申復程序中根據核駁理由先行通知書據以修正申請專利範圍)。」因此，被告應於再審查審定前，應將其經審酌發明申請後如何認為發明申請不具可專利性及其依據通知原告，以使原告明瞭而能據以申復並考慮是否應進行補充、修正。倘若被告僅以含糊籠統、簡略之文字來達到通知之目的，而未對其所主張之理由及依據說明給原告明瞭，則被告顯然未達到將不予專利之情事於再審查審定前完全通知原告之目的，自屬違反專利法第46條第2項之規定。合先敘明。針對再審查核駁理由先行通知書中違反專利法第46條第2項之處，原告說明如下：
⑴被告未於再審查審定前通知原告將所指摘之名詞於實施
例可支持之範圍具體指明，違反專利法第46條第2項之規定：
被告於再審查核駁理由先行通知書(請參見附件3)中僅有「本案申請專利範圍第1、5、10、21、27、29、31、34項中『鎓陽離子』、『陽離子交換材料』、『鎓化合物』、『鎓陽離子和鎓陰離子』、『氫形式之陽離子交換材料』等名詞太含糊，應具體指明種類」短短4行文字。其中毫無提及上述諸名詞應於實施例可支持之範圍具體指明。姑且先不論專利法並無提供被告僅以實施例來審查申請專利範圍是否過廣乙事。從原告前第1點說明可知，被告認定事實明顯與說明書實施例之記載內容不符，且其核駁理由彼此矛盾。原告欲強調，若被告在再審查審定前，能具體闡明其欲原告將各獨立項限定於實施例所支持者時，則原告必能將實施例已例示氫形式之陽離子交換材料乙事作一說明。故被告未於再審查審定前通知原告將所指摘之名詞於實施例可支持之範圍內具體指明乙事，違反專利法第46條第2項之規定。⑵被告未於再審查審定前具體闡明其以實施例來審查申請
專利範圍是否過廣及將以專利法第26條第4項核駁系爭案，致使原告沒有機會於再審查審定前就此方面予以澄清說明：
被告於再審查核駁審定書理由(三)中指稱「已經超越實施例所能支持者。…應於實施例可支持之範圍，具體指明」。經查被告於再審查核駁理由先行通知書中僅有「太含糊，應具體指明種類」等含糊的理由。其中毫無說明申請專利範圍應受實施例支持，亦無闡明修正之目的係為符合專利法第26條第4項及同法施行細則第18條第2項規定。由原告前第2和3點說明可知，被告顯有適用法規錯誤之重大瑕疵，且被告對系爭案之必要技術特徵及功效認定事實錯誤。若被告能在再審查審定前就此方面具體闡明，則原告必能針對系爭案符合專利法第26條第4項及同法施行細則第18條第2項規定乙事進行說明，也能對於專利法並無提供被告以實施例來判斷申請專利範圍是否過廣乙事進行澄清說明。故被告確實違反專利法第46條第2項之規定。
⑶被告於再審查核駁理由通知書中未說明系爭案各附屬項
是否範圍過廣，已違反逐項審查之專利審查原則及專利法第46條第2項規定：
按被告所公告之專利審查基準第二篇第一章第3.6節進步性審查注意事項第(3)點「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」依此原則，若獨立項不符專利要件，其附屬項未必不符專利要件，故被告應對於各請求項逐一進行審查並分別列出審查結果，合先敘明。
①由原告前第1點說明可知，被告針對「氫形式之陽離
子交換材料」一詞，在第21項中認為過於廣泛，但在第10、31和34項中卻無此情形。同時，對於「鎓陽離子和陰離子」一詞，在第10項中被認為過於廣泛，但在第31項卻無此情形。原告欲強調若被告能落實逐項審查原則，則原告必有機會於再審查審定前向被告探求其真意，是否第21項中之「氫形式之陽離子交換材料」和第10項中之「鎓陽離子和陰離子」仍有過廣，應予修正之情形。而原決定機關對於被告未踐行逐項審查之原則竟疏而未查，於原決定書第7頁卻認為「原處分機關已逐項審查」，實已侵害原告權益。
②針對被告所指摘之名詞，實際上除「鎓陽離子」外，
對於第10項之「鎓化合物」而言，第11到17項之附屬項亦提供更進一步之描述和定義。然而，被告於再審查核駁理由通知書中並未就附屬項來逐一說明系爭案如何不具專利之理由。如原告前第1點說明，第2到4項皆是對第1項中之「鎓陽離子」作更進一步的界定和描述，當第1項中之「鎓陽離子」範圍過廣，則第2、3或4項未必會過廣。原告欲強調當被告落實逐項審查之原則逐一說明第2到4項是否不具可專利性時，則原告才能明瞭被告如何認定第1項「鎓陽離子」之範圍過廣，進而判斷被告之認知是否有誤來選擇提出申復說明或是修正申請專利範圍。
③容原告再次強調，被告就算要使審查意見簡潔扼要、
亦不能將必要事項省略到不告知原告而使原告無從探知被告如何審查的理由，致使原告根本無法就附屬項所載之內容來逐一說明系爭案申請專利範圍是否過廣，或是考慮縮限申請專利範圍。基於以上理由，被告確實未踐行專利法第46條第2項之先行通知程序及闡明義務，實已侵害原告依法所得享有之權利。
⑷被告確實未踐行專利法第46條第2項，致使原告於再審查審定前並無機會判斷被告之審查意見是否有誤：
被告和原決定機關均認為因原告於94年5月16日之申復說明書(請參見附件4)中已針對上述名詞定義在說明書進行說明，而認為被告並無違反專利法第46條第2項之規定。原告欲強調該申復說明書僅係釐清被告所指摘之名詞並非原告所創設，而係熟習該項技術者所明瞭並且已清楚定義在說明書中，熟習該項技術者不會對於上述名詞之定義產生質疑，故原告在申復說明書第5頁第3段中特別請求被告「再予來函明示上述名詞如何不明確之具體理由及其依據，俾使申請人明瞭，而能提出進一步之說明，」不能因此即謂被告已踐行專利法第46條第2項之先行通知程序。又被告95年1月9日所發之訴願答辯書(請參見附件5)理由(二)第(2)點中辯稱「二次通知訴願人之函件中，皆已明確指出每個涵蓋範圍甚廣之名詞，若訴願人願意進一步界定修正該等名詞，本局自當與訴願人共同由本案實施例所能支持之範圍，商議出最恰當之修正方式。」原告欲澄清被告所指稱之二次函係指再審查核駁理由先行通知書和再審查核駁審定書。故被告在再審查審定前只有給予原告一次瞭解其如何認定系爭案有不予專利之情事之機會，也就是原告其實只有一次考慮是否提出補充、修正之機會。然而，從原告前述說明可知，被告並未將其如何認定系爭案有不予專利之情事完全通知原告，亦未踐行逐項審查原則，則原告根本沒有充分資訊來據以判斷被告的審查意見是否有誤，更不可能談到依據其審查意見來考慮如何修正申請專利範圍。原決定機關對於被告此一違法情事，竟於原決定書第6頁提出「原處分機關已盡告知本案之申請專利範圍不符規定之事實」等錯誤的理由，而未對被告未踐行專利法第46條第2項之程序予以指正，實已侵害原告權益。
⑸被告於96年11月13日準備程序庭中提出之審查意見未於
再審查審定前通知原告，違反專利法第46條第2項之規定：被告於96年11月13日準備程序庭中提出「原告技術特徵都是在這四級銨、四級鏻及三級，並不是所有的上位的鎓陽離子都可以達到系爭案所宣稱的效果…系爭案實施例作的都只是限定一種態樣」之審查意見。針對此一重要之審查意見，被告卻遲至準備程序庭中才表明（請參見附件十九）。
⒌由系爭案之相對應外國申請案已在多國獲准專利之事實，
足以證明在中華民國之熟習該項技術者也同樣會瞭解被告所指摘之名詞的涵蓋範疇：
如原告在95年4月20日訴願補充理由書(請參見附件6)中說明者，系爭案之相對應美國和歐洲申請案均已獲准專利，且彼等均核准被告所指摘之名詞，此外，系爭案相對應之韓國和中國大陸申請案亦獲准專利（請參見附件7和8）。原告欲澄清若一發明申請案，能在多個國家獲准專利，即表示在不同國家之熟習該項技術者對於被告所指摘之名詞的涵蓋範圍皆能明瞭，均不會產生疑義，而在中華民國之熟習該項技術者也同樣會瞭解。因此，系爭案之相對應外國申請案在多個國家獲准專利之事實確實可足以說明系爭案已符合中華民國專利法之規定。
⒍被告主張系爭案附屬項具備專利要件之論點顯與其認定系
爭案獨立項不具備專利要件之審查意見相互矛盾，且違反專利法施行細則第18條第3項之附屬項解釋原則及專利審查逐項審查原則：
⑴被告於行政訴訟答辯書第4頁第4段中指稱︰「本案係認
為獨立項不具第26條之揭露要件，非否認附屬項不具專利要件」。系爭案所請共36項，其中第1、5、10、21、
27、29、31及34項為獨立項，其餘為附屬項。因此，根據被告於行政訴訟答辯書第4頁第4段中之主張可知被告係認為系爭案獨立項第1、5、10、21、27、29、31及34項不具備專利要件，並承認系爭案附屬項第2-4、6-9、11-20、22-26、28、30、32、33、35及36項具備專利要件，合先敘明。依據專利法施行細則第18條第3項「於解釋附屬項時，應包括所依附請求項之所有技術特徵」。據此，以第5-9項為例，第5項係為獨立項，而第6-9項係為依附於第5項之附屬項。故於解釋依附於第5項之附屬項第6-9項時，須包括第5項之所有技術特徵。被告於再審查核駁審定書理由(八)中指稱「第5項之『陽離子交換材料』等名詞太含糊」。然而，第6-9項都不是對於第5項之「陽離子交換材料」作進一步描述之附屬項，故第6-9項顯然也包含「陽離子交換材料」這項特徵。既然被告認為第5項之「陽離子交換材料」等名詞太含糊，則第6-9項也會存在與第5項相同之疑義。倘若第5項因「陽離子交換材料」等名詞太含糊而不具備專利要件，則第6-9項亦應該不具備專利要件。因此被告肯定第6-9項具備專利要件乙事顯然與其主張第5項不具備專利要件之審查意見產生矛盾，且與專利法施行細則第18條第3項之附屬項解釋原則相違背。同樣的情形也發生在第21-26項，第27和28項，第29和30項、第31-33項和第34-36項。依被告所公告之專利審查基準「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」依此原則，當被告認為系爭案獨立項不符專利要件，而附屬項具備專利要件時，被告應於再審查核駁理由先行通知書中分項作出審查意見，通知原告附屬項具備專利要件，以作為原告進行申復或修正之參考。按附屬項之解釋原則乃是一基本的專利審查觀念，被告沒有在再審查核駁理由先行通知書中通知原告系爭案附屬項具備專利要件，使得原告在再審查審定前根本不知道被告之審查意見竟然有如此相互矛盾之情形，且更顯示系爭案之專利審查程序是在被告存有如此重大錯誤的專利審查觀念下來進行的。既然被告之專利審查觀念錯誤，再審查核駁審定書中之核駁意見即有重新考慮之必要性。因此，原告主張被告認事用法有違法之情形洵屬有據。
⑵被告於96年11月13日準備程序庭中不爭執附屬項有問題
。因此，被告係自認於系爭案各附屬項具備專利要件。由於附屬項解釋原則乃是一基本的專利審查觀念，被告不爭執附屬項有問題乙事明顯與其再審查核駁審定書之核駁理由自相矛盾，而有理由不備，違反專利法第43條第2項之規定之情形。由於被告所進行之專利審查存有錯誤之觀念且標準不一，原處分確實有再重新審酌之必要。
⒎由被告於行政訴訟答辯書中承認系爭案附屬項具備專利要
件乙事可知被告確實沒有於再審查核駁理由先行通知書中清楚說明其審查意見，違反專利法第46條第2項之規定：被告於行政訴訟答辯書第3頁末行至第4頁第4行中指稱「但本案已於94年3月16日…；故並無違反專利法第46條第2項之情事」、第4頁第7-8行「再審查核駁理由先行通知書並非僅以實施例認定」、第4頁第11-14行中「本局已於94年3月16日以專利再審查核駁理由先行通知書函請申復修正，且原告於94年5月16日提出申復到局故並無原告沒有機會澄清說明之情事」以及第4頁最後一段中「原告亦於94年5月16日提出申復到局，且由該申復理由亦可知原告已經明確認知何處未具體指明，但不願修正，乃依法作出不予專利之審定，當無侵害原告權益，更遑論原告有不知應否限縮請求及判斷審查意見有誤之問題」等。關於被告上述之答辯理由，原告認為並不成立且不可採。按專利法第46條第2項規定核駁理由須先行通知，係為保障原告之申復程序權，而申復程序權之確保，包括核駁理由先行通知應符合明確性原則，亦即核駁理由應指明不予專利之具體理由，原告始能據以申復主張（或於申復程序中根據核駁理由先行通知據以修正申請專利範圍）。倘若被告僅以含糊籠統、簡略之文字來達到通知之目的，而未對其所主張之理由及依據說明予原告明瞭，則被告顯然未達到將不予專利之情事於再審查審定前完全通知原告之目的，自屬違反專利法第46條第2項之規定。如原告於起訴狀第13頁所說明，原告並非不知道被告所質疑的名詞為何，原告所爭執者是再審查核駁理由先行通知書的審查意見空泛、含糊籠統，因被告沒有清楚說明具體的技術理由，故原告才於94年5月16日申復說明書第5頁中特別請求被告「再予來函明示上述名詞如何不明確之具體理由及其依據」。原告認為被告身為專利專責機關，依專利法第46條第2項之規定，本來就有責任及義務向原告清楚說明其審查意見及支持該意見之具體技術理由，而不是要原告針對其含糊籠統的審查意見自行推測被告的審查過程。以被告於行政訴訟答辯書承認系爭案附屬項乙事為例，若被告不說明系爭案附屬項具備專利要件，則原告又怎麼會發現被告之審查意見是有相互矛盾之情形，而存有如此重大的錯誤。因為被告才是專利專責機關，並非原告，若被告不清楚講明其形成心證之論理過程，原告又怎麼可能會知道被告是如何進行審查，又如何能知道被告之論理過程是否有誤。因此，由被告於行政訴訟答辯書承認系爭案附屬項乙事更可說明為何被告應於再審查審定前向原告清楚說明其審查意見之重要性和必要性。因此，原告主張被告未於再審查核駁理由先行通知書中向原告清楚說明其審查意見，違反專利法第46條第2項之規定，侵害原告權益乙事洵屬有據，絕非如被告在行政訴訟答辯書第4頁最後一段中所指摘之牽強附會之論點。
⒏由被告肯定系爭案附屬項具備專利要件及符合專利法第26
條第3項之規定可證明系爭案沒有不符專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條第2項之情事且由被告答辯書中主張第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」和第31項中之「鎓陽離子和陰離子」也有不具專利要件之情事可證明被告違反專利法第43條第2項之規定：
⑴被告於再審查核駁審定書中引用專利法第26條第4項核
駁本案，而未引用專利法第26條第3項予以核駁。因此，被告係肯定系爭案符合專利法第26條第3項之規定，合先敘明。依被告所公告之專利審查基準第二篇第
3.4.1節關於專利法第26條第3項中的「明確」之解釋︰「申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確」。因此，被告肯定系爭案符合專利法第26條第3項之規定，依前揭審查基準之解釋，也就是被告認為系爭案之獨立項所記載之範疇及必要技術特徵明確。因此，被告於再審查核駁審定書之理由(三)到(十一)中指稱系爭案獨立項中所指摘之名詞太含糊之理由以及於行政訴訟答辯書中提出之「原告已經明確認知何處未具體指明，惟其不願意具體指明該一涵蓋甚廣之名詞(見第2頁第12-14行)」、「以達其不明確界定含糊名詞的目的(見第2頁第40行)」、「當屬未載明『必要技術特徵』」等答辯理由，顯然已與其肯定系爭案符合專利法第26條第3項之規定產生矛盾。故系爭案並無不符專利法第26條第4項及施行細則第18條第2項之情事，被告於行政訴訟答辯書第2頁到第3頁中之第(1)到(4)點之答辯理由，並不成立。
⑵關於系爭案附屬項具備專利要件乙事，被告係一直到行
政訴訟階段才予以說明。由前第1點說明可知，被告否定第5、21、27、29、31和34項之獨立項的專利要件與其肯定系爭案附屬項具備專利要件乙事彼此之間是有相互矛盾之情形，故再審查核駁審定書之核駁理由確實有自相矛盾之處。
⑶原告於起訴狀第5頁中提出針對同一個「氫形式之陽離
子交換材料」一詞，被告於再審查核駁審定書理由(三)和(七)中僅指摘第21項之「氫形式之陽離子交換材料」過於廣泛，卻未指摘第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」。相同的情形也發生在第10項和31項中之「鎓陽離子和陰離子」，故再審查核駁審定書之理由相互矛盾。然而，針對原告上述的質疑，被告於行政訴訟答辯書第2頁末段辯稱「若原告願意配合修正，則會將相同之疑義一併修正，若有部分未修正，審查人員也會函請申請人修正」。依被告之答辯理由，被告並未否認第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」和第31項中之「鎓陽離子和陰離子」不需要修正，被告認為第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」和第31項中之「鎓陽離子和陰離子」也分別存在和第21項之「氫形式之陽離子交換材料」和第10項之「鎓
陽離子和陰離子」相同的疑義，也需要修正。簡言之，被告顯已承認其對於前述該等項之疑義並未於再審查核駁審定書中具體指明。原告認為被告身為專利專責機關，被告應當知道原告收到再審查核駁審定書後，是無法再依據專利法第49條提出補充、修正，故被告上述之答辯理由所指之審查程序應該是再審查審定之前。因此，既然被告認為第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」和第31項中之「鎓陽離子和陰離子」也是含糊的名詞，不具專利要件，則被告依專利法第43條第2項之規定，即應具體指明於再審查核駁審定書中。因此，被告未於再審查核駁審定書中具體指明第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」和第31項中之「鎓陽離子和陰離子」不具專利要件乙事，違反專利法第43條第2項之規定。
⑷綜上所述，由被告肯定系爭案附屬項具備專利要件及符
合專利法第26條第3項之規定可證明再審查核駁審定書之理由實有諸多矛盾之處，而系爭案沒有不符第26條第4項及施行細則第18條第2項之情事，且又由被告認為第10項、第31和34項之「氫形式之陽離子交換材料」和第31項中之「鎓陽離子和陰離子」也有不具專利要件之情事可證明被告違反專利法第43條第2項之規定。
⒐被告於訴願階段和行政訴訟階段多次提出與事實不符之答辯理由，被告於行政訴訟答辯書之答辯理由並不可採：
⑴如原告於起訴狀第14頁第1段中所說明者，被告於95年
1月9日訴願答辯書理由(二)第(2)點中指稱「二次通知訴願人之函件中，皆已明確指出每個涵蓋範圍甚廣之名詞，若訴願人願意進一步界定修正該等名詞，本局自當與訴願人共同由本案實施例所能支持之範圍，商議出最恰當之修正方式。」關於被告所指稱之二次函乃是94年3月16日再審查核駁理由先行通知書和94年9月28日再審查核駁審定書。因此，在再審查審定前，原告只有收到一次再審查核駁理由先行通知書，因此，被告於前揭訴願答辯書中所指稱之可與原告共同商議申請專利範圍之修正方式的第二次函究竟所指為何？原告認為被告身為專利專責機關，自應知道當再審查審定之後，原告是無法再依據專利法第49條之規定提出申請專利範圍的修正。因此，被告既然只有發出一次再審查核駁理由先行通知書，就不應該提出「二次通知訴願人之函件中…」之與事實不符的答辯理由。
⑵被告於行政訴訟答辯書第2頁末段針對原告於起訴狀第5
頁第5-20行主張被告再審查核駁審定書中核駁理由彼此矛盾提出「若原告願意配合修正，則會將相同之疑義一併修正，若有部分未修正，審查人員也會函請申請人修正」等之答辯理由。容原告再度澄清，被告應當知道原告收到再審查審定後，是無法再依據專利法第49條提出補充、修正。既然如此，被告即不應該提出會令人產生混淆之「再審查核駁審定書仍然是原告可提出補充、修正之審查程序」的與事實不符之答辯理由。
⑶綜上所述，被告確實有認事用法不當之處，故於訴願階
段和行政訴訟階段多次提出與事實不符之答辯理由，被告於行政訴訟答辯書之答辯理由並不可採。
⒑由系爭案之相對應外國申請案已在多國獲准專利之事實，
足以證明在中華民國之熟習該項技術者也同樣會瞭解被告所指摘之名詞的涵蓋範疇：
依被告所公告之專利審查基準第二篇第2-1-25頁「判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：(1)發明說明揭露之內容；(2)申請時的通常知識；(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知」以及第2-1-42頁「審查時，應參酌申請時的通常知識，包括相關的先前技術。」故被告於進行系爭案之專利審查時，須參酌申請時的通常知識以熟習該項技術者之觀點來進行審查。在被告所核准之與系爭案技術領域相近的專利案中，如中華民國專利證書號I230176(參見附件11)核准了「鎓陽離子」之範疇、中華民國專利公告號501937(參見附件12)核准了「鎓化合物」、「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」之範疇，中華民國專利公告號494014(參見附件13)核准了「陽離子交換材料」和「氫形式之陽離子交換材料」等範疇。原告再次引用上述專利案是要說明，由上述專利案均核准被告所指摘之名詞而無進一步限定之事實來看，被告所指摘之名詞的種類及涵蓋範圍在申請時是可被熟習該項技術者明瞭。如原告於起訴狀第伍點之說明，系爭案之相對應美國、歐洲、韓國及中國大陸申請案均已獲准專利，且彼等均核准被告所指摘之名詞，原告認為在中華民國之高科技產業聞名於全世界之時，在中華民國之熟習該項技術者與其它國家的熟習該項技術者並無差異，故在中華民國之熟習該項技術者也應當會與其他國家之熟習該項技術者般瞭解被告所指摘之名詞的涵蓋範疇。因此，被告於進行系爭案之專利審查時，顯然未參酌申請時的通常知識以熟習該項技術者之觀點來進行審查，故其審查程序存在諸多違法之處。
⒒被告未以熟習該項技術者之觀點來審查系爭案，系爭案申請專利範圍所請內容明確，並無被告所指摘之含糊情事：
⑴被告於進行系爭案之專利審查時，須參酌申請時的通常
知識以熟習該項技術者之觀點來進行審查。經查，被告所指摘之名詞在系爭案申請時已是熟習該項技術者所熟知之名詞，在原告於94年5月16日呈送之申復理由書中即已檢附下列兩份參考文獻：(i)Heckh'sChemicalDictionary，第473頁(請參見附件十四)，用以說明「鎓陽離子」、「鎓陽離子和陰離子」及「鎓化合物」之涵義；以及(ii)CRCHandbookofChemistryandPhysics，第8-54頁(請參見附件十五)，用以說明「陽離子交換材料」及「氫形式之陽離子交換材料」之涵義。除此之外，在新世紀化工化學大辭典第404和1502頁中（請參見附件十六）亦對與「陽離子交換材料」在技術上等同含義之名詞「陽離子交換樹脂」以及「鎓(onium)」名詞給予清楚的定義和說明，請參見附件A表1。由被告所指摘之名詞之定義均可在一般化工化學辭典中查閱得知表示該等名詞在系爭案申請時已為熟習該項技術者所熟知，既然如此，使用該等名詞於說明書或申請專利範圍中並不會造成說明書或申請專利範圍之含糊、不明確。因此，被告並未以熟習該項技術者之觀點審查系爭案，系爭案申請專利範圍所請內容明確，並無被告所指摘之含糊情事。
⑵系爭案說明書中多處的段落內容均可使熟習該項技術者
明瞭被告所指摘之名詞的涵義且該等內容均可見於系爭案相對應之美國（請參見附件十七）及歐洲專利案（請參見附件十八）之說明書中，茲列表2-8說明如下。①鎓化合物(oniumcompound)
由附件A表2中可知鎓化合物之涵義已清楚定義於系爭案說明書中，且相同內容亦可見於相對應之美國及歐洲專利案。請參見附件A表2。
②氫氧化鎓(oniumhydroxides)
如原告在94年5月16日之申復說明書所說明者，「鎓陽離子及陰離子」為一起形成「鎓化合物」之陽離子及各種不同之陰離子。由於氫氧化鎓為鎓化合物其中一個例子，故由說明書中對於氫氧化鎓之說明亦由明白「鎓化合物」、「鎓陽離子」以及「鎓陽離子及陰離子」之涵義。故原告於附件A表3中藉由說明氫氧化鎓之涵義已清楚定義於系爭案說明書中，且其相同內容亦可見於相對應之美國及歐洲專利案，以進一步說明「鎓化合物」、「鎓陽離子」以及「鎓陽離子及陰離子」之涵義。請參見附件A表3。原告欲特別說明者是在式(II)中左側之括號部份（如附件A圖1）表示的離子明顯是陽離子（帶正電），也就是鎓陽離子，其再被OH-陰離子所平衡，藉此形成為式(II)形式之鎓化合物。故由上列表3所述者，可與鎓陽離子形成鎓化合物之陰離子的例子有OH-，及來自鹵化物、硫酸鹽、碳酸鹽與磷酸鹽等之陰離子，這些陰離子會與鎓陽離子一起形成「鎓化合物」。故由說明書對於氫氧化鎓所提供之說明亦可使熟習該項技術者明白「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」和「鎓陽離子」之涵義和定義。
③鎓鹽(oniumsalt)
如原告在94年5月16日之申復說明書所說明者，「鎓陽離子及陰離子」為一起形成「鎓化合物」之陽離子及各種不同之陰離子。鎓鹽為鎓化合物其中一個例子，故由說明書中對於鎓鹽之說明亦可明白「鎓化合物」、「鎓陽離子」以及「鎓陽離子及陰離子」之涵義。故原告於附件A表4中藉由說明鎓鹽之涵義已清楚定義於系爭案說明書中，且其相同內容亦可見於相對應之美國及歐洲專利案，以進一步說明「鎓化合物」、「鎓陽離子」以及「鎓陽離子及陰離子」之涵義。請參見附件A表4。原告欲特別說明者是在式(III)中左側之括號部份（如附件A圖2）表示的離子明顯是陽離子（帶正電），也就是鎓陽離子，其再被陰離子，例如Cl-、Br-、SO42-、CO32-等陰離子所平衡，藉此形成為式(III)形式之鎓化合物。故由上列表3所述者，可與鎓陽離子形成鎓化合物之陰離子的例子，除了OH-，還有來自重碳酸鹽，鹵化物，碳酸鹽，硝酸鹽，甲酸鹽，醋酸鹽，硫酸鹽，碳酸鹽，磷酸鹽等之陰離子，這些陰離子會與鎓陽離子一起形成「鎓化合物」。故由說明書對於鎓鹽所提供之說明亦可使熟習該項技術者明白「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」和「鎓陽離子」之涵義和定義。
④鎓陽離子(oniumcation)
由附件A表5中可知鎓陽離子之涵義已清楚定義於系爭案說明書中，且相同內容亦可見於相對應之美國及歐洲專利案。請參見附件A表5。
⑤鎓陽離子及陰離子
有關鎓陽離子和陰離子中的鎓陽離子於系爭案、相對應美國專利案以及相對應歐洲專利案中之定義已說明於附件A表5中。茲於附件A表6中說明陰離子之定義。
⑥陽離子交換材料
由附件A表7中可知陽離子交換材料之涵義已清楚定義於系爭案說明書中，且相同內容亦可見於相對應之美國及歐洲專利案。請參見附件A表7。
⑦氫形式之陽離子交換材料
由附件A表8中可知氫形式之陽離子交換材料之涵義已清楚定義於系爭案說明書中，且相同內容亦可見於相對應之美國及歐洲專利案。請參見附件A表8。
⑶如原告在起訴狀第伍點所說明，系爭案之外國相對應申
請案除已在美國及歐洲獲准專利外，亦在中國大陸及韓國等獲准專利。對於被告所質疑之名詞，在上述相對應申請案於審查期間均沒有發生被質疑之情形。原告以相對應美國及歐洲專利案為例，於附件A表9中說明相對應美國和歐洲專利案亦核准被告所質疑之名詞。請參見附件A表9。
綜上所述，系爭訴願決定及原處分均撤銷之必要，乃依法提起行政訴訟。請判決如訴之聲明，以維法制。
㈡被告主張之理由：
⒈起訴狀第1條第1點指摘：「再審查核駁審定書中之理由空
泛，而有理由不備之情事，違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定」，且原告針對再審查核駁審定書理由(三)認為：「完全沒有提出任何實質技術理由----名詞種類如何被認定是和實施本案必要之技術特徵有關」云云。經查，再審查核駁審定書理由(三)中已提出「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」等名詞太含糊，而原告於94年5月16日所提申復理由書第(一)之（2）點、（3）點第二段之說明「陽離子交換材料---較佳----具體實施例-----」及（4）、（5）點之說明可知，原告已經明確認知何處未具體指明。原告進一步於第2段指摘︰「特別是被告所指摘之部分名詞，已有進一步界定在附屬項中之情形，例如---」，但專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條亦規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」，故「名詞已進一步界定在附屬項中之情形」並不能滿足相關之規定。綜上可知，原告已經明確認知何處未具體指明，惟其不願意具體指明該一涵蓋範圍甚廣之名詞，非被告未明確指出應修正之處，故原處分並未違反專利法第43條第2項之規定及行政程序法第5條和第43條之規定，原告之指摘不合理。
⒉起訴狀第1條第2點指摘：「再審查核駁審定書中所認定事
實與所憑之證據不相適合且核駁理由彼此矛盾，亦屬理由不備，違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條和第43條之規定」，並於(1)中說明「----本案說明書實施例1、
3、4和5正是例示水合氫離子形式的陽離子交換樹脂----為何第21項之範疇仍然過於廣泛，而仍有具體指明『氫形式之陽離子交換材料』之必要？」；但由專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條之規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」可知僅以「說明書實施例」有記載之說明，並不能滿足該規定。原告進一步於(1)之第2段指摘︰「『氫形式之陽離子交換材料』一詞，除出現在第21項外---為何對於同一個名詞，在第21項中被認為過於廣泛，----而在第10項、第31和第34項中卻無此情形。----彼此之間相互矛盾---。」，亦於(2)中指摘︰「----「鎓陽離子和陰離子」----在第10項中被認為過於廣泛，然而在第31項中卻無此情形。----彼此之間相互矛盾---。」上述顯係原告牽強附會之論點，因若原告願意配合修正，則會將相同之疑義一併修正，若有部分未修正，審查人員也會再函請申請人修正，故無彼此之間相互矛盾之問題。綜上可知，原告並無意修正不明確之界定，僅牽強附會提出似是而非之論點，以達其不明確界定含糊名詞的目的，故核駁理由並無彼此矛盾，自無所謂理由不備而違反專利法第43條第2項及行政程序法第5條及第
43條之情事。⒊起訴狀第2條指摘：「被告主張本案各獨立項範圍過廣未
受實施例所支持，卻引用專利法第26條第4項核駁本案，已有適用法規錯誤之重大瑕疵，違反行政程序法第5條規定」，經查再審查核駁審定書理由(三)中係綜合說明未適當界定之名詞，以說明申復理由不可採；並於逐項審查後之理由(四)至(十一)進一步說明各項中因該等名詞太含糊，而未具體指明實施本案必要之技術內容，違反專利法第
26條第4項之規定。又專利法第26條係明列於第44條中，屬於不予專利之審定事由，自亦包括第26條第4項及該項所引述之專利法施行細則第18條，而細則第18條第2項規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」，同條第3項亦規定「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」，由此可知細則第18條對於申請專利範圍有記載「必要技術特徵」之要求。原告既無意修正不明確之界定，當屬未載明「必要技術特徵」，不符專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條之規定乃屬當然，並無適用法規錯誤之重大瑕疵，而違反行政程序法第5條規定之情事。
⒋起訴狀第3條指摘：「本案符合專利法第26條第4項及專利
法施行細則第18條第2項之規定，故被告對本案之必要技術特徵及功效認定事實錯誤，違反行政程序法第5條之規定」；並於起訴狀第8頁第20行至第21行說明「解決問題所採用之技術特徵」係含有「鎓離子」、「陽離子交換材料」等含糊名詞。經查，縱使原告宣稱申請專利範圍各項已記載「使用無機氫氧化物水溶液沖提劑」之技術手段，仍無具體指明為解決問題所不可或缺的其他技術特徵：「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」，當然違反專利法第26條第4項之規定，故被告對本案之必要技術特徵及功效認定並無錯誤，更無違反行政程序法第5條之規定。
⒌起訴狀第4條指摘：「被告未遵守逐項審查之專利審查原
則，並違反專利法第46條第2項之規定」，更進一步指摘「---被告應於再審查審定前，---不具可專利性及其依據通知原告---違反專利法第46條第2項之規定」；但本案已於94年3月16日以(九四)智專三(四)01094字第09420237350號專利再審查案核駁理由先行通知書函請申復修正，並經原告於94年5月16日提出申復到局，且未提出修正本；故並無違反專利法第46條第2項規定之情事。原告並於第1點中指摘：「----專利法並無提供被告僅以實施例來審查申請專利範圍是否過廣乙事----」，此顯係原告誤解，因再審查核駁理由先行通知書並非僅以實施例認定，故原告之論點不成立。原告復於第2點中指摘：
「----以違反專利法第26條第4項之規定核駁本案，致使原告沒有機會於再審查審定前就此方面予以澄清說明」，但如前所述，被告已於94年3月16日以專利再審查案核駁理由先行通知書函請申復修正，且原告於94年5月16日提出申復到局，故並無原告沒有機會澄清說明之情事。原告復於第3點中指摘「被告於再審查案核駁理由先行通知書中未說明本案附屬項是否過廣，已違反逐項審查之專利審查原則及專利法第46條第2項之規定」，惟再審查核駁理由先行通知書及再審查核駁審定書僅須對不符專利法第44條所定專利要件之申請專利範圍各項說明理由，本案係認為獨立項不具第26條之揭露要件，非否認附屬項不具專利要件，故並無違反專利審查基準之情事。原告進一步於
(1)中認為「氫形式之陽離子交換材料」、「鎓陽離子和
鎓陰離子」等名詞，在各項中未一一被指出，實已侵害原告權益；於(3)中指摘︰「----必要事項省略到不告知原告而使原告無法探知被告如何審查的理由---或是考慮限縮申請專利範圍---」；第4點指摘：
「被告確實未踐行專利法第46條第2項，致使原告於再審查審定前並無機會判斷被告之審查意見是否有誤」。上述顯係原告牽強附會之論點，因本案於94年3月16日以專利再審查案核駁理由先行通知書函請申復修正，原告亦於94年5月16日提出申復到局，且由該申復理由亦可知原告已經明確認知何處未具體指明，但不願修正，乃依法作出不予專利之審定，當無侵害原告權益，更遑論原告有不知應否限縮請求及判斷審查意見有誤之問題。
綜上所述，原處分並無違法，請駁回原告之訴。
理由
一、本件被告代表人原為 蔡練生 ，嗣由王美花接任，其聲請承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。
二、按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」、「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於專利法施行細則定之。」專利法第21條及第26條第4項分別定有明文。又同法施行細則第18條第2項明定：「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」是知，所謂違反專利法第第26條第4項規定，即係違反專利法施行細則第18條第2項規定，亦即專利申請範圍之獨立項未敘明：⑴申請專利之標的，⑵實施該專利案之必要技術特徵。
三、次按「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復。」同法第46條第2項亦定有明文；又參照行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」可知，被告經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前通知申請人限期申復者，其立法意旨在給申請人補充或修正之機會，故有關不予專利之通知內容及理由應具體明確，使申請人得以清楚應補充或修正之處，始有為實質申復之可能；如審定前通知之內容未逐項指出各專利請求項是否具可專利性，及獨立項不具可專利性，但附屬項具可專利性時，是否可以修正之情形，即無法使申請人理解應補充或修正之處，自不符給予申請人申復機會之立法意旨。如僅具形式符合，亦難謂符合專利法第46條第2項規定之意旨。
四、查原告前於90年10月12日以系爭專利案向被告機關智慧財產局申請發明專利，並以在美國申請，申請日為西元2000年10月20日，申請案號為09/693293之專利案主張優先權，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於94年3月16日以系爭核駁先行通知書通知修正有關事項，原告乃於92年4月22日提出申請專利範圍修正本，案經被告機關准予修正，並依該修正本審查，於94年9月28日以系爭處分為不予專利之處分。原告不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有系爭核駁理由先行通知書（附訴願卷第29頁）、原告92年4月22日（收文日期戳章）再審查申請書、原告94年5月16日（收文日期戳章）申復理由書、系爭專利案之說明書、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：被告上開系爭核駁理由先行通知書有無違反審定時專利法第46條第2項規定？有無違反被告公告之專利審查基準第二篇第2-1-25頁、第2-1-42頁及同篇第一章第3.6節進步性審查注意事項第⑶點？
五、經查：㈠系爭專利案請求項計36項，其中第１、５、、、、
、及項俱為獨立項，其餘則均為附屬項，除經系爭專利案之說明書載明外，復為兩造所不爭執。而該等獨立項依系爭處分理由欄㈢之記載，渠等之「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」、「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等名詞太含糊，已經超越實施例所能支持，因認為違反專利法第26條第4項之規定而不予專利，有系爭處分附原處分卷第221頁足考。是系爭處分認為系爭專利案就上開獨立項之相關名詞「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」、「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等不明確，以致無法支持其實施例，洵堪認定。
㈡按依被告公告之專利審查基準第二篇第2-1-25頁載明：「判
斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：⑴發明說明揭露之內容；⑵申請時的通常知識；⑶該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知。
」；同審查基準第2-1-42頁載明：「審查時，應參酌申請時的通常知識，包括相關的先前技術。」準此，被告為系爭專利案之審查時，自須參酌系爭專利案申請時之通常知識。包括：被告所核准與系爭專利案技術領域相近之專利案件，例如專利證書第I230176號（見原告附件11）核准「鎓陽離子」之範疇、專利公告第501937號（見原告附件12）核准「鎓化合物」、「鎓陽離子」及「陽離子交換材料」之範疇、專利公告第494014號（見原告附件13）核准「陽離子交換材料」和「氫形式之陽離子交換材料」等範疇；系爭專利案之相對應美國、歐洲、韓國及中國大陸申請案均已獲准專利；且彼等均核准被告所指摘之名詞，則被告於進行系爭專利案之審查時，自應參酌申請時通常知識以熟習該項技術者之觀點進行審查。是故，系爭專利案獨立項之「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」、「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等名詞於系爭專利申請時是否屬於上開審查基準⑶「該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知」之範圍，並非含糊之名詞，而無庸再予嚴格定義，即非無推敲餘地，系爭處分忽略上開審查基準之規定，逕自認定系爭專利之相關名詞太含糊，尚嫌率斷。
㈢再者，按專利法第43條第2項規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」又行政程序法第96條第1項規定：
「行政處分以書面為之者，應記載下列事項︰．．．主旨、事實、理由及其法令依據。．．．」是知具備行政處分性質之核駁審定書應記載「理由」，而此所謂記載不予專利之理由，自係指記載完整之理由而言，否則即因未符上揭法律規定而生理由不備之違法。查系爭處分雖認定系爭專利案之獨立項欠缺專利要件而不予專利，惟被告於本院言詞辯論時卻承認其餘附屬項均具備專利要件，有本院96年12月13日之言詞辯論筆錄足按，然對照系爭處分理由內容，對於附屬項是否具備可專利性，卻均無隻字片語之交待。可知，若非經開庭面對面式之溝通，當無法知悉本件附屬項尚屬符合專利要件之事實，則系爭專利案之附屬項是否具備專利要件即無法自系爭處分之書面記載得知，是其系爭處分顯有理由不備之違法情形，亦可認定。
㈣又，依被告所公告之專利審查基準第二篇第一章第3.6節進
步性審查注意事項第⑶點「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」亦即，被告若認系爭專利案之獨立項不符專利要件，其附屬項因未必不符專利要件，則被告即應對於各請求項逐一進行審查並分別臚列審查結果，以符規定。查被告之系爭處分既有未對系爭專利案附屬項記載應予專利或不予專利之理由，有如前述，則被告即有違反其所公告之專利審查基準第二篇第一章第3.6節進步性審查注意事項第⑶點之規定，漏未審查附屬項之結果。
㈤被告另訴稱原告既無意修正不明確之界定，當屬未載明「必
要技術特徵」，而不符專利法第26條第4項及同法施行細則第18條第2項之規定等語。然查，被告如認原告系爭專利案之獨立項等之相關名詞界定不夠明確，或其附屬項具備專利要件，依專利法第46條第2項規定，自可在系爭核駁理由先行通知書具體載明，賦予申請人修正或補充之機會，以符專利法第46條第2項規定之意旨。易言之，被告就其所認定系爭專利申請專利範圍獨立項部分，如確僅因名詞含糊定義不明確，未能給予專利；附屬項等項項，有無進步性，可否自獨立項分離而修正為個別獨立項，自可在先行核駁理由通知書具體載（指）明，予原告補充或修正之機會。如原告未遵從修正之通知，或修正後仍未符理由，被告自可在最後核駁之審定理由中敘明其未能准許之理由，始符前揭「逐項審查原則」，而無漏未審查之憾。
㈥對此，被告固稱已有給予原告修正之機會等語。然審諸本件
被告系爭核駁理由先行通知書理由欄㈡僅記載：「本案申請專利範圍第１、５、、、、、及項中『鎓陽離子』、『陽離子交換材料』、『鎓化合物』、『鎓陽離子和陰離子』、『氫形式之陽離子交換材料』等名詞太含糊，應具體指明種類。」泛稱「太含糊」，並未指明該等名詞如何不明確。系爭處分對此另記載：「．．．已經超越實施例所能支持．．．」，顯屬對系爭專利案之新指摘缺點，並非系爭核駁理由先行通知書已經載明之事項，容有忽略實質予以申請人修正或補充機會之法意，均有未洽。
六、綜上，系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍獨立項有關名詞如何不明確？為具體指明；另，就獨立項以外之其餘認為屬較具體不含糊之附屬項，未為逐項審查，暨系爭處分就此等附屬項漏未記載是否具有可專利性，應認有違反逐項審查、漏未審查及先行通知申復之相關規定；又系爭專利案之相對應於美國、歐洲、韓國及中國大陸之申請案均已獲准專利，且彼等均核准被告所指摘之名詞，則被告於進行系爭專利案之審查時，自應參酌申請時通常知識以熟習該項技術者之觀點進行審查。且系爭專利案申請時國內經被告所核准與系爭專利案技術領域相近之專利案件，既有專利證書第I230176號、專利公告第501937號、專利公告第494014號等，則系爭專利案獨立項之「鎓陽離子」、「陽離子交換材料」、「鎓化合物」、「鎓陽離子和陰離子」、「氫形式之陽離子交換材料」等名詞於系爭專利申請時是否屬於上開審查基準⑶「該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知」之範圍，並非含糊之名詞而毋庸再予嚴格定義，即非無推敲餘地。被告遽對系爭專利申請案為核駁之處分，容有未洽，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。至於原告請求判命被告作成准予專利之處分部分，因本件既尚待被告通知原告就系爭專利請求項中具有可專利性之附屬項為修正後再為審查，暨獨立項相關名詞是否毋須再另予界定，仍待被告重新審酌，以決定系爭專利申請案是否構成違反上開專利法第26條第4項及同法施行細則第18條第2項規定之情形，則原告求為判決命被告應就系爭專利作成准予專利之處分，即難謂已達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款規定意旨，原告僅於請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分部分，為有理由，其餘部分為無理由，應予駁回。
七、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如
主文。中華民國96年12月27日
第六庭審判長法官林文舟
法官闕銘富法官陳鴻斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年1月2日
書記官陳清容