裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第412號判決
裁判日期：民國90年11月12日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第四一二號
原告英商‧聯合蒸餾者與葡萄酒商(ER)有限公司代表人甲○○○○○訴訟代理人 黃慶源 律師
陳彥希 律師複代理人 陳絲倩 律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人比上貿易股份有限公司代表人乙○○董事長右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月二十一日經（八九）訴字第八九○八九六○二號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人比上貿易股份有限公司（以下簡稱比上公司）於八十七年九月二十三日以「PIEHSHANGPRIMER」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十三類香檳酒、白蘭地酒、果露酒等商品，向中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告准列為審定第八七七七九六號商標。嗣原告以該審定商標有違異議審定時商標法第三十七條第七款、第十二款及第十四款之規定，對之提起異議；案經被告審查，為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，本院並裁定命比上公司獨立參加本件訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為異議成立之處分。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：參加人之商標「PIEHSHANGPRIMER」是否符合商標法第三十七條第七、十二及十四款之規定而應撤銷原審定。
㈠原告主張之理由：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、「相
同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」暨「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人與該他人間具有‧‧‧‧業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，分別為商標法第三十七條第十二款、第七款及第十四款所明定。各該條款規定之適用，均在阻止與他人較早註冊或使用且著名之近似商標申請註冊，藉以避免一般公眾陷於誤信之虞。又各該條款規定之適用，均以兩造商標圖樣構成近似為前提，依行政院台七十四經字第一八○六八號函准修正備查之「商標近似審查基準」一、二之㈦意旨，一旦彼此商標之外文僅少數字母不同，有令人混淆誤認之虞者，即構成近似商標。此外，「衡酌商標在外觀上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，就文字之各部分觀察，以構成主要之部分為標準」，為同基準五、六㈢所明示，均先陳明。
⒉查經濟部所以維持被告將原告提起之異議所為不成立之處分，仍係認首揭「
PIEHSHANGPRIMER」商標與原告據以異議之註冊第五三七九五○號「JOHNNIEWALKERPREMIER」商標均由一整串之外文單字所組成，其中字尾單字「PRIMER」與「PREMIER」或屬近似，惟僅占小部分且置於字尾較不為引人注意，而較為引人注意之起首外文單字「PIEHSHANG」與「JOHNNIEWALKER」則有明顯差異，整體觀之，應非屬近似云云。對此一決定所持論據，原告仍實難甘服。
⒊茲將首揭外文商標「PIEHSHANGPRIMER」，與原告之商標「JOHNNIEWALKERPREMIER」比較：
─PIEHSHANGPRIMER─JOHNNIEWALKERPREMIER可見，彼此商標各含兩主要部分，即「PIEHSHANG」為訴外人公司名稱特取部分「比上」之英譯，而「JOHNNIEWALKER」（習譯為「約翰走路」），亦為原告較早創獲且早已蜚聲於全球酒類商品巿場之著名商標。因之，彼此商標之主要部分之一，亦為所欲註冊專用之特別部分，應為最後一字之「PRIMER」與「PREMIER」，而非前述之公司名稱之英譯或早已著名之部分。
茲被告既已確認此商標之各該主要部分「PRIMER」與「PREMIER」已然構成近似，則對一僅具普通知識與經驗之酒類消費者言，若施以通常之注意能力，自有可能因此二主要部分之外文雷同而陷於混淆誤認之虞。依首揭行政院頒基準，彼此商標已因此一特別且主要部分之外觀近似而構成近似無疑。由於此二商標所指定者均為同一或類似之威士忌等酒類商品，依首揭商標法第卅七條第十二款之規定，商標自應不得申請註冊。
⒋惟經濟部卻採信被告之答辯，認原告之商標中之末尾外文「PREMIER」已有
多件商標同援以註冊，應為一弱勢文字，雖本件被異議商標之末尾外文「PRIMER」與之近似，仍難認定兩造商標即屬構成近似云云。對經濟部之此一論據，原告殊難苟同。蓋就消費者之認知言，列入商標圖樣中之每一文字，均為其據以與他人商標相區別之憑藉，其重要性實屬均一，而無強勢與弱勢之別。是以一旦兩商標中之其中一字極相彷彿，即應認有致混淆之虞，而應阻窒申請在後之商標註冊專用，始為適法。至商標理論上區別所謂之強勢或弱勢文字，就消費者之立場或其實際購買時之區別功能言，並無意義，消費者斷不會主動區分孰為強勢，孰為弱勢，並進而如被告及經濟部所主張之僅擇強勢部分作為區辨之憑藉，而自動忽略所謂之弱勢部分，讓自己脫免於混淆之危險，其理自明。
⒌再參諸後述原告商標首先創用及在全球已著盛譽之事實，本件被異議商標亦
應不得申請註冊。按原告向以產銷各種威士忌酒、葡萄酒等商品著稱全球，為全球數一數二之著名酒商。旗下之JOHNNIEWALKER（約翰走路）系列商標所表彰之威士忌酒之高知名度，早已深植人心，即使未加舉證，亦應無人能加以否認。本件被異議商標之外文商標除早於民國八十年即於中華民國獲准註冊外，在全球各國亦普獲註冊，加上在全球及中華民國酒類巿場廣泛上巿，使原告商標早已享有相當知名度，為一著名商標。茲與本件被異議商標構成近似之原告商標既指定於同一或類似之第三十三類酒類商品，以原告商標已具之高知名度言，本件被異議標一旦獲准註冊並使用，自有致一般消費者與原告商標陷於混淆誤認而誤購之虞。故依首揭商標法第三十七條第七款規定，本件被異議商標亦應不得申請註冊。
⒍再者，訴外人比上公司係貿易商，以其申請註冊商標於酒類商品之情狀言，
彼當以酒類商品之進口與販售為其主要營業。準此，訴外人比上公司因其營業或其他類如同業之關係，對原告之原告商標存在、使用已久並具相當知名度之事實，應早已知悉甚或熟稔。茲竟以與原告商標之外觀上極相彷彿之商標申請註冊，並指定於同一或類似之酒類商品，主觀上實難辭其仿襲原告商標之故意或攀附原告商標知名度之意圖，客觀上亦因之而易致人混淆。因之，依首揭商標法第三十七條第十四款規定，本件被異議商標亦應無申請註冊之餘地。
⒎應再指陳者，原告商標中之「PREMIER」是否習見，甚或已有多人申准註冊，
與本件被異議商標因其中之「PRIMER」乙字與原告商標中之上揭外文近似而足令人混淆本屬二事，被告及經濟部一再援前一事實，作為其核准本件被異議商標審定或駁回原告訴願之理由，亦屬牽強而難信。實則，不論該「PREMIER」是否有特別字義，一旦獲准註冊，且並未被要求不主張專用時，即享有完整之專用權利，其依法享有之排他權利與其他文字毫無不同。是若他人之商標有某一部分與之近似而足認可能致人混淆之虞者，該專用權人即得適法主張並據以阻止該他人之商標註冊，主管機關亦應審慎考量，非可僅就表面是否為習見、即下定論，乃為當然。經濟部之原決定與被告之原處分之上述論據，顯與本件之爭點無涉而無可採。
⒏綜上論陳，本件被異議商標既因其外文中之特別且亦屬主要之部分「PRIMER
」與原告首先創獲、註冊、使用並已成著名商標之原告商標之特別部分「PREMIER」之外觀近似而構成近似商標，參加人比上公司主觀上已難辭仿襲之不法故意，而參諸上揭事實及證據，客觀上亦將極可能使中華民國消費者產生混淆誤認而誤購。故依首揭各該條款規定，本件被異議商標自不得申請註冊。被告一時失察，誤准其審定，原已不無失當，復對原告之異議處分不成立，經濟部再遞予決定維持，同有可議。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者
」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，固為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七、十二、十四款所明定。惟其適用應以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而判斷兩商標圖樣近似與否，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第十五條第一項所明定。商標在外觀、觀念或讀音上有一近似者，始為近似之商標。
⒉本件原告固主張審定第八七七七九六號「PIEHSHANGPRIMER」商標圖樣上之
外文「PIEHSHANG」為訴外人比上公司名稱之特取部分「比上」之英譯，而據以異議之註冊第五三七九五○號「JOHNNIEWALKERPREMIER」商標圖樣上之外文「JOHNNIEWALKER」譯為約翰走路，為原告較早即獲得酒類商品市場之著名商標，因此二者主要部分之一，亦為所欲註冊專用之部分，應為最後一字之「PRIMER」與「PREMIER」，其外觀構成近似，二者應屬構成近似之商標，且均指定使用於同一或類似之威士忌等酒類商品，參加人比上公司復為同業，對原告之商標存在及使用已久並具相當知名度之事實，應早已知悉甚或熟稔，本件被異議商標自不得申請註冊，乃有違前揭法條之規定云云。經查審定第八七七七九六號「PIEHSHANGPRIMER」商標與原告據以異議之註冊第五三七九五○號「JOHNNIEWALKERPREMIER」商標，其圖樣固皆由一整串之外文單字所構成，惟其外觀構成之字母字數有別，要難以割裂比對，雖原告仍辯稱二者主要部分，應為最後一字之「PRIMER」與「PREMIER」之詞，然查外文「PREMIER」係普通習見之文字，為一般英文字典可查得，而同業之廠商以之結合其他文字在被告申准註冊於同一或類似之酒類商品者，復有多件，目前仍有效存在，此有被告商標註冊簿影本附卷可稽。是外觀上尚難僅因「PRIMER」與「PREMIER」之比較，即認定二者商標圖樣構成近似，況二者復有較為引人注意之起首外文單字「PIEHSHANG」與「JOHNNIEWALKER」足資區辨，異時異地隔離觀察，客觀上，尚難謂有使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標，自無首揭法條規定之適用。
四、參加人之陳述：參加人之商標已加上公司之名稱，與原告之商標不同。其餘引用被告之陳述。
理由
一、按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」、「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，固為本件商標異議審定時商標法第三十七條第七、十二、十四款所明定。惟其適用應以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。而判斷兩商標圖樣近似與否，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第十五條第一項所明定。商標在外觀、觀念或讀音上有一近似者，始為近似之商標。
二、本件參加人以「PIEHSHANGPRIMER」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十三類香檳酒、白蘭地酒、果露酒等商品，向中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經准列為審定第八七七七九六號商標。嗣原告以該審定商標有違異議審定時商標法第三十七條第七款、第十二款及第十四款之規定，對之提起異議；案經被告審查，為異議不成立之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，訴稱：審定第八七七七九六號「PIEHSHANGPRIMER」商標圖樣上之外文「PIEHSHANG」為參加人比上公司名稱之特取部分「比上」之英譯，而據以異議之註冊第五三七九五○號「JOHNNIEWALKERPREMIER」商標圖樣上之外文「JOHNNIEWALKER」譯為約翰走路，為原告較早即獲得酒類商品市場之著名商標，因此二者主要部分之一，亦為所欲註冊專用之部分，應為最後一字之「PRIMER」與「PREMIER」，其外觀構成近似，二者應屬構成近似之商標，且均指定使用於同一或類似之威士忌等酒類商品，參加人比上公司復為同業，對原告之商標存在及使用已久並具相當知名度之事實，應早已知悉甚或熟稔，本件被異議商標自不得申請註冊，乃有違前揭法條之規定云云。
三、經查審定第八七七七九六號「PIEHSHANGPRIMER」商標與原告據以異議之註冊第五三七九五○號「JOHNNIEWALKERPREMIER」商標，其圖樣固皆由一整串之外文單字所構成，惟其外觀構成之字母字數有別，要難以割裂比對，雖原告仍辯稱二者主要部分，應為最後一字之「PRIMER」與「PREMIER」之詞，然查外文「PREMIER」係普通習見之文字，為一般英文字典可查得，而同業之廠商以之結合其他文字在被告申准註冊於同一或類似之酒類商品者，復有多件，目前仍有效存在，此有被告商標註冊簿影本附卷可稽。是外觀上尚難僅因「PRIMER」與「PREMIER」之比較，即認定二者商標圖樣構成近似，況二者復有較為引人注意之起首外文單字「PIEHSHANG」與「JOHNNIEWALKER」足資區辨，異時異地隔離觀察，客觀上，尚難謂有使一般商品購買人產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標，自無首揭法條規定之適用。原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，並命為異議成立處分之判決，為無理由，應予駁回。
四、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年十一月十二日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年十一月十三日
書記官吳芳靜