裁判字號：臺北高等行政法院89年訴字第2720號判決
裁判日期：民國91年03月25日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決八十九年度訴字第二七二○號
原告美商．西南研究協會代表人強Ｆ． 司普瑞索
（副總裁）訴訟代理人乙○○律師
丙○○律師被告經濟部智慧財產局代表人 陳明 邦（局長）訴訟代理人甲○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國八十九年九月二十一日經
（八九）訴第00000000號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告前於民國（以下同）八十五年七月二十三日以「持續釋出殺生組合物」向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經該局編為第00000000號（以下簡稱系爭案）予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於八十九年四月七日以（八九）智專三（四）○一○一九字第○八九八七○○○五九六號專利再審查核駁審定書為「應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敘兩造之訴辯意旨如左：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就第00000000號「持續釋出殺生組合物」發明專利申請案作成應予專利之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、專利法第二十條第二項之適用及「進步性」之判定：
⑴、依據專利法第二十條之規定：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，
得依法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者．．．。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者．．．。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得專利。」復據被告八十三年十月「專利審查基準」第1-2-8至1-2-9頁所載，專利申請案可「依據刊物記載事項及相當於有記載之事項，據以判斷而得知發明之技術內容者」，謂「申請前已見於刊物」，屬前開法條第一項第一款新穎性之適用。
⑵、而依同基準第1-2-20頁所載，判斷發明是否係運用申請前既有之技術或知識而為
熟習該項技術者所能輕易完成（進步性）時，「⑴准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合，⑵准予將先前技術之各片斷部分相互組合，以判斷申請專利範圍是否具「突出的技術特徵」或「顯然的進步」。前稱「組合」者，依前開基準第1-2-19頁所載，係指被告虛擬熟習此項技術者究否可依據申請當時之技術，經由「邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段並發揮一般創作能力」而導出所請發明之技術手段。是以不符合專利法第二十條第二項之規定為由否准專利，僅於發明可經引證資料之教示「邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段並發揮一般創作能力」而導出，方有適用。從而，引據單篇技術文獻以核駁「進步性」，固非法所不許，惟仍以經「邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段並發揮一般創作能力」，方由該同一文獻之各不同部分內容推導出後案所請發明之技術內容者為限。若專利案所請發明之內容不需經由「邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段並發揮一般創作能力」，即可由單篇引據資料「所記載事項及相當於有記載之事項，據以判斷而得知發明之技術內容」，則該專利案所請發明當屬「已見於」引據資料，係不符合專利法第二十條第一項第一款新穎性之規定，無專利法第二十條第二項進步性之適用。
⑶、同理，引據資料雖經「邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段並發揮一般創
作能力」，仍無從導出專利所請發明之技術手段者，難據以援引專利法第二十條第二項否准專利。蓋如前開基準第1-2-20頁進步性判斷方式中「組合之應注意事項」所載，「組合」文獻時「應假設熟習該項技術者，如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時，是否能輕易組合所引據之文獻之技術內容以解決該問題」。如「申請專利之發明對熟習該項技術者而言，以先前技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者」，乃係具「突出的技術特徵」；如「申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性」，乃係具「顯然的進步」，均係非技藝人士所能輕易完成者，而具進步性，無專利法第二十條第二項之適用。
２、被告援引專利法第二十條第一項第一款認為系爭案不具新穎性，顯屬適用法條之錯誤：
⑴、被告援引之一九九四年十一月一日美國第0000000號專利案（以下簡稱引
證案一）係頒予原告之專利，自然最熟悉本發明與引證案一之關係。引證案一係揭示含溶解亞氯酸鹽之氫鍵結相（申請專利範圍第一項）及揭示一種作為氫鍵結相之聚合成份之胺。例如，若引證案一之氫鍵結相包括胺及亞氯酸鹽，胺與鹽不會反應形成上述反應A1之亞氯酸亞銨。反之，亞氯酸鹽分解成為亞氯酸陰離子及對偶離子，如Na+。將亞氯酸鹽溶於胺中不會形成亞氯酸亞銨，而是二氧化氯氣體與胺反應才能形成亞氯酸亞銨。引證案一之氫鍵結相不包括亞氯酸亞胺，因為氫鍵結相不與二氧化氯氣體接觸。相反的，亞氯酸鹽係添加至氫鍵結相並溶於其中。引證案一並未敘述或暗示二氧化氯氣體係作為形成氫鍵結相之亞氯酸鹽來源。引證案一確實未揭示原告請求項所載發明之技術內容，其「技術內容」確實不相同，既然系爭案與引證案一技術內容不相同，則系爭案相對於引證案一確具新穎性。被告謂原告之發明係為親水物疏水物之間的轉換及藉吸收空氣中之水氣產生二氧化氯並非事實。
⑵、至於被告謂引證案一既無亞氯酸鹽過早分解之問題，自無系爭案解決之必要乙節
，原告須陳明者，原告於八十九年九月十日呈送被告之申復理由書之第五頁中係說明原告之發明相對於引證案一具新穎性之理由。該理由述及本發明已解決亞氯酸鹽過早分解之問題，而由於本發明與引證案一之技術內容不同，所以亞氯酸鹽過早分解之問題並不會出現於引證案一，原告並未指明本發明要解決引證案一亞氯酸鹽過早分解之問題。換言之，引證案一並不需要解決過早分解之問題，自然其技術內容與系爭案必須解決此問題之技術內容不同，系爭案具新穎性之事實清晰可見。
⑶、形成亞氯酸亞銨與引證案一之教示背道而馳，引證案一無法輕易推知形成亞氯酸亞銨之反應：
被告認為亞氯酸亞銨及其形成之反應可以輕易地由引證案一之揭示內容推知。事實上，引證案一並未揭示亞氯酸亞銨之種類，更未揭示製造該亞氯酸亞銨之反應。亞氯酸亞銨係藉胺與二氧化氯氣體之反應而製成。即便是有，引證案一完全沒有教示二氧化氯氣體係作為反應物。引證案一揭示釋出二氧化氯氣體，而該氣體係酸及亞氯酸鹽離子之間的反應產物。經釋出之二氧化氯不在親水相中與胺反應而形成亞銨。即使經反應而形成亞銨，經釋出二氧化氯氣體之數量將會減少，此現象與引證案一之目的完全背道而馳。因此，由引證案一之揭示不會輕易地推知亞氯酸亞銨，因為形成亞氯酸亞銨與引證案一之教示恰好相反。是以，被告謂由引證案一之揭示內容可推得亞氯酸亞銨與事實不符。
⑷、被告另以系爭案與引證案一所請組合物均相似地含亞氯酸鹽離子，而判定系爭案
相對於引證案一不具新穎性。事實上，熟習此項技術人士應理解，亞氯酸鹽離子係一種經證實、可靠之製備二氧化氯氣體之來源。但是，二氧化氯氣體來源並非系爭案與引證案一主要差異所在。事實上，系爭案與引證案一組合物之差異係在於亞氯酸鹽離子之來源以及系爭案所能提供相對於引證案一之較大操作自由度。
⑸、綜上所述，系爭案之技術內容確實與引證案一不同，系爭案具新穎性之事實清晰
可見，被告援引專利法第二十條第一項第一款認為系爭案不具新穎性，顯屬適用法條之錯誤。
３、被告據引證案一單篇文獻無從導出系爭專利，系爭專利具進步性，被告援引專利法第二十條第二項否定系爭專利進步性，顯屬不當：
⑴、系爭案相對於引證案一之進步性，在於可在範圍廣泛之條件下操作亞氯酸亞銨物
質。引證案一係揭示一種釋出二氧化氯之組合物，該組合物係在氫鍵結（即親水性）與釋出酸疏水相之前，添加亞氯酸鹽至氫鍵結（即親水性）相而製成。然後，經混合之分散物可被塗覆至表面而成為薄膜，該薄膜能夠釋出二氧化氯氣體。然而，該亞氯酸鹽化合物對溫度很敏感，一旦亞氯酸鹽化合物被添加或混合至所揭示之相中，操作或處理該組合物之溫度受到亞氯酸鹽分解溫度之限制。否則，當薄膜成形時，亞氯酸鹽將會分解，而可用於產生二氧化氯之亞氯酸鹽之數量變得非常少。然而，在操作終止前，添加亞氯酸鹽不得有任何延誤。對熟習此項技術人士而言，亞氯酸鹽將無法在已經冷卻之薄膜中適當地混合係顯而易見的。
⑵、如果水氣被導入含亞氯酸親水相及釋出酸之疏水相之分散物中，將會釋出二氧化
氯氣體。過早釋出二氧化氯會降低組合物之容量及功效。因此，引證案一所請組合物確實受到溫度及所可能暴露之水氣數量之限制。
⑶、熟習此項技術人士應理解系爭案所請組合物確具進步性，因為其前驅物對溫度及
水氣並不敏感。系爭案相對於引證案一之進步性係使用二氧化氯氣體，而不是作為亞氯酸鹽離子來源之亞氯酸鹽。系爭案所請組合物在操作上深具彈性，因為亞氯酸鹽離子係在前驅組合物被塗覆於表面上或經過其他方式操作後才被導入。操作溫度可超過亞氯酸鹽之熱降解溫度，因為操作可在導入亞氯酸鹽離子之前進行。若前驅組合物在其操作期間暴露於水氣，熟習此項技術人士應理解，在將前驅物暴露於二氧化氯之步驟前，必須使組合物乾燥。申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以引證案一為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而推得系爭專利，系爭專利確具「突出的技術特徵」。又，原告發現亞氯酸亞銨可與鹼反應而形成α－胺基醚及亞氯酸根而解決亞氯酸亞銨不穩定之問題，系爭專利克服先前技術中存在的問題點或困難性，確實具「顯然的進步」。
⑷、被告認為亞氯酸亞銨及其形成之反應可以輕易地由引證案一之揭示內容推知。事
實上，引證案一並未揭示亞氯酸亞銨之種類，更未揭示製造該亞氯酸亞銨之反應。亞氯酸亞銨係藉胺與二氧化氯氣體之反應而製成。即便是有，引證案一完全沒有教示二氧化氯氣體係作為反應物。引證案一揭示釋出二氧化氯氣體，而該氣體係酸及亞氯酸鹽離子之間的反應產物。經釋出之二氧化氯不在親水相中與胺反應而形成亞銨。即使經反應而形成亞銨，經釋出二氧化氯氣體之數量將會減少，此現象與引證案一之目的完全背道而馳。因此，熟習此項技術人士無法自技術內容不同之引證案一完成系爭專利。被告援引專利法第二十條第二項否定系爭專利進步性，顯屬不當。
４、系爭專利實例７主要在於彰顯系爭專利相對於歐洲第六一一一六三號專利案（以下簡稱引證案二）之進步性：
⑴、被告謂系爭案強調之進步性主要係指實例７之結果具長效性。長效穩定性為系爭
案之重要特徵。穩定性係因為有可與相當不穩定之亞氯酸銨反應之鹼存在下才能達成。因此，使亞氯酸亞銨穩定係系爭案之主要進步性特徵，然而此特徵主要在於彰顯系爭案相對於引證案二之進步性，而並非在於彰顯系爭案相對於引證案一之進步性。
⑵、引證案二揭示經由暴露於二氧化氯而製造亞氯酸鹽而非經由添加亞氯酸鹽所具進
步性，此點與系爭案相似。然而，引證案二並未教示以鹼穩定組合物。實例７證實系爭案相對於引證案二具改良穩定性，而非相對於引證案一具改良穩定性。實例７顯示在沒有原告以鹼使亞氯酸亞銨穩定之下，無法輕易完成使用二氧化氯氣體作為亞氯酸鹽來源，故實例７對系爭案十分重要。實例７實無關於顯示系爭案相對於引證案一之優異性。系爭案相對於引證案一之優異性對熟習此項技術人士係相當明顯的。實例７與引證案一之間之比較並沒有必要一定要顯現不受到溫度及水氣限制之物質之優點。
⑶、同理，穩定性並非系爭案相對於引證案二之主要改良處。原告須陳明者，被告從
未要求原告比較系爭案相對於引證案二之進步性。原告實無法理解被告會在訴願階段引據該案。然而，原告仍願意說明該案如后：
①、系爭案說明書第５頁第三段記載引證案二之缺點：「雖然膠囊據說提供殺生作用
達數天至數月，但是二氧化氯在膠囊經製備後立即開始釋放。用於製備膠囊之批式方法亦涉及多數之化學反應和物理方法，其中一些涉及環境廢棄物問題。」
②、系爭案簡化引證案二所請膠囊之操作方法並減少廢棄物問題。引證案二亦未揭示
較高溫度╲水氣操作之優點，因為該案不容許以後操作方式添加亞氯酸鹽來源。而且，引證案二之較佳實施例在儲存下並不穩定。膠囊所含除濕劑提供穩定之水含量。
③、與除濕劑製成之膠囊會立即釋出二氧化氯氣體，引證案二係藉延後在組合物中製
造亞氯酸鹽或將含亞氯酸鹽組合物儲存在乾燥環境中，而容許延後釋出二氧化氯氣體。
５、被告未理會原告陳明再審查審定書之處分明顯違反專利法第四十四條之立法意旨：
專利法第四十四條既規定專利申請人得依申請到局面詢，在維護專利申請人權益之前提下，被告實有必要在其作出審定前，先予申請人不受理面詢之通知，始不違專利法第四十四條之規定。被告在未通知原告不受理所提面詢請求及其不受理之具體理由之情況下，對系爭案逕行審定，實嚴重損及原告之權益，並違反專利法第四十四條之修法美意。
６、系爭案相應美國及紐西蘭專利申請案獲頒專利在案：
⑴、原告曾以系爭案相同之內容向美國及紐西蘭提出專利申請，業已獲頒為美國專利
第五、九一四、一二○號及紐西蘭專利第三一一二七九號在案。原告需陳明者，美國係世界貿易組織（ＷＴＯ）之成員國。根據與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第二十七條第一項之規定，任何具備「新穎性」、「進步性」、「產業可利用性」之發明，無論物品或製法，均應予以專利保護。此項條款清楚明定可予專利保護之發明所須具備之「專利要件」。另根據同協定第二十九條第一項有關「專利申請要件」之規定，世界貿易組織（ＷＴＯ）成員國之申請人，當提出專利申請時，必須以足夠清楚及完整之方式揭示所請發明，以使熟習該項技藝之人士得據以實施。世界各國為加入世界貿易組織（ＷＴＯ），均以"TRIPs"中之相關規定，作為其致力於專利法規及審查實務修正之指標。在此情況下，各國分歧不一之專利法規及實務，勢將經由程序與標準之統一而趨於一致，而使得具備「專利申請要件」與「專利要件」之發明，得以不受發明地不同之差別待遇，而獲得應有之專利保護。
⑵、中華民國亦積極爭取成為世界貿易組織（ＷＴＯ）之成員國，因此，似不應自外
於國際統一之程序與標準，執著於「各國專利法制不同，審查基準及檢索範圍互異」之論點，而否認本發明得以獲得其它先進國家專利之事實，確實可肯定於中華民國專利亦具可專利性之佐證。原告認為，本發明可獲上述專利之事實，應足以肯定本專利申請案具備新穎性、進步性、產業可利用性等專利要件。
７、系爭案和被告據以核駁系爭案的引證案一，有明顯差異：
⑴、系爭案乃利用「親水性物質」及「疏水性物質」的組合，當「疏水性物質」水解
時，會釋放出二氧化氯，此二氧化氯具殺菌效果。而所謂的「親水性物質」乃是包括兩種組合，一種是「非氫鍵側基之三級胺」（即α－胺基醚、α－胺基脂及α－胺基酸）加上「亞氯酸鹽」，另一種是「亞氯酸亞胺」加上「鹼」。
⑵、被告據以核駁的引證案一專利，雖然也是利用親水性物質與疏水性物質的組合，並藉由疏水性物質的水解產生二氧化氯，但是仍有以下重大差異：
①、組合不同：引證案一是利用「亞氯酸鹽」結合「親水相」；但系爭案乃是利用「
亞氯酸鹽」結合「非氫鍵側基之三級胺」，並有另一種組合是「亞氯酸亞胺」結合「鹼」。
②、系爭案所提到的「亞氯酸亞胺」結合「鹼」的親水性物質組合，由於加上「鹼」，增強了穩定性。
③、系爭案因穩定性高，二氧化氯的持續力較久。
８、引證案一中的「親水性物質」中的「親水相」，並未包括「三級胺」，更未提到系爭案申請專利範圍所提及之「非氫鍵側基之三級胺」，況引證案一所提及之「質子化三級胺」或「氫鍵胺」與系爭案的「非氫鍵側基之三級胺」並不相同；另原告申請專利範圍提及的「亞氯酸鹽」及「亞氯酸亞胺」二者，並非相同化學物質﹕
⑴、單由形式上判斷，即可發現系爭案申請專利範圍所提及的「親水性物質」的組合並不相同；若要進一步探討其實質內容是否相同，則有下列爭議：
①、引證案一所提及的「親水相」物質是什麼？和原告提到的「非氫鍵側基之三級胺
」是否相同？
②、「非氫鍵側基之三級胺」和「三級胺」或「質子化三級胺」與「氫鍵胺」、「氫
鍵三級胺」是否相同？
③、「亞氯酸鹽」和「亞氯酸亞胺」是否相同？
④、「鹼」是否即為「胺」？
⑵、被告辯稱：系爭案提及的物質組合，在引證案一即已提到。引證案一提到的「親
水相」，在其例示的物質中即包括「一級胺」、「二級胺」、「三級胺」、「四級胺」、「脂肪族醯胺」、「芳香族醯胺」、「脂肪族醇」、「芳香族醇」，並表示系爭案提到的「非氫鍵側基之三級胺」即為「三級胺」的一種；「亞氯酸亞胺」和「亞氯酸鹽」沒有太大差別。惟查，被告的陳述皆與事實不符。第一，被告謂引證案一提到的親水相包括「一級胺」、「二級胺」、「三級胺」、「四級胺」、「脂肪族醯胺」、「芳香族醯胺」、「脂肪族醇」、「芳香族醇」，此陳述與事實確有出入。而被告所指之「三級胺」應為「質子化三級胺」，「質子化三級胺」、「氫鍵胺」、「氯鍵三級胺」與系爭案申請的專利提及之「非氫鍵側基之三級胺」乃迥然不同化學物質。引證案一之申請專利範圍第二項界定的「亞氯酸鹽」乃包括「質子化一級胺」、「質子化二級胺」、「質子化三級胺」及「四級胺單體胺」等，而引證案一申請專利範圍第三項界定的「親水相」（又名「氫鍵物質」）則包括「脂肪醯胺」、「芳香醯胺」、「脂肪醇」、「芳香醇」或其混合物，且申請專利範圍第四項則進一步界定其「親水相」包括「甲醯胺」、「丙烯醯胺－異丙基丙烯醯胺」混合物或其聚合產物，一級胺或二級胺及其與「丙烯醯胺」、「異丙基丙烯醯胺」及「Ｎ，Ｎ－伸甲基雙丙烯醯胺」之聚合產物，及「甘油」、「乙二醇」或「聚羥基醇」或其混合物。由上可知，引證案一之「親水相」並未包括有「三級胺」，更沒有包括系爭案提到的「非氫鍵側基之三級胺」。即便在「亞氯酸鹽」提及的實為「質子化三級胺」，而非「三級胺」。被告對引證案一之誤解可能係將引證案一說明書第三欄第五五至五九行中所述「一級胺、二級胺、三級胺或四級胺」誤以為「親水相」之成份。事實上，該「一級胺、二級胺、三級胺或四級胺」係已經過「質子化」之「一級胺、二級胺、三級胺或四級胺」，其作用係與亞氯酸根離子共同形成「亞氯酸鹽」，即該「質子化」之「一級胺、二級胺、三級胺或四級胺」為構成「亞氯酸鹽」之一部分，而不屬於「親水相」，況「質子化」的三級胺並非是「三級胺」。另外，引證案一說明書第四欄第四、五行揭示「親水性物質」也僅包括「氫鍵環氧化物」及「氫鍵胺」，此「氫鍵胺」即使為三級胺，也是「氫鍵三級胺」，亦不同於原告組合中之「非氫鍵側基之三級胺」。引證案一確實未揭示任何關於系爭案申請專利範圍中所述「非氫鍵側基之三級胺」。第二，亞氯酸亞胺和亞氯酸鹽是兩種結構、性質完全不同之物質，原告在系爭案審查期間及行政救濟階段所提答辯中已多次以化學反應式指出兩者之不同，由再審查理由書的第五頁所載「反應C1」，可清楚分辨二者之不同；再者，「亞氯酸亞胺」加上「鹼」的親水性物質組合並未揭示於引證案一中。
９、「亞氯酸亞胺」和「鹼」的親水性物質結合，乃明載在原告八十七年七月修正的申請專利範圍第二項，其亦為被告八十七年五月七日專利審定書所認定之事實，當無疑義；而「鹼」與「胺」乃不同物質：
⑴、原告八十七年七月修正並呈送被告之申請專利範圍第二項中，已明確界定系爭案
親水相物質係包括「亞氯酸亞胺」和「鹼」；此亦為被告八十七年五月七日專利審查書所認定之事實；然引證案一中並沒有「鹼」成份；而且「亞氯酸亞胺」和「亞氯酸鹽」是兩種結構、性質完全不同之物質。所以，系爭案的兩種組合：「非氫鍵側基之三級胺」加上「亞氯酸鹽」以及「亞氯酸亞胺」加上「鹼」確實並未揭示於引證案一中。
⑵、關於被告主張「鹼」即是「胺」，顯然是被告對原告發明與引證案一之認知有誤
。由原告申請專利範圍第十三項亦界定鹼之種類為「金屬烷氧化物」、「銨烷氧化物」及「金屬氧化物」，並不包括引證案一所提及之「胺」。再者，由再審查理由書所載「反應C1」中，亦可清楚地看出，鹼之化學簡式為R'OR"，其中R'為陽離子，R"為氫，烷基或-C(O)R1基，R1為氫或烷基。因為胺必須含有氮（Ｎ）元素，而R'OR"不含氮元素，故「鹼」並不是「胺」。
、綜上，足證原告發明與引證案係完全不同之發明，被告之原處分及經濟部維持原處分之訴願決定，無論認事用法均有嚴重違誤，請判決如原告訴之聲明。
乙、被告方面：
一、聲明：求為判決如主文所示。
二、陳述：
１、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。惟發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第一款及第二項所明定。
２、系爭案「持續釋出殺生組合物」，係包括α－胺基醚和亞氯酸鹽之親水性物質及其酸釋出劑之疏水性物質，親水性和疏水性物質係鄰接的和實質地無水，親水性物質在酸釋出劑水解時，能釋出二氧化氯。惟查化合物產生二氧化氯以達殺菌保鮮之效，早已為人所知，如一九五四年就已揭露chlorite及chlorates酸化產生二氧化氯以達殺菌之功能，發展多年後，一九九四年美國第0000000號專利案（即引證案一）已揭示親水物、疏水物及之間的轉換，吸收空氣中之水氣產生二氧化氯，以此原理下，系爭案用其他化合物之稍稍改進，實難構成新穎性或進步性。
３、原告一再強調系爭案之新穎性為以亞氯酸亞銨與鹼反應，以二者之產物α胺基醚（酯、醇）以及亞氯酸鹽作為親水相，如系爭案申請專利範圍第一項所述。就氯酸亞銨之運用而言，可由引證案所述之胺及終產物二氧化氯所產生，是其屬顯易推得之中0生產之物質，而原告亦坦承胺與二氧化氯可產生亞氯酸亞銨，引證案一中雖未提及，但此化學反應為輕易可推知者（無論引證案一中之氫鍵結相是否與二氧化氯相接觸，此化學反應皆為輕易可推知者）。其次於引證案一申請專利範圍之第一項－Chlorite中saltofacation－，第二項chloritecationcomprisesanalkali,alkaline．．．等可知，系爭案產生之氯酸鹽並無任何不同於引證案一之專利範圍；由於引證案一中已使用亞氯酸鹽，故無亞氯酸亞銨不穩定性（過早分解）之問題，系爭案難謂具新穎性。再者，系爭案一再強調之進步性，主要係指系爭案實例７之結果具長效性，實例７中主要以不同比例、不同成分之胺生成物，於不同之烷氧化物在不同比例下之效果比較，此實例７中並無與引證案一及系爭案發明說明所述先例USP0000000比較，而該USP0000000中亦有聲明其生成之二氧化氯具長效性，系爭案自不具進步性，難謂系爭案符合發明專利之要件。
４、至原告訴稱系爭案相應美國及紐西蘭專利申請案獲准專利乙節。查各國專利法制不同，國情有異，不能以之執為系爭案即應准專利之論據。
５、原告稱被告在未通知其不受理所提面詢請求及不受理之具體理由之情況下對系爭案進行審定，惟此並不影響被告所為認定之結果，併此指明。
６、原告執稱系爭案「持續釋出殺生組合物」發明專利乃利用「親水性物質」及「疏水性物質」的組合，當「疏水性物質」水解時，會釋放出二氧化氯，此二氧化氯具殺菌效果。而所謂的「親水性物質」乃是包括兩種組合，一種是「非氫鍵側基之三級胺」（即α－胺基醚、α－胺基脂及α－胺基酸）加上「亞氯酸鹽」，另一種是「亞氯酸亞胺」加上「鹼」云云，惟此與系爭案技術之實質內容實有不同。依系爭案說明書之內容可知，系爭案實質上亦與引證案一相同，都是由亞氯酸鹽和含胺相反應所形成的親水性物質，以及和具酸釋出劑之疏水性物質組合而成，其中親水性物質和疏水性物質均係鄰接的且實質地無水，而當酸釋出劑在吸收水氣後水解時，與親水性物質接觸，使其放出二氧化氯，提供殺菌的效果。與引證案一不同的是，系爭案在組合物中添加鹼，以穩定在釋出二氧化氯反應中由胺與二氧化氯所形成之亞氯酸亞銨。故原告所稱系爭案「當『疏水性物質』水解時，會釋放出二氧化氯」與事實不符，而所謂的「親水性物質」亦非由「非氫鍵側基之三級胺」（即α－胺基醚、α－胺基脂及α－胺基酸）加上「亞氯酸鹽」組成，蓋「非氫鍵側基之三級胺」（即α－胺基醚、α－胺基脂及α－胺基酸）僅是當亞氯酸鹽與鹼作用時所產生的「中間物質」，並非系爭案之原始組合物，而系爭案所述「親水性物質」，依說明書第八－九頁之敘述可知，可單獨為亞氯酸根源（包括鹼金屬亞氯酸鹽、鹼土金屬亞氯酸鹽，或過渡金屬離子或質子化初級、二級、三級、四級胺之亞氯酸鹽）或和包含胺、醯胺或醇或具胺基、醯胺基或羥基部分和具高氫密度之化合物組合而成之混合物，就此部分而言與引證案一並無不同，引證案一亦揭示「氫鍵結基質」（親水相）中包含亞氯酸鹽陰離子和鹼金、鹼土金屬、質子化一級、二級、三級胺、四級胺、過渡金屬等陽離子。由此可知，系爭案不論在技術原理或其功效上均已為引證案一所揭示；另，系爭案需另添加強鹼以穩定亞氯酸亞銨，反之引證案一則無亞氯酸亞銨不穩定（過早分解）的問題（此點原告亦承認）。
７、故原告認為系爭案與引證案一之組合不同，由前述之說明可知並非事實，至於系爭案添加「鹼」以增強穩定性的技術思想，由引證案一觀之亦不具進步性。
８、綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。理由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。惟發明如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第一款及第二項所明定。
二、本件第00000000號「持續釋出殺生組合物」發明專利申請案，被告以系爭案包括α－胺基醚和亞氯酸鹽之親水性物質及具酸釋出劑之疏水性物質，親水性和疏水性物質係鄰接的和實質地無水，親水性物質在酸釋出劑水解時，能釋出二氧化氯。惟查化合物產生二氧化氯以達殺菌保鮮之效，早已為人所知，如一九五四年就已揭露chlorite及chlorates酸化產生二氧化氯以達殺菌之功能，發展多年後，一九九四年美國第0000000號專利案（即引證案一）已揭示親水物、疏水物及之間的轉換，吸收空氣中之水氣產生二氧化氯，在此原埋下，系爭案用其他化合物之稍稍改進，實難構成新穎性或進步性，均為不予專利之處分。原告於訴願中訴稱：引證案一並未敘述或暗示二氧化氯氣體係作為形成氫鍵結相之亞氯酸鹽來源。引證案一確實未揭示系爭案請求項所載發明之技術內容，兩者內容確實不相同，且亞氯酸鹽過早分解之問題並不會出現於引證案一。則系爭案相對於引證案一確具新穎性。再者，系爭案所請組合物克服先前技術中存在的問題點或困難性，而且清楚地表現在有效性、持續性、殺生物作用及安全性等功效上，是系爭案較引證案具進步性云云。訴願決定機關以：經查，原告一再強調系爭案之新穎性為以亞氯酸亞銨與鹼反應，以二者之產物－α胺基醚（酯、醇）以及亞氯酸鹽作為親水相，如系爭案申請專利範圍第一項所述。茲就氯酸亞銨之運用而言，可由引證案一所述之胺及終產物二氧化氯所產生，是其屬顯易推得之中0生產之物質，而系爭案亦坦承胺與二氧化氯可產生亞氯酸亞銨，引證案一中雖未提及，但此化學反應為輕易可推知者（無論引證案一中之氫鍵結相是否與二氧化氯相接觸，此化學反應皆為輕易可推知者）。其次於引證案一專利範圍之第一項－Chlorite中saltofacation－，第二項chloritecationcomprisesanalkali,alkaline．．．等可知，系爭案產生之氯酸鹽並無任何不同於引證案一之專利範圍；由於引證案一中已使用亞氯酸鹽，故無亞氯酸亞銨不穩定性（過早分解）之問題，系爭案難謂具新穎性。再者，系爭案一再強調之進步性，主要係指系爭案實例７之結果具長效性，實例７中主要以不同比例、不同成分之胺生成物，於不同之烷氧化物在不同比例下之效果比較，此實例７中並無與引證案一及系爭案發明說明所述先例USP0000000比較，而該USP0000000中亦有聲明其生成之二氧化氯具長效性，系爭案自不具進步性，難謂系爭案符合發明專利之要件。業據被告於訴願答辯書中論明，核屬可採，從而被告所為本件應不予專利之處分，揆諸首揭法條規定，洵無違誤，應予維持。至原告訴稱系爭案相應美國及紐西蘭專利申請案獲准專利乙節。查各國專利法制不同，國情有異，不能以之執為系爭案應准專利之論據。又專利專責機關於審查時，固得依職權或依申請限期通知申請人到局面詢，惟是否通知申請人到局面詢，乃屬專利專賣機關職權裁量之行使，此揆之專利法第四十四條之規定自明，縱如原告所稱，被告在未通知原告不受理所提面詢請求及不受理之具體理由之情況下，對系爭案進行審定，然不影響被告所為認定之結果，要難以此持為有利於己之論據。
三、原告於本件行政訴訟中猶執前詞爭議，惟經本院審核右開被告所為「應不予專利」之處分所持之理由，及訴願決定機關決定駁回原告之訴願所持之理由，均無不妥，是原告之陳詞均不可採。從而，被告所為之上開處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就第00000000號「持續釋出殺生組合物」發明專利申請案作成應予專利之處分，均無理由，應予駁回。
四、兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十一年三月二十五日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年三月二十五日
書記官林玉卿