裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第717號判決
裁判日期：民國93年07月29日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第七一七號
原告鋼國工業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 俞昌瑋 律師
己○○被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同右訴訟代理人丙○○兼送達
丁○○
參加人穩多企業股份有限公司代表人乙○○訴訟代理人戊○○右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國九十一年十二月十三日經訴字第０九一０六一二八八四０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：緣參加人穩多企業股份有限公司前於九十年二月十六日以「玻璃門自動歸位鉸鏈之定位裝置改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，於九十年八月八日審定准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給新型第一八一六七四號專利證書。嗣原告以其不符新型專利要件，檢據舉發證據二為八十九年六月二十三日申請，九十年四月一日公告之第00000000號「無框玻璃門挾制樞轉器」新型專利案（下稱引證案），對之提起舉發，案經被告審查，於九十一年九月十日以（九一）智專三（三）０六００六字第０九一八九００二０七六號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為舉發成立之處分。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
㈢參加人未於言詞辯論期日到場，聲明及陳述如準備程序筆錄所載：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：引證案是否足以證明系爭案不具擬制新穎性？
甲、原告主張之理由：
一、系爭案與引證案之分析：㈠系爭案申請專利範圍主要為：一本體，該本體於內部貫穿設有一呈┬狀之孔，該
孔係為一呈水平向、長形之穿孔及一呈垂直向之貫穿孔；一貫穿該孔之心軸，且該心軸至少於朝穿孔方向之一側設有一呈平面狀之定位面；一設於該本體穿孔內部之定位件，該定位件係為長形體，其輪廓係對應該穿孔之斷面形狀，該定位件內部凹設有至少一開口朝向異於該貫穿孔之槽，且該定位件異於開口之一端設呈封閉端，且該封閉端貼抵於該心軸之定位面上，而於該定位件之槽供一彈性體之一端容置，而該本體於穿孔開口之一端固定於一固定面上，且使該彈性體之另端壓抵於固定面者。
㈡引證案：
⒈主要申請專利範圍為：一固定片：為一板片狀，固定片設有數穿孔，以螺絲固定
於牆側；一基盒：由固定片內側穿伸螺絲，至基盒內側，將基盒鎖固於固定片；該基盒內部設有一橫向容室，橫向容室鄰邊相通設有一縱向容室；橫向容室內部設置有橫向抵柱，該橫向抵柱外緣套設有彈簧，縱向容室插設一樞轉柱，端頭片抵於樞轉柱；一樞轉柱：為一桿體，插設於縱向容室，二對稱面為平削面，平削面之相鄰二對稱面則為弧面；樞轉柱頂、底二端各裸出一凸桿，且凸桿二對稱側面為平削面；二Ａ、Ｂ夾板：Ａ夾板與Ｂ夾板為相互對應二片狀，其中，Ａ夾板內側凸出一框狀凸肋，該框狀凸肋主要為上、下二橫肋，且二橫肋間，於一側形成一縱肋；二橫肋於對應之適當位置，各設一矩形之凹陷槽，以容納樞轉柱頂、底二端各裸出之凸桿；Ｂ夾板與Ａ夾板相隔基盒，且以螺絲貫穿Ｂ夾板上所設之穿孔，與Ａ夾板縱肋上對應穿孔之螺孔形成二夾板之鎖固；而於Ａ、Ｂ夾板內部，沿框狀凸肋之外緣，夾設二對稱以橡膠為軟韌材質之墊片，二對稱墊片間可供框玻璃門之插設與夾制；又於二橫肋外端各以一螺絲貫穿橫肋而鎖制凸桿平削面；形成二夾板對應組合後，可以樞轉柱為支點，相對於基盒形成樞轉狀態；且樞轉時，依角度不同，而分別以樞轉柱之平削面與弧面對橫向抵柱之端頭片形成彈性壓著。
⒉其特徵在於：橫向抵柱縱向為一厚板狀之基板，該基板內側延伸數桿體；藉由彈
簧配合套設於桿體外緣，抵於橫向抵柱之基板與固定片間，以此空間為彈性伸縮之空間；藉以令夾板以樞轉柱為支點，相對基盒形成樞轉狀態時，可以抵靠於基板，而樞轉柱之平削面與弧面依角度變化，向對橫向抵柱之基板產生深淺不同之壓著，而基板則以一完整平面對應壓著狀態者。
㈢由引證案之申請及公告時間對照系爭案的申請及公告時間可知，以引證案做為推
斷系爭案是否為專利法所稱之「申請在先並經核准專利」的證據能力概無疑義，先予敘明。
二、由前項之系爭案與引證案兩者的申請專利範圍加以比較，以及由被告及訴願機關的審定及決定觀點得知，兩案所爭議的技術重點只為：系爭案的定位件（30）與引證案的橫向抵柱（220）的結構差異。針對上述差異性的比較，雖然被告在舉發審定書中謂兩者結構不同，故引證案不能證明系爭案不具新穎性。但爾後在訴願答辯書又另稱系爭案將彈性體直接置入於定位件之槽內，可減少因彈性體晃動而產生之磨損，確具功效增進，並非僅為公、母（或凹、凸）型態之簡易等效置換而已。就被告上述之觀點，原告有以下反對的意見：
㈠就專利法所稱「申請在先並經核准專利」係指就專利要件的「新穎性」而言，而
根據被告所訂之專利審查基準第2－2－5頁的「新穎性判斷之基本原則」的解釋
３：判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具新穎性；相同即不具新穎性。由此解釋得知，就該項新穎性之判斷不能只淪為簡單地就兩對照資料的圖形做一對一的比較，尚應設身為該技術領域的中等技藝者（即熟習該項技術者），並以其技術能力加以推導後始做成結論，因此，被告於舉發審定書及訴願答辯書所作的系爭案與引證案的結構比較之結論實有偏頗並違背其所訂之審查基準之精神。
㈡被告在訴願答辯書中另稱系爭案將彈性體置入定位件槽內的做法可避免如引證案
將彈簧直接套於桿體，會造成彈簧晃動而產生磨損之情形。上述的說法雖已跳脫「新穎性」的比較而進入「進步性」的功能比較，但針對該說法，原告也有反對的意見。由系爭案與引證案兩者的結構立體圖並列比較，兩者所爭訟的標的如前述的，只是定位件32（系爭案）及橫向抵柱220（引證案）（如比對圖中的圓圈中之元件），從圖中觀之定位件32設有二個槽31呈上下橫向佈置，而彈性體40係置入該槽31中，而橫向砥柱220設二個桿體226亦呈上下橫向佈置，而彈簧224係套於該桿體226上。從上述兩結構的設計理念觀之，槽31及桿體226的作用均是在限制彈性體40或彈簧224的位移，使其在動作時有所規範而不會產生上下的縱向移動即彈性體不會晃動而只會伸縮。因此，如被告所稱系爭案因此而較引證案具功效增進的說法，實在是不存在的。
㈢如前項所述，既然系爭案未較引證案具功效之增進（進步性非本案應比較的項目
），故純就「新穎性」之比較，配合熟習該項技術者所能直接推導的，系爭案之定位件32的設槽31方式可解釋為一種凹或母的設計手法，而由該種設計方式而直接簡單的反向設計手法為凸或公的結構，正與引證案的橫向抵柱220上的凸出桿226相呼應，實為一可簡易推導的等效置換設計，而觀諸前述的分析，系爭案與引證案在功能(Function)、設計方式(Way)及功效結果(Result)均相同，並未有突出之處，自無前後二專利權存在的理由。
三、另外，從系爭案、引證案兩案之申請專利範圍，以及被告於舉發審定書及訴願答辯書所稱的，兩案的創新之處應只著眼於定位件及橫向抵柱的結構設計上，其他均是既知技術中的元件，針對在一專利申請範圍中包含了利用上不可分離的既知技術時，依照吉普森式(JepsonType)專利請求項的寫法，其既知技術應寫在「其特徵在於」的前言部份（如引證案之寫法），而創新的部分則寫在「其特徵在於」之後以為區別。觀諸系爭案的申請專利範圍第１項的撰寫手法，其所謂的本體、心軸及定位件之外形皆為既知技術，其未但不予以釐清，且被告核予專利權時又未察，致使其專利權有擴大之嫌，嚴重影響善良的第三者。上述的指摘雖非針對系爭案之「新穎性」議題，但由此可知，系爭案之專利權存在頗受爭議，被告不依職權詳加調查審理，反而只是在其舉發審定書及訴願答辯書中以輕描淡寫的簡單比較語言做出結論，此有待商榷。
四、系爭案與引證案兩案的技術極為接近，且為相同業界於極短時間差（系爭案申請日為九十年二月十六日；引證案申請日為八十九年六月二十三日）所申請並各自獲得專利權，就相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利（按系爭案核准時專利法第二十七條，第一百零五條準用）的原則。被告在做成系爭案准予專利的審定時，或尚未檢索到引證案的公開技術，但既然引證案在公告後成為當時專利法所稱「擬制」的既知技術而對系爭案形成限制時，則在原告以引證案為證據對系爭案提出舉發時，自應以較嚴謹的角度去審酌才是，而非只是做簡單的結構差異比較。
五、綜上所述，被告對系爭案授予專利權實有不當且易致產業界的專利糾紛迭起，其於舉發審定書中不但未做出導正，而訴願機關也未察此疏失。緣此，被告之舉發審定理由及決定機關之決定理由殊有不當之處，懇請鈞院均予撤銷。
乙、被告主張之理由：
一、系爭案與引證案均是對於既有之玻璃門自動歸位鉸鏈裝置所作的改良，引證案改良者為其專利說明書圖式第一至三圖所載的習知構造；系爭案所改良者又屬一例，均為對物品形狀構造之創作或改良。
二、系爭案的特徵在於本體、定位件等構件，本體上的穿孔供定位件容置於內，定位件上開有槽，以供彈性體裝入。系爭案的本體及定位件與引證案的基盒、橫向抵柱雖具有同樣的功能，但其結構不同，系爭案以開設槽孔供彈性體安置，引證案則以凸出的桿體供彈簧套設，二者結構當然不同，故引證案無法證明系爭案不具新穎性專利要件。
三、又原告堅稱系爭案為公、母元件簡易等效的置換，故被告乃就其與系爭案的功效性加以比較，以證明系爭案非僅為等效的元件置換，即系爭案的彈性體僅外徑部份與定位件的槽接觸，其磨損當然小於引證案的彈簧與桿體及基盒容室的內外摩擦，故系爭案非單純的元件置換。
丙、參加人主張之理由：援引被告主張之理由。系爭案的彈簧塞在凹洞裡面，頂多只剩一圈半在外面，晃動的機會很低，彈簧在密閉的空間裡不會跑出來。又引證案與系爭案操作的原理雖是一樣的，但空間型態不同。
理由
一、按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。為系爭專利核准審定時專利法第九十七條所明定。故新型重在型之創新，雖其所用之原理相同，作用目的相同，惟其構造設計上有所不同，仍不失其為新型；比較兩新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若一不同，即非同一。（改制前行政法院七十一年度判字第六○八號、七十八年度判字第五一六號判決要旨參照）次按前揭專利法第九十八條第一項第二款規定「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」不得取得專利，其係「法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制（legalfiction）為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用」（參照被告八十三年頒布施行之現行專利審查基準第2-2-12頁）。又「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」（參照被告八十三年頒布施行之現行專利審查基準第2-2-5頁）。
二、查被告以系爭第00000000號「玻璃門自動歸位鉸鏈之定位裝置改良」新型專利案包括：一本體，該本體內部貫穿設有一呈┬狀之孔，該孔為一呈水平向、長形之穿孔及一呈垂直向之貫穿孔；一貫穿該貫穿孔之心軸，且該心軸至少於朝穿孔方向之一側設有一呈平面狀之定位面；一設於本體穿孔內部之定位件，該定位件係為長形體，其輪廓係對應該穿孔之斷面形狀，該定位件內部凹設有至少一開口朝向異於該貫穿孔之槽，且該定位件異於開口之一端設呈封閉端，且該封閉端貼抵於該心軸之定位面，而於該定位件之槽，供一彈性體之一端容置，而該本體於穿孔開口之一端固定於一固定面上，且使該彈性體之另端壓抵於固定面者。而本件原告所提舉發證據二為八十九年六月二十三日申請，九十年四月一日公告之第00000000號「無框玻璃門挾制樞轉器」新型專利案（即引證案），其與系爭案比較，引證案之基盒、樞轉柱、固定片雖相同於系爭專利之本體、心軸、固定座，但引證案於橫向抵柱之基板內側延伸數桿體，藉由彈簧配合套設於桿體外緣之構造不同於系爭案於定位件內部凹設有開口朝向異於本體貫穿孔之槽，供一彈性體之一端容置，引證案不能證明系爭案不具新穎性，另引證案之公告日期晚於系爭案申請日，並非系爭案申請前已公開之資料，不能據以論究系爭專利之進步性，乃為舉發不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張系爭案之定位件之「槽」供一彈性體之一端「容」置，而該本體於穿孔開口之一端固定於一固定面上，且使該彈性體之另端壓抵於固定面者。而引證案彈簧則是「套」設於基板所延伸之橫向「桿」體，且彈簧一端亦同樣壓著於固定片。參酌被告所頒定之專利審查基準及專利侵害鑑定基準，前揭設計僅為公、母（或凹、凸）型態之簡易、等效置換云云。
三、本院查：㈠由引證案之申請及審定公告日期對照系爭案的申請及審定日期，可知引證案雖然
申請在先，但於系爭案申請後，始獲審定公告，故屬於前揭專利法第九十八條第一項第二款所稱之「申請在先並經核准專利」之新型，揆諸前開說明，不能據以論究系爭專利之進步性，僅能據以論究系爭案是否不具擬制新穎性，合先敘明。㈡系爭案係一種玻璃門自動歸位鉸鏈之定位裝置改良，主要包括：一本體，該本體
於內部貫穿設有一呈┬狀之孔，該孔係為一呈水平向、長形之穿孔及一呈垂直向之貫穿孔；一貫穿該貫穿孔之心軸，且該心軸至少於朝穿孔方向之一側設有一呈平面狀之定位面；一設於該本體穿孔內部之定位件，該定位件係為長形體，其輪廓係對應該穿孔之斷面形狀，該定位件內部凹設有至少一開口朝向異於該貫穿孔之槽，且該定位件異於開口之一端設呈封閉端，且該封閉端貼抵於該心軸之定位面上，而於該定位件之槽供一彈性體之一端容置，而該本體於穿孔開口之一端固定於一固定面上，且使該彈性體之另端壓抵於固定面者（見系爭案申請專利範圍第一項，原處分卷第二十八頁）。引證案則係一種無框玻璃門挾制樞轉器，主要包括：一固定片：為一板片狀，固定片設有數穿孔，以螺絲固定於牆側；一基盒：由固定片內側穿伸螺絲，至基盒內側，將基盒鎖固於固定片；該基盒內部設有一橫向容室，橫向容室鄰邊相通設有一縱向容室；橫向容室內部設置有橫向抵柱，該橫向抵柱外緣套設有彈簧，縱向容室插設一樞轉柱，端頭片抵於樞轉柱；一樞轉柱：為一桿體，插設於縱向容室，二對稱面為平削面，平削面之相鄰二對稱面則為弧面；樞轉柱頂、底二端各裸出一凸桿，且凸桿二對稱側面為平削面；二
Ａ、Ｂ夾板：Ａ夾板與Ｂ夾板為相互對應二片狀，其中，Ａ夾板內側凸出一框狀凸肋，該框狀凸肋主要為上、下二橫肋，且二橫肋間，於一側形成一縱肋；二橫肋於對應之適當位置，各設一矩形之凹陷槽，以容納樞轉柱頂、底二端各裸出之凸桿；Ｂ夾板與Ａ夾板相隔基盒，且以螺絲貫穿Ｂ夾板上所設之穿孔，與Ａ夾板縱肋上對應穿孔之螺孔形成二夾板之鎖固；而於Ａ、Ｂ夾板內部，沿框狀凸肋之外緣，夾設二對稱以橡膠為軟韌材質之墊片，二對稱墊片間可供框玻璃門之插設與夾制；又於二橫肋外端各以一螺絲貫穿橫肋而鎖制凸桿平削面；形成二夾板對應組合後，可以樞轉柱為支點，相對於基盒形成樞轉狀態；且樞轉時，依角度不同，而分別以樞轉柱之平削面與弧面對橫向抵柱之端頭片形成彈性壓著。其特徵在於：橫向抵柱縱向為一厚板狀之基板，該基板內側延伸數桿體；藉由彈簧配合套設於桿體外緣，抵於橫向抵柱之基板與固定片間，以此空間為彈性伸縮之空間；藉以令夾板以樞轉柱為支點，相對基盒形成樞轉狀態時，可以抵靠於基板，而樞轉柱之平削面與弧面依角度變化，對橫向抵柱之基板產生深淺不同之壓著，而基板則以一完整平面對應壓著狀態者（見引證案申請專利範圍第一項，原處分卷第三、四頁）。
㈢由上可見系爭案與引證案均是對於既有之玻璃門自動歸位鉸鏈裝置所作的改良，
系爭案改良者為其專利說明書圖式第七圖所載的習知構造；引證案改良者為其專利說明書圖式第一至三圖所載的習知構造。系爭案的特徵在於本體、定位件等構件，本體上的穿孔供定位件容置於內，定位件內部凹設有槽，以供彈性體裝入（見系爭案第一圖）；引證案的基盒上穿孔（橫向容室）亦供橫向抵柱容置於內（見引證案第四圖，本院卷第一○八頁）。系爭案的本體及定位件與引證案的基盒、橫向抵柱雖具有同樣的功能，但引證案係於橫向抵柱之基板內側延伸凸出數桿體，藉由彈簧配合套設於桿體外緣，而系爭案於定位件內部凹設有開口朝向異於本體貫穿孔之槽，供一彈性體之一端容置，兩者構造並不相同，引證案不能證明系爭案不具新穎性。
㈣又原告雖稱系爭案為公、母元件簡易等效的置換云云，惟系爭案係將彈性體直接
置入於定位件之槽內，定位件再置入本體之容室內，其彈性體僅外徑部份與定位件的槽接觸，不會與本體之容室接觸而生磨擦，且由於彈性體並非套設於桿體，可減少因彈性體晃動而產生之磨損。反觀引證案的彈簧套設於桿體外緣，因彈簧晃動彼此磨擦，及因隨橫向抵柱套入基盒容室內，亦與基盒容室內壁產生摩擦（見引證案第四、六、七圖，本院卷第七十七、七十八、一○八頁），故系爭案與引證案相較，非單純的公、母（或凹、凸）型態之簡易、等效置換而已，亦無原告主張所指稱「均等」之情事。益證系爭案相較於引證案，具有新穎性。
㈤至於原告起訴主張系爭案、引證案的創新之處應只著眼於定位件及橫向抵柱的結
構設計上，其他均是既知技術中的元件，針對在一專利申請範圍中包含了利用上不可分離的既知技術時，依照吉普森式(JepsonType)專利請求項的寫法，其既知技術應寫在「其特徵在於」的前言部份（如引證案之寫法），而創新的部分則寫在「其特徵在於」之後以為區別。觀諸系爭案的申請專利範圍第１項的撰寫手法，其所謂的本體、心軸及定位件之外形皆為既知技術，其未但不予以釐清，且被告核予專利權時又未察，致使其專利權有擴大之嫌，嚴重影響善良的第三者。上述的指摘雖非針對系爭案之「新穎性」議題，但由此可知，系爭案之專利權存在頗受爭議云云，已超出其舉發時所主張之爭點，此新爭點既未先經被告處分，亦未經訴願程序，自非本院所應審究，併此敍明。
四、綜上所述，被告以系爭案未違反首揭專利法第九十七條、第九十八條第一項第一、二款及第二項規定，所為舉發不成立之處分，揆諸首揭法條規定及說明，洵無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告起訴意旨，仍執前詞及個人主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十三年七月二十九日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官姜素娥
法官吳東都法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年七月二十九日
書記官余淑芬