裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第6400號判決
裁判日期：民國91年12月05日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第六四○○號
原告約明企業有限公司代表人甲○○董事）訴訟代理人 陳棋銘 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人曼陀羅國際管理顧問有限公司代表人乙○○董事長訴訟代理人丁○○右當事人間因服務標章事件，原告不服經濟部中華民國九十年九月十二日經（九○）訴字第○九○○六三二二二三○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國八十八年十二月二十四日以「discus及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料文件圖書之查詢；代理各種書籍、雜誌、報紙之訂閱；書籍、雜誌之出租；知識或技術之傳授；對個人技術技能學術能力程度做甄別檢定、舉辦講座等服務，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第一三二七七六號服務標章（下稱系爭標章），嗣原告以該系爭標章有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十四款之規定，對之提出異議，經被告為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應撤銷第一三二七七六號「discus及圖」服務標章之審定。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：參加人以審定第一三二七七六號「discus及圖」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之服務標章，其服務標章圖樣是否相同或近似於他人先使用於同一營業或類似營業之服務標章，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在，而構成商標法第七十七條準用第三十七條第十四款前段之違反？㈠原告主張之理由：
⒈按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，是為行政程序法第六條所揭示
平等原則之規定，易言之，行政機關為行政行為時，就相同事實應為相同處理，而且行政機關所作之行政決定，禁止在欠缺合理及充分的實質理由下恣意而為，因此，行政機關之行政決定如係在違反平等原則或禁止恣意原則下所作成者，即屬瑕疵之行政行為。實務上，最高行政法院七十一年判字第九二五號判決亦揭示，行政裁量權之行使，倘有違背法令誤認事實，違反目的、違反平等原則或比例原則等情形之一者‧‧‧，仍不失為違法，可資參酌。
⒉次按，判斷商標近似與否，應就商標之主要部分隔離觀察，其有無使人引起混
同誤認之虞以為斷，迭經行政法院著有判例可參。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，即為近似之商標；商標圖樣上之外文，僅少數字母不同而外觀相似，或有一單字相同或主要部分相同或類似，有混同誤認之虞者，是為外觀近似，復為商標主管機關制頒之商標近似審查基準一及二之（七）與（八）所明示。此外，實務上，最高行政法院七十二年判字第六七六號就「娃拉斯SUNSHAKE」與「SUN」乙案；七十三年判字第三○號就「VISA」與「萬克VISTA」乙案（查「VISA」之中譯意指「簽證」，而「VISTA」之中譯意指「展望」，分屬不同意義之文字）；七十三年判字第一○五號就「SMCandDerice」與「旗牌S.M.C」乙案；七十七年判字第三七一號就「TEGOING」與「TEGO」乙案等等案件，皆屬維持被告認定二者係為外觀近似之案例。
⒊復按，類似商品或服務之認定，不受商標法施行細則商品或服務分類之限制，
而商品與服務之間亦有可能構成類似，服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商標所指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似。是為經濟部八十七年四月八日台商九八○字第二○四九九七號公告之類似商品及類似服務審查基準六（二）所明示。系爭標章雖指定於商標法施行細則第四十九條第四十一項之服務，惟其所表彰營業之商品，係用於各種書刊、雜誌、文獻之出版、知識或技術之傳授等等，則與原告以「D.
I.S.C及圖」所申請之商標，其指定使用之商品，也為書籍、期刊、雜誌等等商品相同或類似；因此，二者縱其分類有異，然徵諸前揭審查基準，仍應認定為類似。查原告前以「D.I.S.C及圖」服務標章，依商標法施行細則第四十九條第十六類申請登記註冊，遭被告以黃金階梯管理顧問有限公司之已審定第九三六三九四號之「EXTENDEDDISC」及申請在先之第000000000號之「超級DISC」與屬參加人申請在先之第000000000號之「DISC」、第000000000號之「DISC」、第000000000號之「DISC」等商標之外文近似，且指定使用於同一或類似商品，而予核駁在卷，此有被告九十年一月十日（九○）慧商○五六○字第九○○○○二○○○號通知書函可徵。易言之，被告在該案審查時，係以「EXTENDEDDISC」、「超級DISC」及附圖形陪襯之「DISC」等，與原告所申請之「DISC」之外文近似為由，而將原告申請案核駁。
⒋查商標圖樣上之外文，僅少數字母不同而外觀相似，或有一單字相同或主要部
分相同或類似者，有混同誤認之虞者，即屬外觀近似，此為商標近似審查基準二之（七）、（八）所明示，至於，該外文之設計是否為單色或二色或其中譯文是否有特定意義及其標章圖樣是否加註中文，根本不礙依商標近似審查基準來認定商標是否近似之觀察，如前述「娃拉斯SUNSHAKE」與「SUN」及「VISA」與「萬克VISTA」等二案，渠等或在外文標章併附加中文，或其中譯文完全不同，惟商標主管機關仍認其屬外觀近似，並獲行政法院之維持。又系爭服務標章之外文雖有「discus」六字，但其商標圖樣主要部分乃在「D」、「I」、「S」、「C」等四個字母，與原告之服務標「D.I.S.C.」對照比較，起首文字完全相同，且屬主要部分，僅系爭標章之末尾加「us」二字而已，如前揭行政判決，也與本案類似，故二者之識別性及區離性甚小，倘異時異地隔離觀，根本不易見其差異，有足使消費大眾混同或誤認之虞。至被告認外文「DISC」是屬習知習見之文字云云，其根據為何，未見具體舉證。縱使原告之服務標章「
D.I.S.C.」中有「.」之符號，但其並非在強調或區離「D」、「I」、「S」、「C」等四個字母而予分割觀察，其意寓有如同參加人所申請之「DISC」字母上之變化圖樣，因此，被告以「discus」之中譯文為特定意義文字，而原告之「D.I.S.C.」中「.」符號係強調各字母為理由，進而推定二者之識別度及區離性甚大之結論，此實與商標近似審查基準所明示之原則大相違背，如行政法院判決，也與本案類似，惟被告也認屬外觀近似。復原告據以申請之商標圖樣，僅有「D.I.S.C.」等外文，並無併附中文「迪愛史希」，此由商標註冊申請書，即可獲悉，惟被告卻謂原告商標圖樣尚有中文部分「迪愛史希」，並進而與系爭商標圖樣「discus」之中譯文意義互作比較，致作出不利原告之處分，顯屬憑空指摘。另根據被告核駁通知書內容，可悉被告在就同一「DISC」之相類似的商標圖樣，是否屬「外文近似」之事實之審查認定，相較本案審查之評價標準，前後見解矛盾，且本案之事實情況也與前揭行政法院判決之事實相類似，遭被告相異之處置，是故，被告對於相類似構成事實之處理，在欠缺合理及充分之實質理由下，對本案卻作成差別待遇之處置，顯有濫用裁量權之違法；更何況，是否「外文近似」之認定，乃單僅就事實為審查，與所適用之法條依據為何是屬二事，原訴願決定機關將其混為一談，核屬不當；從而，被告所作異議不成立之行政處分，當也違反平等原則，自足構成撤銷之理由。
⒌再者，參加人與成功之橋顧問有限公司，二者公司名稱雖異，惟二者公司登記
主事務所之地址及其負責人不僅相同，抑且也同屬實踐家事業集團之關係企業，此有二家公司登記資料及實踐家事業集團之文宣資料可稽；甚該二子公司與原告公司皆設籍於台北市，當具地緣關係。查原告創立公司時即以外文「DISC」，使用於講義、書刊等服務，營運多年，此有附卷資料可徵；而成功之橋公司於八十八年六月十六日，先派遣 林宏如 至原告公司上課，致獲悉原告服務標章之存在，此有原告服務商品販售之統一發票及學員心得暨問卷等資料可徵，則參加人與原告間當具契約及業務往來之關係。嗣參加人即於八十八年十二月廿四日當日，不僅以「disc」另加上「us」為商標圖樣持以申請登記，抑且，參加人也另同時以「disc」為商標圖樣，同日申請登記，甚至，參加人據以申請標章所提供之服務營業，復與原告之服務營業相同或類似；據此可悉，參加人剽竊原告標章冀圖獲准註冊，俾從事不正競爭行為之意圖，當屬明顯可議。⒍末按，服務標章圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之服務標
章，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在者，不得申請註冊，是為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十四款所明定，而本款之適用係以二造服務標章圖樣構成相同或近似為前提要件；另服務標章是否近似，應以具有普通知識經驗之一般購買人於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第五十條準用第十五條第一項亦定有明文。經查，系爭標章不僅與原告先使用之服務標章相同或類似，且二者指定使用之服務商品內容又屬同一或類似；再者，參加人係因與原告間具有契約、地緣、業務往來之關係，知悉原告服務標章之存在且先使用於服務商品之事實，嗣未經原告同意即私擅逕行向主管機關申請登記，徵諸上開法條之規定，系爭標章依法當不得申請登記註冊。
⒎另參加人略謂其商標有取得英商AXIOM公司授權並檢附相關外文文件云云，惟
查參加人所提之授權文件等是否形式上及實質上皆為真實，容待置疑，應由參加人舉證證明為真正；再由其所呈英商AXIOM公司之授權信件，均係在本件起訴後之九十一年九月二十四日所為，是故，該信件是否臨訟片面所為，也不無可能，況查，縱然參加人由英商授權，惟基於商標權屬地主義與獨立原則之前提下，也與原告起訴所主張之內容，是屬二事，不宜混為一談。至於參加人另謂D.I.S.C.為教育、出版界及管理顧問公司所通用之文字，並非原告所創云云，然「D.I.S.C.」係原告為表彰營業服務之標章，並非通用之文字，因此，參加人謂「D.I.S.C.」為通用文字，僅係其片面推諉之詞，並無證據足以證明之。
㈡被告主張之理由：
⒈服務標章圖樣相同或近似於他人先使用於同一營業或類似營業之服務標章，而
申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在者，不得申請註冊，為本件服務標章異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十四款前段所明定。惟其適用應以兩造服務標章圖樣構成相同或近似為前提要件。而判斷兩服務標章近似與否，應就其主要部分隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。服務標章在外觀、觀念或讀音方面有一構成近似者，始為近似之服務標章。
⒉查系爭標章圖樣係由彩色外文「discus」設計圖所組成，該外文「discus」意
指「鐵餅」為有意義之文字，雖字體顏色有黑紅二色，然其外觀仍不失「discus」一字之寓目印象，較之據爭標章圖樣，二者固均有外文字母「D」、「I」、「S」、「C」，惟外文「DISC」乃習知習見之文字，字母「D」、「I」、「S」、「C」之識別性難謂甚高，又前者之「discus」復為另一特定意義之文字，後者之「D.I.S.C.」則以「．」符號強調該「D」、「I」、「S」、「C」等四字母，二者之識別度及區離性甚大，況據爭標章圖樣尚有中文部分「迪愛史希」之明顯不同，於異時異地隔離觀察，要難謂有產生混同誤認之虞，核非屬近似之服務標章。
㈢參加人主張之理由：
⒈按相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之服務標章，而申請人因與
該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在者，不得申請註冊，固為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十四款所定。惟本款之適用，應以兩服務標章圖樣構成相同或近似為前提要件。
⒉查系爭標章圖樣，為參加人取自英商AXIOM公司授權之第九類（CLASS9）電腦
軟體商標，該軟體參加人將其使用於提供個人性格分析時所需之軟體，故本案係英商艾克松軟件有限公司所授權。次查「DISC」是一項性格剖析工具，它具備洞察無數人類性格的方法，在一九二○年代早期，美國心理學家 馬斯頓 博士發展出一套理論來解釋人類情緒反應，馬斯頓博士認為人們可從DISC中學習了解自我的概念。從一九七九年起，超過三千萬人做過DISC的剖析，這項工具並非為了心理分析而設計，但最初著重於顯著的行為趨勢，現在則以適合個人不同的需求為目標，並廣泛應用於各出版事業及管理顧問公司，如利百加管理顧問股份有限公司之「超級DISC」，及「EXTENDEDDISC」、AxicomSoftware發行之disc軟體有廣大的用戶群、TargetTrainingInternational，Ltd.出版有關DISC語言的歷史及介紹、SynergiNewAsiaConsultPte,Ltd.所提供之DISC課程、CREATINGRESULTSSOURCESINC，所提供之DISC訓練課程及對DISC作一詳細的介紹及LSL諮詢服務對DISC之說明、CarolDysart&MairiKinnaird合著之ThePowerDISC之指示手冊。
⒊系爭標章圖樣係取自英商之註冊商標，參加人為台灣之代理商，逐以參加人名
義在台申請系爭商標之註冊，況查，DISC係為一九二○年代由美國馬斯頓博士所著，今為出版業及管理顧問公司習慣上所通用之文字，並非原告所創，故外文「D.I.S.C.」既屬通用，且系爭標章之外文「discus」與據爭標章圖樣於外觀、觀念均有異，難謂兩爭標章圖樣構成近似，更難謂系爭標章係襲用據爭標章圖樣。況查，系爭標章係以小寫外文「discus」七個字母所組成之英文單字之設計圖，就字義上來說，外文「discus」為「討論」之義；而據爭標章圖樣為單純之外文「D.I.S.C.」四個字母所構成，外觀上，在字母間有標點符號「．」相區隔。兩標章圖樣相較，繁簡有別，文字外觀亦可區辨，於異時異地隔離觀察之際，難謂有使消費者產生混同誤認之虞，自非屬近似之標章。
⒋查原告對外自稱為美國卡爾森學習公司（CarlsonLearningCompany）授權在
台的代理，惟查美國卡爾森學習公司之美國註冊第0000000號「DiSC」商標，指定於國際分類第十六類之目錄、書籍及第四十一類之教育服務，卻聲明商標圖樣內之「DISC」不在專用之內。原告既為美國卡爾森學習公司之授權代理商，而美國卡爾森學習公司並無外文「DISC」之專用權，僅有整個商標設計之專用權，難謂原告之據爭服務標章具有強烈之獨佔性。次查，原告名下之註冊第一四七ＯＯ五號「DiSC」服務標章，業已遭被告以中台評字第九一○一七八號服務標章評定書予以撤銷，足證「DISC」不具商標（服務標章）之特別顯著性。審究系爭服務標章之外文「discus」與據爭「DiSC」或「D.I.S.C.」服務標章圖樣，本件系爭商標係以外文「discus」七個字母所組成之英文單字之設計圖，就字義上來說，外文「discus」為「鐵餅」之義；而據爭標章圖樣為單純之外文「DiSC」或「D.I.S.C.」四個字母間有標點符號「．」相區隔之英文縮寫印象。上述兩標章圖樣相較，繁簡有別，無論在外觀、讀音或觀念上均分別顯然，於異時異地隔離觀察之際，難謂有使消費者產生混同誤認之虞，自非屬近似之標章，本案應無商標法第七十七條準用第三十七條第十四款之適用。另查參加人所提之授權書，均明白揭示授權日為八十九年六月一日，早在本件異議案提起之前。
理由
甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為 陳明邦 ，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。
乙、實體方面：
一、參加人於八十八年十二月二十四日以「discus及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之各種書刊、雜誌、文獻之出版、發行；資料文件圖書之查詢；代理各種書籍、雜誌、報紙之訂閱；書籍、雜誌之出租；知識或技術之傳授；對個人技術技能學術能力程度做甄別檢定、舉辦講座等服務，向被告申請註冊，經審查准列為註冊第一三二七七六號服務標章，嗣原告以該系爭標章有違商標法第七十七條準用同法第三十七條第十四款之規定，對之提出異議，經被告為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有異議申請書、被告九十年四月十六日（九○）智商○九四一字第九○○○三二一一三號發文之中台異字第○○八九一五七七號審定書及經濟部九十年九月十二日經（九○）訴字第○九○○六三二二二三○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為參加人以審定第一三二七七六號「discus及圖」服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第四十一類之服務標章，其服務標章圖樣是否相同或近似於他人先使用於同一營業或類似營業之服務標章，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在，而構成商標法第七十七條準用第三十七條第十四款前段之違反？
二、按商標法施行細則第五十條準用第四十條第一款規定，商標異議案件適用異議審定時之規定。按服務標章圖樣「相同或近似於他人先使用於同一營業或類似營業之服務標章，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人服務標章存在者」，不得申請註冊，為本件服務標章異議審定時商標法第七十七條準用第三十七條第十四款所明文規定。上述條款之適用均以兩造標章圖樣構成相同或近似為前提要件。而判斷兩服務標章近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無引致混同誤認之虞以為斷，商標法施行細則第五十條準用第十五條第一項亦有明文。又商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，始為近似之商標。查系爭標章圖樣係由黑紅二色外文「discus」設計圖所組成，該外文「discus」意指「鐵餅」為有意義之文字，已具特殊意義，其字體雖將disc以黑色顯色（i字之一點仍以紅色顯示），us以紅色顯示色，然其整體外觀仍不失「discus」一字之寓目印象。據爭標章圖樣則係由外文字母「D」、「I」、「S」、「C」，並於「D」、「I」、「S」、「C」之後各以「．」符號強調該「D」、「I」、「S」、「C」等四字母所各具代表之意義，而非將「DISC」視為一單字。系爭標章與據爭標章外觀非不可區辨，觀念非屬近似，讀音亦為有異。又原告於提出異議時所檢送異議證據附件一、附件四顯示，據爭標章於使用時除外文「D.I.S.C.」外，尚有中文「迪愛史希」部分，本件據爭標章並非原告嗣後申請註冊之第000000000號「D.
I.S.C.」商標（該申請案亦經被告予以核駁），原告主張先使用之標章僅有「D.
D.I.S.C.」等外文，並無併附中文「迪愛史希」外文云云，非為可採。因此系爭標章與據爭標章除外文部分足資區辨外，據爭標章復有中文「迪愛史希」之明顯差異，整體構圖意匠暨予人之寓目印象迥然有別，所呈現之識別性亦不相同，異時異地隔離觀察，外觀、觀念上均屬有異，讀音亦非無法區辨，尚無使一般消費者產生混同誤認之虞，因此系爭標章與據爭標章應不近似，原告主張系爭標章主要部分乃在「D」、「I」、「S」、「C」等四個字母，與原告之服務標章「D.I.
S.C.」對照比較，起首文字完全相同，且屬主要部分，僅系爭標章之末尾加「us」二字而已，應屬近似云云，尚非可採。原告所舉其他案例，與本件標章圖樣不同，基於商標審查各案拘束原則，亦不能以彼例此，指摘違反平等原則或為差別待遇，而據為有利原告之判斷。
三、因此系爭標章既與據爭標章不近似，而商標法第七十七條準用第三十七條第十四款以兩造標章圖樣構成相同或近似為前提要件，已如前述，系爭標章與據爭標章既不近似，系爭標章之註冊自無違反商標法第七十七條準用第三十七條第十四款之規定。至原告所主張參加人經由成功之橋顧問有限公司派人至原告公司上課，致獲悉原告服務標章之存在，參加人與原告間當具契約及業務往來之關係，復與原告之服務營業相同或類似，暨參加人主張其標章有取得英商AXIOM公司授權為不實部分，因系爭商標與據爭商標為不近似，如前所述，原告此部分主張已不影響結果之判斷，故不贅論，併此敘明。從而被告所為異議不成立之處分，於法尚無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應作成撤銷第一三二七七六號「discus及圖」服務標章之審定處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如
主文。中華民國九十一年十二月五日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法官姜素娥
法官林文舟法官陳國成右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年十二月六日
書記官王英傑