裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第3765號判決
裁判日期：民國93年10月08日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第三七六五號
原告萬瑋實業有限公司代表人甲○○董事）訴訟代理人 侯雪芬 律師複代理人 程巧亞 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人乙○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年六月十七日經訴字第○九二○六二一二九四○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣參加人前於民國（以下同）八十九年五月三日以「可適用於登山、健行、徒步拐杖及滑雪桿長度伸縮定位之結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（以下簡稱系爭案）。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法（以下簡稱專利法）第九十八條第一項第二款之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，並提出異議證據二為八十八年十月二十八日申請，八十九年十月二十一日審定公告之第00000000號「可兼作拐杖或滑雪桿結構改良」新型專利案（以下簡稱引證案）；異議證據三為系爭案與引證案之比對圖式。案經被告審查，於九十二年一月二十八日以（九二）智專三（一）○五○一七字第○九二二○○八五七一○號專利異議審定書為異議不成立之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第四十二條第一項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
引證案是否足以證明系爭案不具新穎性，而不符新型專利要件？
一、原告陳述：
１、訴願決定機關於訴願決定書中稱引證案套桿與擴張套筒等構造，分別不同於系爭案錐塊體與擴張作動塊；然系爭案之錐塊體為引證案之斜面段2112，又系爭案之擴張作動塊為引證案擴張套筒214作一改良，係熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效。故知系爭案明顯違反專利法第九十八條中「熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，仍不得依專利法申請取得專利」之規定。
２、訴願決定機關又稱引證案亦無揭示系爭案旋轉套管與螺桿等主要構件，此係訴願審議委員未經詳查所作荒謬可譏之淺見；實為系爭案旋轉套管乃模仿引證案固定套213而稍作改變，此之改變可謂如反掌折枝輕而易舉，又系爭案之螺桿雖有外螺紋，乍看之下似有別於引證案之套桿211，然引證案之套桿211係一體成型，系爭案係螺桿與錐塊體之組合，故系爭案於此部分組裝較不易，使用上較不耐用。又系爭案之申請專利範圍第三項所述「如申請專利範圍第一項所述之可適用於登山、健行、徒步拐杖及滑雪桿長度伸縮定位之結構改良，其中，螺桿與錐塊體亦可一體製成，於螺桿前端即形成錐塊體之錐面與外螺紋。」係完全抄襲引證案之套桿所述；若稍詳查引證案與系爭案，不難看出系爭案錐塊體、彈簧、螺桿、卡突之組合係完全模仿引證案之斜面段2112、彈性元件212、套桿211、梢桿2115之組合，惟僅有毫釐之差距，且無增進其功效之能。基於上述之理由，可知系爭案又違反專利法第九十八條之規定。
３、訴願審議委員稱系爭案與引證案之技術手段、構造特徵及申請專利範圍均不同，顯非為相同之新型，難稱系爭案未具新穎性；系爭案之申請專利範圍述及「其特徵在於：伸縮定位裝置係包含：一旋轉套管，係呈一適當長度之管狀體，端口設有一管套，及在其本體側身開設一Ｌ型槽溝者；一螺桿，係呈一長型桿體，於桿體之預定區段表面設具有外螺紋，並於桿體預定位置處凸設一卡突者；一彈簧，則係套圍該螺桿桿體者；一錐塊體，係呈一錐狀體，並由本體延伸出一長條前端桿者，錐塊體之前端桿表面設具有外螺紋；一擴張作動塊，．．．藉上述元件組合，由受彈簧套圍之螺桿容伸於旋轉套管，並與錐塊體螺合，及由錐塊體結合於擴張作動塊而成整體伸縮定位裝置者。」又引證案之申請專利範圍明述「其特徵在於：該延伸套管之頂側組設有避震裝置，該避震裝置係套桿、彈性元件、固定套與擴張套筒所組成；該套桿可令彈性元件套置並抵靠定位，並在套桿之頂端形成斜面段與螺栓段，而固定套中可供套桿穿設並定位，且固定套可套置在延伸管中緊密配合；另，擴張套筒中具設一螺帽以供螺設在套桿的螺栓段上，且擴張套筒外側以數道剖槽形成數擴張板片」。故仔細比較系爭案與引證案之申請專利範圍並配合引證案與系爭案主要圖示比較表，其可達之功效可說完全相同，圖示之構造特徵僅有少許迥異（系爭案旋轉套管側身開設一Ｌ型槽溝；引證案之固定套側身開設一矩形槽溝），實為引證案所作逆向工程所得，申請專利範雖文字差異較大，然實為敘述兩極相似之案件，又，專利法第一百零三條規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利為準。必要時，得審酌說明書及圖示。」兩案之申請專利內容諸多名詞與語句表達方式不同，然仔細比較實為類似之構造，相同功能之作，雖非完全相同之新型，然為幾乎相同之新型，系爭案真具新穎性嗎？若系爭案此等模仿抄襲之作可順利取得專利，專利法真可保護申請於先申請人之權利嗎？
４、原告異議時主張之事實包括進步性，原處分及訴願決定未就系爭案之進步性加以審酌，自有違法：
⑴、按專利法第九十八條第二項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為
熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」，可見欠缺進步性者，仍不得專利。
⑵、訴願決定固以：「難稱系爭案未具新穎性．．．至訴願人於訴願程序始主張系爭
案不具進步性部分，核屬新主張」為由，駁回原告訴願云云。惟查原告於九十年間提起本件異議時，即於事實中同時載明「．．．被異議案申請專利範圍中界定之技術特徵，乃早為一公開之既有技術，且為熟悉該項技術者易於思及之作（註：即進步性–專利法第九十八條第二項），．．．被異議案違反專利法第九十八條第一項第二款之規定（即新穎性）．．．」、「被異議案長形槽溝單純變換造型成Ｌ形槽溝之結構係屬熟悉相關技術者所應用之技術（註：即進步性）」，可見原告提起本件異議時，同時將系爭案不具「新穎性」亦不具「進步性」均列為異議理由，乃原處分（即異議審定書）及訴願決定僅就系爭案是否具新穎性加以審查，未針對系爭案是否具進步性加以審查，已有經異議事實未予審查之違法。
⑶、最高行政法院九十三年度判字第一五九號裁判要旨：「按『新型係運用申請前既
有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利』為行為時專利法第九十八條第二項所明定。至有無違反該法條所稱『為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效』之規定，涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知，依行政訴訟法第一百六十二條第一項、第二項規定：『行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見』、『前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論』原審未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認．．．系爭案即不具進步性等語，其認定事實及適用法律均嫌率斷，即有判決不適用法規及判決不備理由之違法」，可見有關進步性應由專家出具專家意見始足當之。
⑷、查原告異議時已就系爭案之進步性提出質疑，原處分及訴願決定應就此部分事實
加已審查，已如前述，此部分同屬原告起訴內容，依前開判決意旨，亦屬法院應交由專家意見審酌之事項。
⑸、原告為引證案耗盡心力，系爭案與引證案不僅說明內容相仿、其形狀、構造亦甚
為相似，由外觀上觀之即可判別絕非不同新型，如容認第三人得於接觸引證案後，隨意變更部分取得新專利，不惟使原告辛苦研發成果任遭他人以不正方法使用，亦將嚴重影響原告及員工生計，爰請將引證案與系爭案送請中華民國工業設計協會鑑定兩案是否為相同之新型。
５、綜上所述，系爭案相較於引證案不具新穎性，且可謂一抄襲之作，兩者同樣使用類似手段，所能達成之功效與目的相同，而訴願決定機關或未深入仔細瞭解系爭案係抄襲引證案或仿造引證案之事實，作出訴願駁回之處分，為此，請法院再予詳查，判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、原告訴稱「引證案與系爭案為相同之新型」一節，並不正確。事實上，引證案係揭示一種可兼作拐杖或滑雪桿結構，係由可相互依序套接之主套管、延伸套管與延伸桿所組成，延伸套管頂側組設有避震裝置，包括套桿、彈性元件、固定套與擴張套筒等構件，主套管之握柄頭頂面固設有一指北針，藉此，當滑雪桿抵靠接觸地面時，可藉由避震裝置吸收地面施予滑雪桿上之震動，並可藉由指北針之輔助判別方向，其套桿斜面段與擴張套筒等構造，分別不同於系爭案錐塊體與擴張作動塊，引證案亦無揭示系爭案旋轉套管與螺桿等主要構件，旋轉套管係呈一適當長度之管狀體，端口設有一管套，及在具本體側身開設一「Ｌ」型槽溝者；螺桿呈一長形桿體，於桿體之預定區段表面設具有外螺紋，並於桿體預定位置處凸設一卡突者，旋轉套管與螺桿等構造特徵分別不同於引證案的固定套與套桿等，兩案技術手段，構造特徵與申請專利範圍不同，系爭案結構於功效上具有彈性避震與無彈性避震二種選擇，與僅具彈性避震之引證案的功效不同，兩案非為相同之新型創作，至為明顯。
２、引證案於系爭案申請後之八十九年十月二十一日才公告，故不能證明系爭案不具進步性。
３、綜上所述，被告之原處分並無違法，爰請判決駁回原告之訴。
三、參加人陳述：系爭案設計成可以調整為有避震功能及沒有避震功能兩種效果，八十八年之前市場上的登山杖已經有很多避震功能的應用，在台中已經有兩家公司生產有避震功能的產品，在國外也是，系爭案是後來才改進的，目前在市面上還沒有其他相同的產品，參加人的產品還有行銷到世界各國。其餘陳述援引被告之答辯，爰請判決駁回原告之訴。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第九十七條至第九十九條規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「可適用於登山、健行、徒步拐杖及滑雪桿長度伸縮定位之結構改良」新型專利案，其係包含一手握把延伸下來之主桿，並在主桿與下方支桿之連接處設一伸縮定位裝置，俾供其主桿與支桿可據以伸縮作動者；而其特徵在於：該伸縮定位裝置係包含：一旋轉套管，係呈一適當長度之管狀體，端口設有一管套，及在其本體側身開設一Ｌ型槽溝者；一螺桿，係呈一長形桿體，於桿體之預定區段表面設具有外螺紋，並於桿體預定位置處凸設一卡突者；一彈簧，則係套圍該螺桿桿體者；一錐塊體，係呈一錐狀體，並由本體延伸出一長條前端桿者，錐塊體之前端桿表面設具有外螺紋；一擴張作動塊，係由二片可開張之具可朔性膠片並藉一束環將其二片膠片束緊成體，擴張作動塊之膠片設成伸張片，其中一伸張片之內面則設成一錐狀弧面，俾與該錐塊體之本體表面貼合，該二片擴張作動塊內部係包夾固一螺帽，俾供螺合者；藉上述元件組合，由受彈簧套圍之螺桿容伸於旋轉套管，並與錐塊體螺合，及由錐塊體結合於擴張作動塊而成整體伸縮定位裝置者。原告所舉異議證據二為八十八年十月二十八日申請，八十九年十月二十一日審定公告之第00000000號「可兼作拐杖或滑雪桿結構改良」新型專利案（即引證案）；異議證據三為系爭案與引證案之比對圖式。被告係以，引證案揭示一種可兼作拐杖或滑雪結構，係由可相互依序套接之主套管、延伸管與延伸桿所組成，延伸套管頂側組設有避震裝置，包括套桿、彈性元件、固定套與擴張套筒等構件，主套管之握柄頭頂面固設有一指北針，藉此，當滑雪桿抵靠接觸地面時，可藉由避震裝置吸收地面施予滑雪桿上之震動，並可藉由指北針之輔助判別方向，其套桿與擴張套筒等構造，分別不同於系爭案錐塊體與擴張作動塊，亦無揭示系爭案旋轉套管與螺桿等主要構件，二者之技術手段、構造特徵及申請專利範圍不同，非相同之新型，難謂系爭案不具新穎性，乃為異議不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，系爭案與引證案在外觀及結構上大致相同，其中或有不同者，僅是結構名稱之命名與部分元件外形不同及相關結構位置改變而已，惟其各要件搭配組裝及所達成之功效完全相同，有違首揭專利法之規定，且不具進步性。原告異議時主張之事實包括進步性，原處分及訴願決定未就系爭案之進步性加以審酌，自有違法云云。惟查：
１、引證案係揭示一種可兼作拐杖或滑雪桿結構，係由可相互依序套接之主套管、延伸套管與延伸桿所組成，延伸套管頂側組設有避震裝置，包括套桿、彈性元件、固定套與擴張套筒等構件，主套管之握柄頭頂面固設有一指北針，藉此，當滑雪桿抵靠接觸地面時，可藉由避震裝置吸收地面施予滑雪桿上之震動，並可藉由指北針之輔助判別方向，其套桿斜面段與擴張套筒等構造，分別不同於系爭案錐塊體與擴張作動塊，引證案亦無揭示系爭案旋轉套管與螺桿等主要構件，旋轉套管係呈一適當長度之管狀體，端口設有一管套，及在具本體側身開設一「Ｌ」型槽溝者；螺桿呈一長形桿體，於桿體之預定區段表面設具有外螺紋，並於桿體預定位置處凸設一卡突者，旋轉套管與螺桿等構造特徵分別不同於引證案的固定套與套桿等，二者之技術手段、構造特徵及申請專利範圍均不相同，系爭案結構於功效上具有彈性避震與無彈性避震二種選擇，與僅具彈性避震之引證案的功效不同，兩案顯非為相同之新型，難稱系爭案未具新穎性。
２、原告於訴願程序始主張系爭案不具進步性，此核屬新主張，既未經被告審查並作成行政處分，要非本件行政爭訟所得審究，況且引證案於系爭案申請後之八十九年十月二十一日才公告，故不能證明系爭案不具進步性。從而，原告聲請將引證案與系爭案送請中華民國工業設計協會鑑定兩案是否為相同之新型，本院核無必要。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，被告以系爭案未違反專利法第九十八條第一項第二款之規定，所為「異議不成立」之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年十月八日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年十月八日
書記官劉道文