裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第1890號判決
裁判日期：民國97年04月10日
裁判案由：新型專利舉發
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01890號原告普浩國際股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 黃靜嘉 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人矽誠科技股份有限公司代表人乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年4月9日經訴字第09606065020號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人前於民國（下同）85年4月2日以「冷光片驅動電路結構」（下稱系爭案）向前中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局即被告）申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利並於公告期滿後，發給新型第117663號專利證書。參加人復於91年11月21日及92年2月26日提出申請專利範圍及專利說明書更正本，經被告審查，准予更正並公告。嗣原告以其違反核准時專利法第98條第1項第1款及第
2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於95年9月14日以（95）智專三（二）04099字第09520755840號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告未於言詞辯論期日到場，聲明、陳述係依其起訴狀所載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭案是否有違核准審定時專利法第98條第1項第1款、第2項之規定，不符新型專利要件，而應予以撤銷專利權？㈠原告主張之理由：
⒈按「稱新型者，謂物品形狀、構造或裝置之創作或改良」
乃為83年1月21日修正公布之舊專利法第97條所明文規定，惟舊專利法第98條第1項第1款、第2項復有不能准予專利之補充規定即「申請前已見於刊物或已公開使用者。」及「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列之情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」。
⒉由系爭案之專利說明書及專利範圍所示其構造並非參加人
所首創，其技術內容已見諸於西元1985年7月2日公告之美國專利第0000000號，且經鑑定機關證明，兩者之申請專利範圍實質相同（財團法人台灣經濟發展研究院（下簡稱經研院）94年1月3日（93）侵字第12009號），而美國專利第0000000號公告於1985年7月2日之美國專利公報，亦屬於「申請前已見於刊物」之情形（系爭案於1996年4月2日提出申請）。因此可直接證明系爭案不具新穎性及進步性。
⒊系爭案構成之主要技術內容不外以其申請專利範圍第2、4
、5、6及7項所界定者，然其構成要件及所欲達成之功效與SP4425產品說明書（該說明係依照美國專利第000000
0號所製作之產品說明）之主要技術實質相同（經研院92年5月20日（92）專侵字第05005號），台灣士林地方法院92年度智字第6號民事判決亦採同一見解。而同一鑑定機關所作之另一鑑定報告，則進一步證明美國專利第0000
000號與SP4425產品說明書，兩者之申請專利範圍實質相同（經研院93年12月23日（93）侵12005號），因此可間接證明系爭案之專利說明書及專利範圍所示其構造並非參加人所首創，其技術內容已見諸於1985年7月2日公告之美國專利第0000000號，故系爭案已具有專利法第98條之情事，其不具新穎性及進步性。（參加人於台灣士林地方法院92度智字第6號民事案件訴訟程序中已承認系爭案與SP4425產品說明相同）。原告提出鑑定報告證明SP4425產品說明書與系爭案實質相同，且美國專利第0000000號與SP4425產品說明書實質相同，主要是為了間接證明系爭案非參加人所首創。
⒋被告並不否認鑑定結論係說明系爭SP4425產品之構成要件
與美國0000000號專利權之申請專利範圍實質相同，且系爭117663號專利侵害美國427096號專利，而申請專利範圍實質相同與侵害專利，當然比運用申請前既有之技術或知識之情形嚴重許多，舉重以明輕，故系爭案不具新穎性及進步性，依法自不得獲准專利。
㈡被告主張之理由：
⒈原告固主張鑑定結論指SP4425產品之構成要件與舉發附件
2之美國專利第0000000號之申請專利範圍實質相同，且美國專利第0000000號之申請專利範圍與系爭我國專利申請案號第00000000號「冷光片驅動電路結構」專利權之申請專利範圍為實質相同，而「申請專利範圍為實質相同」與「侵害專利」當然比專利法第98條第2項之情形嚴重，故系爭案不具新穎性及進步性。又原告主張系爭案申請專利範圍第2、4、5、6、7所界定與SP4425產品實質相同（經研院92年5月20日（92）專侵字第05005號），另SP4425產品之構成要件與舉發附件2之美國第0000000號之申請專利範圍實質相同（93年12月23日以（93）專侵字第12005號之專利侵害鑑定研究報告書），因此可證明系爭案申請專利範圍為舉發附件2（即美國專利第0000000號）所揭示，系爭案應不准專利等語。
⒉惟原處分理由（五）第1行至第4行已說明「經查93年12
月30日之舉發補充附件3為『SP4425封裝積體電路』產品說明書右下刊載有『Copyright1997Sipexcorporation』，足見『SP4425封裝積體電路』產品其公開日為1997年，晚於系爭案申請日，並不足作為判斷系爭案是否具新穎性及進步性之依據」。
⒊原處分理由（五）第5頁倒數第13行至第6頁第6行已說
明「其中『SP4425封裝積體電路』產品其公開日為1997年，晚於系爭案申請日，不足作為判斷系爭案是否具新穎性及進步性之依據，況且93年12月23日（93）專侵字第1200
5號之專利侵害鑑定研究報告書係就『SP4425封裝積體電路』與舉發附件2之美國專利第0000000號專利案間之比較，其非關系爭案，因此亦不足以證明前開諸引證可『間接證明』系爭案不具新穎性及進步性。縱使退一步而言，『SP4425封裝積體電路』產品其公開日早於系爭案申請日，舉發理由稱將同一之待鑑定物品（『SP4425封裝積體電路』）分別與二專利案間（美國專利第0000000號專利案與系爭案）比對，再將分別比較二專利案之結果（『SP4425封裝積體電路』實質相同美國專利第0000000號專利案與『SP4425封裝積體電路』實質相同系爭案）加以衍生推論，而自稱可間接證明『系爭案實質相同美國專利第0000
000號專利案』之立論，顯非客觀。事實上，二專利案（即美國專利第0000000號專利案與系爭案）之申請專利範圍所界定之標的範圍在不盡然相同之情況下，其分別與同一待鑑定物品（SP4425封裝積體電路）比對，結果仍有『實質相同』或『待鑑定物品落入申請專利範圍』之可能，舉發理由書所稱可間接證明，並不足採信。」⒋原處分理由（六）第6頁倒數第10行已說明「94年1月6
日舉發補充理由書所提專利權侵害鑑定研究報告書（即94年1月3日（93）專侵字第12009號專利權侵害鑑定研究報告書），係僅就舉發附件2之申請專利範圍獨立項第1、19項與系爭案之申請專利範圍獨立項第1、4項間相互比對而為『實質相同』之鑑定結論，而據以稱系爭案不具新穎性及進步性。然查，系爭案申請專利範圍第1項『冷光片驅動電路將冷光片EL的高電位接點C，與兩組並聯的電晶體Q1,Q2連接；其中第一組電晶體Q1之射極與一抗流圈L及一個二極體D之正極連接，對冷光片EL的接點C作電壓提昇；而第一組電晶體Q1則在第一電晶體Q1基極信號
A為低的時間內，提供一負極性電壓，增加冷光片上峰值對峰值之電壓，以提高亮度』之技術特徵並未見於舉發附件2所揭技術內容中，且94年1月3日（93）專侵字第12
009號專利權侵害鑑定研究報告書內容亦指出專利（註：該報告書內容所指為舉發附件2之美國專利第0000000號專利案申請專利範圍獨立項第1、19項與證物（該報告書內容所指為系爭案申請專利範圍獨立項第1項））可比對之部分雙造存在有差異，故舉發附件2不足以證明系爭案申請專利範圍獨立項第1項不具新穎性。另舉發附件2並未揭露系爭案申請專利範圍第1項『冷光片驅動電路構成，及第一組電晶體在第一電晶體基極信號為低的時間內，提供一負極性電壓，增加冷光片上峰值對峰值之電壓，以提高亮度』，其中前述特徵可達成系爭案說明書第2頁第
1段提高亮度功能、配合高壓之IC製程創作目的，且94年
1月3日（93）專侵字第12009號專利權侵害鑑定研究報告書內容亦指出舉發附件2與系爭案申請專利範圍獨立項第1項存在有提供一負極性電壓之差異，故舉發附件2不足以證明系爭案申請專利範圍獨立項第1項係為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。又附屬項為獨立項條件之限制或附加，其特徵應包括獨立項所述之全部特徵，在系爭案獨立項特徵並未為前開引證所揭示，以及獨立項具有新穎性及進步性者情況下，其附屬項亦具有新穎性及進步性。」⒌原處分理由（七）已說明「且（93）專侵字第12009號專
利權侵害鑑定研究報告書內容亦指出舉發附件2之美國第0000000號專利案申請專利範圍獨立項第1、19項與系爭案申請專利範圍獨立項第4項可比對之部分雙造存在有差異，故舉發附件2不足以證明系爭案申請專利範圍獨立項第4項不具新穎性。另舉發附件2並未揭露系爭案申請專利範圍第4項整體技術特徵，其中前述特徵可達成系爭案說明書第2頁第1段提高亮度功能、配合高壓之IC製程創作目的或系爭案說明書創作說明（4）倒數第3段之功能，故舉發附件2不足以證明系爭案申請專利範圍獨立項第
4項係為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。又附屬項為獨立項條件之限制或附加，其特徵應包括獨立項所述之全部特徵，在系爭案獨立項特徵並未為前開引證所揭示，以及獨立項具有新穎性及進步性者情況下，其附屬項亦具有新穎性及進步性。」理由
甲、程序方面：原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列之情形，爰依被告聲請由其一造辯論而為判決。又被告代表人於訴訟中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
乙、實體方面：
一、按系爭案係85年4月2日提出申請，經改制前中央標準局於
85年10月5日審定准予新型專利，其是否有應不予專利之事由，自應以核准審定時適用之83年1月21日修正公布之專利法規定以為斷。次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核准時專利法第97條暨第98條第1項前段所明定。
惟新型於「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第1項第1款及第2項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭案有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違核准審定時專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「冷光片驅動電路結構」新型專利申請專利範圍共有7項，其中第1、4項為獨立項，其餘為附屬項。原告所提舉發證據計有：（一）92年10月13日舉發理由書之舉發附件1為系爭案專利說明書影本；舉發附件2為西元1985年7月2日公告之美國第0000000號專利案；舉發附件3為經研院受參加人委託，於92年5月20日所製作之（92）專侵字第05005號專利權侵害鑑定研究報告書（節錄）影本，其內容係就參加人所提供之美商沛仕公司之「SP4425封裝積體電路」產品說明書及利用該產品所進行還原工程而獲得的積體電路布局之放大影像，分析與系爭案申請專利範圍第4至7項是否實質相同，其中鑑定結論為「實質相同」。（二）93年12月30日舉發補充理由書之補充附件1即前揭舉發附件2美國專利案；補充附件2係經研院於93年12月27日以（93） 智恩 字第12007號函，通知八大智慧財產權事務所委託就附件2之申請專利範圍與系爭案申請專利範圍為實質相同之初步鑑定結論（下稱舉發附件4）；補充附件3為「SP4425封裝積體電路」產品說明書及部分中譯本（下稱舉發附件5）；補充附件4係經研院於93年12月17日以（93） 智俐 字第12004號函，通知八大智慧財產權事務所就其所委託關於舉發附件2美國專利案之申請專利範圍與「SP4425封裝積體電路」產品說明書（即舉發附件5）中所示之對應結構為實質相同之鑑定結論；及經研院受聯合法律事務所委託，於93年12月23日就前揭舉發附件2與「SP4425封裝積體電路」所製作之（93）專侵字第12005號專利權侵害鑑定研究報告書（下稱舉發附件6）。（三）94年1月6日舉發補充理由書補充附件係經研院受聯合法律事務所委託，於94年1月3日所製作之（93）專侵字第12009號專利權侵害鑑定研究報告書（下稱舉發附件7）。（四）95年5月25日舉發補充理由書補充附件係國立台灣科技大學受參加人委託，於93年4月1日所製作之專利鑑定報告書（下稱舉發附件8），其內容係就參加人所提供之產品「型號SIPEX4425,ElectroluminescentLampDriveLowVoltageApplications」（下稱待鑑定物品）是否落入系爭案專利保護範圍所為鑑定報告。
三、經查，舉發附件5為「SP4425封裝積體電路」產品說明書，其右下角揭示有「Copyright1997Sipexcorporation」，可據以認定該「SP4425封裝積體電路」產品之公開日為西元1997年（即民國86年），晚於系爭案申請日民國85年4月2日，故舉發附件5不具證據能力。而因舉發附件3經研院92年5月20日鑑定報告及舉發附件8國立台灣科技大學93年4月1日鑑定報告均係受參加人之委託就舉發附件5之「SP4425封裝積體電路」產品與系爭案間作專利權侵害鑑定；舉發附件6鑑定報告係就舉發附件5產品與舉發附件2申請專利範圍比較，等該鑑定報告均係以前述之舉發附件5「SP4425封裝積體電路」產品為鑑定證物，該產品說明書所示公開日期晚於系爭案申請日，不具證據能力，已如前述，則舉發附件3、6及8自不具證據力。再者，舉發附件7係經研院受聯合法律事務所之委託就舉發附件2與系爭案申請專利範圍比較所為之專利權侵害鑑定報告，其係依全要件原則、均等論及禁反言等專利侵害理論所作成之專利侵害分析，而本件專利舉發案則係以系爭案申請專利範圍與舉發附件2所揭露之技術內容為比較，所審查者係系爭案是否具新穎性及進步性之專利要件，二者審究內容並非完全相同，故該鑑定結論自無拘束本件專利舉發審定之效力。另舉發附件4經研院93年12月27日函係該院受八大智慧財產權事務所就舉發附件2與系爭案申請專利範圍比較所為之初步鑑定結論，其鑑定分析所依據之侵權鑑定基準與本件專利舉發事件之審查基準不同，且該鑑定初步結論僅屬參考意見，亦無拘束本件舉發審定之效力。故均尚難以執為系爭案無新穎性、進步性之論據。
四、次查，舉發附件2之美國第0000000號專利案公告日期雖早於系爭案申請日，惟其未揭示系爭案申請專利範圍第1項獨立項「冷光片驅動電路將冷光片的高電位接點，與兩組並聯的電晶體連接；其中第一組電晶體之射極與一抗流圈及一個二極體之正極連接，對冷光片的接點作電壓提昇；而第一組電晶體則在第一電晶體基極信號為低的時間內，提供一負極性電壓，增加冷光片上峰值對峰值之電壓，以提高亮度」；及第4項獨立項冷光片的兩個接點，分別連接一組驅動電路，及該二組驅動電路分別串接第一至第六電晶體之冷光片驅動電路結構等之整體技術特徵。是舉發附件2不足以證明系爭案申請專利範圍第1項及第4項不具新穎性。又舉發附件
2並未揭露系爭案之技術特徵所可達成系爭案專利說明書第
2頁第1段所載提高亮度功能、配合高壓之IC製程創作目的，及其說明書創作說明（4）倒數第3段之量產化功能，是舉發附件2亦不足以證明系爭案申請專利範圍第1項及第4項係為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，自具進步性。至系爭案申請專利範圍第2、3項與第5、6、7項附屬項分別為第1項與第4項獨立項條件之限制或附加，其特徵包括其第1、4項獨立項所述之特徵，舉發附件2不足證明系爭案申請專利範圍第1、4項獨立項不具新穎性及進步性，已如前述，則舉發附件2亦不足證明系爭案申請專利範圍第2、3、5、6、7項附屬項不具新穎性及進步性。
五、綜上所述，舉發諸證據尚難證明系爭案違反核准時專利法第98條第1項第1款及第2項規定。從而，被告所為本件舉發不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第218條、第98條第1項前段，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年4月10日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法官陳國成
法官李玉卿法官陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年4月10日
書記官陳又慈