臺北高等行政法院95年度訴字第64號判決

裁判字號：臺北高等行政法院95年訴字第64號判決

裁判日期：民國95年11月16日

裁判案由：商標評定

臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00064號原告日商‧ 吉田 股份有限公司代表人甲○○○訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師黃闡億律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
參加人尚立國際股份有限公司代表人乙○○（董事長）訴訟代理人 崔君瑋 上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年11月16日經訴字第09406138880號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人之前手祥記實業股份有限公司（以下簡稱祥記公司）於民國（以下同）85年12月12日以「PORTERDASH！及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之「書包、...、手提包」等商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第778735號商標，並於91年間申准移轉登記予參加人。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，其程序並依修正後之規定辦理。案經被告審查，於94年6月17日以中台評字第920577號商標評定書為申請不成立之處分。
原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項、第3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應做成註冊第778735號「PORTERDASH!及圖」商標之註冊應予撤銷之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明:
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意
註冊之商標範圍內，且參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
1.系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內:
⑴原告與祥記公司曾分別於西元1988年12月、1993年05月、
1996年01月及2000年05月間簽訂授權契約書，其中第3份授權契約書（即1996年01月所簽訂者）之有效期間為西元1996年01月01日起至2000年12月31日止，雖然系爭商標申請註冊日（85年12月12日）在該份授權契約書有效期間內，惟該契約書第2條僅明列「Porter」、「PorterDash」、「LuggageLabel」等三件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中提行李箱作奔跑狀之侍者圖形商標，此由該契約書第4條雖記載「Theabovetrademarkscanberegiste
redworldwidebyGallantexceptHongkongandJapan.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊），惟其中所謂「Theabovetrademarks」（中譯：上述商標）僅指第2條中所記載之「Porter」、「PorterDash」、「LuggageLabel」等三件文字商標，並未包含系爭商標圖樣中「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標可證。
⑵原告並未將「PORTERDASH!」外文與「提行李箱作奔跑狀
之侍者」圖形相結合作為商標向日本商標專責機關申請註冊，原告僅於日本分別註冊「PORTERDASH!」文字商標（日本註冊第0000000號）及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標（日本註冊第0000000號）。
⑶是由上開授權契約書中之記載及原告實際於日本註冊商標
之情形，可知系爭商標乃祥記公司擅自將「PORTERDASH!」文字商標與「提行李箱作奔跑狀之待者」圖形商標所組合而成之商標，該商標圖樣並未在原告與祥記公司間上開授權契約中所約定之同意註冊範圍內，原處分及訴願決定其以系爭商標之申請註冊曾獲得原告之允許為由，認定系爭商標並無該商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，顯有違誤，應予撤銷。
2.縱認系爭商標包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
⑴原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年05月間中止。
⑵我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標所表彰者為原告之信譽：
①祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為原
告之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而原告於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式，即可明瞭祥記公司僅屬原告公司之經銷商（或稱代理商）性質，僅原告同意祥記公司得自行生產原告設計的產品（或祥記公司自行設計經原告同意的產品），此由雙方西元1988年12月間簽訂的授權契約第5條至第9條與西元1996年01月間、2000年05、06月間所簽訂的最後二份合約第12條約定「為統一YOSHIDA（即原告）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA之同意」（原文為Forunityofim
ageofYoshidabrand,advertisementpublicity,standingboards,advertisingcolumnetc.,shouldbeapprovedbyYoshida.）即可得知。此與A公司委託B公司生產A公司產品，另授權C公司經銷A公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合B公司與C公司之功能而已。
②祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告
，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據以評定商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標所表彰之信譽為原告之信譽，而非祥記公司或參加人之信譽。
⑶參加人有攀附原告公司商譽之行為：
參加人曾於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「Porter哈日包燒上身」、「...其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」等為訴求，促銷「PORTER」相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有「PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
⑷保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進工商
企業正常發展，乃商標法第1條所揭示之立法目的。倘使參加人保有系爭商標專用權顯然有使消費者繼續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞。退萬步言之，縱認系爭商標應包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使參加人繼續保有系爭商標專用權，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊「PORTERDASH」文字商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1項第7款不得註冊事由之規定。
㈡系爭商標違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定：
1.按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依83年07月15日修正公布之商標法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。次按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，為現行商標法第23條第1項第12款所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
2.兩造商標構成近似：系爭商標與據以評定之「PORTER人形圖」、「PORTERDASH!」及「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標圖樣相較，均有相同之外文「PORTER」、「PORTERDASH!」或構圖意匠完全相同之搬行李服務生人形圖，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
3.據以評定商標為著名商標：⑴原告早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用於「背
包、皮包、手提袋」等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以評定商標之「背包、皮包、手提袋」等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外，並有下列證據資料，如西元1984年至2003年間據以評定標商品展售會相關資料影本、販售據以評定商標商品之賣場照片、日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明據以評定商標於西元1980年代中期已為著名商標之文件影本、西元1989~1991年「皮革製品及關連企業業績速報820社」、1990~1992年「皮革產業有力企業業績速報920社」等客觀統計刊物中有關原告公司之介紹，足以證明據以評定商標之著名性。
⑵原告並透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，而
臺灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣各知名書局連鎖店及便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為大院90年訴字第3766號判決所肯認）。又自西元1988年12月起至2001年05月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，臺灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於臺灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告。且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。由前揭參加人於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度。
⑶因此，綜合上開證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標
申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1項第12款所謂之著名商標。
4.兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：兩造商標高度近似，且系爭商標所指定使用之「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包」等商品與據以評定商標主要使用之背包、手提袋類商品又屬同一或類似商品；又參加人於另案審定第00000000號「PORTERDASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中，均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文字，則兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。㈢綜上所述，系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契
約書中同意註冊之商標範圍內；縱認系爭商標包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的；系爭商標應有該商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定之適用，原處分及訴願決定顯有違法及不當，為此懇請鈞院鑒核，賜判如訴之聲明，以保原告權益，並藉維法制，至感德便。
乙、被告主張：㈠系爭商標申請註冊，無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，參加人嗣後受讓取得系爭商標權應無違法:
1.前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言（最高行政法院92年度判字第157號判決參照）。判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受（最高行政法院91年度判字第1382號判決參照）。
2.查本案依參加人前手祥記公司與原告於1988年12月05日起至2000年05月所簽訂之協議書內容觀之，原告就其設計之皮包系列商品（bagcollections）同意祥記公司於日本、香港以外之地區註冊取得「PORTER」、「PORTERDASH」等商標之註冊，而本案系爭商標於85年12月12日申請註冊，尚在前開協議書有效期間內，合於前開協議書之約定範疇，則系爭商標申請註冊時既已獲得原告之允許，主觀上自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，則系爭商標之申請註冊，自無前揭條款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
3.至原告所稱系爭商標圖樣並不在其與參加人之前手祥記公司所簽訂之係授權契約同意註冊範圍內，且授權契約已終止，如使參加人續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的等節，經核雙方該契約內容:第2條載明「其產品包含所有吉田公司之系列商品，包括Porter、PorterDash、LuggageLab
el、其他由吉田公司新開發、經營之產品及由祥記公司開發並使用吉田品牌之商品」、第3條「區域北美：美國、加拿大亞洲：亞洲全部，除了日本及香港歐洲：所有歐洲國家，但『HARNAIS』、『RESCUE』、『LINER』系列產品不包括在內」、第4條「上述商標可由祥記公司於日本及香港以外之其他國家註冊」。該契約條款除明示所同意之系列商品包含系爭商標之文字「PORTERDASH」外，系爭商標圖樣之侍者圖形又未在其排除範圍內，其所稱系爭商標圖樣並不在同意註冊範圍內，尚乏具體佐證；至於該契約嗣後雖已因期限屆滿而消滅，亦僅雙方於期限屆滿後不得再行主張契約上之權利義務，並不影響雙方於契約關係存續中所各自取得之權利，因之該契約關係消滅後如何依約回復原狀，乃屬私權爭執，應另循訴訟解決，而非以申請評定之方式請求被告撤銷合法註冊之商標，併予敘明。
㈡系爭商標之註冊，既無違反商標修正施行前規定，則其是否
尚有違本法修正施行後之規定，即毋庸論究，原告之主張應無可採。綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張:㈠原告曾以書面將系爭商標之圖樣（含文字及圖形）提供給祥
記公司，協助祥記公司申請註冊之用，顯示原告確實同意祥記公司註冊系爭商標：
⑴按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
辭句。則在解釋原告是否曾同意祥記公司註冊系爭商標之文字與圖形時，應綜合判斷協議書之上下文及一切相關情狀，合先敘明。
⑵查祥記公司與原告合作期間，祥記公司為在台灣申請註冊前
開商標，曾幾度去函原告，請求原告提供「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等商標圖樣，原告也回函將各該商標圖樣設計圖稿提供給祥記公司，而其設計圖稿中即含有「PORTERDASH!」文字及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形，此有原告為協助祥記公司註冊系爭商標圖樣，雙方於西元1988年往返之信件影本可證。
⑶雖然原告在日本國係將「PORTERDASH!」文字與圖形分開
申請商標註冊，但原告曾將其在日本國註冊「PORTERDASH!」及圖之登記資料提供給祥記公司參考，此有原告提供之日本商標登記資料影本可證；並以細字筆將「PORTERDASH!」與「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形劃圈，表明該圖形即是表彰「PORTERDASH!」系列商標之圖樣。⑷是原告自始同意祥記公司得申請註冊之範圍包括「PORTERDA
SH！」之文字與「提行李箱作奔跑狀之侍者」之圖形，彰彰甚明。
㈡原告實際使用據以評定之「PORTERDASH！」商標時，即是
結合「PORTERDASH！」文字與「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形併同使用，故原告同意祥記公司註冊商標之範圍，理當包含「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形：
⑴查原告在日本國申請註冊「PORTERDASH！」商標時，雖係
將文字與圖形分開申請，但實際在日本國使用「PORTERDAS
H！」商標，均係將文字與圖形併同使用，此有原告在日本實際使用系爭商標資料影本可證；此外，原告在香港及歐盟均係以系爭商標之樣式，結合「PORTERDASH！」文字與「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形併同申請商標註冊，此有原告在香港及歐盟申請系爭商標註冊資料影本可證。是故，「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形即是表彰「PORTERDASH」之系列商標。
⑵原告以其在日本國將該文字與圖形分別註冊乙節，企圖將該
文字與圖形切割，而辯稱其僅同意祥記公司註冊「PORTERD
ASH」之文字，但未同意祥記公司註冊該圖形部分云云，顯係以偏蓋全，扭曲當事人之意思表示，完全不實。
㈢該協議書第2條約定記載之「PORTER」、「PORTERDASH」
、「LUGGAGELABEL」只是用以統稱原告當時在日本國所發展之三大品牌系統「產品」，且為例示規定，更無限制祥記公司僅得註冊各該「文字」之意：
⑴查祥記公司與原告於西元1988年12月簽訂協議書後，分別於
西元1933、1996及2000年續訂新約，依該協議書第4條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地（祥記公司與原告於西元1993年05月續約時，將香港地區納入祥記公司有權申請註冊相關商標之區域），申請註冊各項相關商標。⑵復以協議書前言揭示祥記公司在日本以外之地區，專有製造
、行銷吉田所設計商品之權；其原文為「THATGALLANTHAVE
THERIGHTOFEXCLUSIVITYTOMANUFACTUREANDMARKETT
HEBAGSCOLLECTIONSDESIGNEDBYYOSHIDATOALLOVER
THEWORLDEXCEPTJAPAN.」。⑶再參照第1條約定，吉田授與祥記專屬權利，得製造、行銷
及經銷LIGHTZONE產品，及其他吉田公司擁有的品牌商品；其原文為「YOSHIDAGRANTSTOGALLANTTHEEXCLUSIVERI
GHTOFMANUFACTURING,MARKETINGANDDISTRIBUTIONOFPRODUCTSUNDERLIGHTZONEANDALLOTHERCOLLECTIONSUNDERTHEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.」。
⑷因而協議書第2條約定中，例示祥記公司有權製造銷售之「
產品」為所有出自吉田公司之商品，包括LIGHTZONE、PORT
ER、PORTERDASH、LUGGAGELABEL、與吉田公司所發展之任何新產品。其原文為「PORDUCTINCLUDINGALLCOLLECTI
ONSFROMYOSHIDA&CO.,LTD.INCLUDING:LIGHTZONE、PORTER、PORTERDASH、LUGGAGELABEL,ANDANYNEWLYDEVELOPEDANDRUNNINGCOLLECTIONSBYYOSHIDA.」則本條約定之意旨是在敘述祥記公司得製造販賣原告當時已有之所有商品，以及將來新開發之商品，而非限制祥記公司有權註冊之特定商標。
⑸而原告亦曾發函（詳西元1988年10月11日原告所發之信函）
向祥記公司解釋其當時在日本國所發展之品牌系統有三，如在「PORTER」系列商標下之商品有TANKER、GRIPPER、CHAM
BER、IMPACT等款式；在「PORTERDASH」系列商標下之商品有PROPERTY之款式；在「LUGGAGELABEL」系列商標下之商品有LINER、RESCUE、HARNESS、LIGHTZONE等款式；在原告自己製作之品牌體系表上，亦是用「PORTER」、「PORT
ERDASH」、「LUGGAGELABEL」等文字來代稱其商標系統，雖未附加各該圖形，但絕無表示其商標體系僅有文字而無圖形之用意。
⑹是知，協議書第2條約定列出「PORTER」、「PORTERDASH
」、「LUGGAGELABEL」之用意，並非在限定祥記公司得申請註冊之「商標」，而是統稱當時原告在日本國所發展之三大品牌商品系統，只是一種代稱，以省卻逐一詳載各款商品名稱之繁複。
⑺故綜合考量協議書前言及第1條約定祥記公司得製造銷售原
告所擁有之任何品牌商品，以及第2條約定例示原告當時在日本國所發展之三大品牌系統商品等情，應認為不得將第4條約定之「THEABOVETRADEMARKS」限縮解釋為僅包含「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」三項文字商標，而不及於各該圖形商標。
㈣解釋該協議書第4條約定，原告確已同意祥記公司註冊系爭
商標，包括「PORTERDASH」字樣及「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖樣：
⑴參加人提出祥記公司與原告在西元1988年間往來之信函，係
用以解釋當事人之意思表示，證明雙方就協議書第4條約定之合意範圍，除「PORTERDASH」文字得由祥記公司申請註冊外，更包含「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖樣，均屬協議書第4條約定中同意註冊之範圍。原告反覆指訴「單純從上開信函中，無從證明原告曾同意祥記公司註冊系爭商標圖樣」，與事實不符。
⑵次就上開信函往來之目的而言，原告提供祥記公司「PORTER
DASH」設計字及圖樣之用意，係在協助祥記公司「註冊系爭商標」，此在西元1988年10月03日之信函第4點中已清楚表明，其原文為ASFORTHECOPYLOGOOF「LUGGAGELABEL」;「PORTER」;AND「PORTERDASH」THATWEHAVEIS
NOTCLEARENOUGHFORUSTOAPPLYTRADEMARKINTAIWAN,WOULDYOUPLEASEFAXANDMAILTHESEORIGINALTOU
SATYOUREARLIERCONVENIENCE.。故原告辯稱上開信函之目的係「為便祥記公司製造原告設計之皮包商品」云云，顯係刻意模糊焦點，意圖扭曲事實。
⑶再就上開信函往來期間及系爭商標註冊之時間點而言，第一
份協議書係於西元1988年12月簽訂，而上開信函往來係在西元1988年10月間所為，適逢雙方議約之最後階段，以雙方在此階段之溝通紀錄作為解釋契約之基礎，至為合理，且與經驗法則相符。而原告提供之日本商標登記資料影本之信函係於西元1989年03月17日傳送，乃雙方甫簽訂協議書之後，亦可證明雙方執行協議書內容時，係以註冊「PORTERDASH及圖」為履約之標的。至於原告無端指摘祥記公司於08年之後方申請系爭商標之註冊云云，亦非實在，實則祥記公司當初與原告達成共識後，立即在西元1988年10月12日以「祥記PORTERDASH及圖」申請商標註冊，嗣後因商標法修正，開放以單純外文為圖樣之商標申請註冊，故祥記公司再重新申請註冊系爭商標，剔除中文部分，僅保留英文及圖樣。是系爭商標雖遲至85年始申請註冊系爭商標，仍無礙於原告已同意祥記公司申請註冊「PORTERDASH及圖」之效力。
⑷末就原告之主觀狀態而論，在雙方協議關係進行期間，原告
自始知悉祥記公司係結合文字與圖形申請系爭商標註冊，並使用系爭商標圖樣製造銷售相關產品。此一客觀事實足以證明原告不但明示同意，更默示允許祥記公司以系爭商標圖樣申請註冊，不容原告臨訟再翻異。
㈤綜上論述，原告與祥記公司簽署協議書時，其所同意祥記公
司註冊商標之範圍，除了系爭「PORTERDASH！」文字外，更包括該「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形，彰彰甚明。況原告自始知悉祥記公司係結合文字與圖形申請系爭商標註冊，在雙方協議關係進行期間，原告均認可祥記公司之行為，從未提出任何異議，甚至在本件評定及訴願階段亦無任何爭執，則原告於本件起訴時始辯稱前開協議書同意註冊之範圍不包含系爭商標圖樣中「提行李箱作奔跑狀之侍者」圖形商標云云，不可採信。
理由
一、按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第1項之規定。
查本案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊；再依申請評定時商標法（即91年05月29日修正公布之商標法）第77之1條第2項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，系爭商標係於86年10月01日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1項規定，本案商標評定須同時違反82年12月22日修正公布之商標法（即系爭商標註冊時商標法）及現行商標法之規定，始撤銷其註冊。
二、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第
7款規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言；惟若系爭商標申請人經先使用人同意而於國內申請商標之註冊者，則無該款規定之適用。
三、本件係參加人之前手祥記公司前於85年12月12日以「PORTER
DASH！及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第18類之「書包、...、手提包」等商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第778735號商標，並於91年間申准移轉登記予參加人。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款之規定，對之申請評定。經被告評定為申請不成立之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標申請人是否業經先使用人同意，而得於國內申請商標之註冊。
四、本院判斷如下：㈠原告與參加人之前手祥記公司曾分別於西元1988年12月、19
93年05月、1996年01月及2000年05月間簽訂契約書，其中1996年份契約書之有效期間，為西元1996年1月1日起至西元2000年12月31日止，依該契約書第1條約定：「Yoshida（即吉田公司）授與Gallant（即祥記公司）專屬權利，得以製造、行銷吉田公司設計之皮包類商品，及祥記公司開發並使用吉田品牌之商品」，第2條約定：「產品包含所有吉田公司之系列商品，包括：Porter、PorterDash、LuggageLabel、其他由吉田公司新開發、經營之產品及由祥記公司開發並使用吉田公司品牌之產品」，及第4條約定：「上述商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊」等語，有上開契約書英文版及中譯版影本在卷足憑，且為兩造所不爭執，洵堪認定。
㈡揆諸上開契約書所訂約定條款，原告係有授與祥記公司於製
造、行銷原告所設計YOSHIDA品牌（包括「PORTER」、「PORTERDASH」等系列商標）皮包類商品，及開發使用YOSHID
A品牌商品之專屬權利，且原告亦同意前揭商標得由「祥記公司」於日本、香港以外之其他國家註冊；而本件系爭商標係於85年12月12日申請註冊，尚在前開契約書有效期間內，是系爭商標申請人業經先使用人同意，而得於國內申請商標之註冊。足認祥記公司就系爭商標乃獲得原告之允許才在我國申請註冊，從而原告主張系爭商標並不在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊之商標範圍內，容有誤解，自不足採；而參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
㈢至原告主張縱其有授權祥記公司得以使用「PORTERDASH！
」之商標，並未包含「圖」之商標及雙方授權契約早已終止，倘使參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的乙節；惟查，依上開契約書約定，原告並未將「圖」之商標排除在外，另依參加人於本院行準備程序所提原告與祥記公司因聲請商標往來書信，就原告所提供與祥記公司之資料，亦包含有該「圖」之商標圖樣。再者，系爭商標申請註冊當時，原告確有同意參加人之前手祥記公司得於國內以「PORTER」系列商標註冊，已如上述；而本件系爭商標係於85年12月12日申請註冊，尚在前開契約書有效期間內，縱原告與祥記公司間之契約關係嗣後已因期限屆滿而消滅，亦僅係雙方於期限屆滿後不得再主張契約上之權利義務，自不足影響雙方於契約關係存續中所取得之商標權，是原告上開主張，亦難可信。
㈣綜上，參加人之前手祥記公司以系爭「PORTERDASH！及圖
」商標申請註冊當時，既經原告之同意，系爭商標之註冊自無註冊時商標法第37條第1項第7款規定「襲用他人之商標」之情事。從而，被告認系爭商標未違反前開條款之規定，依法自無不合。
㈤至參加人聲請調查我國金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書店
及7-11便利商店等廠商，所曾銷售原告訴願理由書附件五所列特定期別各日本雜誌之銷貨資料乙事，本院認本件事證已明，與判決結果無涉，毋庸予以調查，併此敘明。
五、綜上所述，原處分依法並無不法，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成註冊第778735號「PORTERDASH!及圖」商標之註冊應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年11月16日
第七庭審判長法官李得灶
法官李玉卿法官黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年11月16日
書記官蘇婉婷