臺北高等行政法院92年度訴字第4462號判決

裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第4462號判決

裁判日期：民國93年11月10日

裁判案由：商標註冊

臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第四四六二號
原告英商．布拜里公司
(Burber代表人莎拉．歐契德
(Sarah訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人甲○○右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十二年八月一日經訴字第○九二○六二一六三七○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）九十年十月十八日以「BurberryCheck」商標（以下簡稱系爭商標，如附圖），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第二十四類之浴巾，床用亞麻布，毛毯，抱枕套，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，棉織布，掛毯，用於製造皮包、衣服、錢包、雨傘、皮夾、鞋子及帽子之布料，紡織布匹，製造用紡織布匹，棉布，亞麻織布，天然纖維織布，尼龍織布，聚酯織布，絲織布，合成纖維織布，毛織布，針織布，亞麻布，襯裡布，襯裡，製衣用紡織布匹，製衣用編織布匹等商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之圖案係一花格子布料之構圖，以之指定使用於前揭商品，應不具商標識別性，而不准註冊，以九十二年四月二十二日商標核駁第二七一四○二號審定書予以核駁之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決
１、訴願決定及原處分均撤銷。
２、命被告就申請案號第000000000號「BurberryCheck」商標申請案，作成准予審定之處分。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、被告聲明：求為判決如主文所示。
叁、兩造爭點：
系爭商標是否具識別性？是否有其核駁審定時商標法（以下簡稱商標法）第五條第二項之適用？
一、原告陳述：
１、原告之「BurberryCheck」商標已取得「第二層意義（SecondaryMeaning）」而應准予註冊：
⑴、按「商標所用文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買
人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」，為商標法第五條第一項所規定，其立法意旨源於商標作為表彰商品來源之標識，故應具備特別顯著性，如交易上無法藉以與他人商品來源相區別，則有失商標之識別作用，應不得註冊。惟欠缺顯著性之商標並非不得註冊，依據同法第五條第二項之規定「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」，應得以註冊。換言之，不具顯著性之商標倘經申請人長期、反覆之使用，已然在消費相關大眾心中形成其特殊之商業印象，亦即已取得「第二層意義」之顯著性，並進而具有識別商品來源之功能時，則應得以註冊。
⑵、原告係世界著名之服飾用品公司，早於西元一八五六年即由公司創辦人「湯瑪士
．布拜里（ThomasBurberry）」設計開發出革命性的防水棉質風衣布料，在英國廣受歡迎，創立迄今，已逾一百四十餘年，查系爭圖形商標（如附圖）係原告於西元一九二三年創用（參美國註冊第0000000號註冊證影本），並自西元一九二四年七月一日起廣泛使用於其所產製之各種服飾精品、鞋子、皮件、雨傘及用以製造上述產品之布料及表面材料等多項產品上，多年來暢銷世界各地且廣受好評，其圖樣使人聯想到高品質及古典英國氣息，藉由「BurberryCheck」圖樣之商品來表現個人品味與氣質。原告的行銷策略亦不斷強調「BurberryCh-eck」商標，無論推動何種產品，皆會加入「BurberryCheck」圖樣，例如圍巾、風衣、外套、皮包及其使用之布料等各項產品均可見「BurberryCheck」圖樣的存在，長久以來，「BurberryCheck」已成為原告之特色、標誌，全球各地，包括臺灣的消費者只要一見到棕色底，黑、紅線條之格子圖，即可知係來自英國的原告的產品，原告之使用系爭商標係「商標商品化」之最佳類型。故系爭商標顯已成為原告所營商品之識別標識而具備商標之表彰來源之功能，絕無疑義。又原告自西元一九九五年即在臺灣委託啟輝實業股份有限公司（FormosaKeywayIndustrialCo.,Ltd.）」為原告生產「BurberryCheck」之布料樣品，顯見原告之「Burberrycheck」在紡織業界亦被認為係表彰原告商品來源之商標。
⑶、自西元一九九一年起經常舉辦服裝展示會及發表會，「BurberryCheck」商標產
品正式進入臺灣市場後，並陸續在先施百貨、太平洋崇光百貨、新光三越百貨、來來百貨、廣三崇光百貨、漢神百貨等各百貨公司設立專櫃，各項活動在臺灣獲得相當高的評價和大眾的支持，其特殊的「BurberryCheck」圖樣代表著社會地位和卓越的品味，成為名牌產品之表徵。在臺灣的各種傳播媒體、報章雜誌經常可以看到有關「BurberryCheck」圖樣的報導和文宣，流行時尚雜誌如「亞洲週刊（ASIAWEEK）」、「中國時報週刊（CHINATIMESWEEKLY）」、「HARPER'SBAZAAR」、「MARIECLAIRE」、「PEOPLE」也經常以「BurberryCheck」為主題加以報導和推廣，一般消費者對於該圖樣都有深刻的印象和認識，其各項產品備受國人喜愛，確實為世界及國內著名商標，以其知名度而言，無異已成為原告在交易上、營業上商品之識別標識，一般商品購買者皆認識「BurberryCheck」圖樣為原告之產品來源表徵。
⑷、按不具顯著性之商標不得申請註冊專用，乃世界各國審查商標註冊一致之原則，
而「BurberryCheck」圖形商標已在奧地利、荷比盧、法國、加拿大、歐盟、日本、西班牙、美國、馬德里國際註冊署被認定具有商標之辨識性，而獲准註冊在第二十四類產品上，足證系爭商標已具備標章之辨識性及顯著性，應可獲准註冊。在商標制度先進之馬德里國際註冊署、歐盟及美國尚且不認為「BurberryCh-eck」係不具顯著性而不准註冊，可見「BurberryCheck」足可為表彰商品來源之標誌，按商標註冊保護雖係屬地主義，惟商標本身深具國際性，況且有關「不具顯著性不得註冊」之條件，非我國獨有之制度，各國對此皆列為必備之要件，我國商標主管機關於審查標章是否具顯著性，對於他國，尤其是智慧財產權保護周全之美國、歐盟之審查標準，自宜適度採酌參考，才不致失之偏頗或流於主觀。系爭商標於工業國林立之歐盟及美國均能註冊，台灣實無自外於國際社會，獨認「BurberryCheck」為不具顯著性，而不給予商標保護之理。
⑸、與系爭商標有相同構圖之「BurberryCheck」商標經被告審查後在第三類、第十
八類及第二十五類均獲准註冊為第九五九二四二號、第九○五九三○號及第九○六一九二號，另最近於第十四類之相同商標亦於九十二年九月十六日獲准審定為第0000000號商標，相同商標圖樣在其他類別均被認為具「第二層意義」而准予註冊，依行政法上的平等原則，系爭商標之「第二層意義」亦足堪認定而亦應獲准註冊。
２、原告在臺灣自西元一九九五年至西元二○○一年委託址設於台北市○○○路○段○○○號六樓之「FormosaKeywayIndustrialCo.,Ltd.」製造之「BurberryCheck」布料統計數字如后︰西元一九九五年一○，二○○磅、西元一九九六年一二，五○○磅、西元一九九七年一六，○○○磅、西元一九九八年八，一○○磅、西元一九九九年一一，三四○磅、西元二○○○年五○○磅、西元二○○一年一二，五○○磅。
３、按一，○○○磅之布料約可製成七百二十件「BurberryCheck」衣服，自西元一九九五年至西元二○○一年總計在臺灣生產七一，一四○磅布料，而可作成五一，二二○件「BurberryCheck」衣服。另自西元二○○一年起，原告另委託位於台南縣新市鄉三舍村二○七號之「ChiaHerIndustrialCo.,Ltd.」製造「Bu-rberryCheck」布料，自西元二○○一年接續前製造商至西元二○○四年五月為止，共製造了五○，○○○碼的「BurberryCheck」布料，以平均一．七碼可製作乙件洋裝計算，五○，○○○碼約可製作二九，四一一件洋裝，況且，該等布料有時僅應用在衣服的領口或邊飾上。綜上所陳，原告近十年來在臺灣出產的布料可製作超過八萬件的衣服，一般消費者在看到「BurberryCheck」衣服，可據以辨識係原告的商標，難道看到「BurberryCheck」的布料就會轉變觀念為一般布料的裝飾圖案？另原告於系爭商標申請案又指定「浴巾、毛毯、抱枕套」等布製成品為專用商品，以「BurberryCheck」之高知名度，一般消費者於見到「B-urberryCheck」之「布料、浴巾、毛毯、抱枕套」等產品，必會想到該等產品係源自原告的產品，故本件「BurberryCheck」實已具備商標的辨識性及彰顯性，而應准予註冊。
４、左列證據資料足以證明原告確實有在臺灣使用「BurberryCheck」於布料產品上：
⑴、原告之香港代理商於西元一九九七年向臺灣的「啟駿實業有限公司（即Formosa
KeywayIndustrialCo.,Ltd.）」訂構西元一九九八年所需春夏布料之訂購單影本乙紙；
⑵、台南縣新市鄉之「佳和實業股份有限公司（即ChiaHerIndustrialCo.,Ltd.
）為原告製造之「BurberryCheck」商標布料之部分裝箱單（PackingList）影本共五份。
５、綜上所述，被告之核駁處分及經濟部維持原處分之訴願決定，無論認事用法均有違誤，爰請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別。」、「不符前項規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項規定」，為系爭商標核駁審定時商標法第五條第一項及第二項所明定。（現修正為第二十三條第一項第一款）。
２、本件原告申請註冊之「BurberryCheck（彩色）」商標圖樣之圖案，係以咖啡色為底色與單純黑色、紅色、淺咖啡色線條交錯成格子布料花色，原告以之作為商標圖樣指定使用於「浴巾，床用亞麻布，毛毯，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，抱枕套，棉布，襯裡布」等商品上，依社會通念，彩色格子設計圖為一般布料、浴巾、毛毯等商品習見之圖案，予消費者之認知亦僅屬格子布圖，尚難使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具商標識別性。
３、就原告所檢送之系爭商標歷史簡介及各項商品國內外報章雜誌宣傳報導或廣告型錄、展示會簡介、手冊等證據資料影本以觀，均係皮包、圍巾、領巾、筆、傘、化粧品包、鞋、皮帶扣、帽子．．．等非屬布料商品之行銷廣告、型錄，充其量僅能證明系爭商標圖樣於前項商品在交易上已成為原告營業上商品之識別標識，尚不足證明其在「浴巾，床用亞麻布，毛毯，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，抱枕套，棉布，襯裡布」等商品交易上已成為原告營業上商品之識別標識；又原告所檢送西元一九九五年、一九九八年與臺灣「啟輝實業股份有限公司」簽訂之「樣品及訂單協議書」影本二份亦僅屬私權性質之商業文書；綜前事證，自無法據以認定系爭商標圖樣業經原告廣泛使用，而在交易上已成為原告營業上布料、浴巾等商品識別標識而有修正前商標法第五條第二項規定之適用。
４、原告舉證其以相同商標圖樣於奧地利、荷比盧、法國、加拿大、歐盟、日本、西班牙、美國、馬德里國際註冊署等國獲准註冊之資料中，於第二十四類布料商品核准註冊者數量甚微，且各國商標法制與審查基準不盡相同；又系爭商標與被告依修正前商標法第五條第二項核准註冊第九五九二四二、九○五九三○、九○六
一九二、0000000號商標所指定商品類別不同，案情各異，原告不得比附援引執為系爭商標應准註冊之論據。
５、綜上所述，被告依法核駁原告註冊之申請，並無不合，爰請判決如被告答辯之聲明。
理由
一、按「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。」為商標法第五條第一項所規定。
二、本件被告以，原告申請註冊之「BurberryCheck」商標圖樣之花格子布料設計圖案，使用於所指定之浴巾、毛毯等商品，難謂能使人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，有違首揭法條之規定，乃為核駁之處分。原告不服，循序提起訴願及本件行政訴訟。
三、原告於本件行政訴訟中訴稱，原告係世界著名之服飾用品公司，早於西元一八五六年即由公司創辦人設計開發出革命性的防水棉質風衣布料，在英國廣受歡迎，創立迄今，已逾一百四十餘年，是該「BurberryCheck」商標圖樣經廣泛宣傳行銷，暢銷世界各地且廣受消費大眾好評，已成為原告營業上識別之標誌，應足以與他人之商品及服務相區別。再者，「BurberryCheck」商標已於奧地利、荷比盧、法國、加拿大、日本等國家獲准註冊於各種服飾精品、皮件、鞋子、雨傘及布料等多項商品，顯見系爭商標已具備商標識別之功能，取得商標法第五條第二項所定之第二層意義，而仍應准予註冊云云。惟查：
１、本件原告申請註冊之「BurberryCheck（彩色）」商標圖樣之圖案，係以咖啡色為底色與單純黑色、紅色、淺咖啡色線條交錯成格子布料花色，原告以之作為商標圖樣指定使用於「浴巾，床用亞麻布，毛毯，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，抱枕套，棉布，襯裡布」等商品上，依社會通念，彩色格子設計圖為一般布料、浴巾、毛毯等商品習見之圖案，予消費者之認知亦僅屬格子布圖，尚難使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具商標識別性。
２、就原告所檢送之系爭商標歷史簡介及各項商品國內外報章雜誌宣傳報導或廣告型錄、展示會簡介、手冊等證據資料影本以觀，均係皮包、圍巾、領巾、筆、傘、化粧品包、鞋、皮帶扣、帽子．．．等非屬布料商品之行銷廣告、型錄，充其量僅能證明系爭商標圖樣於前項商品在交易上已成為原告營業上商品之識別標識，尚不足證明其在「浴巾，床用亞麻布，毛毯，用於製造皮件、皮箱及雨衣之染色布料，抱枕套，棉布，襯裡布」等商品交易上已成為原告營業上商品之識別標識；又原告所檢送西元一九九五年、西元一九九八年與臺灣「啟輝實業股份有限公司」簽訂之「樣品及訂單協議書」影本二份亦僅屬私權性質之商業文書；綜前事證，自無法據以認定系爭商標圖樣業經原告廣泛使用，而在交易上已成為原告營業上布料、浴巾等商品識別標識而有修正前商標法第五條第二項規定之適用。
３、原告舉證其以相同商標圖樣於奧地利、荷比盧、法國、加拿大、歐盟、日本、西班牙、美國、馬德里國際註冊署等國獲准註冊之資料中，於第二十四類布料商品核准註冊者數量甚微，且各國商標法制與審查基準不盡相同；又系爭商標與被告依修正前商標法第五條第二項核准註冊第九五九二四二、九○五九三○、九○六
一九二、0000000號商標所指定商品類別不同，案情各異，原告不得比附援引執為系爭商標應准註冊之論據。
四、綜上所述，原告之陳詞均不可採，則被告所為本件商標之註冊申請應予核駁之處分，揆諸首揭法條之規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就申請案號第000000000號「BurberryCheck」商標申請案，作成准予審定之處分，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十三年十一月十日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官李得灶
法官蕭惠芳法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年十一月十日
書記官劉道文