裁判字號：最高行政法院94年判字第1117號判決
裁判日期：民國94年07月28日
裁判案由：新型專利異議
最高行政法院判決
94年度判字第01117號上訴人甲○○被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，上訴人不服中華民國93年1月28日臺北高等行政法院91年度訴字第4579號判決，提起上訴。
本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由本件上訴人主張：一、上訴人前以所創作「八卦密碼印鑑」申請專利在先，爾後原審參加人 謝家雄 以其相同或類似內容「安全密碼印章」，據以申請專利並獲准審查，顯然其明顯違反專利法之不當審查，將使首先創作並取得專利之上訴人之權益平白遭受損害。且亦將使上訴人多年耕耘投資之該專利「八卦密碼印章」產品，因本件系爭第00000000號「安全密碼印章」新型專利案（以下稱系爭案）不當取得專利之產品魚目混珠，以致消費者無以辨識首先創作宣傳之真品，致對申請專利之意義產生質疑。違反專利法第27條：「2人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。」及憲法第15條：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」保障首先創作「無體財產權」之規定。
二、系爭案之原審查機關、訴願決定機關、原審法院主張系爭案異議不成立之主要理由謂：系爭案「安全密碼印章」包括印頭、轉動桿、彈簧、印章套管、轉動螺帽、圓形調整環整體結構並不相同於上訴人民國（下同）88年5月4日申請，89年5月11日審定公告之第00000000號「八卦密碼印鑑」專利案（以下稱引證案）。系爭案凸柱上之橫槽、轉動桿上之凹槽、及套設於轉動桿上之彈簧、印章套管上之小圓孔，圓形調整環等並未被引證案所揭露，且兩者定位之技術手段也不同，引證案尚難證系爭案不具新穎性；又引證案之公開日期係晚系爭案之申請日，不得作論究進步性之依據。但該論述已駕凌於專利法第27條之上，使創作人首先創作並申請在先之無體財產權顯遭侵權剝奪，因原審參加人先前委身任職於上訴人營業處見習，據以就近熟習上訴人之創作內容及經營模式，事後乘上訴人提出申請且已公開行銷、但尚未核准之空隙，以類似內容強駐申請，以致被上訴人不察而誤准其專利，而被上訴人未依法理所稱「公平公正」及「比例原則」核駁後申請者，堅持認為後申請者可取得專利，其違法性已藐視法律明文規定甚為明顯。三、又原審參加人以具有與原創「具有變換內部密碼」相同構想之內容被核准專利，而原審查機關、訴願決定機關、原審法院無視於專利法第97條：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」，專利必須合於「新穎性」、「進步性」二大要件規定，於法不合，故原審查機關引用該法條審定為異議不成立，顯然不當。四、原審查機關、訴願決定機關、原審法院主張系爭案異議不成立，係引用修正前之專利法第98條第1項第2款：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」，上述條款修正刪除前係為存在之不法法條，其在本案中被引用，本身已構成不適法。被上訴人於原審法院言詞辯論中一再強調並自承：上訴人異議案中引用上訴人自身申請在先之專利案雖證實申請在先，而系爭案申請期日係於引證案申請後公告前，依法並不違反專利法第98條第1項第2款規定，但該條款已經被上訴人送立法院刪除，顯然引用該法條不合邏輯且自相矛盾。五、專利法第98條第1項第2款，被上訴人認為違法性闡述如下：因大部份申請人於創作提交申請後，通常認定既然申請案已提交申請（實際上創作內容於提出專利申請前，創作人已須花費不算短之前置作業時間，包含研究、測試可行性、分析商品化可實施性、模具可達性及可量產性等問題），已無申請前應不得公開問題（實際上專利法中亦無規定創作內容申請後核准前不得公開銷售），故於申請後即會著手進行開模、發包製作樣品或生產，此時乃為申請案尚於申請中，顯然因未被馬上核准而立進行商品化對外公開銷售，但其內容無疑會被第三人知悉，若申請案審查機關無法確保首先創作者權益，即任何人即可投機於他人提出專利後於未公告前，藉由相同或類似內容另案申請，而據以取得相同專利，那首先創作研發者之研發成果即化為烏有，其申請在先之專利案又有何保護性可言，故被上訴人「異議不成立」之審查乃有違專利法保護首先創作者權益之規定。六、系爭案由其專利說明書及專利範圍得知，其主要達成方式及目的為：「一種安全密碼印章，係包括刻有八卦圖樣之印章套管、轉動桿、彈簧、八角轉動螺帽、圓形調整環及圓形印章，使將圓形印章刻好名字後，嵌於轉動桿之上方，並固定之；再將轉動桿套上彈簧穿過八卦圖樣印章套管，再用圓形調整環鎖於轉動桿，再將八角轉動螺帽鎖於轉動桿，利用圓形章與外八角印章套管之間八個可以切換之互動位置，可形成多種不同卦相之印章，而使用者可選擇其中之一特定卦相之印章作為個人之印鑑使用，如此，使用者可預先選擇自己喜好八卦中卦做為印鑑，亦得以其他七卦做為密碼，使他人同時拿到用者之印章及存摺或支票時，因無法預知密碼，而無法使用，進而保障使用者財產之安全。」由系爭案申請標的得知，其主要係提供一種：「其外圍具有八卦圖形，並可改變八卦卦位之密碼印章。」查上述未具技術內容、構造及功能特徵之系爭案，於引證案創作產品之技術內容足以證明，引證案明顯優於系爭案，且其創作完成及申請日皆早於系爭案之申請日，換言之，系爭案並無增進功效之處，且非為該相同或類似產品首先創作者。七、依系爭案內容及其證據一（公告第414148號及第390265號）專利公告內容及原說明書所示，其申請日分別為：系爭案：88年10月5日；証據一案：88年5月4日，據此得知上訴人所引證之上訴人早先申請之證據一於申請日期上及公告日期上皆遠早於系爭案，故該證據一於日期上及公信力上具有證據力。八、依專利法第27條規定，類似之兩申請案應准前者，而後者應不予專利，以保障早先發明者或早先之申請案；依專利法第97條規定，新型專利必須合於「新穎性」、「進步性」二大要件，始得謂為創作或改良，反之，則自應依法撤銷其暫准專利；依同法第98條規定，若一新型專利案於申請前已見於刊物或已公開使用，及申請前已有相同之發明或新型專利案申請在先並經核准時，則該核准案件即不具新穎性，而依法應撤銷其暫准專利。一新型專利案縱然在申請前並未有完全相同者已公開，但該專利申請案內容所應用之技術若屬習知習用，且該申請案內容未有功效之增進時，即不具備進步性，難謂為一創作或改良，而有前揭法條之規定，依法理應撤銷其暫准專利，故原審查機關引用專利法第98條第2項有所違誤。九、依引證案內容所示，其主要由底端外圍具八卦圖樣之套筒（1）、套桿（2）、頂飾（3）及篆刻體（4）所組成，且以上各元件以較易加工之圓柱體為主；而系爭案具有大致相同底端外圍具八卦圖樣之印章套管（4）、轉動桿（2）、轉動螺帽（6）及印頭（1），基本上引證案與系爭案具有如下相同點：引證案與系爭案同利用底端外圍具八卦圖樣之套筒（1）〔印章套管（4）〕、套桿（2）〔轉動桿（2）〕、頂飾（3）〔轉動螺帽（6）〕及篆刻體（4）〔印頭（1）〕所組成，藉由轉動該套桿（2）〔轉動桿（2）〕使篆刻體（4）〔印頭（1）〕與套筒（1）〔印章套管（4）〕之八卦圖形相對位置改變而具備密碼特性。由兩者內容比較得知，引證案以較精簡之結構及元件而可達到預效果，而系爭案乃以非常煩瑣之結構、元件及組裝程予方能達到等同效果（其差別只是系爭案將引證案之套筒（1）〔印章套管（4）〕及頂飾（3）〔轉動螺帽（6）〕由圓形改變為多邊形，但其方式將會產生中心軸不易掌握控制及上述兩元件外圍之多邊形於加工時須每一邊皆精準一致（實際上並不可能）。不然於轉動後，各菱角線將無法一致破壞美觀，且八角形元件之加工想必較圓形元件不易掌控，且成本將大增，顯然在結構較複雜、組裝較煩瑣、易破壞其外觀及未能增進功效前提下，實無在前案獲准專利後而獲准專利之理。另由說明書及圖示中可知，被異案於印頭（1）上設有橫槽（12）、轉動桿（2）上設有狹形孔（211）、印章套管（4）上設有密佈排列之小圓孔（43）及調整環
（5）端面上設有小圓柱體（51）等將會使其加工徒增困難及成本，據此得知，系爭案並非理想之創作案內容，且系爭案無論欲解決之構想、元件基本安置、技術手段及產生之功能幾乎不如引證案內容，且未具進步性及未能增進功效甚為明顯。十、如上所述，系爭案完全不具「新穎性」、「進步性」二大專利要求，且其技術內容日早於其申請日前已有相同或類似前案在創作申請先，據以證明系爭案「並非首先創作」，進而可證明系爭案之內容係運用申請前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，依法理應撤銷其不當之暫准專利。專利申請案若其功能、結構、簡繁、效能、製造成本不及前申請案，顯然已不具備專利「進步性」及「新穎性」。且所謂「新穎性」並不是檢視兩造「細部結構」是否具有差異，而是評量後者是否在「功能」、「結構」、「簡繁」、「效能」及「製造成本」上優於前案，據上分析得知，系爭案分明不具備優於上訴人申請在先之引證案，故其被審定應予專利，並不合專利法規定。為此請廢棄原判決，並撤銷原處分及訴願決定等語。
被上訴人則以：一、事實上，系爭案之整體結構並不相同於上訴人申請在先之引證案，系爭案凸柱上之橫槽：轉動桿上之凹槽、及套設於轉動桿上之彈簧、印章套管上之小圓孔，圓形調整環等並未被引證案所揭露，且兩者定位之技術手段也不同，故系爭案與引證案之申請專利範圍所載之內容亦不相同，顯然系爭案與引證案並非屬同一之創作。且引證案亦無法證明系爭案不具新穎性，又引證案之公開日期係晚於系爭案之申請日，不得作論究進步性之依據，引證案並無法證明系爭案不具進步性，故系爭案並未違反專利法第105條準用第27條及第98條第1項第1、2款及第2項規定。二、上訴人於其專利異議申請書中係主張系爭案違反專利法第27條、第97條、第98條第1項第1、2款及第2項規定。被上訴人原處分理由亦係依上訴人所主張之專利法條審查。又被上訴人原處分理由亦指出系爭案之申請日為88年10月5日，被上訴人於89年9月26日審定核准專利，其是否違反規定，自應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法為斷；又原專利法第98條第1項第2款：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」係修正為第98條之1；因此依原專利法第98條第1項第2款或修正後之第98條之1，任何人並無法可投機於他人提出專利後於未公告前，藉由相同或類似內容另案申請，而據以取得相同專利。系爭案之整體結構並不相同於上訴人申請在先之引證案，且兩案定位之技術手段也不同，系爭案並非屬有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、上訴理由就系爭案與引證案在功效上之比較論述，並訴稱系爭案不具備優於引證案，且未能增進功效及未具進步性等云云。事實上被上訴人原處分理由已指出引證案之公告日期晚於系爭案之申請日，不得作為論究進步性之依據，故系爭案並未違反專利法第98條第2項規定，故該上訴理由不足採。綜上所述，被上訴人原處分並無違法，敬請駁回上訴等語，資為抗辯。
本院按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依審定時（下同）專利法第97條暨第98條第1項規定申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反專利法第105條準用第27條或第97條至第99條規定，提起異議者，依法得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。本件原審參加人於88年10月5日以「安全密碼印章」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，上訴人以其違反核准審定時專利法第105條準用第27條、第97條、第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被上訴人審查，於91年5月21日以
（91）智專三（三）05054字第09189001237號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，遂循序提起本件行政訴訟。原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：經查，系爭案凸柱上之橫槽、轉動桿上之凹槽、套設於轉動趕上之彈簧、印章套管上之小圓孔及圓形調整環等結構特徵並未為引證案所揭露，系爭案之整體結構及定位技術手段與引證案並不相同；另異議證據二印章之實品照片乙紙，僅見照片上印章之外觀，尚無其他佐證足以證明其與引證案之關係，自不具證據力，此亦據被上訴人專利異議審定書論明，且為上訴人所不爭執；上訴人主張系爭案須在功能、結構、繁簡、效能、及製造成本優於前引證案，才能符合新穎性之要件，顯係以增進功效之要件主張系爭案不具新穎性，自非可採。是引證案尚不足以證明系爭案有違核准審定時專利法第105條準用第27條、第97條、第98條第1項第2款之規定。又引證案申請日88年5月4日固早於系爭案88年10月5日申請日，惟其89年5月11日審定公告日晚於系爭案之申請日，自不得據以主張系爭案有違專利法第98條第1項第1款及第2項進步性之規定。
上訴人起訴意旨，並非可採；從而，被上訴人以系爭案未違反核准審定時應適用之專利法第105條準用第27條、第97條、第98條第1項第1款、第2款及第2項之規定，而為異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合；上訴人仍執前詞訴請撤銷，及命被上訴人另為異議成立之處分，均無理由，因將訴願決定及原處分維持，並駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴意旨無非對原審取捨證據，認定事實之職權行使，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年7月28日
第四庭審判長法官徐樹海
法官高啟燦法官吳錦龍法官黃合文法官林茂權以上正本證明與原本無異中華民國94年8月1日
書記官賀瑞鸞