裁判字號：智慧財產法院98年行專更(一)字第6號判決
裁判日期：民國99年07月01日
裁判案由：發明專利申請
智慧財產法院行政判決
98年度行專更(一)字第6號民國99年6月3日辯論終結原告美商亞古龍醫藥股份有限公司代表人甲○○○○○○
秘書）原告日商日本菸草股份有限公司代表人乙○○○被告經濟部智慧財產局代表人丙○○（局長）訴訟代理人丁○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國95年10月13日經訴字第09506179260號訴願決定，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院於97年3月6日95年度訴字第4319號判決後，原告提起上訴，經最高行政法院98年12月10日98年度判字第1488號判決廢棄並發交本院，本院更為判決如下：
主文原告之訴駁回。
第一審及發交前第二審訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：㈠被告之代表人原為 蔡練生 ，經新任代表人丙○○於民國97年
2月14日臺北高等行政法院審理時，具狀聲明承受訴訟，並提出行政院令為證（見臺北高等行政法院95年度訴字第4319號《下稱前審卷》第278至279頁），經臺北高等行政法院准許在案，合先敘明。
㈡原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法
第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、事實概要：原告於87年3月12日以「HIV蛋白酶抑制劑」向被告申請發明專利，並以西元1997年3月13日申請之美國第08/815951號專利案主張優先權，經被告編為第00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並修正發明名稱為「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物」。原告嗣於民國94年1月3日申請將該案分割為二部分，改為各別申請，經被告核准分割，另編為第00000000號申請案，發明名稱亦改為「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物（二）」（下稱系爭專利），續予審查，於95年4月6日（95）智專三
（四）01027字第09520254920號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部95年10月13日經訴字第09506179260號決定駁回，遂向臺北高等行政法院提起本件行政訴訟。嗣經臺北高等行政法院97年3月6日95年度訴字第4319號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院98年12月10日98年度判字第1488號判決廢棄原判決，發交本院更為審理。
三、原告聲明求為判決：㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡被告就原告所請第00000000號「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物（二）」發明專利申請案應為准予專利之處分。並主張：
㈠專利法、專利法施行細則或專利審查基準，均未要求發明專
利說明書必須包含何種態樣或多少數目以上之實施例或實驗數據。故被告審查本件是否符合「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要件時，所應衡酌之重點乃是本件說明之整體揭露內容及先前技術，而非申請案之實施例，更非實施例之數量。然被告僅泛稱「依據本件說明書揭露之內容僅有化學式(21)醯胺之合成方法及相關藥理測試數據，本件申請專利範圍已遠超過說明書可據以實施之內容」，完全沒有援引本件「實施例」以外的其他揭露內容，以及與本件相關的先前技術（包括系爭專利說明書所指出之US0000000專利案），被告顯未依專利法第26條第2、3項規定審查本件。
㈡原告為彰示本件所揭示之內容已可令熟悉此技藝者瞭解推斷
如何製造或使用本件所請化合物，於本件審查期間一再提出說明，並提供先前技術文獻供被告作為審查參考，惟被告除一再執認本件所請範圍過廣之外，未曾出示具體意見使原告瞭解「何謂被告所稱之說明書足以支持之範圍」，縱原告欲進一步限縮本件之申請專利範圍，亦無法知悉要如何修正本件申請專利範圍？另US0000000專利案乃是在本件專利說明書中引用之習知技術，攸關本件是否符合專利法第26條規定，被告自應詳加論述。惟被告於94年11月29日以（94）智專三（四）01027字第09421083040號再審查案核駁理由先行通知書（下稱核駁理由先行通知書）一方面否認該US000000
0專利案之證據能力，另一方面主張其縱有證據能力仍超出本件之申請專利範圍；又於95年4月6日率爾作成原處分，改稱本件已在前揭美國專利實質揭露範圍之內，因而不具進步性。是以，被告未將原處分中核駁本件之主要見解於核駁理由先行通知書中告知原告，違反專利法第46條第2項規定，且二者理由相較亦顯屬矛盾，有違行政程序法第8條規定。
㈢依有機化學之學理，一化合物如果僅是在非主結構之側鏈上
進行化學基之一般性取代時，應不致改變此化合物之基本活性，此所以具有相同主結構之眾多化合物仍可論屬同一群組。系爭專利之化學式(21)雖然在該側鏈上係使用氫、1,1-二甲基-2-羥乙基為示範，但在該側鏈上可取代之化學基絕非僅有此種方式；正如US0000000專利案所教示之化合物主結構，其在若干側鏈上亦容許多種型態之變異。因此藥學領域具有通常知識水準之人，依據系爭專利說明書、US0000000專利案之整體揭示內容，當可預期本件所揭示者，應可總括為本件說明書之化學式(9)（即本件申請專利範圍第1項）所涵攝之化合物群組，而可瞭解系爭專利之內容，並據以實施。
㈣系爭專利申請專利範圍第2、4、5、7、8項雖均屬附屬
項，仍是個別專利審查標的，被告自應「明確記載」各項核駁之理由，始為適法。惟被告之審查標準乃是「獨立項不符專利要件，則其附屬項亦不符專利要件」，違反專利審查基準第2篇第1章第2-1-16頁及逐項審查原則與論理法則。
四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：㈠系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第26條第2、3項規定：
⒈系爭專利申請專利範圍第1項所請R、R'取代基範圍包含
取代或未取代之烷基-OR1基、以(C1-C6)烷基或(Cl-C6)烷基-OH基取代之環烷基、以(C1-C6)烷基或(Cl-C6)烷基-OH基取代之雜環基、烷基-NR2R3基或一烷基-S(X)(Y)R4基，其中R1為氫、取代或未取代之烷基或醯基；R2與R3各自獨立地選自氫、取代或未取代之烷基、環烷基、雜環基及芳基以及醯基與磺醯基；R4為氫、取代或未取代之烷基、環烷基、雜環基或芳基；以及X與Y各自獨立地選自＝O或無；只要當R及R'中之至少一者為一個被(C1-C6)烷基或(C1-C6)烷基-OH基所取代之環烷基時...（見94年11月8日修正之申請專利範圍第1項）。惟參酌說明書揭示的實施例，確實合成且可使用的化合物僅有實施例
(21)化合物（即R或R'一者為氫，另一者為1,1-二甲基-2-羥乙基），因申請專利範圍過於廣泛且籠統，且說明書並無相關物、化性資料或藥理測試數據予以支持而據以核駁。
⒉依據藥物化學之結構與活性關係理論（structureactivi
tyrelationship），藥物之活性與取代基之結構息息相關，當取代基之結構改變時，藥物之活性亦隨之改變，其變化常是無法預期的，尤其是取代基帶有雜環基、芳基、醯基或磺醯基等複雜基團時，更無法由單純的1,1-二甲基-2-羥基乙基（式(21)化合物）或取代基R及R'一者為氫、一者為第三丁基之化合物（US0000000專利）就可推論出只要具相同主鏈之化合物即具相同藥理活性。
⒊茲比對本件與US0000000佐證案之差異：本件化合物中SP
h為硫苯基，Me為甲基，僅有R、R'為可變取代基，而US0000000佐證案，可得與本件主結構相同之化合物僅有實施例(92)、(93)，其中實施例(93)為實施例(92)的甲烷磺酸鹽類，而本件O=C-NRR'基，US0000000相對於此的取代基，僅有R或R'一者為氫，另一者為第三丁基的例示。
但事實上本件R或R'尚有多種衍生官能基有顯著不同，該變異並不符合藥物化學之結構與活性關係理論，原告所述理由顯不可採。
㈡原告誤以為被告未就各專利申請項逐一說明，乃指摘原處分
有漏未審查附屬項第9、10項之情事，均未論及專利要件，事實上，原告此主張與同一說明書之母案於臺北高等行政法院、最高行政法院98年度裁字第1936號裁定所未採納，足堪佐證其理由並非可採。
㈢系爭專利申請專利範圍第4、5、7及8項與第1項所請範
圍雖然有別，且第4項也是說明書實施例之衍生物，但專利有其整體性，在原告未克服其第1項有不符專利法規定的前提下，所申請之範圍又未進一步修正為單獨之請求或作分割申請，於整體專利範圍而言，其已不符專利法第45條第1項規定。況申請專利範圍第3項亦屬獨立項，其第4項、第5項不應依附在第1項，於依附的形式要件而言，第4項所請依附亦不符合專利法第26條第4項、施行細則第18條第5項前段、專利審查基準第二篇第一章說明書及圖式第3.3.2.3。而第7、8項因係依附於不符合專利法第26條第2、3項規定之第1項，就實質技術而言，該藥學組合物有單一實施例所無法支持之情事，在未申請分割的前提下，其當無法獨立自不符合專利法規定之整個申請專利範圍，不符合專利法規定至明。
五、查系爭專利係於87年3月12日申請，被告於95年4月6日為「不予專利」之處分，是系爭專利應否准許，應以審定時有效之92年2月6日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。
㈠按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，專利法第21條
定有明文。又（第1項）同法第25條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍；（第2項）發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；（第3項）申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，同法第26條第1項至第3項亦有明文。準此，發明專利申請人依法負有在發明專利說明書明確（明確性）並充分揭露其發明創作技術內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施（可實施性）。因之，如發明專利申請人揭露之程度，未達使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施者，自未符申請專利權之法定要件（最高行政法院98年度判字第1488號判決參照）。
㈡次按專利法第26條第2項所定「可據以實施」，係指發明說
明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者以發明說明、申請專利範圍及圖式為基礎，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，而得據以實施該發明。倘需大量地嘗試錯誤或進行複雜之實驗，始能發現實施該發明之方法，已超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，即未符合充分揭露而可據以實施之要件。而判斷需否過度實驗，得審酌申請專利範圍的廣度、申請專利之發明的本質、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識水準、該發明在所屬技術領域中之可預測程度、發明說明所提供指引之數量（含先前技術中所述及者）、基於揭露內容而實施申請專利之發明所需實驗的數量等因素。在化學物質之技術領域，單就物之構造仍無法推斷如何製造或使用該物之發明，通常須記載一個或一個以上之實施例，以說明發明較佳的具體實施方式。至實施例之數目視申請專利範圍中所載之技術特徵的總括程度而定，如並列元件的總括程度或數據的取值範圍，重點在於是否足以支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段，以符合充分揭露而可據以實施之要件。
㈢系爭專利之技術內容：
⒈原告於94年1月3日分割原專利申請案，其中第00000000
號申請案「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物（二）」即系爭專利（見申請卷第1冊第64至118頁之發明專利分割說明書《下稱系爭專利說明書》、第155至158頁之發明專利分割申請書）。嗣於同年11月8日修正申請專利範圍（見申請卷第1冊第79頁），故本件應依修正後之申請專利範圍為審查。
⒉系爭專利修正後之申請專利範圍共10項，其中第1、3、
7、9項為獨立項，其餘為附屬項（見申請卷第2冊第63至69頁）。
㈣系爭專利申請專利範圍第1項：
⒈系爭專利申請專利範圍第1項：「一種具有下列化學式之
化合物：【該化學式見附圖1】其中：R與R'係獨立地選自氫、取代或未取代之烷基-OR1基、以(C1-C6)烷基或(Cl-C6)烷基-OH基取代之環烷基、以(C1-C6)烷基或(Cl-C6)烷基-OH基取代之雜環基、烷基-NR2R3基或一烷基-S
(X)(Y)R4基，其中R1為氫、取代或未取代之烷基或醯基；R2與R3各自獨立地選自氫、取代或未取代之烷基、環烷基、雜環基及芳基以及醯基與磺醯基；R4為氫、取代或未取代之烷基、環烷基、雜環基或芳基；以及X與Y各自獨立地選自＝O或無；只要當R及R'中之至少一者為一個被(C1-C6)烷基或(C1-C6)烷基-OH基所取代之環烷基時，該環烷基係擇自下列群組：【該群組見附圖2】其中此處所述的"烷基"此詞係指取代或未取代之C1-C8烴；此處所述的"芳基"此詞係指：碳環或雜環系、芳族的5-14員單環或多環之環，具有擇自於氮、氧與硫之雜原子；此處所述的"環烷基"此詞係指C5-C14飽和或部分飽和的單碳環或多碳環之環；此處所述的"雜環"此詞係指：一芳族或一飽和或部分飽和的單環或多環5-14員環，具有1至3個擇自於氮、氧與硫之雜原子，其中任一氮與硫雜原子可選擇性地被氧化，而任一氮雜原子可選擇性地被四級化，以及其中一雜環之環可在任一合適的雜原子或碳原子處被附接；此處所述的"磺醯基"此詞係指：-SO2-L5，其中L5是芳基、烷基、環烷基、雜環或胺基，而芳基、烷基、環烷基與雜環被選擇性地取代；此處所述的"醯基"此詞係指：L6C(O)L4，其中L6是一單鍵、-O或-N，L4是烷基、胺基、烷氧基或氫，以及其中烷基與烷氧基可被選擇性地取代；以及其中在上面所提的基團中，一烷基、一芳基、一環烷基、一雜環基可獨立地被取代以：巰基、硫醚、硝基、胺基、芳氧基（O-芳基）、鹵素、羥基、烷氧基、醯基、烷基、芳基、環烷基或一飽和或部分飽和的雜環基，其中此等取代基之每一者可依據下列取代基被進一步地取代，其中：硫醚，其代表：S-芳基；S-雜環，其中該雜環係為飽和或部分飽和的；S-(C5-C7)-環烷基；以及S-烷基，其中該-芳基、該-雜環、該-烷基與該-烷基可如上述被選擇性地取代；以及胺基，其代表：-NL1L2,，其中L1與L2獨立地選自於：氧、碳環、雜環、烷基、磺醯基（如上所界定的）以及氫；或NC(O)L3，其中L3為烷基、烷氧基、氫或-NL1L2，以及其中烷基與烷氧基可如上述被取代；或其一藥學上可接受之鹽類。」⒉系爭專利申請專利範圍第1項所請為具有如附圖1所示化
學式（系爭專利說明書稱之為「化學式(9)」，見申請卷第1冊第113頁）之化合物，其中SPh為硫苯基，Me為甲基，僅有R及R'為可變取代基，本請求項並界定R及R'之取代基種類範圍。綜觀系爭專利說明書，僅揭示唯一之化學式(21)之醯胺之合成方法，及其物、化性資料及藥理測試數據（見申請卷第1冊第70至98頁）。
⒊依藥物化學之結構與活性關係理論（structureactivity
relationship），藥物之活性與取代基之結構息息相關，當取代基之結構改變時，藥物之活性亦隨之改變，其變化經常無法預期，尤其是取代基帶有雜環基、芳基、醯基或磺醯基等複雜基團時，其對主鏈結構藥物活性之影響更為不確定。系爭專利申請專利範圍第1項所界定之R及R'之官能基種類範圍非常廣泛，且取代官能基的種類差異性極大，不同屬性之官能基群組，其所形成化合物之性質及合成方法難以類推，其反應機構須經實驗始可取得。因此，僅有單一實施例化學式(21)之結構，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基如此廣泛範圍之化合物確實皆具有抑制HIV蛋白酶之功效，且皆可單離製備，而為該技術領域中具有通常知識所能據以實施。因此，系爭專利說明書之單一實施例明顯無法支持申請專利範圍第1項如此廣泛及差異性大之範圍。
⒋美國第5,484,926號專利係於西元1996年1月16日公告，
早於系爭專利之申請日（1998年3月12日）及優先權日（1997年3月13日）。經檢視該美國專利公報之內容，其所有實施例中僅有實施例(92)及(93)之化合物具有與系爭專利化學式(9)之化合物相同之主鏈結構，且實施例(93)為實施例(92)之鹽類（甲烷磺酸鹽類）（見申請卷第2冊第
105頁，見附圖4）。而美國第5,484,926號專利實施例
(92)及(93)之化合物，相對於系爭專利化學式(9)中O=C-NRR'基中之取代基R及R'，分別為氫、第三丁基（如附圖
5所示），是以美國第5,484,926號專利所揭示與系爭專利主結構相同之化合物（即實施例(92)及(93)），並無法支持系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識所能據以實施。此外，依藥物化學之結構與活性關係理論，藥物之活性隨著取代基之結構而改變，無法預期其變化，特別是取代基帶有雜環基、芳基、醯基或磺醯基等複雜基團之情形，該取代基對於主鏈結構藥物活性之影響更不確定。故原告雖另提出美國第5,484,926號專利案以為輔助，仍無法證明系爭專利所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍化合物確實皆具有抑制HIV蛋白酶之功效。
⒌綜上，僅憑系爭專利說明書中化學式(21)及美國第5,484,
926號專利實施例(92)及(93)之記載，無足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌87年3月12日申請時之通常知識，未經大量實驗，即能瞭解系爭專利申請專利範圍第1項之廣泛取代基的內容，而得據以實施。故系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
㈤系爭專利申請專利範圍第2項：
本請求項為依附於系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，所請化合物為將第1項中R取代基界定為氫（H），其餘與第1項之化合物結構相同（見申請卷第2冊第67頁）。因系爭專利說明書僅有唯一實施例即化學式(21)之醯胺，美國第5,484,926號專利實施例(92)及(93)之化合物之取代基，相對於系爭專利申請專利範圍第2項之取代基R及R'，乃氫、第三丁基（如附圖5所示），與第2項所請之取代基差異甚大，而無法支持第2項所請內容。本於藥物化學之結構與活性關係理論，無從證明第2項之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識者所能據以實施。故系爭專利申請專利範圍第2項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
㈥系爭專利申請專利範圍第3項：
本請求項為獨立項，所請為具有如附圖1所示之化學式(9)（見申請卷第2冊第65至67頁）之化合物，其中SPh為硫苯基，Me為甲基，僅有R及R'為可變取代基，並界定R及R'之取代基種類範圍，與第1項之差異在於雜環基群組如附圖3所示。因系爭專利說明書之唯一實施例即化學式(21)，及美國第5,484,926號專利之實施例(92)及(93)，其取代基與第
3項所請之取代基差異甚大，本於藥物化學之結構與活性關係理論，無從證明第3項之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識者所能據以實施。故系爭專利申請專利範圍第3項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
㈦系爭專利申請專利範圍第4項：
本請求項為依附於系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，所請之化合物即化學式(21)之單一化合物或其藥學上可接受之鹽類（見申請卷第2冊第64至65頁），所請明確，且系爭專利說明書業已明確揭示該化合物之合成方法及物、化性資料及藥理測試數據等（見申請卷第1冊第85、70頁之系爭專利說明書第34、49頁），足以支持系爭專利申請專利範圍第4項之所請，而無違反專利法第26條第2項、第3項規定。
㈧系爭專利申請專利範圍第5項：
本請求項係系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，雖縮限取代基R及R'之種類範圍，將R界定為H，而R'界定為一個被(C1-C6)烷基或(C1-C6)烷基-OH基所取代之環烷基，且該環烷基係擇自如附圖6所示之群組（見申請卷第2冊第64頁）。惟系爭專利說明書之化學式(21)及美國第5,484,926號專利之實施例(92)及(93)揭示之化合物，均未揭示如第5項所請化合物取代基之環烷類之結構，是其結構差異很大，難以類推其合成方法及物、化性資料及藥理測試數據等，而非該技術領域中具有通常知識者所能據以實施。故系爭專利申請專利範圍第5項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
㈨系爭專利申請專利範圍第6項：
本請求項為依附於系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，所請化合物為第1項所請化合物之甲烷磺酸鹽類（見申請卷第2冊第63至64頁）。惟系爭專利說明書僅有唯一實施例即化學式(21)，及美國第5,484,926號專利實施例(92)及(93)之化合物，其取代基與第6項之取代基差異甚大，而無法支持第6項所請內容。本於藥物化學之結構與活性關係理論，無從證明第6項之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識者所能據以實施。故系爭專利申請專利範圍第6項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
㈩系爭專利申請專利範圍第7項：
本請求項為獨立項，所請係一種用於抑制HIV蛋白酶之藥學組成物，其主要特徵為其包括主成分為如申請專利範圍第1項之化合物，或其藥學上可接受之鹽類，以及該化合物用之藥學上可接受之載劑（見申請卷第2冊第63頁）。惟系爭專利說明書之唯一實施例即化學式(21)，及美國第5,484,926號專利之實施例(92)及(93)，其取代基與第7項所請之取代基差異甚大。本於藥物化學之結構與活性關係理論，無從證明第7項之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識者所能據以實施。故系爭專利申請專利範圍第7項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
系爭專利申請專利範圍第8項：
本請求項為依附於系爭專利申請專利範圍第7項獨立項之附屬項，主要係界定第7項之藥學組成物之用途，該藥學組成物主要特徵為其包括主成分如申請專利範圍第1項之化合物，或其藥學上可接受之鹽類，以及該化合物用之藥學上可接受之載劑（見申請卷第2冊第63頁）。惟系爭專利說明書僅有唯一實施例即化學式(21)，及美國第5,484,926號專利實施例(92)及(93)之化合物，其取代基與第8項之取代基差異甚大，而無法支持第8項所請內容。本於藥物化學之結構與活性關係理論，無從證明第8項之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識者所能據以實施。故系爭專利申請專利範圍第8項違反專利法第26條第3項規定，而其對應之發明說明則違反同條第2項規定。
系爭專利申請專利範圍第9項：
本請求項為獨立項，所請係一種用於抑制HIV蛋白酶之藥學組成物，其主要特徵為其包括主成分為如申請專利範圍第4項之化合物，或其藥學上可接受之鹽類，以及該化合物用之藥學上可接受之載劑（見申請卷第2冊第63頁），所請明確，且系爭專利說明書業已明確揭示該化合物之合成方法及物、化性資料及藥理測試數據等（見申請卷第1冊第85、70頁之系爭專利說明書第34、49頁），足以支持第9項之所請，而無違反專利法第26條第2項、第3項規定。
系爭專利申請專利範圍第10項：
本請求項為依附於系爭專利申請專利範圍第9項獨立項之附屬項，主要係界定第9項之藥學組成物之用途在於治療HIV（見申請卷第2冊第63頁）。如前所述，第9項並未違反專利法第26條第2項、第3項規定，故第10項亦無違反前開規定。
被告為本件核駁處分前，曾以94年11月29日（94）智專三（
四）01027字第09421083040號函，就系爭專利案不明確之處，請原告於文到次日起60日內提出修正或申復說明或有關反證資料，經原告於95年1月26日申請展延申復（見申請卷第2冊第89頁），並於同年3月22日提出申復理由書（見申請卷第2冊第135至145頁），被告嗣於同年4月6日（95）智專三（四）01027字第09520254920號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。本件經逐項審查後，系爭專利申請專利範圍第1至3、5至8項違反專利法第26條第3項規定，其對應之發明說明違反同條第2項規定，第4、9至10項並未違反前開規定。雖就系爭專利申請專利範圍第4至10項部分，被告所為核駁理由先行通知書所載第三㈣至㈨項理由（見申請卷第2冊第85頁），及原處分第八㈣至㈧項理由（見前審卷第16至17頁），並未針對申請專利範圍第4、5、7、8項之整體技術特徵作進一步之審查，且誤認第
4項不符專利要件，並於原處分漏未審酌第9、10項，固有未洽，然原告當初係以專利說明書記載所有請求項之技術內容，以申請專利範圍所有請求項之整體技術特徵申請專利專責機關審定，於最終審定時，基於專利整體性之考量，須全案准許或核駁，無從為「部分請求項准許、部分請求項核駁」之審定，雖經逐項審查後認定部分請求項符合專利要件，惟此部分無從與其餘不符專利要件之請求項部分分離。故原告就不符專利要件部分（即申請專利範圍第1至3、5至8項不符充分揭露規定部分），僅補充美國第5,484,926號專利部分，未依專利法第64條第1項、第2項規定更正，即應為全案核駁之審定。是以核駁理由先行通知書及原處分部分理由雖有未洽，訴願決定就此部分未加指摘，亦非妥適，惟因系爭專利確有多項請求項不具可專利性，而應予全案核駁，則被告就系爭專利申請專利範圍全部為不予專利之處分，結論尚無不合，訴願決定未予指摘，予以維持，結論亦無不合。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭專利申請案應予專利之審定，為無理由，應予駁回。
至原告主張被告未將原處分中核駁本件之主要見解於核駁理
由先行通知書中告知原告，違反專利法第46條第2項規定，且二者理由相較亦顯屬矛盾，有違行政程序法第8條規定云云。
⒈查原告於94年11月8日所提之補充理由書雖就被告所提系
爭專利所請化合物中R及R'取代基的選擇是否會令系爭專利所請範圍涵蓋過廣之問題，說明系爭專利說明書第8頁末至第9頁指出化學式(9)之較佳物種（見申請卷第1冊第110至111頁），惟系爭專利所請化合物中R及R'取代基並非僅能限定於化學式(21)中所示者等語（見申請卷第
2冊第75頁），並提出補充資料（即實施例1至93及其他資料。見申請卷第1冊第33至62頁）。被告即於同年月29日以核駁理由先行通知書，通知原告「三、...（二）...惟11月8日所提參考文獻僅有化合物之製備實例，其出處並未記載不具有公信效力，...故以說明書有限的揭示內容不足以支持（申請專利範圍第1項）所請範圍皆具預期功效。」而命原告提出申復說明（見申請卷第2冊第86至87頁）。經原告於95年3月22日提出申復理由，說明其於94年11月8日呈送補充資料，系爭專利說明書第9頁第15行指明該補充資料之出處且將之納入系爭專利說明書原始揭露內容，後附美國第5,484,926號專利公報影本（見申請卷第2冊第92至135頁）。觀諸原告於94年11月8日所提之系爭專利說明書第8頁倒數第2行至第9頁第4行固指出化學式(9)之較佳物種，並於第9頁第15行記載：
「本專利申請在此納入美國專利第5,484,926號，...」（見申請卷第1冊第110至111頁），前述記載僅提及化學式(9)較佳物種，而未具體敘明其出處，難以依第9頁第15行之記載得知美國第5,484,926號專利即該較佳物種之出處，且所提之補充資料並未記載出處或公開日期，嗣經被告於同年月29日核駁理由先行通知書指明該化合物之製備實例未載出處之問題，原告始於95年3月22日補充說明之。其後被告於同年4月6日，以系爭專利違反專利法第26條第2項、第3項規定，而為「不予專利」之審定（即原處分）。
⒉被告之核駁理由先行通知書及原處分均指明系爭專利有違
反專利法第26條第2項、第3項所定情形，並非以原告所稱「本件已在前揭美國專利實質揭露範圍之內，因而不具進步性」為核駁理由，亦即並無原告所稱二者理由矛盾之情事。且原告於系爭專利說明書第8頁至第9頁之內容，確未具體敘明化學式(9)之較佳物種之出處即為美國第5,484,926號專利，故被告之核駁理由先行通知書僅稱並未記載該較佳物種之出處等語，並無原告所指否認該美國專利案之證據能力之情形。故原告此部分主張，要無足取。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年7月1日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官曾啟謀法官蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國99年7月1日
書記官林佳蘋