最高行政法院95年度判字第544號判決

裁判字號：最高行政法院95年判字第544號判決

裁判日期：民國95年04月20日

裁判案由：發明專利申請

最高行政法院判決
95年度判字第00544號上訴人荷蘭商‧艾司摩爾股份有限公司
（ASMLNetherlandsB.V.）代表人A.J.M.范赫夫（A.J.M.vanHoef）訴訟代理人 吳綏宇 律師（兼送達代收人）
簡佩如 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 上列當事人間因發明專利申請事件，上訴人對於中華民國93年2月19日臺北高等行政法院91年度訴字第4110號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理由
一、本件上訴人於91年2月8日以「微影設備，製造裝置之方法，及該方法所製成之裝置」（下稱系爭案）向被上訴人申請發明專利，並於發明專利申請書中聲明主張優先權，載明受理該優先權申請案之地區為歐洲專利機構EP，申請日為西元（下同）2001年2月14日，申請案號為1．00000000．0號。經被上訴人編為第00000000號審查，並於91年2月26日以智專二㈡04096字第09112026602號函，通知上訴人補送該專利申請案所欠缺之文件外，並說明系爭案依專利法第24條規定，不得主張優先權，上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：㈠系爭案所主張之優先權係依「與貿易有關智慧財產權協定」（AgreementonTrade-relatedAspectsofIntellectualPropertyRights；下稱「TRIPS」）第2條第1項轉據巴黎公約（1967年）第4條A項第1款、第2款及第4條C項第1款規定，一合法申請之歐洲專利申請案，任何人得據以在其他會員國申請專利並主張優先權。關於主張優先權之要件，巴黎公約第4條A項第1款規定：「任何人已於任一巴黎公約會員國適法申請專利者，或係該專利申請案之繼受者，有權於其他會員國申請專利並主張優先權」。巴黎公約第4條A項第2款規定：「任何依巴黎公約會員國國內法所申請之專利申請案，或依巴黎公約會員國所簽署之雙邊或多邊條約所申請之專利申請案，而視其為一般國內申請案者，應給予優先權」。是對於依據TRIPS會員國間之雙邊或多邊條約提出申請且其具有等同於一般國內申請案之效力之專利申請案，被上訴人應承認根據是類案件以主張其優先權。而歐洲專利公約（EuropeanPatentConvention，EPC）既屬一TRIPS會員國間之多邊協定，依歐洲專利公約第66條之規定，「一合法申請之歐洲專利申請案，於指定之締約國內，等同於歐洲專利公約會員國之國內申請案」，故系爭案具有等同於一般荷蘭國內申請案之效力，而我國與荷蘭既同為WTO會員國，上訴人當可在我國主張其優先權。另有關優先權期間，巴黎公約第4條第C項第1款規定：「前開專利優先權期間應為12個月」。查系爭案係於91年2月8日提出申請並主張90年2月14日申請之基礎案優先權，符合上揭規定。㈡退萬步言，上訴人既屬WTO會員國（荷蘭及歐盟）之國民，依據TRIPS第4條有關最惠國待遇之規定，依該條第1項之解釋規定，最惠國待遇原則係指「一會員給予任一其他國家國民之任何利益、優惠、特權或豁免權，應立即且無條件給予所有其他會員國民。」故於91年1月1日我國加入WTO後，上訴人當可無條件享受我國給予任何一會員國國民之任何利益、優惠、特權或豁免權，被上訴人不得有所歧視；且我國於加入WTO之時，並未依據TRIPS第4條之規定，主張保留或與各會員國單獨協商，自應對於所有會員國開放並提供等同於先前與我國訂有專利優先權互惠協議部分會員國間之相同利益，以履行我國於WTO架構下之國際義務，因此，上訴人當可依據我國與任一歐洲專利公約會員國間之互惠協議，主張系爭案歐洲專利基礎案之優先權。原處分及訴願決定，率以我國與歐洲專利機構尚未承認優先權、為維護前與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家所採之國民待遇及最惠國待遇原則下，WTO所屬國民主張優先權日不得早於91年1月1日等由，不受理系爭案優先權，顯對優先權制度及最惠國待遇原則之意涵有所誤會，其違法至為灼然。㈢查TRIPS第70條第2項規定：「除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日以前已存在且已受會員保護或日後符合本協定保護要件之標的，亦適用本協定規定」。準此，若一標的符合下列二要件，即於我國加入WTO之前已存在；該標的日後符合TRIPS保護之要件，則該標的得適用TRIPS相關規定，縱該標的存在於我國加入WTO之前亦同。查本件系爭案已符合上揭二要件，縱基礎案第一次申請日早於我國加入WTO日期，惟依TRIPS第70條第2項規定，本件申請案所主張之優先權仍得適用TRIPS協定。依WTO協定之最高解釋機構爭端解決機制之上訴機構即WTO調解委員會（DisputeSettlementBody）上訴機構（AppellateBody）（下稱WTO上訴機構）見解，本件應不適用TRIPS第70條第1項。至若本於基礎案所得主張之優先權雖早於91年1月1日，惟優先權權利存在之時點，本與TRIPS第70條第1項之適用無關。再查，英國在與我國成立優先權互惠關係後，旋即於該國2000年第1114號法規文件第5節第5條（b）款中明訂：「雖中華民國與英國之優先權互惠關係生效日為2000年5月24日，但得據以主張優先權之基礎案則可回溯包括於1999年5月24日後所提出之中華民國專利申請案」。另瑞典專利局亦認定，於優先權互惠關係生效日（2002年7月1日）前向中華民國首次提出之申請案，可作為向該國（瑞典）主張優先權之基礎案，足徵引用TRIPS第70條第2項規定而引據巴黎公約之論據，實為國外專利主管機關處理優先權日期早於該國適用TRIPS協定日期之一貫模式，我國專利主管機關，實不應無視於前開國際協定及條約之規定而自外於此等正確見解。
㈣依上訴人申請專利時適用之專利法第24條第1項及第5項規定，外國申請人享有優先權之要件有三：一者；申請人就相同發明第1次申請專利係在與中華民國相互承認優先權之外國；二者，申請人就此發明向中華民國申請專利，係在第1次申請專利之次日起12個月內；三者申請人主張之優先權日不得早於83年1月23日。經查：⒈WTO會員如未與我國簽屬雙邊互惠協定，應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，該會員國符合專利法第24條所要求訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家。⒉本件上訴人第1次申請專利係於90年2月14日向歐盟組織下之歐洲專利局依歐洲專利公約提出申請，歐盟雖非屬單一之國家，然依上揭歐洲專利公約第66條之規定，依歐洲專利公約向歐盟申請之專利，相當於向歐盟會員國提出申請。而我國依WTO之規範，亦認其申請係在與我國相互承認優先權之國家依法申請專利，此點見諸經濟部經智字第09102617500號函第1點「WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依專利合作條約或歐洲專利公約提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權」等語甚明，復依司法院釋字第287號解釋意旨，本件系爭案在原處分未確定前，上訴人自得以此經濟部函令第1段關於歐洲專利公約（下稱EPC）部分為有利於上訴人之主張。⒊另依被上訴人所附駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處公函第4點亦已表示「有關世界財產權組織所管轄其他國際條約案，包括歐洲專利公約、專利合作條約等，則應分別查詢其相關規定。例如業者循歐洲專利公約的管道申請專利案時，已可同時指明擬申請的歐洲國家別、並依申請國家數繳交不同的申請與註冊費用，此一情形下，已視同在該些國家提出申請。對我國而言，『視同在該些國家提出申請』者，自應提供優先權的保障。」更可見上訴人向歐洲專利局提起第1次專利申請，符合我國專利法第24條之規定。
⒋故被上訴人辯稱受理荷蘭申請人主張優先權之要件應為該國外對應申請案係向海牙工業財產局提出申請、我國加入WTO之前我國並未與歐洲專利局相互承認優先權及依我國與荷蘭所簽署之互惠協定並未規範相互承認EPC優先權部分云云，顯係明顯忽略在歐洲專利公約下向歐洲專利局申請專利之效果，等同於一般國內申請之效果，實不足採。⒌查專利法第24條第5項，僅規定申請人主張之優先權日不得早於83年1月23日，詎被上訴人在無法律依據或法律授權下，以晚於上訴人於91年2月8日提出系爭案時點之91年11月27日經濟部經智字第09102617500號函第2點為據，主張上訴人申請案之優先權日早於91年1月1日，而不得享有優先權，擅自限縮行為時專利法第24條第5項，違反不溯及既往、法律保留原則等規定。⒍我國92年2月6日公布符合WTO規範之新專利法（下稱新專利法），依新專利法第27條規定：「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第1次依法申請專利，並於第1次申請專利之日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」並未就優先權日之始期另作與TRIPS協定不相同之限制，可證立法者於修訂專利法時，並未認為專利權優先權日應有別於TRIPS協定另予限制之必要。本件系爭案已符合新舊專利法之規定，依法應享有優先權。㈤被上訴人主張對於我國加入WTO之後向我國提出之申請案，倘可享有溯及主張優先權日早於91年1月1日即我國加入WTO生效日者，則將造成該日以後之其他申請案，雖較外國申請案在我國申請日早，惟因較其最早之優先權基礎案申請日較該外國申請案晚，致處於未能預知之風險云云，因而主張優先權日不得早於91年1月1日。惟查，優先權制度，在先申請主義及專利權屬地主義之下，為保障發明人之發明不因於手續不及或有公開等事實，而為其他國家之申請人所占先而設計之制度，故本即可能造成申請在前之申請案，因為申請在後之申請案主張優先權之故，而失其優先地位，此乃實施優先權制度下所必然產生之結果，此由新專利法第27條見諸甚明。因此，我國既自83年起依循國際潮流實施優先權制度，申請案在先之人民因優先權制度，本即已有預見其申請案有可能因較後之申請案所主張之優先權日而失其優先地位，何來被上訴人所言因較其最早之優先權基礎案申請日晚，致處於未能預知之風險之可言？且無論專利申請人主張之優先權日早於或晚於91年1月1日，申請在前之人所面臨因申請在後之人的優先權主張而喪失新穎性之風險在本質上並無不同，則何有處於未能預知之風險之主張？上訴人係基於我國加入WTO後全面實施TRIPS包括最惠國待遇原則之承諾，信賴WTO規範及我國專利法規，而於我國提出申請專利；我國既未於入會時對優先權日之認定標準為任何保留，反而於本案申請後始為違反TRIPS協定及我國專利法之解釋，為不予優先權之認定，顯有違背其國際義務，亦違反平等原則。㈥本案兩造爭執之另一重點在於，我國加入
WTO、簽署TRIPS前已符合專利保護但未提出專利申請之發明，於我國加入WTO後才向我國提出專利申請，是否應有TRIPS協定之適用。查：⒈TRIPS第70條之標題開宗明義保護「現存標的」，即對於會員適用TRIPS後所可能產生適用標的之疑義為具體之規範。而就加入WTO後，何種標的為現存標的而應適用TRIPS協定，WTO上訴機構於西元2000年9月18日曾就美國與加拿大關於TRIPS第70條解釋上之疑義作出裁決報告。依WTO上訴機構之解釋，標的一詞，在專利案中係指發明，包括TRIPS下已被保護或當時或將來符合保護要件之發明。故若該發明於我國加入WTO之日已存在，且為已取得專利保護之發明，或為當時或將來可獲專利之發明，即為TRIPS第70條第2項所規定應適用該協定之標的，而無不溯及既往原則之問題。依被上訴人之解釋，TRIPS第70條第2項之標的已被限縮為已受保護且仍有效存續專利權之專利期間一項，顯屬誤解上開協定之文義。⒉TRIPS第70條第8項第（b）款規定：「於本協定適用日起，使該等申請案適用本協定之專利要件審查基準，且使該審查基準視同於申請案之申請日或優先權日即已存在」內容可知，於適用TRIPS之日起，所有審查專利是否存在之專利審查要件（如新穎性、進步性及實用性）應以專利申請日或優先權日為審查基準。依優先權制度乃在於保障第一次專利申請之緣由及TRIPS第70條規定體系解釋以觀，其即明示承認優先權日得以早於協定適用日，蓋於協定適用日當時，已存在之優先權必早於協定適用日，倘TRIPS針對優先權部分係屬各當事國自由決定，豈可能於第70第8項特別規定自協定適用日起，專利審查基準視同於優先權日即已存在。是以TRIPS協定第70條第2項及同法第8項之體系解釋，優先權日得早於協定適用日，殆屬明確。被上訴人一再主張，其否准上訴人專利優先權之主要原因，乃係依照法律不溯及既往之立法原則，優先權日不得早於多邊協定之簽訂日，又為配合舊專利法第24條規定國際優先權制度之施行，依不溯及既往原則明訂於修正前專利法第136條，以資明確云云，顯係對法律不溯及既往原則產生重大誤解，而不足採。㈦在專利領域下，只要是發明，無論是否係發明於我國加入WTO之前或之後，只要發明人意欲申請專利權，均應以TRIPS協定作為其是否取得專利權之判斷依據。所有發明在適用TRIPS時是已存在且已取得專利權或將來有受專利保護之可能者，均可受TRIPS第70條第2項之保障，則依舉重以明輕法則，保障發明之工具，如專利權、優先權等當然包括在內，我國遵守TRIPS義務係從91年1月1日起適用，則上訴人之優先權主張期間於91年1月1日又尚未屆滿，依據專利優先權制度減少國際專利權因地域不同而申請不便之目的及保障全球專利發明之意旨，被上訴人至少應同意以91年1月1日（我國加入WTO之日）為系爭案之優先權日，並以同日作為專利權審查之基準日，給予上訴人專利發明最低限度之保障。為此，請將原處分及訴願決定均撤銷，被上訴人應作成系爭案優先權聲明主張應予受理之處分等語。
被上訴人則以：㈠按專利法第24條第1項所定得享有優先權之要件包括：受理該外國申請案之國家或地區與我國已相互承認優先權，始得依法享有優先權。復依被上訴人於90年11月29日公告我國與荷蘭優先權雙邊協定中、英、荷約本意旨，受理荷蘭申請人主張優先權之要件應為：該國外對應申請案係向海牙工業財產局提出申請者，或該國外對應申請案係向「其他與我國相互承認優先權之外國」提出申請者，且其所主張優先權日不得早於90年12月17日。又按前揭法條得主張之優先權日依專利法第24條第5項規定，所主張之優先權日不得早於83年1月23日，此乃源於我國自同次修法導入國際優先權制度，為配合該制度施行，依不溯既往原則明定於修正前專利法第136條，以資明確。揆諸上揭法條立法原則，我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，以符合前揭不溯既往之立法原則。準此，我國與法、英、美、德、荷蘭等國間之相互承認專利優先權協定，皆本於同一平等互惠原則簽訂。㈡上訴人主張我國自91年1月1日加入WTO後，自應依TRIPS第70條第2項規定得回溯12個月主張優先權云云。惟查上揭TRIPS第70條第2項規定乃於「既受保護之權利」得追溯適用之情形，我國對於加入WTO時仍有效存續之發明及新式樣專利案，已依前揭TRIPS規定立法給予其專利權期限保護。而本案係於我國加入WTO後，得否主張優先權之問題，與TRIPS第70條第2項就既有權利之保護問題無涉。㈢查被上訴人不受理上揭EPC優先權之主張，係因我國加入WTO之前我國並未與歐洲專利局相互承認優先權及依我國與荷蘭所簽署之互惠協定並未規範相互承認EPC優先權部分。至縱我國加入WTO後，WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，應可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟為維護前與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，所採之國民待遇及最惠國待遇原則下，WTO所屬會員國國民主張優先權日，不得早於91年1月1日，始得依專利法第24條第1項之規定向我國主張優先權。復查主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為判斷依據而享優先地位，有專利法第24條第4項可資參照。倘於我國加入WTO後始向我國提出之申請案，可享有溯及主張優先權日早於我國入會日者，則將造成該日以後之申請案，雖較外國申請案在我國申請日早，惟因較其最早之優先權基礎案申請日晚，致處於未能預知之風險。是經濟部於91年11月27日經智字第09102617500號令第2點解釋：「我國係於91年1月1日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日。」本件上訴人於91年2月8日向我國申請專利，並主張90年2月14日之歐洲專利局優先權，自不得向我國主張優先權。㈣按各國採國際優先權制度之受理原則，學理上可分為可回溯性原則及不溯既往原則兩種。是究竟應自入會開始起算，抑或入會前12個月在他國已申請的專利均可主張優先權，各國即有不同見解。案經被上訴人透由我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處洽詢WTO智慧財產權處參事MalthijsGeuze，渠表示，WTO協定並未針對此節有特別的規定，另世界智慧財產權組織所負責的巴黎公約亦未規定，縱多數國家採回溯性原則，亦可由當事國自行決定。誠如上訴人所知之英國及瑞士兩國就專利優先權受理原則皆採可回溯性原則，而日本雖自我國加入WTO後，接受在我國提出申請之商標案件可於日本主張優先權，惟僅承認加盟WTO以後申請之案件，該國就商標優先權受理原則即採不溯既往原則。探究我國自83年1月23日導入國際優先權制度時，即於專利法第24條第5項明定，依該條主張之優先權日不得早於83年1月23日，揆諸上揭法規立法原則，我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，以符合前揭不溯既往之立法原則。上開經濟部函，亦秉持上開不溯既往原則，於法應無相違。㈤又倘採可回溯原則，其回溯1年之過渡期間將有先申請案之申請日因後申請案所主張之優先權日為晚者而喪失新穎性之風險，尤以經被上訴人核准取得專利權，且尚於舉發審理中之專利案件影響最鉅，為維護法律安定性及平等原則考量，對國際優先權主張之受理原則仍維持不溯既往原則為宜。㈥另上訴人節錄其WTO與貿易有關智慧財產權理事會報告書參、雙邊諮商會議二、台瑞雙邊諮商部分㈡佐證被上訴人於2002年11月25日至28日參加瑞士日內瓦世界貿易組織與貿易有關智慧財產權理事會，業以原則上採取自91年1月1日我國成為WTO會員之日始回溯承認其他會員之專利優先權，對於91年以前之申請案優先權，我國將不予承認，允諾優先權主張可回溯保護乙節，揆諸上開回溯用詞乃 陳明 於會場當下已是91年1月下旬，所指回溯乃指回溯至我國91年1月1日入會之始日為準承認WTO會員之專利優先權而言，僅申明申請案申請之日期並未提其所主張優先權之優先權日認可之日期，實非上訴人所認該回溯係指優先權日等語，資為抗辯。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠查我國與荷蘭於我國加入WTO前為相互承認專利優先權國家，依被上訴人於90年11月29日公告我國與荷蘭優先權雙邊協定中、英、荷約本時，於公告說明中載明「中、荷雙方基於互惠原則：中、荷雙方所代表領域之自然人及法人，自本協定生效日（2001年12月17日）起，在其個別領域提出之發明專利新型專利申請案，基於互惠原則，於向另一方提出該發明或新型專利案較晚申請時，得依據該較晚申請之法規主張優先權。向締約任一方申請發明專利時，得以在另一方先申請之新型專利主張優先權，反之亦同。但優先權日不得早於2001年12月17日。」是荷蘭之自然人或法人自2001年12月17日以後在其「本國」申請之發明專利、新型專利申請案，得依我國專利法規定主張優先權，但其優先權日不得早於2001年12月17日。上訴人於本件所主張優先權之基礎案，係上訴人向歐洲專利局提出申請，並非向上訴人本國荷蘭海牙工業財產局提出申請者，或該國外對應申請案係向「其他與我國相互承認優先權之外國」所提出，且其主張之優先權日早於2001年12月17日，尚不得主張依前揭優先權之協定據以向我國主張優先權。㈡又我國業於91年1月1日加入WTO，上訴人主張本件優先權申請案應依TRIPS第70條第2項規定，予以受理部分。經查TRIPS第70條第1、2項原文為Article70ProtectionofExistingSubjectMatter1.ThisAgreementdoesnotgiverisetoobligationsinrespectofactswhichoccurredbeforethedateofapplicationoftheAgreementfortheMemberinquestion.2.ExceptasotherwiseprovidedforinthisAgreement,thisAgreementgivesrisetoobligationsinrespectof
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ofthisAgreement.Inrespectofthisparagraphandparagraphs3and4,copyrightobligationswithrespecttoexistingworksshallbesolelydeterminedunderArticle18oftheBerneConvention(1971),andobligationswithrespecttotherightsofproducers
ofphonogramsandperformersinexistingphonogramsshallbedeterminedsolelyunderArticle18oftheBerneConvention(1971)asmadeapplicableunderparagraph6ofArticle14ofthisAgreement.上述符合TRIPS第70條第2項之規定保護要件之標的係指於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護或日後符合保護要件者而言。本件上訴人於90年2月14日向歐洲專利局所提出之專利權申請，在我國91年1月1日加入WTO前，且我國目前亦未與歐洲專利局相互承認優先權，該專利之申請並非依我國法律承認為一既有之權利，業如前述，非屬「本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護之標的」，自無TRIPS第70條第2項之適用。況上訴人向歐洲專利局提出申請之基礎案，係我國適用TRIPS協定前之行為，依TRIPS第70條第1項之規定，亦不受TRIPS協定之拘束而有適用同法第70條第2項之餘地。又我國於91年1月1日加入WTO後，WTO會員如未與我國簽署雙邊互惠協定，雖可認為係廣義與我國訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，惟WTO所屬國民主張優先權日，不得早於91年1月1日，亦即其所主張優先權日晚於91年1月1日，始得依專利法第24條第1項之規定向我國主張優先權，而本件上訴人主張之優先權日早於前述91年1月1日，該優先權亦非屬「日後符合保護要件之標的」，仍不能主張有TRIPS第70條第2項之適用。㈢上訴人雖主張有關TRIPS第70條第1項規定解釋上之疑義，WTO上訴機構曾就此於2000年提出見解云云，經查，上訴人所引美國與加拿大於2000年向WTO調解委員會訴請評斷之前揭案例，美國所主張其1989年之前在加拿大提出申請而現仍有效之專利權，主張該等專利權期間應適用新專利法20年之專利權期間，法律基礎為TRIPS第70條第2項。但該專利權於加拿大在1996年1月1日起適用TRIPS協定前，即已符合加拿大專利權保護要件給予專利，僅其專利權期間究應適用加拿大舊專利法之17年期間抑或適用新專利法20年期間存有爭議之問題。而本件系爭案於我國91年1月1日加入WTO之前，並未取得我國之專利權，亦未依與我國訂有條約或協定而取得相互承認專利優先權。因此上開WT/DS170/AB/R1案與本件案情並不相同，從而尚不能執該案例之見解，主張本件應比照援引而認有TRIPS第70條第2項之適用。本件並無根據前述之WT/DS170/AB/R案中，WTO上訴機構之裁決報告引用維也納條約法公約第28條之規定加以適用之問題。上訴人主張無論根據維也納條約法公約第28條、TRIPS第70條第2項規定，被上訴人有義務直接適用TRIPS協定賦予上訴人專利優先權之結論等等，尚非可採。㈣另本件之基礎案係上訴人於我國91年1月1日加入WTO之前，向歐洲專利局提出申請，而上訴人據以向我國提出優先權主張之申請前，並非於被上訴人受理系爭案優先權處理程序終結前，據以准許之法規有變更之情形。上訴人主張依我國中央法規標準法第18條等之規定，只要是在程序未終結前，法規發生任何變動，而新法規未有不利於當事人之規定，原則上均應適用新法，本案爭點係發生於我國加入WTO前之優先權日，於我國加入WTO之後，是否得依照WTO之TRIPS主張優先權上，應認知到本案優先權期間（12個月）計算尚未終結且該發明申請仍然存續的狀態，即屬我國法所謂不真正溯及情形，依中央法規標準法第18條規定，被上訴人有義務直接適用TRIPS協定賦予上訴人專利優先權乙節，亦屬無據。㈤再依經濟部於91年11月27日經智字第09102617500號令，關於我國加入WTO後，專利、商標優先權有關事項，釋示：「WTO會員所屬國民向我國申請專利，如係依PCT（PatentCooperationTreaty，專利合作條約）或EPC（EuropeanPatentConvention，歐洲專利公約）提出之國際申請案，並以WTO會員為指定國，於依其指定國之國內法規定，視為合格國內申請案者，得向我國主張優先權」「我國係於91年1月1日加入WTO，故WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日。」系爭案優先權申請日為90年2月14日，早於91年1月1日，其先前基礎案受理申請之機構為歐洲專利局，自無從依該公告向我國主張優先權。㈥上訴人雖主張該經濟部函令發佈日晚於本件申請日（91年2月8日）不能溯及既往適用，且TRIPS已具國內法之效力，經立法院讀會程序通過，並經總統公布，效力應與法律無異，故被上訴人上揭經濟部函令第2點違反我國入會議定書、工作小組報告及與TRIPS之多項規定，已相當於牴觸法律之命令云云。
惟查，系爭案優先權之主張並無TRIPS第70條第2項之適用，已如前述。是上開經濟部函令並無牴觸上位位階之法律規定。次查，被上訴人經由我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處洽詢WTO智慧財產權處參事MalthijsGeuze，渠表示，WTO協定並未針對此節有特別的規定，另世界智慧財產權組織所負責的巴黎公約亦未規定，縱多數國家採回溯性原則，亦可由當事國自行決定。有卷附我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處90年12月22日世貿字第835號函可憑。
固然上訴人舉出英國及瑞士兩國就專利優先權受理原則皆採可回溯性原則，但日本雖自我國加入WTO後，接受在我國提出申請之商標案件可於日本主張優先權，惟僅承認加盟WTO以後申請之案件，該國就商標優先權受理原則即採不溯既往原則。亦有台北駐日經濟文化代表處經濟組91年2月28日日經組傳第291號函在卷足據。可見各國有關商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟應自加入WTO後開始起算，抑或加入前12個月在他國已申請的專利（或6個月前在他國已申請的商標）即均可主張優先權，係由各國自行決定採可回溯性原則及不溯既往原則。上訴人主張系爭案所主張之優先權依TRIPS第2條第1項規定，應根據巴黎公約相關規範為之，本件基礎案之優先權，符合巴黎公約第4條A項第1款、第2款及第4條C項第1款規定優先權主張之期間云云，核非可採。又依專利法第24條第5項規定，依本條主張之優先權日，不得早於83年1月23日。查該項規定乃源自我國自83年1月23日導入國際優先權制度，為配合修正前專利法第24條國際優先權制度施行，依不溯既往原則明定於修正前專利法第136條，其規定依第24條主張之優先權日，不得早於本法公布施行日，以資明確。足見我國關於立法導入國際優先權制度，係採不溯既往原則。依上述優先權不溯既往之立法原則，被上訴人主張我國優先權日之主張，其優先權日不得早於與我國所簽雙邊協定簽署之日或公告生效之日，而我國於91年1月1日成為WTO會員後，亦應依上述不溯既往原則處理，亦即WTO會員向我國主張之專利、商標優先權日不得早於91年1月1日，於法並無違誤，上開經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令釋示，亦無違背法律之處。㈦至上訴人所舉WTO與貿易有關智慧財產權理事會報告書參、雙邊諮商會議二、台瑞雙邊諮商部分㈡佐證被上訴人於2002年11月25日至28日參加瑞士日內瓦世界貿易組織與貿易有關智慧財產權理事會，業以原則上採取自91年1月1日我成為WTO會員之日始回溯承認其他會員之專利優先權，允諾優先權主張可回溯保護乙節，亦據被上訴人陳明上開回溯用詞係因其時於會場當下已是91年11月下旬，所指回溯乃指回溯至我國91年1月1日入會之始日為準承認WTO會員之專利優先權而言，僅申明申請案申請之日期，並未提其所主張優先權之優先權日認可之日期，上訴人所認該回溯係指優先權日，尚有誤會，並提出隨後被上訴人於92年1月16日復瑞士官方函件影本以資證明，經核尚無不合。因此，亦不能執此而為有利上訴人之判斷等由，駁回上訴人原審之訴。
四、上訴意旨復執前詞，並主張：㈠原審採納被上訴人所提WTO智慧財產權處參事MalthijsGeuze之個人意見，進而認定關於專利權優先權保護之時點係由各國自由決定可採不溯及既往原則。惟依馬拉喀什設立世界貿易組織協定第9條第2項規定，WTO部長會議及理事會始有權解釋TRIPS，MalthijsGeuze僅為WTO秘書處官員，無權解釋TRIPS，且被上訴人所提書面其意見資料，本質僅屬傳聞證據，不能做為裁判依據。原判決未說明何以採納上揭MaltijsGeuze之個人意見，對於WTO明文規定之解釋原則棄置未論，亦未察TRIPS第70條第8項第（b）款，已為TRIPS對於優先權可回溯性明文規範之依據，倘各國可自由決定或限制申請案優先權日之時點，豈可能於該條款特別規定自TRIPS適用日起，專利審查基準視同於優先權日（早於TRIPS適用日）即已存在。原審有不備理由及適用法規錯誤之違誤。㈡原審又採專利法第136條增訂理由，認定我國立法關於國際優先權制度係採不溯及既往原則。惟上揭專利法第136條係我國「首次」施行優先權制度，為免國人當時對該制度無所認知，未能預期實施該制後，申請在前之申請案可能因申請在後之申請案有主張優先權，而失其優先地位，故於立法時以法律明定，此屬例外規定，本不應輕率類推適用。詎原審以83年我國未加入WTO時之立法理由，作為本案即我國加入後依據TRIPS主張優先權案例之判斷依據，顯屬判決不當適用法令。雖被上訴人辯稱TRIPS及巴黎公約對於專利優先權保護時點之認定均未有規定，各WTO會員國得自行決定是否回溯適用云云，惟查：
⑴巴黎公約對此過渡期間之所以未明文規定，係基於維也納條約法公約第28條註釋即已明白表示條約生效後繼續存在的行為、事實或狀態均應適用新條約，而該公約已普遍成為國際接受之準則，無庸於其他個別條約一一規定過渡期間之適用，絕非如被上訴人所辯稱會員國得自由裁量決定。⑵退步言，縱因巴黎公約未明確指出過渡期間適用，曾導致國際間發生解釋上之歧異，惟此歧異於TRIPS第70條明文規定過渡期間條款已獲解決，此有歐洲智慧財產權專家意見可稽。是於所有WTO會員國適用TRIPS第70條明文規定之情形下，亦應依WTO上訴機構之解釋適用，不會發生法無規定之爭論。是被上訴人所稱TRIPS並未規定得由會員國自行決定等語，殊不足採。㈢被上訴人於原審已自承只要是WTO會員國所主張之優先權，應可認為該會員國符合專利法第24條所要求訂有條約或協定相互承認專利優先權之國家，原審亦已予採信。另上訴人國籍為荷蘭屬WTO會員國，透過TRIPS第2條第1項、巴黎公約第4條第2項及歐洲專利公約第66條類似規定之適用下，上訴人向歐洲專利局所申請之專利，相當於向荷蘭申請專利，上揭經濟部函令、被上訴人於原審提出之「駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處公函」第4點亦同此解，可見被上訴人已自認其接受第一次專利申請係向歐洲專利局申請之主張，詎原判決擅自以上訴人係向歐洲專利局申請，未向荷蘭海牙工業局申請，作為駁回上訴人請求之論據，顯有認定與事實不符、理由矛盾、適用法規錯誤等違誤。㈣原審業引用TRIPS第70條第1、2項作為判決依據，顯見原審已採納本案應以TRIPS作為法規依據之上訴人主張，則我國與荷蘭優先權雙邊協定即無由適用，詎原審竟又適用我國與荷蘭優先權雙邊協定內容，表示依該協定上訴人不得向我國主張優先權云云，其判決顯有矛盾。㈤原審認定上訴人主張之優先權非屬「本協定對於會員國適用本修訂之日以前存在且已受會員保護之標的」，亦非屬「日後符合保護要件之標的」自無TRIPS第70條第2項之適用云云。惟：⒈原審對上揭條項存有重大誤解，依TRIPS第70條第2項之原文意旨，適用要件有三種，擇一即足：⑴該標的（依WTO上訴機構解釋包括發明專利）於會員國適用TRIPS前「已存在且已受會員國保護」，或⑵該標的現在符合本協定之保護要件，或⑶該標的將來符合「本協定」之保護要件者。準此，上訴人系爭案優先權之請求權於我國加入WTO時雖未受到我國法令保障，但其於加入之後，完全符合TRIPS第4條關於優先權之保障，已該當上述TRIPS第70條第2項適用要件⑶。原審誤解原文意旨，乃擅將三個要件混合解釋，認為必須是將來可受「我國」保護要件之標的，才能符合第三個要件，明顯違反TRIPS第70條第2項明文規定，適用法規不當。⒉再者，上訴人主張之前提為：WTO對於專利優先權問題並非沒有規定，蓋依維也納條約法公約第28條以及TRIPS第70條，即已明顯印證WTO對於該類問題已有相當法令可資依歸如上述，原審未察上開二條約法條之關聯，竟以TRIPS對此類問題並未專章規定，即表示此類議題可由會員國自由決定，因而認定我國與荷蘭優先權雙邊協定以及經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令第2點對於專利優先權日之限制並不違法，並進一步認定上訴人系爭案優先權之申請並不符合上揭TRIPS第70條第2項適用要件⑶之規定。除誤解原文意旨如前述外，其論證基礎亦有違誤，且與TRIPS協定整體意旨相違。又上揭經濟部函令已違反專利法母法之授權範圍，對人民之權利義務加以不當限制，雖被上訴人主張「依專利法第24條規定主張優先權者，其優先權日應自互相承認優先權之生效日起，始得依法享有優先權」云云，惟依上訴人申請時適用之專利法第24條並未就優先權日之始日另作不得早於91年1月1日之限制，亦未授權主管機關得以行政命令另作限制，更無庸論及專利法根本未對授權之內容、目的以及範圍明確授權，應屬違法而無效之解釋，原審竟認並不違法，實與法律保留、授權明確性等原則相違。⒊上訴人提出之美國及加拿大案其重點在於說明WTO上訴機構對於TRIPS第70條第1、2項之解釋，依該解釋意旨，會員國開始適用TRIPS當時存在而尚未終結之權利或義務「狀態」，並無TRIPS第70條第1項適用，後者應依據同條第2項規定，仍有TRIPS之適用。根據加拿大案對於TRIPS第70條第2項之解釋可知專利期間乃一種「狀態」，縱其涉及專利申請之行為，亦非適用TRIPS第70條第1項；加拿大案中系爭「專利期間」因係屬專利權保障內容，自亦同受TRIPS第70條第2項之保障，此一案例尤可明證對於「發明」標的之保護，絕非如被上訴人所辯僅及於「可專利性」一項而已。是本件專利優先權之申請，雖涉及我國加入WTO前之專利基礎案申請行為，仍係基於基礎案申請行為所生之「得於其後12個月內受優先權保護的一種狀態」。上訴人並非主張針對我國加入WTO前之基礎案之申請行為另為例外承認之判斷，僅在針對該發明尚存在且應受優先權保護之12個月存在狀態，向被上訴人申請核准，與TRIPS第70條第1項並無關聯。詎原審貿然引用TRIPS第70條第1項，認定上訴人向歐洲專利局提出申請之基礎案，係我國適用TRIPS前之行為，無法適用同協定同條第2項，顯然對本件上訴人主張優先權存在之依據有重大誤解，其適用法規不當。㈥優先權制度之本質即在保障先發明人之權利，係就「以前」在國外之申請作為本國認定專利之考量，故適用上本即會以國內申請日為基準向前計算所謂之優先權日。上訴人於原審曾引司法院釋字第320號解釋意旨，說明本案並無溯及既往存在之問題，原審未能探究TRIPS優先權制度之目的乃著眼全球化經濟下，保護原始發明人之權利得以盡量在各國主張，減少因專利屬地主義所造成之權利喪失，乃屬對於人民有利之法令，竟無視於上揭司法院解釋意旨以及優先權制度本即具備與「過去」某時段狀態相牽連之本質，僅以十年前專利法第136條之增訂理由，即斷然認我國立法導入優先權制度係採不溯及既往原則，有適用法規不當或不備理由之違法。㈦依據TRIPS第4條最惠國待遇原則，以及我國針對該條表示保證於入會時「將目前所有基於雙邊協定之互惠優惠，擴大及於所有WTO會員，並取消任何互惠規定」等承諾，並按該優惠當然包括未於雙邊協定中限制優先權日不得早於雙邊協定日之優惠，則所有會員國包括上訴人母國荷蘭，於我國加入WTO後，均可立即享有可主張優先權之權利，不分優先權日是否早於簽約日。原審對優先權日限制之認定，明顯違反上揭最惠國待遇原則及我國工作小組之承諾，有應適用法規未予適用之違法；且對此重要爭點漏未斟酌，影響判決結果，屬不備理由等語。
五、本院按：㈠按「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得享有優先權。」為本件申請時專利法第24條第1項所明定。此即當時我國專利法關於國際優先權之規定；依本條規定，可知我國專利法關於國際優先權之承認係採互惠原則，即先申請案之受理國必須與我國為相互承認優先權之國家。又本條關於互惠原則之文字既為「在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利」，可知於申請人第一次依法申請專利之外國，須於申請人之申請日為與中華民國相互承認優先權之外國；亦即申請人主張之優先權日不得早於我國與該國相互承認優先權之生效日。又因我國於91年1月1日成為WTO會員，故WTO會員固可認為係廣義與我國定有條約或協定相互承認專利優先權之國家，不待另簽署互惠或雙邊協定即可於我國主張優先權；惟因TRIPS及TRIPS第2條所援引之巴黎公約均未就「『優先權』必須是以於第一次申請時係屬會員國為基礎」有特別之規範，故關於此一問題，於我國自仍應依據上述專利法之規定。故而，WTO會員於我國入會前未與我國簽有相互承認優先權之協定，而於我國入會後基於WTO會員之地位主張優先權者，其優先權日即不得早於91年1月1日；否則即應認為不合於主張優先權之要件。㈡上訴意旨雖謂依TRIPS第70條第2項、第8項，即係關於優先權回溯適用之規定云云，惟TRIPS第70條第2項保護要件之標的係指於會員國適用本協定之日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件者而言，在採互惠原則下，本件系爭案於我國加入WTO前，並未取得我國之專利權，亦未依與我國訂有條約或協定而取得相互承認專利優先權，故TRIPS第70條第2項並非就優先權是否適用回溯之特別規定，同法條第8項則係對醫藥、農業生化專利之特別規定，與成為會員國前第1次外國專利聲請可否回溯取得優先權無涉，上訴人上開主張尚屬誤解。㈢我國駐蘇黎士台北貿易辦事處駐日內瓦分處90年12月22日世貿（90）字第835號函被上訴人，以WTO智慧財產權處參事MalthijsGeuze和歐洲智慧財產權專家JanJ.Brinkhof之意見，可見有關商標或專利優先權的保護，其時點之認定，究竟應自加入WTO後開始起算，抑或加入前12個月在他國已申請的專利（或6個月前在他國已申請的商標）即均可主張優先權，係由各國自行決定採可回溯性原則及不溯既往原則，此函為我國駐外單位洽詢WTO承辦人之調查意見，該函為公文書，其真正自無疑。而上訴人於原審提出之專家意見書，並未經我駐外單位認證，無從認為真正，原審未予採證，亦無不合。㈣本件原判決已就上訴人於91年2月8日所為本件發明專利之申請，因其主張優先權之申請日為90年2月14日，並其受理該申請案之國家（地區）為於我國成為WTO會員前，與我國並無互惠協定之歐洲專利機構，故因其優先權日早於我國成為WTO會員之91年1月1日，而不得於本件為專利優先權之主張等情，依其調查證據之辯論結果，詳述其得心證之理由，依上開所述，並無違誤。另關於上訴人所為TRIPS第70條第2項、WTO上訴機構針對加拿大案之裁決報告、中央法規標準法第18條及現行商標法施行細則第3條規定之主張，何以無從為有利於上訴人之認定，暨經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令，所以於本件得予援用，亦均經原審詳述其法律上意見，核無不合；上訴意旨以其法律上歧異之見解，指摘原判決有適用法規不當及理由不備之違法云云，尚難採取。另原判決所以仍就本件依荷蘭與我國專利優先權協定，因上訴人主張之優先權日早於該協定生效日即90年12月17日，故仍不得為優先權主張為說明，乃為強調不論依據上訴人之本國即荷蘭與我國間之專利優先權協定或基於WTO會員所屬國民，依歐洲專利公約即EPC提出之國際申請案，視為合格國內申請案而適用TRIPS，本件均不得為優先權之主張，故上訴意旨據以指摘原判決有理由矛盾之違法云云，亦無可採。另依經濟部91年11月27日經智字第09102617500號令，可知我國業已依據TRIPS第2條規定，自我國成為WTO會員起，就未與我國簽署互惠或雙邊協定之WTO會員授與專利優先權之利益；此外上訴人並未具體指明我國有於雙邊協定中授予排除優先權日不得早於雙邊協定簽訂日限制之優惠。再本件上訴人之主張並無可採，已如上述，故上訴人依據行政訴訟法第253條第1項第1款及第3款規定，請求行言詞辯論，即無必要。㈤綜上所述，原判決以被上訴人所為上訴人不得享有優先權之處分，並無不合，而將訴願決定及原處分均予維持，並駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。上訴意旨指摘原判決違法，求為廢棄，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年4月20日
第三庭審判長法官趙永康
法官鄭淑貞法官楊惠欽法官侯東昇法官黃淑玲以上正本證明與原本無異中華民國95年4月20日
書記官王福瀛