智慧財產法院98年度行專訴字第118號判決

裁判字號：智慧財產法院98年行專訴字第118號判決

裁判日期：民國99年02月25日

裁判案由：新型專利舉發

智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第118號民國99年2月4日辯論終結原告王佳實業股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人乙○○專利代理人（
鍾亦琳 律師被告經濟部智慧財產局代表人丙○○（局長）住同上訴訟代理人己○○
戊○○
參加人丁○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年9月2日經訴字第09806117140號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就第M272794號「膠帶結構改良」新型專利舉發事件（舉發案號為00000000NO1）應為舉發成立撤銷專利權之審定。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人丁○○前於民國94年1月25日以「膠帶結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M272794號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於民國94年11月18日，以其有違專利法第94條第1項第1、2款及第4項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於97年10月31日以（97）智專三（五）01058字第09720593580號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠原告於舉發階段組合附件1雙面遮蔽膠帶實品乙個、附件2
膠帶產品中文型錄、附件3膠帶產品英文型錄、附件4經濟部公司變更登記影本及附件5實品之出口報單及發票影本等證據，系爭專利申請專利範圍第5項之技術內容已為舉發階段所提出之上述證據所揭露：
⒈附件1膠帶實品雖無型號，但仍可由型錄上標示之規格而進
行勾稽，不應單以實品有無型號或製造日期為斷，查一般商品上所附之型號，其最主要之功能為供銷售者或買受人方便特定商品。但不論型號或製造日期，在實際上仍有變造之可能，因此在認定證據上，並不得單以證據實品不具型號，即全盤否認其證據能力，或恣意予以證據力有較低之評價。如證據實品因交易習慣未編有型號時，則如可由形狀、設計、尺寸、外觀、構造等規格資料，推知證據實品即為型錄上所指商品時，則該證據實品仍具有證據能力，此時該證據實品仍可與型錄共同證明待證事實。就本案而言，雖證據實品上未有編號，但由型錄照片上所呈現之態樣（雙面遮蔽膠帶）、產品外觀、寬度規格(25mm或35mm)、長度規格(25M)、產品基材(PVC)、黏著劑材(壓克力合成樹脂)、產品顏色（紅色）、產品厚度(0.16mm)等資料加以判斷，應仍可認定證據實品與型錄得相勾稽，被告單以附件1膠帶實品並無製造型號及日期，而未就型錄所揭示之規格，判斷該等證據實品得否與型錄相勾稽，應有漏未審酌之情形。
⒉退步言，即便附件1、5不具有直接證據之證明力，惟依附件
2、3結合習知技術「膠帶內層全佈設有黏膠」仍得證明申請專利範圍第5項不具新穎性及進步性。被告認定附件2、3無法證明系爭專利不具新穎性或進步性之理由，在於附件2、3未揭露「膠帶內層面全佈設黏膠」之技術，而其他特徵均已為型錄所揭露。惟查，膠帶內側內層面全佈設有黏膠，除已為附件1證據實品所揭露外，亦為一般習知之技術。此外，於訴願答辯時，被告亦曾表明「即使型錄產品編號DBT601正如舉發理由書之膠帶實品圖式說明，係於本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，…亦無法推知第1項的改良」（被告98年2月13日訴願答辯書第3頁第5行至第8行）。該等文字雖是針對系爭專利申請專利範圍第1項所為之判斷，但亦表示舉發證據型錄所示之膠帶產品，應有內層面全佈設黏膠之可能，被告未審究附件1實品及膠帶內側全佈設有黏膠為一般習知技術之事實，即以原告所提附件2、3未揭露膠帶內側全佈設有黏膠為理由，而未結合舉發證據及習知技術加以認定，其認定應有違誤。
⒊附件5出口報單，應得做為證明附件1膠帶實品或附件2、3中
英文型錄內產品公開時間之間接證據。不論是報單上所載之品名「PVCDOUBLESIDEDMASKINGTAPE」或是型錄上所載之「Double-CoatedMaskingTapeforPaintwork」，意義上均為雙面遮蔽膠帶，且由型錄上可知原告之PVC遮蔽膠帶產品僅有DBT601一種，故應可推知報單上所載產品，應屬型錄上DBT601產品。退步言之，由於被告已認定附件2、3之公開日期早於系爭專利申請日，故附件5之出口報單就附件
2、3中英文產品型錄而言，應屬間接補充證據。⒋綜上所陳，系爭專利申請專利範圍第5項之技術內容「於本
體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙」，應已為舉發證據所揭露。
㈡依智慧財產案件審理法第33條之規定：「關於撤銷、廢止商
標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」，依被告於西元2006年8月30日做成之「新型專利技術報告」，系爭專利申請專利範圍第5項之技術內容已為原證4即西元1977年7月5日公告之美國專利第0000000號所揭露，而不具新穎性。按系爭專利申請專利範圍第5項之技術內容已為上述美國專利第2欄第36-45行及圖5所揭露：
「在這發明方法的實例使用之遮蔽膠帶可參照標記20，如圖
5所示，膠帶20的內面21完整地塗覆壓感黏著劑，而膠帶20的外面22大約一半表面塗覆壓感黏著劑23。外面22剩下的部份24，則未沾黏。一層矽膠紙帶6內面21與半塗覆面23沾黏。」。而上述文獻內容所記載之「矽膠紙」，應相當於系爭專利申請專利範圍第5項之「保護紙」，故系爭專利申請專利範圍第5項已為上述美國案所揭示，應不具有新穎性。
㈢系爭專利申請專利範圍第1項之技術內容已為原證5即西元19
82年1月27日公開之英國專利公開第0000000號所揭露。查系爭專利申請專利範圍第1項之內容為：一種膠帶結構改良，係設置一本體，於該本體內層面之一側邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之本體外層另側邊處亦設具黏膠。惟該等技術內容已為上述英國專利公開第0000000號說明書第1頁第45至50行所揭露：「…這發明黏著膠帶具有第1及2相對表面，第1表面的第1部分塗覆黏著劑及第2表面的第2部分塗覆黏著劑，這第1與第2部分不重疊。」，第92至94行記載「…黏著劑塗覆表面寬度可顯著地大於或小於這個表面一半。…」。此外，圖式1亦揭露內外側黏膠層於不同側之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵已為上述英國專利所揭露，應不具有新穎性。而綜合前述舉發證據，更不具有新穎性及進步性。
㈣系爭專利申請專利範圍第2項附屬項僅係進一步揭露本體外
層黏膠上貼製保護紙及第3、4、6、7項附屬項則揭露該保護紙得為蠟紙或曲光紙，查保護紙及蠟紙已為原證6即西元1974年4月1日公告之中華民國第15807號專利所揭露。依據原證6申請專利範圍之記載「…一種塑膠黏性膠帶，其上下兩面均塗膠層，於其層之一面加貼一層蠟紙，…」，而原證5所記載之「蠟紙」相對於系爭專利申請專利範圍第4項的「蠟紙」及第2項的「保護紙」，因此系爭專利申請專利範圍第2、4項之技術特徵，為原證5英國專利的黏著膠帶部件與原證
6中華民國專利的蠟紙構件之簡單組合，應不具進步性。此外，系爭專利申請專利範圍第7項之蠟紙，亦僅為原證4美國專利與原證6我國專利之簡單組合，不具進步性。就曲光紙部分，該等技術特徵已為原證4所揭露，依據原證4美國專利之說明書第2欄第44至45行，記載「…一矽膠紙帶層26防止內面21與半塗覆面23沾黏。」（Alayerofsiliconepape
rtape26preventsthestickingofinnerside21withcoatedhalf23.），其記載之「矽膠紙」（siliconepaper），即相當於「曲光紙」，系爭專利申請專利範圍第3項之技術特徵僅為結合原證5英國專利之黏著膠帶部件及原證4美國專利之矽膠紙構件部份之簡單組合。系爭專利申請專利範圍第6項之技術特徵亦已為原證4美國專利所揭露。
㈤被告於答辯狀中辯稱原證4與系爭專利申請專利範圍第5項技
術不同之理由，為原證4於說明書第2欄第36-45行揭露「外面大約一半表面塗覆黏著劑，外面剩下的部份則未沾黏」、說明書第3欄第27-29行揭露「膠帶外面至少1/4塗覆黏著劑，較佳1/3至1/2黏著劑」，而系爭專利申請專利範圍第5項「黏著劑塗覆外層面的寬度僅在側邊，不須（如原證
4）大約一半表面塗覆黏著劑」。惟查，系爭專利申請專利範圍第5項之技術特徵：「黏著劑塗覆外層面的寬度僅在側邊」，早已為原證4圖5之23所揭露，至於被告所稱原證4揭露有「該寬度為大約一半或至少1/4，1/3等」，則為美國專利說明書於撰寫時，必須揭露「較佳實施態樣」，所為之實施例之例示，而實施例之例示並不意謂以實施例限制揭露專利範圍。此外，依據專利審查基準關於新穎性規定部份之敘述，下位概念發明之公開，使上位概念發明不具新穎性。原證4關於寬度之敘述，性質上亦可認為屬於關於側邊寬度之下位概念發明之公開。
㈥被告於答辯狀中辯稱原證5與系爭專利請求項第1項技術不同
之理由為原證5第1頁第78-81行揭露「表面沒有塗覆黏著劑區域，較佳塗覆不黏的塗層，例如silicone、PVB、GMS或wax」(Thenonadhesivecoatedareasofthesurfa
ces12and14arepreferablycoatedwithanon-stickcoatingsuchassiliconeoraconventionalcoatingsuchasPVB，GMSorwax)」，而系爭專利(1)「表面不須要塗覆不黏的塗層」，且(2)「黏著劑塗覆表面的寬度僅在側邊，不須顯著大於或小於表面的一半」。惟原證5有「表面不須要塗覆不黏的塗層」之特徵而言，按該等特徵僅為原證5之「較佳實施例」之一，而非實施系爭專利其表面一定要塗覆不黏的塗層。因此表面是否需塗覆不黏的塗層，僅為原證5之實施例之一，「較佳實施例」之揭露並不影響原證5圖1及說明書已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之「於該本體內層面之一側邊處設具黏膠；另於相對此黏膠之本體外層另側邊處亦設具黏膠之技術特徵」之事實。
㈦並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；⒉被告應為舉發成立之審定；⒊訴訟費用由被告負擔。
三、被告之答辯：㈠系爭專利「膠帶結構改良」之申請日為94年1月25日，其是
否有不予專利之情事，自應以核准審定時所適用之92年2月
6日修正公布93年7月1日施行之專利法規定為斷。另系爭專利權自96年8月11日起已當然消滅(未依限繳費)，合先敘明。
㈡系爭專利申請專利範圍共7項，第1、5項為獨立項，餘為
附屬項。第1項為一種膠帶結構改良，係設置一本體，於該本體內層面之一側邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之本體外層另側邊處亦設具黏膠。第5項為一種膠帶結構改良，係於本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙。
㈢附件1為原告所生產之雙面遮蔽膠帶實品，該膠帶本身並無
標示實際製造日期及型號，僅能證明發明人現在有能力取得或製造該膠帶，無法證明該膠帶存在之日期；附件4為經濟部經授商字第09101430750號，准請原告申請遷址變更登記及股東持股變動報備函（原告係於91年10月17日向經濟部商業司申請遷址變更登記，自舊地址變更為新地址，附件2、
3之產品型錄之地址仍為舊址），雖可證明該型錄公開日係早於91年10月17日，但附件2之中文型錄及附件3之英文型錄僅能顯示該膠帶之外觀，並無其內部結構之說明，由型錄所揭示膠帶之外觀無法確定本體之內層是否全佈設黏膠，或是僅有一部份佈設黏膠（例如本體內層面及外層之同一側邊設具黏膠），原告將該膠帶之內部結構敘述於舉發理由書之膠帶實品圖式說明，但舉發理由書並非申請前公開之文件，與附件1無法相互勾稽，無法證明該膠帶申請前已公開使用或公眾所知悉。附件5為雙面遮蔽膠帶實品之出口報單及發票影本，其中出口報單僅揭示貨物名稱為「PVCDOUBLESID
EDMASKINGTAPE」，無法證明該出口報單所記載之商品與附件1、2或3所揭示之膠帶為同一，且發票品名記載為P145G25mm×25M、P145G35mm×25M、P158R35mm×25M，與附件2中文型錄所記載的「油漆雙面遮蓋膠帶」及附件
3英文型錄所記載的「Double-CoatedMaskingTapeforPaintwork」之產品編號DBT-601並不相同，故附件1雙面遮蔽膠帶實品與附件2及3產品型錄與附件5出口報單及發票影本，彼此無法相互勾稽，不具關連性，組合附件1至附件5尚難證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性。
㈣由前所述，僅有附件4可證明附件2、3之型錄於系爭專利
申請前已公開，其他附件2、3之型錄與附件1雙面遮蔽膠帶實品無法相互勾稽，附件1雙面遮蔽膠帶實品與附件2及
3產品型錄與附件5出口報單及發票影本，彼此無法相互勾稽，不具關連性；但附件2之中文型錄及附件3之英文型錄僅能顯示該膠帶之外觀並無其內部結構說明，由型錄所揭示膠帶之外觀無法確定本體之內層是否全佈設黏膠，或是僅有一部份佈設黏膠（例如本體內層面及外層之同一側邊設具黏膠），原告將該膠帶之內部結構敘述於舉發理由書之膠帶實品圖式說明，但舉發理由書並非申請前公開之文件，無法證明該膠帶申請前已公開使用或公眾所知悉。故無法推知第5項之於本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠（本體內層面全佈設黏膠），另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙；即使一般膠帶內層面全佈設黏膠為習知技術而推及附件2、3型錄之內層面全佈設黏膠，但由於無其內部結構說明無法推知外層面黏膠佈設形狀及結構（例如外層面全佈設黏膠或外層面一部份佈設黏膠一部份佈設不黏塗層），所以本項技術領域中具有通常知識者組合附件1至附件5無法輕易完成系爭專利申請專利範圍第5項，故尚難證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
㈤原證4第2欄第36至45行揭露膠帶的內面完整地塗覆壓感黏著
劑，而膠帶的外面大約一半表面塗覆壓感黏著劑，外面剩下的部份則未沾黏；第3欄第27至29行揭露：膠帶外表面至少1/4塗覆黏著劑，較佳1/3至1/2塗覆黏著劑。惟系爭專利申請專利範圍第5項為一種膠帶結構改良，係於本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙，即黏著劑塗覆外層面的寬度僅在側邊，不需大約一半表面塗覆黏著劑，與原證4之形狀不同，故尚難證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性。又該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證4膠帶的外面大約一半表面塗覆壓感黏著劑，無法輕易推知黏著劑塗覆表面的寬度僅在側邊，尚難證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。
㈥原證5第1頁第45至50行揭露：這發明黏著膠帶具有第1及2相
對表面，第1表面的第1部分塗覆黏著劑及第2表面的第2部分塗覆黏著劑，這第1與第2部分不重疊。」；第1頁第92至94行記載「．．．黏著劑塗覆表面寬度可顯著地大於或小於這個表面一半。．．．」；第1頁第78-81行揭露：表面沒有塗覆黏著劑區域，較佳塗覆不黏的塗層，例如silicone、PVB、GMS或wax。惟系爭專利申請專利範圍第1項為一種膠帶結構改良，係設置一本體，於該本體內層面之一側邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之本體外層另側邊處亦設具黏膠，即表面不需要塗覆不黏的塗層，且黏著劑塗覆表面的寬度僅在側邊，不需顯著地大於或小於這個表面一半，與原證5之形狀、構造不同，故尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。又該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證5塗覆不黏的塗層及黏著劑塗覆表面寬度可顯著地大於或小於這個表面一半，無法輕易推知不需要塗覆不黏的塗層且黏著劑塗覆表面的寬度僅在側邊，故尚難證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。
㈦系爭專利申請專利範圍第2至4項為第1項之直接或間接附屬
項，包含所依附之請求項之全部技術特徵，其所依附之第1項具有新穎性及進步性已如前述，故第2至4項亦具有新穎性及進步性；系爭專利申請專利範圍第6至7項為第5項之附屬項，包含所依附之請求項之全部技術特徵，其所依附之第5項具有新穎性及進步性已如前述，故第6至7項亦具有新穎性及進步性。
㈧並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉訴訟費用由原告負擔。
四、參加人丁○○經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或陳述。
五、按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第93條及第94條第1項第1款前段規定申請取得新型專利。惟若「申請前已見於刊物或已公開使用者」，不得申請取得新型專利，為同法第94條第1項第1款所明定。又「新型雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」復為同法第94條第4項所明定。對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第93條至第96條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反首揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違首揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。又智慧財產案件審理法第33條第1項規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。上開規定所稱「新證據」係指該新提出之證據本身獨立得作為證明系爭專利具有撤銷理由之舉發證據，至於依附於原有舉發證據而用以增強或擔保原有證據之證據能力及證明力者，因其與原撤銷事由及原有證據具有同一關連性，並非獨立證據，此在智慧財產案件審理法制定前即無提出時點之限制，本院自應一併加以審酌，核與智慧財產案件審理法第33條第1項規定無涉。查原告於舉發階段僅提出附件1至
5主張系爭專利不具新穎性及進步性（詳如附表），嗣於向本院起訴時提出原證4即西元1977年7月5日公告之美國第0000000號專利、原證5即西元1982年1月27日公開之英國公開第0000000號專利、原證6即西元1974年4月1日公告之中華民國第15807號專利分別主張系爭專利各請求項不具新穎性及進步性（詳如附表），查原證4至6均係獨立得作為證明系爭專利具有撤銷理由之舉發證據，核屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，本院自應併予審究。被告雖於本院辯論時辯稱：依司法院院解字第1629號解釋及最高行政法院61年度判字第259號判例，「新證據」係指訴願時存在，而在訴訟時始發現者而言，被告於95年9月14日寄送新型技術報告予原告，原告於斯時即已知悉原證4至6等證據，本件舉發係於97年10月31日始作成審定，原告均未於舉發階段提出原證4至6，而係遲至訴願階段始提出，顯係怠於提出證據，而與上開「新證據」之定義不符云云。按行政訴訟法第273條第1項第13款規定：「有左列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。．．十三、當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物。但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。」，最高行政法院61年度判字第259號判例要旨係揭示倘文書證物始終在再審原告持有中，且於前訴訟程序中隨時均可提出，乃明知有此有利之證據而怠於使用，直至原判決確定之後始行提出，即不符合上開規定，而不得據以提起再審之訴，因再審制度係就確定之終局裁判予以救濟，故就得提起再審之訴之證據自應採取較嚴格之標準，藉以避免當事人濫用再審制度，影響確定終局判決所形成之法安定性。惟智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」則在解決現行專利法第67條第3項規定舉發人補提理由及證據應於舉發審定前提出之時間限制，俾使同一專利權之有效性紛爭得以於訴訟中一次解決，並未涉及確定終局判決之法安定性，是以上開判例要旨所揭示再審事由之「證物」與智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，二者所欲達成之制度目的有別，其實質內容互異，尚難據以比附援引。至司法院院解字第1629號解釋雖揭示「新證據」係指行政處分當時該證據已經存在，至訴願決定確定後始行發現者而言，縱訴願決定確定後始發現新證據，原處分及原決定機關仍應受訴願決定之拘束，惟上述司法院解釋係針對訴願決定拘束力加以闡釋，核與智慧財產案件審理法第33條第1項係在解決現行專利法第67條第3項關於舉發證據提出時間之限制，而放寬於行政訴訟言詞辯論終結前亦得提出，該「新證據」自不以於訴願決定確定後始行發現者為限，否則將無法發揮智慧財產案件審理法第33條第
1項規定所欲達成一次解決紛爭之立法目的。
六、本件原告起訴係主張原證5足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性、原證5結合原證6足以證明系爭專利申請專利範圍第2項、第4項不具進步性、原證4結合原證5足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性、原證4足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性、原證4結合附件2、3足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性、原證4足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性、原證4結合原證6足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性（見本院卷第82頁及第128頁）。茲分別就上開爭點析述如下：
㈠系爭專利申請專利範圍共有7項，其中第1項、第5項為獨立項，餘為附屬項。其內容如下：
⒈一種膠帶結構改良，係設置一本體，於該本體內層面之一側
邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之本體外層另側邊處亦設具黏膠。
⒉如申請專利範圍第1項所述膠帶結構改良，其中，可在本體外層面黏膠上貼置保護紙。
⒊如申請專利範圍第2項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為曲光紙。
⒋如申請專利範圍第2項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為蠟紙。
⒌一種膠帶結構改良，係於本體之內層面全佈設黏膠，另於本
體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙。
⒍如申請專利範圍第5項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為曲光紙。
⒎如申請專利範圍第5項所述膠帶結構改良，其中，該保護紙可為蠟紙。
㈡原證4係揭示一種粉刷部分表面的改良方法，在說明書第2欄
第36至45行，記載「…在這發明方法的實例使用之遮蔽膠帶可參照標記20，如圖5所示，膠帶20的內面21完整地塗覆壓感黏著劑，而膠帶20的外面22大約一半表面塗覆壓感黏著劑
23。外面22剩下的部份24，則未沾黏。一層矽膠紙帶26防止內面21與半塗覆面23沾黏。」（Themaskingtapestripusefulinthepracticeofthemethodofthepresentinventionisindicatedbyreferencecharacter20.AsShowinFIG5，theinnerside21oftape20iscomplet
elycoatedwithapressuresensitiveadhesivewhere
astheouterside22oftape20hasapproximatelyone-halfofitsurfacecoatedwithapressuresensitiveadhesive23.Theremaininghalf24oftheouterside22isuncoated.Alayerofsiliconepapertape
26preventsthestickingofinnersde21withcoatedhalf23.）。原證5係揭示一種用於遮蔽物體表面的黏著性膠帶，在說明書第1頁第45至50行記載「…本發明黏著膠帶具有第1及2相對表面，第1表面的第1部分塗覆黏著劑及第2表面的第2部分塗覆黏著劑，上開第1與第2部分不重疊。」（Thereisthusprovidedinaccordancewithanembodimentofthepresentinventionadhesivetapedefiningfirstandsecondoppositesurfaces，afirstportionofthefirstsurfacehavingformedthereon
anadhesivecoatingandasecondportionofthesecondsurfacehaveformedthereonanadhesivecoating，thefirstandsecondportionsbeingnon-overlap
ing…;），說明書第1頁第92至94行則記載「…黏著劑塗覆表面寬度可顯著地大於或小於這個表面一半。…」（Alter-natively，thewidthoftheadhesivecoatedsurfaces
maybesignificantlymoreorlessthanhalfthatof
thesurfaces.），圖式1亦揭露內外側黏膠層於不同側之技術特徵。原證6則揭示一種雙面黏膠帶，其申請專利範圍記載「…一種塑膠黏性膠帶，其上下兩面均塗膠層，於其層之一面加貼一層蠟紙，…」。
㈢原證5足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：
⒈查原證5說明書第1頁第45至50行記載「…本發明黏著膠帶具
有第1及2相對表面，第1表面的第1部分塗覆黏著劑及第2表面的第2部分塗覆黏著劑，上開第1與第2部分不重疊。」，且原證5之申請專利範圍第1項至第4項亦分別揭示在膠帶之內外相對表面並未全部塗覆黏膠層，而係於內層面及外層面之不同延長側邊塗覆黏膠層，且內、外層面塗覆黏膠層的部分並不重疊之技術內容（Claim1.：…saidfirstandsec
ondportionsbeingnonco-extensive.Claim2.：....whereinsaidfirstandsecondportionsaresubstantiallynonoverlapping.Claim3.：…whereinsaidfirs
tandsecondportionsareeachdefinedalongelongat
eareas.Claim4.：…whereinsaidelongateareasarearrangedadjacentoppositeedgesofthetape.），是以原證5已揭示系爭專利申請專利範圍第1項之膠帶結構為內層面之一側邊處設具黏膠，另於相對此黏膠之外層面另側邊處亦設具黏膠之技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍第
1項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證5顯能輕易完成，而不具進步性。
⒉另查，原證5雖然在第1頁第78至81行揭露「表面沒有塗覆黏
著劑區域，較佳塗覆不黏的塗層，例如silicone、PVB、GMS或wax」，惟原證5之申請專利範圍第1項僅界定膠帶之第1及第2相對表面「Adhesivetapedefiningfirstandsecondoppositesurfaces,…saidfirstandsecondportionsbeingnonco-extensive.」，並未記載「膠帶表面沒有塗覆黏著劑區域，較佳塗覆不黏的塗層」之技術內容，足見在膠帶表面沒有塗覆黏著劑區域，另塗覆不黏的塗層，僅為原證5發明內容「較佳實施例」之一，而非原證5之必要技術特徵。再者，原證5在說明書第1頁第92至94行揭露其膠帶之黏著劑塗覆表面寬度可顯著地大於或小於這個表面一半，其內容亦包含膠帶之黏著劑塗覆表面寬度可顯著地小於表面一半之態樣，即與系爭專利申請專利範圍第1項所記載於內、外層面一側邊塗覆黏著劑之膠帶構造相同，是以被告辯稱原證5之膠帶表面沒有塗覆黏著劑區域，須塗覆不黏的塗層，且其塗覆黏著劑的部份僅可顯著地大於或小於表面的一半，而與系爭專利申請專利範圍第1項於內、外層面僅在側邊塗覆黏著劑，且不需塗覆不黏塗層之膠帶，在結構、形狀上有所不同云云，即非可採。
㈣原證5與原證6之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2、4項不具進步性：
⒈查系爭專利申請專利範圍第2項係就第1項進一步附加「可在
本體外層面黏膠上貼置保護紙」之技術特徵，第4項則係就第2項進一步附加「該保護紙可為蠟紙」之技術特徵，而原證5說明書第1頁第45至50行及申請專利範圍第1項至第4項已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所示膠帶之第1及第2表面不同延長側邊塗覆黏著劑，且內、外二表面塗覆黏著劑的部分不互相重疊之技術內容，業如前述，而原證6則揭露一種塑膠黏性膠帶，其上下兩面均塗膠層，於其層之一面加貼一層蠟紙，欲使用可將貼層蠟紙撕掉，將其貼於被貼物之後面而以另一面之膠層貼於固定層上之構造。
⒉經比對原證5、6之組合與系爭專利申請專利範圍第2、4項，
系爭專利申請專利範圍第2、4項所記載於膠帶內、外表面兩不同側邊塗覆黏膠層已見於原證5，第4項所記載於外層面黏膠上貼置蠟紙之技術特徵已揭露於原證6，至於第2項雖係記載於外層面黏膠上貼置保護紙，惟系爭專利說明書之「實施方式」即載明「該保護紙（10）可為曲光紙、蠟紙...等」（見本院卷第109頁），由此可見就習於該項技藝人士而言，蠟紙亦為保護紙的一種，易言之，蠟紙為保護紙之下位概念，則原證6既已揭露於外層面黏膠上貼置蠟紙之技術內容，該內容即已隱含或建議可適用其上位概念之保護紙，是以系爭專利申請專利範圍第2、4項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證5、6加以組合後顯能輕易完成，而不具進步性。
㈤原證4與原證5之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性：
⒈查系爭專利申請專利範圍第3項係就第2項進一步附加「可在
本體外層面黏膠上貼置保護紙，該保護紙可為曲光紙」之技術特徵，原證5說明書第1頁第45至50行及申請專利範圍第1項至第4項已揭露系爭專利申請專利範圍第1項所示膠帶之第1及第2表面不同延長側邊塗覆黏著劑，且內、外二表面塗覆黏著劑的部分不互相重疊之技術內容，原證4說明書第2欄第44至45行則揭露「…一矽膠紙帶層26防止內面21與半塗覆面
23沾黏」之技術內容。⒉經比對原證4、5之組合與系爭專利申請專利範圍第3項，系
爭專利申請專利範圍第3項所記載於膠帶內、外表面兩不同側邊塗覆黏膠層已見於原證5，其所記載於外層面黏膠上貼置曲光紙之技術特徵雖未直接揭露於原證4，惟原證4所載之矽膠紙，與系爭專利之曲光紙之功能均在於遮蔽黏膠層，避免膠帶本體內層面之黏膠層與本體外層面之黏膠層黏合，而為膠帶本體外層面黏膠之保護紙，另參以系爭專利說明書之「實施方式」亦載明「該保護紙（10）可為曲光紙、蠟紙...等」（見本院卷第109頁），由此可見就習於該項技藝人士而言，使用曲光紙作為保護紙亦為易於替代之習知技術，是以矽膠紙與曲光紙雖然材質不同，但二者皆可有效遮蔽膠帶內表面的黏膠層，避免其與膠帶外表面之黏膠層黏合，故系爭專利申請專利範圍第3項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證4、5加以組合後顯能輕易完成，而不具進步性。
㈥原證4足以證明系爭專利申請專利範圍第5項不具新穎性：
⒈查原證4說明書第2欄第36至45行記載「…在這發明方法的實
例使用之遮蔽膠帶可參照標記20，如圖5所示，膠帶20的內面21完整地塗覆壓感黏著劑，而膠帶20的外面22大約一半表面塗覆壓感黏著劑23。外面22剩下的部份24，則未沾黏。一層矽膠紙帶26防止內面21與半塗覆面23沾黏。」，另參照圖式5亦揭露上開技術內容，是以原證4已揭露系爭專利申請專利範圍第5項之膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵，是以系爭專利申請專利範圍第5項即不具新穎性。
⒉原證4之說明書除第2欄第36至45行揭示膠帶大約一半表面塗
覆黏著劑外，說明書第3欄第28至30行亦記載「在膠帶20之外層面至少1/4部份需塗覆黏著劑，更佳為1/3至1/2部份（
Atleast1/4oftheoutersurfaceoftape20should
becoatedwithanadhesivewith1/3to1/2beingpreferred.）」，然上開膠帶外層面塗覆黏著劑之寬度比例均僅係實施例之例示，而系爭專利申請專利範圍第5項係記載「本體外層面之一側邊亦設有黏膠」，並未限定該設有黏膠之寬度占膠帶外層面之比例，更遑論系爭專利之黏膠寬度係少於一半或1/4，而與原證4之形狀不同，是以被告辯稱系爭專利申請專利範圍第5項膠帶之黏著劑塗覆外層面之寬度僅在側邊，不需大約一半表面塗覆黏著劑，故與原證4形狀不同云云，即非可採。
㈦原證4足以證明系爭專利申請專利範圍第6項不具新穎性：
⒈查系爭專利申請專利範圍第6項係就第5項進一步附加「該保
護紙可為曲光紙」之技術特徵，原證4已揭露系爭專利申請專利範圍第5項之膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵，雖原證4並未直接揭露使用曲光紙作為保護紙之技術特徵，惟原證4所載之矽膠紙與系爭專利之曲光紙之功能相同，業如前述，另參以系爭專利說明書之「實施方式」亦載明「該保護紙（10）可為曲光紙、蠟紙...等」（見本院卷第109頁），足見就習於該項技藝人士而言，使用曲光紙作為保護紙亦為易於替代置換之習知技術，故就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，參酌原證4記載之矽膠紙，應能直接置換為曲光紙，是以系爭專利申請專利範圍第6項即不具新穎性。
㈧原證4與原證6之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第7項不具進步性：
⒈查系爭專利申請專利範圍第7項係就第5項進一步附加「該保
護紙可為蠟紙」之技術特徵，原證4係揭露膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵，原證6則揭露一種塑膠黏性膠帶，其上下兩面均塗膠層，於其層之一面加貼一層蠟紙，欲使用可將貼層蠟紙撕掉，將其貼於被貼物之後面而以另一面之膠層貼於固定層上之技術內容。
⒉經比對原證4、6之組合與系爭專利申請專利範圍第7項，系
爭專利申請專利範圍第7項所記載膠帶結構為本體之內層面全佈設黏膠，另於本體外層面之一側邊亦設有黏膠，再於此外層面之黏膠上貼置保護紙之技術特徵已揭露於原證4，第7項所記載於外層面黏膠上貼置蠟紙之技術特徵已揭露於原證6，是以系爭專利申請專利範圍第7項為該發明所屬技術領域中具有通常知識者由原證4、6加以組合後顯能輕易完成，而不具進步性。
㈨附件1至5無法相互勾稽以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第7項不具新穎性及進步性：
⒈查附件1之膠帶實品本體，並未標示實際製造日期及型號，
至多僅能證明該膠帶可被製作完成，並無從得知其公開日期；附件2之中文型錄正本及附件3之英文型錄正本，所載原告公司地址皆為「臺北市○○○路○段○○○號12樓」，附件4為原告於91年10月17日向經濟部商業司申請遷址變更登記及董事持股變動報備，其中原告舊公司地址為「臺北市○○區○○○路○段○○○號12樓」，新公司地址為「臺北市○○○路○段○○○號5樓之6」，由上可知附件2、3之型錄所載之原告公司地址為附件4之原告舊公司地址，此固可證明附件2、3之型錄公開日期係在系爭專利申請日94年1月25日之前，惟附件2、3所載DBT-601產品僅能看到膠帶之外觀，於其一側邊塗覆黏膠層，其上有保護紙貼覆，但無其內部結構之相關說明，自無從僅由上開型錄所揭示之膠帶外觀，認定其膠帶本體之內層究係全部佈設黏膠，或僅有一部分佈設黏膠。
⒉另附件5之出口報單僅揭示貨物名稱為PVCDOUBLESIDEDM
ASKINGTAPE，並未記載該貨物之內部結構，而其品名欄記載為DP145G25mm×25M、DP145G35mm×25M、DP158R35mm×25M、DP145G25mm×25M、DP145G35mm×25M等，此與附件2中文型錄所記載之「油漆雙面遮蓋膠帶」及附件3英文型錄所記載之「Double-CoatedMaskingTapeforPaintwork」之產品編號DBT-601相較，無論在產品名稱或編號均不相同，故附件1之雙面遮蔽膠帶實品與附件2及3之產品型錄及附件5之出口報單及發票影本，彼此無法相互勾稽，即無從認附件1之雙面遮蔽膠帶實品為附件5之出口報單及發票影本所記載之貨物，或為附件2及3產品型錄所載產品編號DBT-601之油漆面遮蔽膠帶，故附件1至5無法證明系爭專利申請專利範圍第1項至第7項不具新穎性及進步性。
七、綜上所述，原告於舉發階段所提出之附件1至5並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項至第7項不具新穎性及進步性，惟原告於向本院起訴時所提出之原證4至6及其組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第4項及第7項不具進步性，並足以證明系爭專利申請專利範圍第5、6項不具新穎性，而有違專利法第94條第1項、第4項之規定，自應為舉發成立之審定。被告未及審酌原告於訴訟階段所提出之新證據，而為舉發不成立之審定，尚有未冾，訴願決定未及糾正，亦有未合。又本件事證已臻明確，且已就各該獨立項及附屬項逐一論斷均不符合專利要件，而無事證未臻明確或請求項尚待被告審查之情事，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭專利作成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第200條第3款、第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國99年2月25日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官王俊雄法官林欣蓉以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國99年2月25日
書記官周其祥