裁判字號：最高行政法院90年判字第2412號判決
裁判日期：民國90年12月14日
裁判案由：新型專利異議
最高行政法院判決九十年度判字第二四一二號
原告甲○○訴訟代理人乙○○被告經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）代表人 陳明邦 右當事人間因新型專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十八年十一月二十四日台八十八訴字第四二九五七號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實緣原告於八十六年一月七日以其「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良追加（三）」之主體包括鎖心、帶動塊及卡梢，帶動塊固定於鎖心末端，並可依卡梢結構做任何形狀之設計，卡梢之末端設有倒鉤面，當鎖具閉鎖時，卡梢之倒鉤面將鎖扣Ｕ形鎖桿，其次卡梢並設有凹槽，凹槽介於頂止塊與限制塊之間，以供置入帶動塊，藉扭轉帶動塊可達成逆鐘向帶動卡梢閉銷與順鐘向帶動卡梢啟鎖之目的，特徵在於令帶動塊扭轉迴旋區域內，頂止塊不妨礙帶動塊扭轉情況下，當鎖心呈閉鎖狀時，限制塊受彈簧之推擠而頂於帶動塊，此時頂止塊與帶動塊間存有些間隙，當卡梢末端受外力作用，方使卡梢後退至頂止塊頂於鎖固狀之帶動塊旁，使頂止塊於鎖固狀之帶動塊彼此呈無間隙狀時，卡梢末端仍能有效鎖扣Ｕ形鎖桿，鎖具上鎖後，可有效限制卡稍因外力作用而反向後退運動，使鎖體無法開啟，以達成防盜之目的等情，向被告申請新型專利，作為其第00000000號「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良」新型專利案（以下稱原案）之追加專利，經被告編為第00000000追加三號審查，准予專利。公告期間， 曾彩鳳 以本案之結構特徵於申請前已見於申准在先之第00000000追加一號「鎖心卡梢防撥、防敲結構改良追加（一）」新型專利案（以下稱引證一）及申請在先之第00000000號「機車Ｕ型鎖防盜結構之改良」新型專利案（以下稱引證二）；又本案之技術內容並未利用到原案之技術內容，不得作為追加專利；本案有違專利法第九十七條、第九十八條第一項首段、第二項、第一百零五條準用第二十二條第四項及第二十七條第一項規定云云，對之提起異議。案經被告審查，為「本案異議成立，應不予專利。」之審定，發給八十七年十二月二十二日台專（判）○二○一六字第一四六八四三號專利異議審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，均遭駁回，遂提起本件行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂：一、行政院一再維持原處分及原決定之理由係謂：１．本案頂止塊與帶動塊間留有間隙，以便帶動塊扭轉，及以外力作用於卡梢末端，方使卡梢後退至頂止塊頂於鎖固狀之帶動塊旁，使其間隙消除，卡梢末端仍能有效鎖扣Ｕ形鎖桿以防盜之構造、技術內容及功效，已見於引證二之凹槽一側所設之階級狀抵制塊，於鎖心閉鎖時，與鎖心撥塊間有間隙，提供鎖心撥塊轉動時足夠之轉動空間，以適當擴大鎖心之轉動角度，進而帶動卡梢較大之移動距離，提高卡梢與鎖桿之卡制深度，產生更好之閉鎖卡制效果，可達防撥、防敲之效果係為相同，引證二與本案為同一創作。
２．本案申請專利範圍第二項附屬項所述頂止塊在帶動塊呈左上斜至右下狀或垂直狀鎖固時，須頂於帶動塊兩側邊而無餘隙，使卡梢無法因凹槽尚留有空間而可後退，達防盜效果之結構，已見於引證一之卡掣塊斜面與帶動塊平行接觸，凹槽另側為垂直卡掣面塊與卡掣塊斜面鉗掣帶動塊，而無餘隙，使卡梢受帶動塊卡掣不能內縮之結構，及原案之凹槽側設計斜面，帶動塊側邊正頂於斜面最低點以抵頂防盜之結構，不具有新穎性。３．本案頂止塊與帶動塊間留有間隙所達到防盜功效亦與引證一及原案相同，而為引證一及原案之簡單運用，為熟習該項技術者所能輕易完成，未具增進之功效，不具進步性。４．又追加專利除為運用原案主要技術外，仍需具有新穎性及進步性，始足當之，本案既與引證一、原案之防盜功效相同，即無增進之功效，自不得申請取得新型專利。二、但查引證三係為系爭案之母案，而引證一則為系爭案之追加一案，而系爭案已經被告審查准予專利而公告，即表示原告於初審系爭時，已將母案及追加一案一併納入審查，而系爭案確較引證三（母案）及引證一（追加一案）具有功效上之增進，方准予專利，而今被告竟又推翻先前之審查結果，認定系爭案無功效上之增進，不符新型專利申請要件，如此前後不一之審定結果令人無所適從，更加凸顯被告審查基準不一，而訴願及再訴願機關卻未針對此點作出裁決，而一再指摘系爭案之不是，因此原處分、訴願決定及再訴願決定確有重大瑕疵。三、又被告認定系爭案與引證三（即母案）為簡單運用，且功效相同，並不具進步性，但系爭案於異議第二案之審定書中認定：「本案將原母案卡梢凹槽旁之斜面改為頂止塊，使鎖具於鎖固後防止卡梢內縮，達防盜效果確具增進功效，無違專利法規定。」如今被告卻又作出相反結果之認定，前後兩歧，未能一貫，如此審定結果，究竟何者為正確，皆未見說明，在同一異議案及同一證據下，又可是一句「案情各異」即可帶過，被告一再作出前後不一之審定，而訴願及再訴願機關卻也一再維護被告，作出損害原告權益之決定，因此皆應予以撤銷，以還原告之公道。四、又引證二曾於八十七年五月二十六日修正專利說明書之專利範圍，但根據當初異議理由書中所呈送引證二之說明書專利範圍所載：「其特徵在於：兩卡梢凹槽靠近與鎖桿相互卡制之一側各凹設形成有一具階級狀旋轉空間之抵制塊，且抵制塊的前緣係呈圓弧狀。」而修正後之專利範圍：「其特徵在於：於兩卡梢凹槽靠近與鎖桿相互卡制之一側各凹設形成有一具階級狀旋轉空間之抵制塊。」其修正後之專利範圍係刪除抵制塊前緣之形狀限制，屬於擴大專利範圍，由於其提出修正係於異議（八十六年十月二十二日）及答辯程序後，因此於異議時所提係一專利範圍較窄之版本，而被告審查時，卻又採用修改後放大專利範圍之版本，而且未能修正後之版本提示原告，使原告沒有機會再提出答辯或修正專利範圍，即作出審定，如此黑箱作業，對原告並不公允，並置原告之權益於不顧。五、系爭案之結構（如第一圖所示），其特徵在於令帶動塊21扭轉迴旋區域內，頂止塊131不妨礙帶動塊21扭轉情況下，當鎖心2呈閉鎖狀時，限制塊12受彈簧15的推擠而頂於帶動塊21，此時頂止塊131與帶動塊21間存有些許間隙，惟，當卡梢1末端受外力作用，迫使卡梢1後退至頂止塊131頂於鎖固狀的帶動塊21旁，使頂止塊131於鎖固狀的帶動塊21彼此呈無間隙狀時，卡梢1末端仍能有效的鎖扣Ｕ型鎖桿，故鎖具上鎖後，可有效限制卡梢1因外力作用而反向後退運動而無法使鎖體開啟，以可達成防盜之目的者；而引證一（如第二圖所示），其主要特徵係由原案（引證三，如第四圖所示）衍生之創作，主要係為使帶動塊與卡梢之結合帶動更較原案（引證三）為之穩固，故改變其凹槽旁之斜面，使其達到更佳之防盜效果，又『引證一之卡梢末端設呈倒鉤狀斜面，可與鎖桿卡掣孔之卡掣斜面相配合，使鎖桿與卡梢確實嵌卡，引證一其訴求結構與本案並不相同，且系爭案與引證一皆為對原案（引證三）追加改良創作，更何況系爭案與引證一雖使帶動塊兩側邊而無餘隙，達到防盜效果，但二者係採用不同之結構而達相同之功效，從第一、二圖即可比較出系爭案與引證一之結構不同點，系爭案之垂直面設於限制塊12，而引證一之垂直面設於卡掣塊103，又系爭案限制塊12係設於遠離倒鉤面
14之另一端，而引證一係設於倒鉤面105之較近一端，故垂直面之空間型態不同，又垂直面之對邊結構亦不相同，系爭案係設一塊狀之頂止塊131，而引證一係設有一具斜面之卡掣塊102，故系爭案與引證案係設以不同之結構而達到防盜之功效，的確合乎追加專利之要件；又該引證二之結構（如第三圖所示），雖與系爭案其中之一實施例圖式近似（如第七圖所示），但系爭案之主要訴求係如第一圖所示，而非是該實施例圖式，更何況系爭案尚有其他之實施例（如第五、六圖所示），而且原處分機關亦未要求本案刪除補正該實施例圖示，顯然於審查過程中有瑕疵，又本案之眾多實施例皆係以不同之構造設計以達到防盜之功效，而被告僅以本案其中之一實施例近似，便全盤否定其他不同結構特徵之實施例所具功效之增進，而逕自作出異議成立之審定，實過於草率牽強，故原處分、訴願及再訴願決定應予以撤銷。六、綜上所述，系爭案既經核准專利而公告，足證確較引證一、三具有進步性，且被告於系爭案另一異議審定書中亦自承系爭案較引證三（母案）具功效上之增進，如今作出大相逕庭之審定，又引證二係已變更專利範圍，而被告卻未提示原告，因此不具證據能力，爰此，懇請鈞院明鑑，判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定等語。
被告答辯意旨略謂：原告指稱引證三為系爭案之原案，而引證一為追加一案，系爭案既核准專利公告，表示被告審定時已將原案及追加一案併入審理，今又認定系爭案無功效上增進，不符新型專利要件，前後不一。且指稱系爭案於異議之第二案時之審定書中認定「系爭案將原案卡梢凹槽旁之斜面改為頂止塊，使鎖具於鎖固後防止卡梢內縮，達到防盜效果確具增進功效，無違專利法規定。」今卻作出相反結果認定，前後不一等云云。惟查被告審酌本異議案係參酌異議理由、異議答辯理由及引證一、引證
二、引證三等與系爭案之比較而作出異議審定，即為專利公告後之公眾審查，以彌補原審查之不足。又另案即異議事件之第二案並無本件異議案之引證一、引證二、引證三等之異議證據，其審查依據因與本件異議案不同，審定結果自有差異，本件異議案之審定並無違誤。原告復主張引證二被提出作為本件異議案證據之後於八十七年五月二十六日修正申請專利範圍，將專利範圍擴大，被告未將該修正本送予原告答辯，逕依該修正後之申請專利範圍與系爭案比較，作出審定，實不公允等語。查引證二係於申請審查中修正（八十七年五月二十六日修正），將其申請專利範圍特徵中限制其抵制塊前緣呈圓弧狀者刪除，惟仍具有抵制塊之結構，並不影響實質內容，而核准公告，故當初送予原告答辯時引證二說明書即已揭示抵制塊結構，而引證二於兩卡梢凹槽靠近與鎖桿相互卡制之一側各凹設形成一具階級狀旋轉空間之抵制塊，及其達成於鎖心閉鎖時，與鎖心撥塊間有間隙，提供鎖心撥塊轉動時足夠的轉動空間，以適當擴大鎖心的轉動角度，進而帶動卡梢較大的移動距離，提高卡梢與鎖桿的卡制深度，產生更好的閉鎖卡制效果，可達防撥、防敲的效果與修正前抵制塊前緣呈圓弧狀者相同，且與系爭案之頂止塊與帶動塊間留有間隙，以便帶動塊扭轉，即以外力作用於卡梢末端，迫使卡梢後退至頂止塊頂於鎖固狀的帶動塊旁，使其間隙消除，卡梢末端仍能有效鎖扣Ｕ型鎖桿以達防盜之構造、技術內容、功效比較，係為相同，故引證二與系爭案為相同創作，原審定並無違誤。至原告指稱系爭案與引證一之結構並不相同，而達到防盜功效，合乎追加專利要件者。查追加專利除為運用原案主要技術外，仍需具備新穎性、進步性之專利要件，始足當之。系爭案既與引證一、引證三之防盜效果相同，即無功效增進，自不符合新型專利要件。原告另稱僅以系爭案其一實施例圖式與引證二結構相似，而全盤否定其他不同結構特徵之實施例，所具有功效之增進，逕予異議成立之審定，實過草率云云。查被告審定系爭案異議成立，係針對系爭案申請專利範圍審查，於申請專利範圍未主張之結構，則不予論究，故就系爭案申請專利範圍與引證一、引證二、引證三比較，系爭案並不具可專利性。原處分並無違法，請判決駁回原告之訴等語。
理由依專利法第九十八條第二項規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無同條第一項所列三款情事，仍不得申請取得新型專利。又依同法第一百零五條準用第二十七條第一項前段規定，二人以上有同一之新型，各別申請時，應就最先申請者，准予新型專利。本件被告以引證一係於卡梢凹槽旁設卡掣塊斜面，與帶動塊平行接觸，凹槽另側為垂直卡掣面塊，與卡掣塊斜面鉗掣帶動塊，而沒有餘隙，使卡梢受帶動塊卡掣不能內縮；引證二係於二卡梢凹槽靠近與鎖桿相互卡制之一側各凹設形成一具階級狀旋轉空間之抵制塊；原案係於卡梢凹槽旁設斜面，令帶動塊置於凹槽處時，側邊止頂於斜面最低點，以防止卡梢內縮，達到防盜目的。本案頂止塊與帶動塊間留有間隙，以便帶動塊扭轉，及以外力作用於卡梢末端，迫使卡梢後退至頂止塊頂於鎖固狀之帶動塊旁，使其間隙消除，卡梢末端仍能有效鎖扣Ｕ形鎖桿以防盜之構造、技術內容及功效，已見於引證二之凹槽一側所設之階級狀抵制塊，於鎖心閉鎖時，與鎖心撥塊間有間隙，提供鎖心撥塊轉動時足夠之轉動空間，以適當擴大鎖心之轉動角度、進而帶動卡梢較大之移動距離，提高卞梢與鎖桿之卡制深度，產生更好之閉鎖卡制效果，可達防撥、防敲之效果係為相同，引證二與本案為同一創作；本案申請專利範圍第二項附屬項所述頂止塊在帶動塊呈左上斜至右下狀或垂直狀鎖固時，須頂於帶動塊兩側邊而無餘隙，使卡梢無法因凹槽尚留有空間而可後退，達防盜效果之結構，已見於引證一之卡掣塊斜面與帶動塊平行接觸，凹槽另側為垂直卡掣面塊與卡掣塊斜面鉗掣帶動塊，而無餘隙，使卡梢受帶動塊卡掣不能內縮之結構，及原案之凹槽側設斜面，帶動塊側邊正頂於斜面最低點以抵頂防盜之結構，不具新穎性。本案頂止塊與帶動塊間留有間隙所達到防盜功效亦與引證一及原案相同，而為引證一及原案之簡單運用，為熟習該項技術者所能輕易完成，未具增進功效，不具進步性。引證一及原案足證本案有違專利法第九十八條第二項規定，引證二足證本案違反專利法第一百零五條準用第二十七條第一項規定，乃為「本案異議成立，應不予專利。」之審定。原告不服，循序提起行政訴訟，主張本案如與引證二為相同創作，又為引證一及原案簡單技術轉用，則引證二應不予專利；本案與引證一係以不同之結構而達相同防盜功效云云，但查引證二是否具專利性係屬另案範疇，尚與本案無涉；引證二既係較本案申請在先之專利案，本案之構造、技術內容及功效與引證二比較為同一創作，本案自專利法第一百零五條準用第二十七條第一項規定之適用。又追加專利除為運用原案主要技術外，仍需具有新穎性及進步性，始足當之。本案既與引證一、原案之防盜功效相同，即無增進之功效，自不得申請取得新型專利。至所提財團法人中國生產力中心專利侵害鑑定報告影本，姑不論該報告所為鑑定內容係就案外人所生產之「大鎖」物品與本件原案所為之異同比較分析，尚與本案無涉，且以專利侵害鑑定與專利本身是否合於專利性原屬二事，自難執該鑑定報告為其有利之論據。原告固又訴稱引證二於八十五年十二月十日申請專利，於八十七年五月二十六日修正申請專利範圍時為擴大申請專利範圍，有違專利法規定，不具證據力云云，然查引證二及其修正案是否具專利性係屬另案；引證二較本案申請在先，本案之構造、技術內容及功效與引證二比較為同一創作，本案有違專利法第一百零五條準用第二十七條第一項之規定，不具專利性。此有財團法人金屬工業研究發展中心⒌⒌金驗字第六六二號函附新型專利訴願案審查意見書及⒐⒈金驗字第一一四四號函附新型專利再訴願案答辯審查意見書存訴願卷可資參證。查各該審查意見書分析詳盡，見解客觀，其審查意見應堪採取。茲原告又指稱引證三為系爭案之原案，而引證一為追加一案，系爭案既核准專利公告，表示被告審定時已將原案及追加一案併入審理，今又認定系爭案無功效上增進，不符新型專利要件，前後不一。且指稱系爭案於異議之第二案時之審定書中認定「系爭案將原案卡梢凹槽旁之斜面改為頂止塊，使鎖具於鎖固後防止卡梢內縮，達到防盜效果確具增進功效，無違專利法規定。」今卻作出相反結果認定，前後不一等云云。惟查被告審酌本異議案係參酌異議理由、異議答辯理由及引證一、引證二、引證三等與系爭案之比較而作出異議審定，即為專利公告後之公眾審查，以彌補原審定之不足。又另案即異議事件之第二案並無本件異議案之引證一、引證二、引證三等之異議證據，其審查依據因與本件異議案不同，審定結果自有差異。原告復謂引證二被提出作為本件異議案證據之後之八十七年五月二十六日修正申請專利範圍，將專利範圍擴大，被告未將該修正本送予原告答辯，逕依該修正後之申請專利範圍與系爭案比較，作出審定，實不公允等語。查引證二係於申請審查中修正（八十七年五月二十六日修正），將其申請專利範圍特徵中限制其抵制塊前緣呈圓弧狀者刪除，惟仍具有抵制塊之結構，並不影響實質內容，而核准公告，故當初送予原告答辯時引證二說明書即已揭示抵制塊結構，而引證二於兩卡梢凹槽靠近與鎖桿相互卡制之一側各凹設形成一具階級狀旋轉空間之抵制塊，及其達成於鎖心閉鎖時，與鎖心撥塊間有間隙，提供鎖心撥塊轉動時足夠的轉動空間，以適當擴大鎖心的轉動角度，進而帶動卡梢較大的移動距離，提高卡梢與鎖桿的卡制深度，產生更好的閉鎖卡制效果，可達防撥、防敲的效果與修正前抵制塊前緣呈圓弧狀者相同，且與系爭案之頂止塊與帶動塊間留有間隙，以便帶動塊扭轉，即以外力作用於卡梢末端，迫使卡梢後退至頂止塊頂於鎖固狀的帶動塊旁，使其間隙消除，卡梢末端仍能有效鎖扣Ｕ型鎖桿以達防盜之構造、技術內容、功效比較，係為相同，故引證二與系爭案為相同創作。至原告指稱系爭案與引證一之結構並不相同，而達到防盜功效，合乎追加專利要件者。查追加專利除為運用原案主要技術外，仍需具備新穎性、進步性之專利要件，始足當之。系爭案既與引證一、引證三之防盜效果相同，即無功效增進，自不符合新型專利要件。原告另稱僅以系爭案其一實施例圖示與引證二結構相似，而全盤否定其他不同結構特徵之實施例，所具有功效之增進，逕予異議成立之審定，實過草率云云。查被告審定系爭案異議成立，係針對系爭案申請專利範圍審查，於申請專利範圍未主張之結構，則不予論究，故就系爭案申請專利範圍與引證一、引證二、引證三比較，系爭案並不具可專利性。從而，被告所為本案異議成立，應不予專利之審定，並無違誤。一再訴願決定遞予維持，亦無不合。原告起訴意旨，難謂有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十年十二月十四日
最高行政法院第三庭
審判長法官曾隆興
法官吳明鴻法官徐樹海法官鄭淑貞法官林家惠右正本證明與原本無異
法院書記官陳盛信中華民國九十年十二月十四日