裁判字號：臺北高等行政法院93年訴字第1935號判決
裁判日期：民國94年07月28日
裁判案由：商標異議
臺北高等行政法院判決
93年度訴字第01935號原告尚立國際股份有限公司代表人甲○○董事長）住訴訟代理人 顧立雄 律師
李宛珍 律師 陳信至 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）住同上訴訟代理人丙○○
參加人日商‧吉田股份有限公司代表人乙○○○董事長）訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師 黃闡億 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年4月12日經訴字第09306215890號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：㈠原告前於民國（下同，除西元外）91年3月4日以「PORTER
DASH！及圖」商標（下稱系爭聯合商標，如附圖1所示）作為其註冊第0000000號「PORTER及圖」商標（下稱系爭正商標）之聯合商標，指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「眼鏡及其組件、潛水用具、電腦軟體、電腦硬體、計算機、照相機、攝錄放影機、音響、電視遊樂器、電池、電影片、錄影帶、唱片、錄音帶、電話機、傳真機、自動販賣機、直尺、磁性識別卡」商品，向被告申請註冊，經被告准列為審定第0000000號聯合商標。
㈡參加人於92年4月15日，以系爭聯合商標與原告之「PORTER
人形圖」、「PORTERDASH！及圖」及「PORTER及圖」商標（下稱據爭商標1、2、3，如附圖2所示）近似，有違異議審定時商標法（下簡稱商標法）第37條第7款及第14款之規定，對之提起異議。案經被告審查，以系爭聯合商標有違商標法第37條第7款之規定（並表明同條第14款不予審究），於92年8月26日以中台異字第G00000000號商標異議審定書（下稱原處分）為「第00000000號『PORTERDASH！及圖』聯合商標之審定應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定、原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告及參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：商標法第37條第7款是否亦為聯合商標不得申請註冊之事由之一？據爭商標是否係著名之商標？系爭聯合商標是否有致公眾混淆誤認之虞？系爭聯合商標之註冊是否須得並已得參加人之同意？㈠原告主張之理由：
⒈原告擁有據爭「PORTERDASH」系列商標在我國及世界多國之商標專用權：
⑴參加人與系爭商標之前手祥記實業股份有限公司（下稱
祥記公司）自西元1988年起即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，開展合作關係，共同經營「PORTER」品牌，經雙方合意，祥記公司有權以自己名義就參加人之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等系列商標，在日本以外之世界各地申請註冊，並生產、銷售皮包袋類及其他使用系爭「PORTERDASH」系列商標之產品，參加人僅保留其日本之商標權，祥記公司則取得全世界申請註冊之權利，此有雙方簽訂之協議書
4份可稽。⑵祥記公司遵守約定、履行義務之同時，也行使權利，分
別在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國註冊，取得商標專用權多達30餘件，嗣原告受讓取得祥記公司上述商標專用權，依法承受其一切商標權利。原告現擁有參加人據爭商標在我國及歐盟15國、美國、新加坡、大陸等國家之商標專用權，有權禁止參加人在原告已取得商標專用權之國家使用其「PORTERDASH」系列商標，此乃商標註冊之效果使然，參加人不得持據爭商標在我國或美國、歐盟15國、新加坡、大陸等國家對原告主張權利，實乃不辯自明之理。
⑶此外，參加人在與祥記公司合作期間（即西元2000年8
月間）曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地商標專用權之要約，在合作關係終止後更曾致函祥記公司，表示願以3,800萬元日幣價購祥記公司商標（即西元2001年10月31日），凡此，在在足以證明參加人明知祥記公司及其後手依法享有註冊取得之商標權，其無任何商標法上權利可資主張，併予陳明。
⒉原告以系爭聯合商標申請註冊，為本身權利之合法行使：
⑴茲由祥記公司與參加人所訂之協議及往來信函內容觀之
，自西元1988年迄2001年5月間終止合作關係為止，參加人得使用其「PORTERDASH」系列商標之地區，侷限於日本一隅，同時期在日本以外之我國及歐盟15國、美國、新加坡、大陸、馬來西亞等國家，註冊並使用「PORTERDASH」系列商標者，概為原告之前手祥記公司（祥記公司自1988年起開始在我國、歐盟、美國、新加坡、大陸、馬來西亞等國申請並獲准註冊即可證明），除於上述國家取得註冊外，祥記公司並將標示有「PORTER
DASH」系列商標的商品，大量行銷至香港，此亦有祥記公司自西元1994年起在香港參展等資料可證。經由祥記公司長達十餘年之使用，若謂「PORTERDASH」等商標在國內或其他日本以外地區著有名聲，其商譽及商標著名性顯係來自祥記公司長久戮力經營所締造之成果，斷非未曾在日本以外地區從事任何商業活動之參加人所建立。
⑵原告於91年2月6日以新台幣800萬元受讓取得祥記公司
「PORTERDASH」等商標專用權，並於同年4月9日起陸續辦妥移轉登記，有權製造、行銷「PORTERDASH」系列商標之皮包、背包、冠帽、衣服、靴鞋……等產品，今原告以繼受自祥記公司在國內及世界各地使用多年、戮力經營之「PORTERDASH」系列商標，並以系爭聯合商標申請註冊，乃本身權利之行使，毋庸取得他人同意，參加人洵無置喙之餘地。
⒊原處分及訴願理由認事用法違誤不當：
⑴查被告於異議審定書理由三、指稱「查據以異議之『
PORTER及人形圖』、『PORTER』、『YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖』等商標係日商吉田股份有限公司首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年即陸續於日本申准註冊……異議人雖無直接進口據爭商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據爭商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上經國內網友踴躍討論等情……」，而認據爭商標所表彰之商譽已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。訴願決定亦肯認前揭理由，均屬違法不當，茲分述於后：
①查，參加人之據爭商標1、2及3，前2商標在日本申准
註冊日期為西元1988年間，後者在日本申准註冊日期為西元2001年間。則參加人異議申請書雖另外臚列參加人在日本所申請註冊與本案有關之系列商標多件，惟均非參加人所持據爭商標。被告及訴願決定機關竟均將參加人未主張之其他商標，列為本案據爭商標，進而認定參加人據爭商標早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊……云云，顯屬嚴重違誤。
②次依祥記公司及參加人西元1993年簽訂之協議，祥記
公司同意參加人得在香港行銷商品，雙方並約定未來在香港市場應互換資訊，嗣後簽訂之合約亦明定香港之獨家代理商代理銷售祥記公司及參加人製造之商品，故香港市面販售之「PORTERDASH！包」兼有祥記公司與參加人之產品，其商譽應歸雙方共享，原告繼受祥記公司之商標權益，並持續經營香港市場，自亦享有香港地區「PORTERDASH！」之商譽。被告及訴願決定機關罔顧香港地區之「PORTERDASH！」使用者，實際上包含祥記公司及原告等事實，草率地憑恃我國與港、日經貿旅遊往來密切，即認定「參加人之商標」具有極高知名度，而為不利益於原告之處分，顯屬不當。
③再查，參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本販
賣之據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，均乃參加人自行製作，不具公信力，尤以西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，參加人並未檢附相關銷售發票、行銷單據、進出口單據以證其實，被告未詳加查證，一律照單全收，顯屬違誤。
④另外，國人受限於語言能力之不同，閱讀外文雜誌之
習慣並不普遍，且由參加人本身檢送之「台灣發行日文雜誌及消費者閱讀日文雜誌之相關資料」觀之，其中一則明確指出「……日本雜誌目前都是以買斷的方式進貨，一旦逾期就無法退貨，因此供應商的風險（相）形偏高，（直）接地也就影響到日本雜誌在台灣各通路的鋪貨量不高」，故「non-no」、「men’snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men’sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等雜誌，縱有在台販售之情事，其數量亦不多，加上語言的隔閡，除占全國人口極少數之「哈日族」外，一般消費者或相關業者藉由日本雜誌知悉參加人商標之可能性，堪稱微乎其微，更遑論「廣為相關事業或消費者所普遍認知」之程度。
⑤末就參加人檢送之網友討論之網頁觀之，其討論時間
集中在西元2002年及2003年，皆在祥記公司與參加人終止合作關係之後，大部分也較系爭商標申請註冊日為晚，殊難證明系爭商標申請註冊時，國人已廣泛知悉參加人商標（而事實上，該系列商標在我國之所以著名乃係經由原告及原告之前手祥記公司長期使用所建立），尤其以3、5人甚或數十人在網路上討論同一個商標，即認定該商標在我國已為著名商標，其判斷亦顯然違誤。
⑵次查，訴願理由指稱「……惟觀諸訴願人於異議答辯
及訴願階段所檢送之訂單確認書、發票、載貨單……產品發表會照片及廣告資料影本……且其廣告內容亦強調『PORTER』品牌源自日本、東京原宿地區或關係人之創辦人 吉田吉藏 KichizoYoshida等，故其予消費者之認知仍係代理關係人據爭商標之商品……另西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明前手即案外人祥記公司曾於香港參展之事實。況且，祥記公司於前揭參展期間既與關係人具有合作關係，而經由關係人授權使用據爭商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜……」而認祥記公司參展之商品理應標示源自參加人，其予消費者印象仍係參加人據爭商標之商品，更與事實嚴重不符，應予撤銷該訴願決定。
①查，基於前揭合作協議，「PORTERDASH」品牌得順
利拓展於國內乃至日本以外地區，祥記公司及原告居功厥偉。原告受讓「PORTERDASH」系列商標後，更積極即以自己之名義行銷推廣「PORTERDASH」系列商品，其於廣告中標示「PORTERDASH」品牌源自日本、原宿地區或創辦人為吉田吉藏等語，均為商標之相關史實由來之陳述，既非虛構，也無不實，被告及訴願機關竟無視於原告積極使用系爭商標之事實及檢附之證據（請參考原告於異議答辯階段檢附之產品訂單、出口報單、原告經營之直營店照片、經銷商店面之照片、產品發表會及廣告影本等書證），憑空創設原告與參加人間之代理關係，允屬不當。
②次查，香港市面販售之「PORTERDASH包」兼有祥記
公司、原告與參加人之產品，其商譽應歸各方共享，原告繼受祥記公司之商標權益，自亦享有香港地區「PORTERDASH」之商譽乙節，業詳陳於前。訴願決定昧於事實，所載理由竟又自行創設授權使用之法律關係，指稱「……西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明前手即案外人祥記公司曾於香港參展之事實。況且，祥記公司於前揭參展期間既與關係人具有合作關係，而經由關係人授權使用據以異議商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自關係人，其予消費者印象仍係關係人據爭商標之商品……」，片面採認參加人檢附之書證，罔顧香港地區使用、販售標示有「PORTERDASH」之商品者，實際上包含原告之事實，認事用法顯然違誤。
⒋據爭商標並非商標法第37條第7款規定之著名商標，原處分顯有違誤：
⑴適用商標法第37條第7款，即應先判斷據爭商標是否為
著名商標，其後始有判斷系爭商標與據爭商標是否有致公眾混淆誤認之虞之問題，若據爭商標並非著名商標，即無再探就系爭商標、據爭商標是否有混淆誤認之虞之必要，此先敘明。
⑵商標法所保護之著名商標，係指該商標在我國已達到著
名之程度者而言，外國商標不得逕以其在外國著名為由，推論其當屬我國商標法上之著名商標，外國商標如欲成為我國著名商標，商標權人仍應就其如何在我國著名詳盡說明與舉證之責：
①按「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其
主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度之亦有一定地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在其國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者，當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護外國著名商標之必要性。」此有最高行政法院92年度判字第562號判決及92年度判字第839號判決可稽。準此國外商標必須在我國國內已達到著名之程度，使受商標法有關「著名商標」之保護。
②外國知名商標如何成為國內著名商標，最高行政法院
於92年度判字第562號判決明示：「我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式及日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全台之高知名度。又我國青少年間雖有『哈日風』及『哈美風』之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。」同院92年度判字第839號判決亦稱：「惟查我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之旅客，更難就國外之著名商標一一知悉，……除非業主投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能」。
③綜上可知，外國商標欲成為國內著名商標，商標權人
仍應就其在我國如何著名詳盡說明及舉證之責，例如業主是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？不能以文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風或哈美風，或旅遊頻繁理由，無證據推定該商標係屬「著名」。
⑶查參加人並未投入鉅額成本，以長期持續之方式，在我
國國內主要媒體大量播放及刊登據爭商標之產品，是縱使本件確如參加人所稱在日本及香港地區有多家雜誌刊登據爭商標產品廣告、據爭商標商品於日本及香港地區因大量銷售而享有極高知名度經國內網友於網路上踴躍討論、日文雜誌大部分在台亦有販售云云，據爭商標亦不能成為國內著名商標：
①日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體：
A.依參加人提出之金石堂第155期出版情報「你的第一本外文雜誌」中關於日本雜誌之介紹表示：「日本雜誌目前都是以買斷的方式進貨，一旦逾期就無法退貨，因此供應商的風險偏高，間接地也就影響日本雜誌在台灣各通路的舖書量不高」，由是足證本件縱確如參加人所稱其於日本發行之雜誌宣傳廣告據爭商標商品云云，然該等雜誌於我國境內並無建立普遍之通路而擁有廣大之讀者群，該等日文雜誌顯非我國國內主要媒體。
B.更何況，參加人固於日本境內發行之日文雜誌就據爭商標商品有宣傳廣告之事實，然經比對參加人提出之資料，其文宣廣告遍布於日本境內之60餘種雜誌，惟觀諸參加人所提出之日本雜誌於我國銷售之資料顯示，僅有其中十餘種有銷售資訊刊載於我國網路書店，其餘利用google搜尋引擎查得之日本雜誌銷售資料，除僅列出6種日本雜誌外，亦僅能證明有國內讀者欲購買該等日本雜誌，而於網路中查詢其銷售管道而已，根本無從得知該等雜誌於國內有無銷售，而參加人亦從未提出該等日文雜誌於我國境內銷售之具體數量及金額，實難謂該等雜誌「大部分」在我國亦有販售。
C.綜上，在台灣銷售之日文雜誌既不及參加人於日本刊登廣告雜誌種類之十分之一，參加人亦未提出該等日文雜誌於我國境內銷售之具體數量及金額，該等日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，顯非我國國內主要媒體，甚明，而參加人又未能證明其有投入鉅額成本，以長期持續之方式，在我國國內主要媒體大量播放及刊登據爭商標之產品，則據爭商標並不能因據爭商標商品刊登廣告於該等日文雜誌而成為我國著名商標。
②日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內
主要媒體，已如前述，則依最高行政法院上開2判決見解意旨，我國雖與日本、香港地區經貿旅遊往來頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，縱使據爭商標商品於日本、香港地區享有極高知名度，亦非於外國僅作短暫停留之旅客所能知悉，據爭商標自不能僅因我國與日本、香港經貿旅遊頻繁而成為我國著名商標。
③末查，現代社會傳播媒體眾多，各類資訊充斥，不論
大眾文化或是小眾現象，均得在網路世界或傳播媒體中占有一席之地，然而能在眾多資訊中，能予以社會大眾深刻而持久之印象或造成話題者，並不多見。觀諸參加人所提供之網路上討論情形，僅有十數位網友之討論，且其中間有中國大陸或香港地區網友之留言，或是拍賣網站上拍賣據爭商標商品之訊息，相較於網路資訊傳播快速且數量龐大之特質○○○區區○○○○路言論實難謂據爭商標商品已引起國內網友間踴躍討論，而得謂該據爭商標已於國內消費者間所普遍認知而達著名之程度。何況，商標著名與否之認定時點，應以他人申請註冊時著名與否為準，此為被告公告之「著名商標或標章認定要點」第10點第2款所明定，而原告係於91年3月7日申請註冊系爭商標，參加人所提出之網路討論日期，大多在被告申請註冊之後，是更不得以該網路討論作為據爭商標是否著名之依據。
④綜上論述，據爭商標並未在我國國內達到著名之程度
，不受商標法之保護，惟被告異議審定書及經濟部訴願決定書罔顧日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體，參加人又未投入鉅額成本，以長期持續之方式，在我國國內主要媒體大量播放及刊登據爭商標之產品之事實，率以日文雜誌有於我國銷售、我國與日、港經貿旅遊密切以及網路上之討論等理由作為據爭商標已我國著名商標之論據，進而為異議成立之處分，顯與前揭判決見解有違而應予撤銷。
⒌系爭聯合商標之申請註冊，不違反審定時商標法第37條第
7款及第14款之規定：⑴商標法第37條第7款、第14款之適用，以申請人主觀上
具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為要件：系爭商標審定公告時，商標法第37條第7款、第14款乃源自82年12月22日修正公布之商標法第37條第1項第7款「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註冊」之規定而來。所謂商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，其適用係「以不公平競爭之目的，非出於創作而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者」而言（83年7月15日修正公布之商標法施行細則第31條規定可茲參照）。其立法意旨在於杜絕剽竊襲用他人商標或標章冀圖獲准註冊之僥倖歪風，以建立正常之商標秩序為目的。嗣歷商標法之修正，雖將該款規定分列於第7款與第14款，且法條文字上未有明示「襲用」字樣，然其規範意旨並不因商標法之修正而有改變。準此，商標法第37條第7款、第14款之適用，應以申請人主觀上具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為要件，倘系爭商標之申請註冊並不具有惡意襲用、搶註或以不公平競爭為目的等要件，應無商標法第37條第7款、第14款規定之適用，合先陳明。
⑵原告受讓祥記公司註冊商標，隨業務推展善意延伸系爭
商標之申請註冊，非以不公平競爭之目的，更無惡意抄襲他人商標可言：
①緣祥記公司設立於61年9月間，在我國手提包、袋類
商品已具有相當之製造技術與經營實力且負盛名，此由祥記公司在手提包、袋類商品之製造方面，獲得世界知名品牌如「WILSON」、「PUMA」、「EASTON」、「PRINCE」、「L.L.BEAN」、「MIZUNO」等之高度肯定，進而委託祥記公司製造生產；及祥記公司與「WILSON」、「PUMA」等公司有密切之業務往來可以證明。而西元1988年當時參加人之經營模式為閉鎖型家族事業，雖具有設計方面之特色，然父子傳承多年來僅在日本地區製造販售據爭商標之袋類商品，未有向外拓展之事實。嗣因2國手提包同業公會進行交流，參加人確知祥記公司具備發展海外市場之實力，乃於西元1988年間與之締結獨家製造及行銷協議，並就日本國以外之商標權利概括同意商標註冊，因此不論祥記公司申請註冊之「LUGGAGELABEL」、「PORTER」等系列商標（下稱原受讓商標）或原告善意延伸申請註冊之系爭商標，均無抄襲仿用之情事。
②查，參加人與原告受讓商標之前手祥記公司於前揭協
議書（AGREEMENT）前言約定，祥記公司於日本以外的世界各地，以排他性的權利專有製造與行銷參加人所設計之皮包產品，其契約原文為「……THATGALLAN
THAVETHERIGHTOFEXCLUSIVELYTOMANUFACTURE
ANDMARKETTHEBAGSCOLLECTIONSDESIGNEDBYYOSHIDATOALLOVERTHEWORLDEXCEPTJAPAN.」。就我國境內而言，祥記公司專有製造與行銷參加人所設計之皮包商品等權利，並針對其設計、供應之皮包樣品及技術支付權利金以為對價，嗣因參加人遲未提供新設計之皮包樣品及怠於提供技術支援，經祥記公司多次去函請求改正未果，雙方間協議由祥記公司專有排他製造與行銷參加人設計之皮包樣品之協議關係乃於西元2001年5月間終止。
③次查，基於協議之目的，雙方並於前揭協議書第4點
特別約定商標權利之歸屬，參加人明示同意祥記公司能在日本、香港以外之地區進行包含系爭商標在內之註冊權利，其契約原文為「THEABOVETRADEMARKSCA
NBEREGISTEREDALLOVERTHEWORLDBYGALLANTEXCEPTJAPAN,HONGKONG.」。祥記公司乃基於此同意註冊之認識，於西元1988年10月間起在我國申請「祥記及圖PORTER」、「祥記及圖PORTERDASH!」、「祥記LUGGAGELABEL」等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標圖樣之限制，乃於西元1994年間起陸續再以「PORTER及圖」、「PORTER」、「PORTERDASH!及圖」、「LUGGAGELABEL」等商標申請註冊獲准在案。參加人前揭同意註冊條款，實為祥記公司註冊商標（即原告受讓商標）正當取得權利之基礎，原告既然善意受讓原註冊之系列商標，則隨其業務推展，基於在我國境內「自己享有」之商標權，衍生出其他系列商標申請註冊，當然不具有惡意襲用或抄襲「他人」商標可言，系爭商標之註冊既無惡意襲用，亦無不正當取得之違法情事，顯與參加人主張之違法事由規範意旨不符。
⑶綜上所述，原告以延伸自己享有之註冊商標之認識，「
善意」申請註冊系爭商標，並非以不公平競爭為目的，亦無任何惡意襲用、意圖剽竊據爭商標之情事，從而參加人以系爭商標違反審定時商標法第37條第7款、第14款等規定提起異議，洵屬無由。
⒍參加人於協議書中之同意註冊，不因其與祥記公司之協議
關係終止而失其效力。再退萬步言，姑先不論據爭商標，於系爭商標核准審定當時是否已在我國達到著名之程度，亦先不問系爭商標審定時商標法第37條第7款、第14款之規範意旨是否以主觀上具有惡意襲用或以不公平競爭之目的為要件。究系爭案件之本質，參加人既於協議書第4點同意商標註冊，則原告受讓之「PORTERDASH！及圖」系列商標乃具正當權源而註冊，其後延伸自己所有之商標而註冊，洵非參加人所能置喙。
⑴異議理由所稱「授權關係」，非商標授權關係：
①查參加人雖一再強調對「PORTERDASH！及圖」商標
之重視及其著名性，則於其作成「同意註冊」之意思表示時，理應更謹慎為之。然而，由該公司檢附之商標註冊資料可知，截至西元1985年間參加人僅在日本提出7件商標申請案，迄至西元1988年12月5日與祥記公司締結系爭協議書時，在日本亦僅享有5件商標權；且參加人在當時並無積極將「PORTERDASH！及圖」系列商標行銷海外之客觀事實及證據。再由西元1988年其草擬之系爭AGREEMENT內容可知，該公司顯然放棄日本國之外的商標權及經營權，而同意由祥記公司及其繼受者享有。蓋倘若參加人「重視PORTER品牌」所言為真，則其竟草擬一份「概括同意註冊」之合約，豈非嚴重矛盾，難圓其說。反面言之，若參加人於概括同意註冊當時，的確自滿於日本市場之營收獲利，且西元1988年間確無拓展「PORTERDASH！及圖」系列商標海外市場及取得日本國以外商標權保護之意，則於協議書作成「概括同意註冊」之意思表示，適正符合參加人之主觀認識，於經驗與論理法則均無不合。客觀事實及經驗邏輯昭昭明甚，參加人於兩造關係終止之後，恣意扭曲事實而為錯誤誘導，提起異議應無理由，系爭商標之註冊實無違法情事可言。②參加人異議理由所稱授權關係並非商標授權，蓋因我
國商標法以屬地保護原則為立法例，參加人於締約時或締約後從未在我國申請商標註冊，既無商標權利如何授權？祥記公司與參加人縱使曾有契約關係，惟查其契約內容，除同意商標註冊之條款外，其餘條款均係就參加人皮包樣品之設計、供應及技術對價之支付條件等為約定，要與商標授權無涉，參加人於異議理由書陳稱與祥記公司具有商標授權關係，實屬無稽。再者，原告與參加人之間並無任何業務往來或授權關係，故原告對系爭商標之使用與參加人無關。系爭商標及其系列商標在我國之商標權利為祥記公司及原告創設所有，原處分及訴願決定未究明此節，認事用法均有違誤。
⑵同意之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題：
①按同意註冊之意思表示，屬於一次即完成之意思表示
，並非繼續性法律關係，不生終止之問題。除非另有撤銷意思表示或意思表示無效之情形，參加人應受「同意註冊」意思表示所拘束，不因協議關係終止而影響商標註冊之效力。詳言之，除非參加人在為同意註冊之意思表示時另有特別約定，否則凡是經同意而註冊，由祥記公司在各國註冊原始取得之商標權，皆不因終止而發生返還之義務，此與授權使用之後仍由權利人保有原權利，並於授權關係終止或終了後，回復原權利人所有之概念有別。
②查參加人於西元1988年間起與祥記公司締結之協議及
其後3份協議書中，均已明文包含有同意祥記公司以LIGHTZONE、PORTER、PORTERDASH、LUGGUGELABEL等系列商標在日本國以外之全世界各地申請註冊之意思表示，已如前述。祥記公司依協議內容於我國境內不但專有製造、行銷參加人所設計包袋式樣之權，更有申請註冊「PORTERDASH！及圖」系列商標之權利，祥記公司及其商標受讓人（即原告），除投入巨額經費廣告、拓展銷售通路之外，更積極維護品牌信譽，自應為系爭商標之商標權及商譽主體。其次，協議書並未約定禁止轉讓，亦未載明於協議關係終止後，祥記公司應將所註冊之商標有償或無償移轉註冊予祥記公司，故不論協議書有效期間內或協議關係終止後，祥記公司及其商標受讓人概為我國境內「PORTERDASH！及圖」系列商標之商標權人殆無疑義，系爭商標之申請註冊，毋庸獲得第三人同意。
③參加人於異議理由第8頁所陳：「……按異議人前雖
於授權契約中同意『祥記實業股份有限公司』得於台灣地區註冊其所授權使用之商標，惟授權契約結束後，該條款即『失其附麗』……」，顯已自認同意條款之存在，惟故意曲解前揭協議書中「同意條款」之法律性質。系爭商標之申請註冊，顯無參加人主張法條之適用，原處分及訴願決定認事用法均有違誤，應予撤銷。
⒎參加人於同意註冊之時，市場上即出現有相同或類似商標
分由2人所有之必然結果，「PORTERDASH！及圖」系列商標於我國之商標權盡歸原告所有，不因任何契約關係終止而有變更：
⑴參加人與祥記公司間之法律關係已如前述。參加人所為
之同意註冊非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係未限制商標圖樣、未限制註冊類別及發展程度之「概括同意註冊」之意思表示，被同意人或合法受讓被同意人所申請註冊之商標權人，自得基於「自己之商標」行使權利及從事適當之發展規劃。蓋參加人為同意註冊之意思表示當時，市場上即出現相同商標分由不同人擁有之必然結果，且該同意由於未限制圖樣、類別、買回之約定及轉讓之禁止，被同意人（即祥記公司）及其後手自得基於得同意在我國申請註冊之商標及由該商標衍生之系列商標，受我國商標法之保護，並基於行使自己商標權之認識拓展市場。縱使與原同意人協議關係日後終止，該概括同意註冊之意思表示既已生效，被同意人及其後手於各該區域因註冊所享有之商標權利並不隨之無效。參加人既於協議中概括同意註冊，豈容事後再曲解事實，藉口協議關係終止質疑系爭商標註冊之效力。再觀整份契約之締約真意，協議書（AGREEMENT）中所約定之「BAGCOLLECTION」字樣，並非同意註冊商品範圍之限制，原告除袋類商品之外，當然得視業務發展需要而於其他類別申請註冊。
⑵承前論述，我國境內之唯一合法商標權人，即為祥記公
司及原告，據爭商標縱使經我國主管機關認定為著名商標，亦應歸功於祥記公司及原告於我國境內製造、行銷之努力。退而言之，縱使因參加人於日本之商譽使得「PORTER及圖」系列商標在我國境內之信譽獲得提升，其所提升之部分信譽亦應歸屬於祥記公司及原告所有，蓋此為雙方簽署協議書時所能預見，更為協議書條款所明定，洵非參加人藉口協議關係終止，即能推翻原告於我國享有商標權利之事實。
⒏參加人從未在我國使用、製造、行銷標示有據爭商標商品
之行為，「PORTERDASH！」系列商標在我國境內自始自終均為祥記公司與原告所使用，無致公眾混淆誤認之虞：
⑴依據原證3協議書之約定，參加人主要經營市場僅侷限
於日本一隅，日本以外的世界各地概由祥記公司專有排他的製造與行銷之權利（THERIGHTOFEXCLUSIVELYTOMANUFACTUREANDMARKET）。於我國境內，自77年間起迄今，「PORTERDASH！及圖」系列商標均由祥記公司及合法受讓商標之原告使用，參加人並無任何以其名義將商品在我國行銷之事實與權利，其在我國根本沒有無任何業務上拓展或投注大量行銷成本之行為。「PORTERDASH！及圖」系列商標在我國市場上自始至終均為祥記公司及原告使用、推廣，斷無致公眾與據爭商標構成混淆誤認之情事可言。
⑵另依據最高行政法院判決意旨，外國商標必須在我國境
內已達到著名之程度，始受我國商標法之保護，該商標權人是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？均為著名與否之判斷標準。惟就客觀事實觀之，參加人並無任何商品銷售至我國，在我國又無任何業務上拓展或投注大量行銷成本之行為，當然不能僅憑外國之文件資料、所謂『哈日風』之抽象次文化概念、或所謂我國與日本、香港間旅遊、貿易互動頻繁，直接論斷據爭商標在我國已達同樣著名之程度，率認系爭商標有致公眾混淆誤認之虞，而撤銷其核准審定。更何況依商標之屬地保護原則，系爭商標及其系列商標在我國之商標權自始至終均為祥記公司及原告所有、使用，應無導致公眾混淆誤認之情形，原處分及訴願決定未詳察相關事實及證據，逕認系爭商標之註冊有致公眾混淆誤認，除悖於事實亦違反最高行政法院判決見解，所為不利益於原告之處分及決定應予撤銷。
⒐又按聯合商標制度之目的，本即為運用巧妙之方法，於不
失商標類似之範圍內，變換自己之商標，以防止狡黠之徒仿冒影射，具有擴大保護自己商標，以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認之作用，故所謂聯合商標，依商標法第22條第1項規定，乃係指「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品者。」因此，正商標與聯合商標之間，具有圖樣近似及商品類似之關係，乃當然之理。
⒑系爭聯合商標之正商標，既已與原告受讓自祥記公司之前
揭683346等號商標圖樣幾近相同（僅手上有無提箱包之差異），而系爭聯合商標又與其正商標近似，則系爭聯合商標必然亦與原告前揭683346等號商標圖樣近似。迺今參加人以據爭商標圖形近似於系爭聯合商標為由申請異議，顯然參加人據爭商標亦近似於原告有合法商標權利的前揭683346等號商標，而實際觀察參加人檢附之據爭商標，亦足以判斷兩者外觀確實極為近似，基此，不論系爭聯合商標之正商標為原告於何時申請註冊，仍不能改變參加人據爭之商標無法在我國使用之事實。
⒒再者，因原告所合法持有之註冊第683346等號商標本身事
實上即與系爭聯合商標相似，基於正商標與聯合商標之間近似之關係，原告如欲以與第683346號等商標為正商標，申請將外觀近似之圖樣註冊為聯合商標，均有可能與參加人據爭商標近似，如被告同意參加人所稱，系爭聯合商標因與據爭商標相同近似，原告即不得申請註冊聯合商標云云，則被告無異於主張為保障參加人未於我國註冊之據爭商標，原告即不得以與第683346號等號商標外觀近似之商標申請註冊為聯合商標？此無端限制原告行使正商標之權利，當非我國商標法之本意，亦係對外國商標之不當保護。
⒓據爭商標因與原告第683346號等「PORTER」系列商標近似，其商品根本不得在國內販售或使用，遑論有致混淆誤認：
參加人據爭商標與原告受讓於祥記公司之前揭「PORTERDASH！」系列商標近似，故參加人過去從未將來也不得於我國使用據爭商標或販售該商標商品，否則即屬侵害原告合法擁有之「PORTERDASH」系列商標權之犯罪行為，已如前述。準此，原告申請系爭聯合商標之註冊，並不會導致消費者產生混淆誤認之結果而有損於國內市場秩序或公共利益。更何況，系爭聯合商標亦與原告已享有合法商標權利之前揭「PORTERDASH」系列商標近似，就消費者而言，不過是將系爭聯合商標所表徵之商品，與原告有合法權利的「PORTERDASH」系列商標商品認為屬於同一系列或系出同源，並無混淆誤認之情事。
⒔尤有進者，據爭商標與原告已合法註冊之正商標相似之現
象，始於西元1988年之協議，早已存在，無論有無混淆誤認，均與系爭聯合商標註冊無涉：
果若被告所認定，消費者間會將系爭聯合商標與參加人據爭商標產生混淆誤認，則此種混淆誤認，早已存在於參加人據爭商標與原告有合法權利之前揭「PORTERDASH」系列商標間，亦即原告申請註冊系爭聯合商標，並不會對國內現有消費市場之公平競爭或消費者對原告及參加人之商標認知再產生任何影響，故准許系爭聯合商標註冊，無涉國內市場秩序或公共利益，是對據爭之系爭外國商標自無保護之必要。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致
公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，「但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」商標法第37條第7款所明定。而商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，復為同法施行細則第15條第1項所規定。所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同細則第31條第1項所明定。又所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
⒉本件系爭聯合商標圖樣上之外文「PORTER」及圖形，與參
加人據爭之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YSOHID
A&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標圖樣上之外文「PORTER」圖形相較，二者均有相同之外文「PORTER」或構圖意匠極相彷彿之幾何圖形設計，於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⒊查據爭之「PORTER及人形圖」、「PORTER」、「YSOHIDA&
COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據爭商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據爭商標商品至香港販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾170萬件。參加人雖無直接進口據爭商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據爭商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在台亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度而於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據爭商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊（91年3月4日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在台灣亦有販售之「non-no」、「men'snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men'sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據爭商標相關資料、據爭商標商品經網友討論之網頁資料、日文雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽。
⒋衡諸據爭商標外文「PORTER」「PORTERDASH！」尚非習
知習見之文字，於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，且系爭商標與之有相同之外文「PORTER」及構圖意匠如出一轍之幾何圖形設計圖，從而原告於其後始以本件系爭審定第0000000號「PORTE
RDASH！及圖」商標圖樣申請註冊，指定使用於眼鏡及其組件等商品，與據爭商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有前揭法條規定之適用。
⒌至原告主張參加人自西元1989年起至2001年5月止與祥記
公司有合作關係，祥記公司得在日本以外之世界各地生產銷售袋子及其他使用參加人系列商標之產品並在台灣等國家註冊商標。祥記公司於西元1994年7月1日起，在台灣以「PORTER及圖」、「PORTERDASH！及圖」商標陸續於衣服、靴鞋、冠帽等類別商品申准取得多件註冊，於合作關係終止後，參加人請求以3,800萬日元受讓商標，祥記公司未同意。原告於91年2月6日以新台幣800萬元向祥記公司受讓商標專用權，並已移轉登記，而受讓商標後積極行銷及廣告。參加人之商標非著名商標，且其係由參加人同意註冊之祥記公司受讓「PORTER」系列商標，系爭商標之申請註冊，未違反前揭法條規定等節，經核本件案外人祥記公司與參加人間雖曾有合作關係，惟該合作關係已於西元2001年5月終止，是祥記公司縱於合作關係期間取得多件「PORTER」系列商標註冊，而於合作關係終止後，原告繼受該等「PORTER」系列商標，然原告於其後另以系爭商標申請註冊，難認已得參加人同意而有商標法第37條第7款但書准其申請註冊之情形，又原告於受讓商標後雖有廣告銷售之事實，並檢送直營店、經銷店、產品發表會照片及廣告資料影本為證，但該等資料除大多晚於系爭商標申請註冊日外，其廣告內容強調「PORTER」品牌源自日本、原宿地區或參加人之創辦人吉田吉藏KichizoYoshida等。西元1994年至1997年間於香港參展之照片影本，亦僅能證明其前手即案外人祥記公司曾於香港參展，惟祥記公司於前揭參展期間既與參加人具有合作關係，而經由參加人授權使用據爭商標，並負責該等商標商品之製造行銷事宜，則其參展之商品自應標示源自參加人，則予消費者印象仍係參加人據爭商標之商品，自不得執為系爭商標之申請註冊無使消費者產生混淆誤認之虞之論據。另本件商標既應依商標法第37條第7款之規定撤銷其審定，其是否尚有違反同法條第14款之規定，自無庸審究，併予敘明。
㈢參加人主張之理由：
⒈系爭商標違反商標法第37條第7款規定，依法不得註冊：
⑴系爭商標與據爭商標構成近似：系爭商標與據爭商標圖
樣相較，均有相同之外文「PORTER」及構圖意匠完全相同之幾何圖形設計，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⑵據爭商標為著名商標：參加人早於西元1962年即首創「
PORTER」商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據爭商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據爭商標商品至香港地區，並於香港地區長期廣泛宣傳促銷，自西元2000年起參加人公司之營業額已逾百億日幣，而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為鈞院90年度訴字第3766號判決所肯認），刊登據爭商標商品相關廣告、報導之日文雜誌「Men'snon-no」、「With」、「MORE」、「non-no」、「mini」、「Zipper」、「COOLTRANS」、「Boon」、「spring」、「smart」等於台灣網路書店亦有販售，被告於異議階段時，亦曾派員至金石堂書店、永漢書店、誠品書局等知名書局連鎖店調查，發現長期以來報導據爭商標商品的日本流行雜誌大部分在該等連鎖書店均有展示及販售（關於此事實，經被告於94年6月3日準備程序供述在案），再參酌我國國內網友於網路上踴躍討論據爭商標商品，知名藝人 木村拓哉 、 金城武 於電視劇及電影中，拿著據爭商標商品，引起我國消費者之注意（請見參證1中「PORTER哈日包燒上身」及「流行教主,非我莫屬!日本超人氣背包~PORTER」報導內容），自西元1988年12月起至2001年5月止參加人並曾授權祥記公司在台灣行銷標示據爭商標之背包類商品台灣消費者所認識之據爭商標所表彰者乃參加人公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用據爭商標之效果，應歸於參加人。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據爭商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合商標法第37條第7款所謂之著名商標。此外，由原告於異議階段提出的附件15資料中雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據爭商標商品受歡迎之程度，如「Porter哈日包燒上身」文章中記載：「敗家子走在街上，除了放眼都是名牌妹揹著LV或GUCCI外，赫然發現許多年輕人都揹著1個素色休閒款式的公事包。敗家子猜想，這些人多半是哈日族，因為他們揹的都是Porter哈日包。」、「SUBCULTURESCREAM次文化尖叫」文章中指出：「日本人對這類限量產品，失心瘋似地支持熱愛，完賣（完全賣完）的狀況，常常在才上巿前幾天就發生。自己就曾經看過原宿Porter（吉田英文品牌名）路面店，買客大排長龍，分批進入店內的壯觀亂象，盛況很像LV或Prada。」、「流行教主，非我莫屬！日本超人氣背包─PORTER」文章中記載：「Porter以其質輕耐用的材質……在LV、PRADA等國際級名牌環伺之下脫穎而出，成為日本街頭背包的領導品牌……推出後即受到日本街頭玩家的歡迎，旋即成為日本街頭人手一包的終極必備品，而TANKER也因此快速躍昇為PORTER的長賣型經典款。在台灣，TANKER系列也時常處於供不應求的品切狀態。」、「世紀之作一針入魂吉田包」文章中亦表示：「在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」文章亦記載：「到了HIPHOP風盛行的70年代初期，PORTER已經有如旋風一般，席捲當時的年輕族群……說到PORTER，就絕對不能不提其經典系列『TANKER』，木村拓哉在日劇『戀愛世代』中使用TANKER系列的雙用背包，以及金城武在電影『心動』中的TANKER兩用公事包，其迷人的氣質與造型，都引起許多影迷的爭相仿效，引領出TANKER風潮。」，另外，標題為「最具大人氣品牌PORTER在台熱烈販售中」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的恆教主」、「機能+實用主義=時尚的另一種可能性」等廣告內文亦說明PORTER品牌背包類商品受歡迎的情形。
⑶系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：
衡諸據爭商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，從而原告於其後始以相同之外文「PORTERDASH!」結合構圖意匠如出一轍之幾何圖形設計圖作為系爭商標圖樣，指定使用於眼鏡及其組件等商品申請註冊，與據爭商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。再者，檢視原告於異議階段提出之附件15宣傳廣告內容，發現其以「Porter哈日包燒上身」、「……其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，……在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，顯然意圖使消費者認為「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人，非如原告所稱「以自己之名義行銷推廣『PORTER』系列商品」，其攀附參加人商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，足堪認定。
⒉原告不得依據參加人與祥記公司所簽訂之授權契約，對
參加人主張其申請本件系爭聯合商標係經參加人同意或主張任何權利：
參加人與祥記公司間之授權契約早於西元2001年5月間終止，參加人與祥記公司自西元2001年5月起已無契約關係存在，雙方權利義務關係應回復未簽約前之狀態，祥記公司已不能依據授權契約對參加人主張任何權利。遑論原告並非契約當事人，參加人從未同意原告申請註冊系爭商標。縱使原告自祥記公司受讓該公司已於台灣獲准註冊之其他含有「PORTERDASH」字樣之商標專用權，惟原告究非契約當事人，不得依據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，對參加人主張其申請系爭聯合商標係經參加人同意或主張任何權利。
⒊茲就原告其他主張駁斥如下：
⑴原告主張：參加人曾以3,800萬元日幣請求祥記公司移
轉其已獲准註冊之PORTER系列商標等之專用權，足以證明參加人明知祥記公司及其後手依法享有註冊取得之商標權，其無任何商標法上權利可資主張云云，惟查：參加人以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER系列商標等之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「參加人明知祥記公司及其後手依法享有註冊取得之商標權，其無任何商標法上權利可資主張」。原告之主張，並不可採。
⑵原告主張：參加人異議申請書所主張之據爭商標為異議
申請書附件之「PORTER人形圖」、「PORTERDASH!」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標，被告及訴願決定機關竟均將參加人未主張之其他商標，列為本案據爭商標，進而認定參加人據以異議商標早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，顯屬嚴重違誤云云。惟查：
依參加人於異議階段提出之附件1及附件9資料所示，於西元1977年間在日本申請註冊之第0000000號商標，為一侍者手提行李箱之圖形與「PORTER」字樣所構成，參加人雖未將其列為本案據爭商標，惟其仍屬參加人創用之PORTER系列商標之一，縱認原處分記載「查據以異議之『PORTER及人形圖』、『PORTER』、『YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖』、『PORTERDASH!』等商標係日商吉田股份有限公司首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊……」或訴願決定書之記載，有誤以該日本註冊第0000000號商標為本案據爭商標之嫌，亦不影響系爭商標與據爭等商標構成近似、該等據爭商標為著名商標及系爭商標違反商標法第37條第7款規定之事實。
⑶原告主張：香港巿面販售之「PORTERDASH包」兼有祥
記公司與參加人公司之產品，並商譽應歸雙方共享，原告繼受祥記公司之商標權益，並持續經營香港巿場，自亦享有香港地區「PORTERDASH」之商譽云云。惟查：
①祥記公司係經由參加人授權使用據爭商標，其屬參加
人公司之經銷商（或稱代理商）性質，一般消費者所認知之「PORTERDASH!」及搬行李服務生人形圖商標所表彰之信譽為參加人公司之信譽，祥記公司縱有於香港販售系爭商標商品之事實，其使用之效果亦應歸於參加人。
②如前所述，原告於台灣所為之宣傳廣告，一再使人誤
認其販售之PORTER相關系列商標商品之產銷主體為參加人，其攀附參加人商譽之意圖明顯，原告縱有於香港地區販售「PORTERDASH!及圖」商標商品之事實，其是否使消費者認識「PORTERDASH!及圖」商標所表彰之信譽為原告自身之信譽，不無疑問。
⑷原告主張：參加人提出之網路討論資料所載日期，大多
晚於系爭商標申請註冊日，討論據爭商標之網友人數不多，該等網路討論資料不得作為證明據爭商標為著名商標之證據云云。惟查：
參加人提出之網路討論資料部分所載日期縱有晚於系爭商標申請註冊日，惟仍有部分早於系爭商標申請註冊日，而某一商標商品於網路上受到討論、探詢，已足以顯見該商標商品受到消費者之喜愛及高度注意，該等網路討論資料應得作為證明據爭商標為著名商標之證據。
⑸原告主張其以系爭商標作為系爭正商標之聯合商標，係
本於自有之合法商標權利，避免他人以「PORTERDASH!」申請註冊於相同或類似商品，並無任何違法可言，基於原告註冊第683346號商標、註冊第0000000號正商標及系爭聯合商標之間具有圖樣近似之關係，原告所欲註冊之任何聯合商標均會與據爭商標近似，將造成原告根本不得申請註冊任何以第683346號商標為正商標之聯合商標云云。
惟查：按「聯合商標仍不失為獨立而存在之商標，申請註冊為聯合商標之圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形者，仍不得核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異。」有最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院，下同）88年度判字第3447號判決足供參照。系爭商標雖為聯合商標惟仍不失為獨立而存在之商標，其圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形，仍不得核准註冊。原告之主張，並不可採。
⑹原告主張：商標法第37條第7款、第14款之適用，以申
請人主觀上具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為要件，原告受讓祥記公司註冊商標，隨業務推展善意延伸系爭商標之申請註冊，非以不公平競爭之目的，更無惡意抄襲他人商標可言云云。惟查：
①商標法第37條第7款、第14款並未以商標申請人具有
「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標為構成要件。審查系爭商標是否違反商標法第37條第7款、第14款規定時，並無審酌原告主觀上是否具有「惡意襲用、搶註他人商標」及「以不公平競爭之目的」而抄襲他人商標之必要。
②祥記公司董事長 林明燈 同時為原告公司監察人，祥記
公司董事 林義雄 亦同時為原告公司董事，該二人對祥記公司與參加人間之授權契約早於西元2001年5月間終止、同意註冊條款已失效、祥記公司已無製造、行銷、經銷「PORTERDASH」系列商標商品的權利等情當知之甚詳，竟仍將祥記公司於授權契約存續期間所註冊之商標專用權移轉登記予原告，而原告受讓商標專用權後，仍於廣告中使用令人相信事實上為其產製的「PORTER」系列商標商品之產製來源為參加人之文字，其顯然有攀附參加人商譽之意圖，而以不公平競爭之目的，申請註冊系爭聯合商標。
⑺原告主張：我國商標法以屬地保護原則為立法例，參加
人於締約時或締約後從未在我國申請商標註冊，既無商標權利如何授權？參加人與祥記公司所簽訂之契約與商標授權無涉。迄至西元1988年12月5日與祥記公司締結系爭協議書時，參加人在日本亦僅享有5件商標權，參加人並未重視PORTER商標。參加人於協議書中之同意註冊之意思表示，屬於一次即完成之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，不因其與祥記公司之協議關係終止而失其效力，參加人於協議書概括同意註冊，顯然效棄日本國之外的商標權及經營權，而同意由祥記公司及其繼受者享有，「PORTERDASH!及圖」系列商標於我國之商標權盡歸原告所有，不因任何契約關係終止而有變更云云。惟查：
①檢視祥記公司致參加人之信函內容，祥記公司以「吉
田ブランドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與參加人所簽訂之契約，顯然祥記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且西元2000年
5、6月間簽訂之最後1份合約，其封面亦載明「LICEN
SEAGREEMENT」（中譯：授權契約）。②參加人與祥記公司所簽訂之契約性質為何，應依契約
內容決定，與參加人在日本申准註冊幾件商標無涉。參加人是否重視「PORTER」系列商標，亦與參加人在日本申准註冊幾件商標無絕對關係。事實上，參加人長期廣泛地在報章雜誌上刊登廣告促銷據爭商標商品，已足以證明參加人對據爭商標之重視。
③根據參加人與祥記公司簽訂之授權契約，參加人係授
予（契約原文：grant）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷參加人創用之「PORTER」系列等多款商標產品的權利（請見參加人與祥記公司簽訂之授權契約書第1條、第2條及第3條），參加人對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。
④祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為
參加人之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而參加人於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTERDASH!」系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定參加人有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，如第5條至第9條約定），及西元1996年1月間、2000年5、6月間所簽訂的最後2份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA（即參加人）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA（即參加人）之同意」（原文為Forunity
ofimageofYoshidabrand,advertisementpublicity,standingboards,advertisingcolumn
etc.,shouldbeapprovedbyYoshida.），即可明瞭祥記公司僅屬參加人公司之經銷商（或稱代理商）性質，只不過參加人同意祥記公司得自行生產參加人設計的產品（或祥記公司自行設計經參加人同意的產品），此與Ａ公司委託Ｂ公司生產Ａ公司產品，另授權Ｃ公司經銷Ａ公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合Ｂ公司與Ｃ公司之功能而已。
⑤我國商標法除保護已在我國註冊之商標外，尚保護他
人所創用而未於我國註冊之商標，如現行商標法第23條第1項第12款及第14款（相當於修正前商標法第37條第7款及第14款）所稱之「他人商標」即不限於已在我國獲准註冊之商標。參加人於授權契約中同意祥記公司於我國註冊「PORTERDASH」系列商標之實益即在符合商標法第37條第7款及第14款但書規定，祥記公司得參加人同意後申請註冊「PORTERDASH」系列商標，即得排除商標法第37條第7款及第14款等不得註冊事由之規定之適用。參加人雖未先在我國申准註冊後再授權祥記公司使用，惟參加人於授權契約中同意祥記公司得在台灣申請註冊「PORTERDASH!」系列商標，具有排斥商標法第37條第7款及第14款等不得註冊事由之效果。
⑥參加人與祥記公司前後共簽訂4份授權契約，每份契
約均記載同意註冊條款（請見合約第4條約定），顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如原告所稱參加人一次放棄註冊商標之權利（何等重大的權利放棄），否則僅於第1份合約記載同意註冊條款即可，何須4份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年度台上字第577號判例參照）。將參加人於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊參加人創用的「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款系列商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對參加人是何等重大的不利益。除非參加人有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。況且與參加人簽訂授權契約者為祥記公司，並非原告，原告既非契約相對人，並無依據參加人於授權契約中所為之任何意思表示主張權利之餘地。
⑦以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，參
加人與祥記公司所簽訂的4份授權契約的核心部分應為第1條之規定：「參加人授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHTZONE及在參加人品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文：YOSHIDAGRANTS
TOGALLANTTHEEXCLUSIVERIGHTSOFMANUFACTURING,MARKETINGANDDISTRIBUTIONOFPRODUCTSUNDERLIGHTZONEANDALLTHEOTHERCOLLECTIONSTHEBRANDNAMEANDTRADEMARKSOFYOSHIDA&CO.,LTD.）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊參加人所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款系列商標（第4條）、參加人控制祥記公司生產的產品品質（如第5條約定參加人應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選定）設計款之一件原樣予參加人；第6條約定參加人應提供祥記公司必要之技術協助；第7條約定祥記公司應向參加人顯示其製造每樣產品的物件編號；第8條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經參加人同意；第9條約定參加人得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依出售參加人商標商品銷售額的一定比例支付權利金（第11條）（原文為royalty，中譯為版權使用費或特許權使用費等），但不得低於一定金額（第12條）。參加人與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」系列等商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約終止而失效。
⑧按契約之解釋，應探求當事人之真意（最高法院43年
台上字第577號判例參照）。參加人與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、參加人授權祥記公司製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款系列商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金的前提下，參加人才允許祥記公司製造、行銷及經銷參加人所有之「PORTER」系列等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約中之第11條第1項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB售價計算之一定比例權利金予參加人，但不得少於最低權利金金額」（ASCOMPENSATIONFORTHERIGHTSGRANTEDHEREUNDER,GALLANTSHALLPAYTOYOSHIDAAPERCENTAGEROYALTYONGALLANT'SFOBSALESPRICES,BUTNOTLESSTHANTHEMINIMUMROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及原告仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背參加人與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。若原告前開主張可採，則豈非在參加人與祥記公司間之授權契約關係已經消滅、祥記公司無庸支付權利金的情形下，祥記公司及原告仍得在日本及香港以外國家繼續保有參加人創用的「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGUGELABEL」等多款系列商標專用權，並據其商標專用權繼續製造、行銷標示上開多款系列商標的商品。參加人與祥記公司間所簽訂之商標授權契約既已終止止，則依一般契約法原則，契約條款已失其效力，雙方間之權利、義務關係應回復未簽訂契約前之狀態，祥記公司已不得對參加人主張其註冊「PORTERDASH」系列商標係經參加人同意。
更遑論原告並非契約當事人，並無依據參加人與祥記公司間所簽訂之授權契約主張權利之餘地。
理由
一、原告起訴主張：參加人與系爭商標之前手祥記公司自西元1988年起即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，開展合作關係，共同經營「PORTER」品牌，經雙方合意，祥記公司有權以自己名義就參加人之「PORTER」、「PORTERDASH」、「LUGGAGELABEL」等系列商標，在日本以外之世界各地申請註冊，並生產、銷售皮包袋類及其他使用系爭「PORTERDASH」系列商標之產品，參加人僅保留其日本之商標權，祥記公司則取得全世界申請註冊之權利，嗣原告受讓取得祥記公司上述商標專用權，依法承受其一切商標權利，原告現擁有參加人「PORTERDASH」系列商標在我國及歐盟15國、美國、新加坡、大陸等國家之商標專用權，有權禁止參加人在原告已取得商標專用權之國家使用其「PORTERDASH」系列商標，且以系爭聯合商標申請註冊，乃本身權利之行使，毋庸取得他人同意，參加人洵無置喙之餘地，況據爭商標在國內無銷售及廣告之事實，並非著名商標，故系爭聯合商標並無商標法第37條第7款之情事，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。
二、被告則以：系爭聯合商標圖樣與據爭商標屬近似之商標，且據爭商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，至西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾170萬件，參加人雖無直接進口據爭商標商品至我國銷售，然據爭商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊（91年3月4日）前，其背包、手提袋等商品仍已廣為相關事業及消費者所普遍認知而為著名商標，原告於其後始以系爭聯合商標圖樣申請註冊，指定使用於眼鏡及其組件等商品，與據爭商標知名之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，應有商標法第37條第7款之適用等語置辯。
三、本件兩造及參加人對於事實概要欄所載之事實均不爭，並對於系爭聯合商標與據爭商標近似、據爭商標1、2、3分別係於西元1988年7月12日、1988年8月29日及2001年3月16日在日本註冊、參加人與祥記公司於西元1988年12月6日、1993年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日（原協議書之記載為6月31日）締有協議書4件（下稱協議書1、2、3、4），約定契約有效期間分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止協議書4、原告與祥記公司於91年2月6日締有商標讓與契約等情不爭，並有附於本院卷之協議書（第34頁至第44頁）及其中譯本（第157頁至第165頁）、終止函（第156頁）及商標讓與契約（第71頁至80頁）暨附於原處分卷之日本商標公報（異議附件1）、商標註冊簿（第14頁至第15頁）、異議申請書及理由書（第16頁至第37頁）及原處分（第1頁至第6頁）可稽，堪認為真實。
四、按商標法第37條第7款規定：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」第46條規定：「對審定商標認有違反本法規定之情事者，得於公告期間內，向商標主管機關提出異議。」是本件之爭執，厥在於商標法第37條第7款是否亦為聯合商標不得申請註冊之事由之一？據爭商標是否係著名之商標？系爭聯合商標是否有致公眾混淆誤認之虞？系爭聯合商標之註冊是否已得參加人之同意？
五、關於聯合商標不得申請註冊事由部分：㈠商標法第22條第1項規定：「同一人以同一商標圖樣，指定
使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」按現行法已修正刪除相關規定，而當時設立聯合商標制度之目的，旨在運用巧妙之方法，於不失商標類似之範圍內，變換自己之商標，以防止狡黠之徒仿冒影射，具有擴大保護自己商標，以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認之作用，且為適應社會環境之變遷，於不變更商標主要部分之範圍內，變化其商標之態樣，藉以防止商標顯著性之喪失。然按聯合商標仍不失為獨立而存在之商標，申請註冊為聯合商標之圖樣有商標法所定不得申請註冊之情形者，仍不得核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異（最高行政法院88年度判字第3447號判決參照）。
㈡依上所述，聯合商標制度，固在擴大保護正商標以及保護消
費者免於對商品來源發生混淆誤認，然而他人之註冊商標或著名商標等亦同待保護，是聯合商標本身如有使消費者對該聯合商標所表彰之商品與他人之商標所表彰商品之來源發生混淆誤認之情事時，亦為法所不許，故聯合商標之註冊申請仍係獨立之申請事件，且該聯合商標本身如有商標法規定之各項不得申請註冊之事由，例如其商標圖樣有商標法第37條第7款相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞之情事者，仍不得申請註冊。
㈢本件系爭聯合商標固因與其正商標同有「PORTER」之外文，
而經原告主張其近似而向被告申請聯合商標之註冊，然而依前所述，系爭聯合商標是否因近似著名商標且有致公眾混淆誤認之虞猶待審認（詳後述），如審查結果亦認有上開之情事時，依商標法之立法精神，本即在有意排除而不予保護之範圍（即便是經註冊公告之正商標，如有商標法所定之不得申請註冊之情事，仍有遭評定其註冊無效並撤銷其商標權之可能）。至原告所稱此將造成原告根本不得就其享有權利之正商標申請任何聯合商標一節，則係誤會，蓋此仍須視其聯合商標之圖樣如何而定。
六、關於據爭商標是否係著名之商標部分：㈠按為配合我國申請加入世界貿易組織，商標法於86年5月7日
修正公布（於87年11月1日施行，即本件異議審定時之商標法）第37條第7款，已如前引），而其修正之理由則為：「保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則而且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。
」然而何謂著名商標法並未有明文之定義，是關於其知名度程度之要求，決定性之因素在於商標法授予著名商標之權能。88年9月15日修正發布之商標法施行細則（即本件異議審定時之商標法施行細則）第31條第1項規定：「本法第37條第7款所稱著名之商標或標章，指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」核其考量商標法並未承認著名商標是一種受商標法保護之獨立且完整的商標類型，而只是將其列為後商標不得申請註冊之事由之一，又兼考量商標法上對於著名商標保護範圍所及之商品或服務更較一般註冊為廣，故而為如上之規定，依法自值尊重。
㈡又按被告於89年8月10日公告有著名商標或標章認定要點（
93年4月28日修正發布前，即本件異議審定時）著名商標或標章認定要點第3點規定：「本要點判斷相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列三種情形，但不以此為限：(一)商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。(二)涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。(三)經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者。」第4點規定：「商標或標章已為要點3所列其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章。」第5點規定：「著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：(一)相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。(二)商標或標章使用期間、範圍及地域。(三)商標或標章推廣之期間、範圍及地域。……(四)商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。……(五)商標或標章成功執行其權利之紀錄，……(六)商標或標章之價值。(七)其他足以認定著名商標或標章之因素。」第6點規定：「本要點5各項因素得依下列證據證明之：(一)商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。(二)國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。(三)商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。(四)商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。(五)商標或標章創用時間及其持續使用等資料。(六)商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。(七)具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。(八)行政或司法機關所為相關認定之文件。(九)其他證明商標或標章著名之資料。」第9點規定：「商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。
……」第10點規定：「著名商標或標章之認定，應由商標專責機關就本要點六所列證據，綜合要點五各項認定因素判斷之。……」被告身為商標專責機關，於審查申請註冊之商標或標章所相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，自應受其拘束而資為依據與基準，而本院核以上規定，係參照世界智慧財產權組織「著名商標保護條款」之規定與精神而訂定，且與我國商標法之規定並無牴觸，依法亦自值尊重，均合先敘明。
㈢查原處分以據爭系列商標係參加人首先使用於背包、皮包、
手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊，為促銷該等據爭商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌廣泛持續廣告外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並已開設數家直營店，且透過代理商銷售據爭商標商品至香港地區販售，西元2001年之銷售金額已逾百億日幣，銷售數量逾170萬件。參加人雖無直接進口據爭商標商品至我國銷售，然衡諸我國與港、日經貿旅遊往來密切，據爭商標商品長期以來經日本流行雜誌大幅報導，而該等雜誌大部分在我國亦有販售，且於日本、香港地區因大量銷售而享有具極高知名度，而於網路上經國內網友踴躍討論等情，該據爭商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊（91年3月4日）前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知，而達著名之程度，凡此有參加人所檢送之公司簡介、商品型錄、於日本之販售據點表、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表、在我國亦有販售之「non-no」、「men'snon-no」、「MORE」、「POPEYE」、「Men'sclub」、「Smart」、「Very」、「Spring」、「Olive」等日文雜誌上刊登據爭商標相關資料、據爭商標商品經網友討論之網頁資料、日本雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽，是原處分關於著名商標之認定，核係依前揭之說明而為審查，於法並無不合。
㈣至原告關於據爭商標尚非著名之主張，並無可採，茲說明如下：
⒈按著名商標所以應予擴大保護，並非在於商標自體，而係
在於其營業信譽以及消費者之利益，易言之，相關消費者對於著名商標具有深刻之印象，他人如以相同或近似於該著名商標使用於同一或同類商品，或甚至不同類商品，消費者難免誤以商品與著名商標之商品出自同源而受騙，以致於購得非其所期待中之商品而受害，此均有違商標制度保護消費者之立法精神，甚至於使消費者因使用不佳品質之商品而對原有極佳印象之著名商標產生反感而損及營業信譽，基於以上說明，於考量是否給予著名商標特殊保護之際，尤應著重者在於是否同一來源。查據爭商標在日本申准註冊日期固於西元2001年間，然查該「PORTER」系列商標商品，則早在日本行銷多年，是原處分就參加人之「PORTER」、「PORTER及人形圖」、「YOSHIDA&COMPANYPORTERTOKYOJAPAN及圖」等商標併為觀察認定，依前揭之說明，於法仍屬有據。
⒉關於參加人於日文雜誌、香港雜誌及在台灣發行之日文雜
誌上刊載之「PORTERDASH」商標系列相關廣告及報導，業據參加人於異議程序時提出附卷（附件5、10、11），且查據爭商標所表彰之商品，其主要訴求對象即相關消費者本係年輕消費族群，而此一族群由於兩國地理位置接近、人民膚色身材相仿及國人易於收視日本電視節目等緣故，留意日本流行資訊者不在少數，是縱使相關業者或消費者閱覽日文雜誌，可能受限於文字之隔閡及數量之因素，然而依雜誌本係重圖片而輕文字之特性，加以如上所述之大量廣告及報導後，被告認據爭商標已達於廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度，洵屬有據。
⒊復依前揭關於著名商標或標章認定要點之規定及說明，著
名商標之認定，不須以為一般消費者所普遍認知為要件，如已為相關事業或消費者所普遍認知者，即應認定為著名之商標；又著名商標之認定，應就個案情況衡酌各相關證據考量各相關因素認定，不得以其欠缺該要點所定之某項證據或某項因素，即遽認該商標非係著名。是參加人檢送之公司簡介、商品型錄、於日本販賣之據點、西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表等證據，雖均係參加人自行製作，且關於西元1995年至2001年於日本及香港之銷售量統計表部分，並未檢附相關銷售發票、行銷單據、進出口單據，被告雖未詳加查證，揆之上述說明，亦難認違法。
七、關於系爭聯合商標是否有致公眾混淆誤認之虞部分：⒈據爭商標使用於背包、手提袋等商品已廣為相關事業及消費
者所普遍認知而為著名商標，已如前述，從而原告於其後始以相同之外文「PORTER」結合構圖意匠如出一轍之幾何圖形設計圖作為系爭商標圖樣，指定使用於眼鏡及其組件等商品申請註冊，與據爭商標商品之背包、手提袋等商品同可作為服飾配件，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞。
⒉此外，自原告於異議程序提出之附件15宣傳廣告內容有以「
Porter哈日包燒上身」「……其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由KichizoYoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」、「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」、「世紀之作一針入魂吉田包」、「PORTER從日本的原宿地區崛起，瞬間開始流行於整個日本，……在台灣的哈日街頭風下，PORTER包包更是目前台灣街頭所無法缺少的流行配件，一股PORTER風早已開始吹襲。」、「日本街頭流行包包狂潮是從『PORTER』所開始」、「PORTER受歡迎的程度扶搖直上，在日本的街頭幾乎隨處可見，現在你也可以輕鬆擁有PORTER包包。」、「人氣PORTER背包，日本年輕流行文化的永恆教主」、「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。」等為訴求，促銷「PORTER」系列商標商品，在在使消費者有混淆誤認「PORTER」系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為參加人之虞。
八、關於系爭聯合商標之註冊是否已得參加人之同意部分：⒈原告主張系爭聯合商標之註冊已得參加人之同意，無非以
祥記公司與參加人間所簽訂之4份協議書暨原告與祥記公司間所簽訂之商標讓與契約為據。經查：
⑴協議書1、2、3、4，係參加人與祥記公司於西元1988年12
月6日、1993年6月2日、1996年1月30日、2001年6月30日所先後簽訂，其約定契約有效期間則分別為西元1988年12月6日至1991年12月底、1993年1月1日至1995年12月31日、1996年1月1日至2000年12月31日及2001年1月1日至2005年12月31日，已如前述。
⑵協議書1第1條約定：「吉田公司給予祥記公司（按原文為
GALLANT）獨家製造、行銷LIGHTZONE及在吉田公司品牌及商標下之所有其他系列產品的權利。」第2條約定：「產品包括吉田公司的所有系列款，包括LIGHTZONE、PORTER、PORTERDASH、LUGGUGELABEL及所有吉田公司已設計新款及進行中之系列款。」第3條約定：「地區（全世界）……亞洲：全亞洲，除香港、日本之外……」第4條約定：「上述所有商標可以由祥記公司在全世界註冊，除了日本、香港之外。」第11條約定：「權利金：基於給予上列之權利，祥記公司應支付以售價計算之一定比例權利金予吉田公司，但不得少於最低權利金金額。權利金比例為（A）以FOB售價計算，金額在1億日圓以下：……在吉田公司品牌名稱下之原始系列款，以4%計算……（B）以FOB售價計算，金額超過1億日圓：……在吉田公司品牌名稱下之原始系列款，以2%計算……」第12條約定：「每年支付予吉田公司的權利金，不得少於以下金額：第1年（1989.01.01-1989.12.31）150萬日圓。第2年（1990.
01.01-1990.12.31）200萬日圓。第3年（1991.01.01-1991.12.31）250萬日圓。若雙方當事人於本協議書到期後約定者，最低權利金金額之約定，不得超過300萬日圓。」第13條約定：「支付權利金之時期：祥記公司應在每協議年度的七月底前，支付最低權利金之一半予吉田公司；其他剩餘部分，應在次年度的1月底前支付。」第15條約定：「本協議書自雙方當事人簽署時生效，並持續至1991年12月底止，若雙方當事人均欲延長本協議書時，可以繼續本協議書之效力。」由以上協議書約定可見，就系爭「PORTERDASH」系列商品，吉田公司確實曾於西元1989年起同意祥記公司製造、行銷，並同意祥記公司在我國申請註冊，惟祥記公司應每年支付約定之權利金，而該協議書之有效期間係自西元1989年初起至1991年底止。⑶嗣後簽訂之協議書2、3及4之內容大致相同，且均為14條
，茲依協議書4之內容而為論述。協議書4第1條約定：「吉田公司給予祥記公司獨家製造、行銷由吉田公司所設計之袋類系列及由祥記公司使用吉田公司品牌而研發之系列款之權利。」第2條約定：「產品包括吉田公司的所有系列款，包括PORTER、PORTERDASH、LUGGUGELABEL所有吉田公司已設計新款及進行中之系列款。」第3條約定：「地區包括除日本外之所有國家。在香港TOP&TOP有限公司的Mr.HiroshiHamano為銷售由祥記公司及吉田公司製造之吉田公司品牌產品的唯一經銷商。」第4條約定：「上述所有商標可以由祥記公司在全世界註冊，除了香港、日本之外。」第9條約定：「祥記公司應根據其所生產的吉田公司產品的FOB售價，給付權利金予吉田公司，權利金依下列方式計算之：（a）以FOB售價計算的吉田公司產品，金額在1億日圓以下：所有吉田公司品牌名稱系列款，以銷售金額4%計算，以吉田公司系列款作為促銷品，以銷售金額1%計算。（b）以FOB售價計算的所有吉田公司品牌名稱系列款，金額超過1億日圓：所有吉田公司品牌名稱系列款，以銷售金額2%計算，以吉田公司系列款作為促銷品，以銷售金額1%計算。」第10條約定：「每協議年度支付予吉田公司的權利金，不得少於以下金額：2001.0
1.01-2001.12.31-350萬日圓。2002.01.01-2002.12.31-350萬日圓。2003.01.01-2003.12.31-350萬日圓。2004.
01.01-2004.12.31-350萬日圓。2005.01.01-2005.12.31-350萬日圓。」第11條約定：「祥記公司應在每協議年度結束後30日內，支付權利金予吉田公司，亦應根據銷售金額，製作年度權利金明細報表，並寄送吉田公司。」第13條約定：「本協議書有效期間自2001年1月1日起至2005年12月31日止。若一方當事人欲終止本協議書，應於一個月前以書面通知他方當事人，且應予6個月的時間消除庫存商品。」復由以上協議書約定可見，就系爭系列商品，吉田公司仍以數年換約一次之方式，繼續同意祥記公司製造、行銷，並同意祥記公司在我國申請註冊，而祥記公司仍應每年支付約定之權利金，該協議書4之有效期間係自西元2001年初起至2006年底止，惟雙方當事人均各得終止之。
⑷綜前所述，上開4件協議書參加人均同意祥記公司於契約
有效期間內，在我國製造並行銷「PORTERDASH」系列商品，並同意祥記公司於契約有效期間內在我國申請註冊，是該協議書如未經終止，則祥記公司如就系爭聯合商標申請註冊，應有商標法第37條第7款但書之適用，惟應予強調者，參加人自始未將其協議書所約定之權利賣斷予祥記公司。
⑸惟查協議書4業經祥記公司於西元2001年4月4日發函通知
參加人，於收受通知後1個月終止之，亦如前述，而本件兩造對於該協議書終止之事實亦不爭執，是依前段所述，系爭91年（即西元2002年）3月4日之聯合商標申請註冊案，縱由祥記公司為申請人，亦不能認為其仍對於參加人享有依協議書4第4條約定得繼續就「PORTER」系列商標註冊之權利，易言之，系爭案縱由祥記公司為申請人，亦應認為其未經商標之所有人之同意而申請註冊，自無商標法第37條第7款但書之適用，而有不得申請註冊之事由。
⑹再查，祥記公司於4件協議書之有效期間內，以「祥記
PORTERDASH！及圖」、「PORTERDASH！及圖」等商標圖樣，自77年（即西元1988年）起至85年（即1996年）止，分別在修正前商品分類第43、40、41、39、64、18、25、28類申請註冊，並均獲准註冊為第468238、683393、6744
07、680112、674580、730245、778735、787909、781619號，而除專用期限已屆至專用權消滅之第468238號「祥記PORTERDASH！及圖」外，其餘專用權均於91年4月9日讓與原告並經登記在案，此固有商標註冊資料及中華民國商標註冊證附於原處分卷第134頁以下可按；且查原告與祥記公司間於商標專用權移轉前，更於91年2月6日簽署有商標讓與契約，此亦有該契約書附於本院卷可參。然而，無論該商標讓與契約如何約定，於參加人既非該契約之當事人，該契約之相關條款亦未徵得參加人之同意之情形下，依任何人均不得將大於自己之權利讓與他人之法理，協議書4既經終止，祥記公司已不復得參加人關於申請註冊之同意，則由原告出面為申請人，自更未得參加人之同意，原告之主張顯非可採。
九、綜上所述，原告之主張，均無可採被告以系爭商標有商標法第37條第7款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」之情事，作成異議成立之行政處分，認事用法並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。
十、兩造其餘之陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述，附予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國94年7月28日
第三庭審判長法官王立杰
法官黃本仁法官王碧芳上列正本係照原本做成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國94年7月28日
法院書記官鄭聚恩