臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第11號民事判決

裁判字號：臺灣高等法院臺中分院94年智上易字第11號民事判決

裁判日期：民國95年06月30日

裁判案由：侵權行為損害賠償

臺灣高等法院臺中分院民事判決94年度智上易字第11號上訴人甲○○訴訟代理人 尤榮福 律師被上訴人見春機械有限公司兼上一人之法定代理人乙○○訴訟代理人方文獻律師上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年10月20日台灣彰化地方法院93年度智字第21號第一審判決提起上訴，本院於95年6月20日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實與理由
一、上訴人起訴主張：伊於民國（下同）89年至91年間，依法申請取得中華民國專利第182613號「自行車雙層輪圈鑽孔機」及第491112號「自行車雙層輪圈鑽孔機－追加一」之專利權（下稱系爭專利權），專利權期間分別自90年11月21日及91年6月11日起，均至101年10月25日止，且上開二新型專利權目前仍合法存續中。被上訴人製造、銷售之「雙層鋁圈沖孔機」、「雙層鋁輪圈鑽孔機」，與系爭專利權產品之外觀雖屬有異，然主要結構特徵、技術思想、功能等皆與上訴人之專利權相同，且經伊委託財團法人臺灣經濟發展研究院（以下稱台灣經濟研究院）93年7月21日鑑定結果（下稱第一次鑑定報告），認其構成要件與伊所有系爭專利權申請範圍實質相同；被上訴人身兼大盤銷售網路之角色，在其製造販售商品均會就同類商品進行市場初步調查，以判斷該商品是否具有競爭力，被上訴人當早已知悉伊享有系爭專利權，卻又仿冒系爭專利權，製造商品，並以遠低於系爭專利權產品之售價於市場上銷售，業已侵害系爭專利權，致伊長年往來之客戶流失，嚴重損及伊之利益；而被上訴人乙○○係為被上訴人公司之負責人，對於被上訴人公司業務之執行，竟以違反專利法關於保護系爭專利權之方式為之，依公司法第23條之規定，自應與被上訴人公司負連帶賠償責任。是上訴人爰依專利法第106條第1項、第108條準用同法第84條、第85條，及民法第184條之規定，請求判命被上訴人等不得製造、販賣如附件一所示「雙層鋁圈沖孔機」、「雙層鋁輪圈鑽孔機」等產品，如有已製造者，應銷毀之。惟因被上訴人等侵害系爭專利權實際所獲利益之多寡，實需由被上訴人提出被上訴人產品之銷售會計資料，俾利計算伊之損害，在此之前，伊乃暫以新台幣（下同）60萬元為請求之最低金額（含非財產之損害及懲罰性之損害賠償）等情，求為命：㈠被上訴人等不得製造、販賣如附件一所示「雙層鋁圈沖孔機」、「雙層鋁輪圈鑽孔機」等產品，如有已製造者，應銷毀之。㈡被上訴人等並應連帶給付伊60萬元。
二、被上訴人則以：依上訴人所提第一次鑑定報告之記載，顯示上訴人所送請鑑定之鑑定物僅為照片並非實體，且未依「專利侵害鑑定基準」檢附相關習知先前技術資料，給予該鑑定機構參酌比對，則該鑑定顯僅憑外觀即認定伊產品與系爭專利權範圍實質相同，故該鑑定自屬粗率；而伊產品之相關技術早已為市場習知之技術。且因上訴人未檢附相關習知先前技術資料給予鑑定機構參酌比對，進而造成上訴人不當擴大其專利範圍，致第一次鑑定報告嚴重失真，嗣經伊檢具相關先前技術文件資料再送請同一鑑定機構參酌並再重為論斷，而作出第二次鑑定報告，其最後之結論為：「增加囑託者提供由見春機械有限公司所提資料及意見進行合併分析後，見春機械有限公司所有之「自行車雙層輪圈鑽孔機」，其構成要件之實質內容並未落入中華民國新型第182613號「自行車雙層輪圈鑽孔機（含追加一）」專利權之申請專利範圍中。」，顯見伊產品並未侵害系爭專利權甚明，上訴人所為請求無理由。另系爭專利權縱經減縮更正，其專利權範圍僅係減小，則先前尚未減縮時已無法涵攝被上訴人產品，其減縮後又如何能涵攝？益顯見上訴人主張無可採。況上訴人既主張送請上開鑑定機構為鑑定，並據而起訴，且為本件主要之證據，是上訴人應認該鑑定機構之鑑定能力及公信力可足為憑甚明，依誠信原則（禁反言），上訴人即不得再主張第二次鑑定報告不實等語資為抗辯。
三、兩造所不爭執之事實有以下三點：㈠上訴人為中華民國專利第182613號「自行車雙層輪圈鑽孔機」及第491112號「自行車雙層輪圈鑽孔機－追加一」之新型專利權人，專利權期間分別自90年11月21日及91年6月11日起，均至101年10月25日止，此二新型專利權目前仍合法存續中。㈡臺灣經濟研究院前於93年6月30日時受理上訴人之委託，依上訴人提供中華民國新型第182613號「自行車雙層輪圈鑽孔機─追加一」專利說明書影本及被上訴人公司生產之「自行車雙層輪圈鑽孔機」照片一組進行鑑定，於93年7月21日鑑定結論，認被上訴人公司所生產「自行車雙層輪圈鑽孔機」，依照片其構成要件與新型第491112號「自行車雙層輪圈鑽孔機－追加一」專利權之申請專利範圍實質相同。㈢原審依被上訴人聲請，檢送被上訴人提出之前技術資料影本一份（包含新型第36791號「輪圈輻條鎖緊機」、新型第53216號「腳踏車輪圈沖孔機」、新型第95872號「一種自行車前三角之下管加工機結構」、新型第115605號「輪圈鋼絲鎖緊機」、新型公告第294076號「輪圈沖孔機」、新型第125813號「輪圈沖孔機之轉盤結構」、新型第929177號「輪圈自動沖孔機」、新型第162843號「雙層輪圈自動鑽孔機」專利說明書）囑託財團法人臺灣經濟發展研究院補充鑑定，該鑑定機關於94年5月12日鑑定結論，認被上訴人公司所有之「自行車雙層輪圈鑽孔機」，其構成要件之實質內容並未落入系爭專利權之申請專利範圍內。
四、本系爭事件兩造間所爭執者，乃被上訴人生產、製造及銷售之自行車雙層輪圈鑽孔機產品，是否有侵害上訴人上開系爭專利權？茲查：
㈠上訴人主張，第二次鑑定報告結論雖稱：「即便在均等論之
分析下得到證物與專利構件形成實質相同之結果，但由於證物所呈現之結構同樣為習知技術所含括；因此證物仍不得被認定為落入專利可主張之權利範圍中。」；惟系爭專利權係屬「新型」專利而非「發明」專利，雖然「新型」與「發明」同係利用自然法則之技術思想之創作（參照專利法第21條及第93條），惟兩者之最大差異在於「新型」創作性層次較低依於「發明」，此觀專利法第94條第4項規定之消極要件：「新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」及舊法第98條第2項原規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，不得依本法申請取得新型專利」可知，「新型」專利之本質即係運用習知技術之改良、創新所得之技術思想創作，洵為真正。其次，系爭專利權說明書創作說明部分，即說明習用技術為「按目前習知之自行車雙層輪圈鑽孔機，如附件鈞局89年8月11日核准公告第401869號『雙層輪圈自動鑽孔機』所示，其申請日期為88年3月26日、申請案號為00000000號，而由該附件之申請專利範圍配合圖式可分析得知，其尚有下列缺失．．．本創作人有鑑於上述習知結構之缺失，乃思及創作的意念，遂以多年的經驗加以設計，經多方探討並試作樣品試驗，及多次修正改良，乃推出本創作。」，是系爭專利權固係運用『雙層輪圈自動鑽孔機』等習知技術改良、創新而得，惟尚不能執此謂系爭專利權呈現之結構為習知技術含括，故不受合法保護云云。否則上訴人何須經營創作系爭專利權？況且，系爭專利權既經合法申請取得「新型專利」在案，足見系爭專利權確有其創新、增進功效等值得保護之創作性存在無疑。且該鑑定係按均等論原則審視系爭專利權與被上訴人產品之構件範圍，而謂：「參、就全要件原則之分析過程中證物對應專利字義相同之部分進行分析：在總構件之部分雙造並未產生實質不相同之差異。而在滑座之構件部分．．．證物與專利主張仍應鑑定為『實質相同』．．．是故在專利技術核心主張構件的部分，證物與專利仍應鑑定為『實質相同』。」、「肆、就全要件原則之分析過程中證物對應專利字義不同之部分進行分析：就獨立項不相同之部分而言：此二部分之構件證物與專利亦仍應鑑定為『實質相同』。就附屬項不相同之部分而言：仍應予已鑑定為實質相同。．．．可知證物在對應專利附屬項之改變將不會對於該結論構成實質之影響，且應符合均等之條件而仍應鑑定雙造為『實質相同』。」果爾，依鑑定機構所為先後二次鑑定結論可知，「專利侵害鑑定基準」適用均等論原則分析判斷，原則上可得系爭專利權與被上訴人產品之相關構件為「實質相同」。再者，第二次鑑定報告係以兩造產品構件同為習知技術含括，故推翻原鑑定結論（即第一次鑑定報告）；另被上訴人更認伊不當擴大專利權範圍；惟新型專利之本質即利用習知技術加以改良、創新，而尋求進步性，已如上述，是系爭專利權除習知技術已揭露之技術範圍外，自有其改良、創新、進步性之核心技術存在，倘被上訴人產品除運用習知技術外，仍有仿造、侵害伊所有系爭專利權核心技術之情形時，自屬侵害伊所有系爭專利權無疑。基此，伊爰依專利法第108條準用同法第64條規定，申請更正系爭專利權說明書，就系爭專利權範圍予以減縮，俾求申請專利權範圍益加突顯系爭專利權之核心技術，以茲鑑別被上訴人生產品有無侵害伊所享專利權之疑義等語。
㈡按我國目前實務上，就專利侵害之鑑定程序，乃係依照經濟
部智慧財產局於88年3月編纂之「專利侵害鑑定基準」中之全要件原則、均等論原則、禁反言原則等三大原則作為主要判斷發明專利是否受侵害之依據。即關於判斷專利侵害之基準：首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成後，將待鑑定樣品之產品或技術構成與專利案之產品或技術構成，依下列流程相比：
⒈全要件原則：分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件
及侵害專利權對象之所有構成要件並逐一加以比較。若待鑑定樣品具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同。倘全部要件均符合，利用「消極均等論」認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。
⒉均等論原則：將待鑑定樣品與申請專利範圍之構成要件之
特徵相同，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判定該待鑑定樣品或技術構成為均等。
⒊禁反言之原則：適用於申請專利範圍之縮減補正，但在申
請過程或核准後，專利權人有放棄之實，即不得再行主張。即於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍，此即「禁反言原則」；另以，除說明及圖示外，若在說明中述及之「習用技術」，亦可用以協助特定保護之範圍。
㈢次按，所謂「先前技術」係涵蓋申請日之前所有能為公眾得
知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術。因此，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由。而所謂「消極均等論」，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮。若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」，應判斷未落入專利權（文義）範圍（參照上述「專利侵害鑑定基準」）。
㈣經查，上訴人主張，被上訴人所製造、販售之產品有侵害系
爭專利權之情形，其係以台灣經濟研究院第一次鑑定之結論為據。然台灣經濟研究院該次鑑定之鑑定物僅為「照片」並非實體，且上訴人未依「專利侵害鑑定基準」檢附相關習知「先前技術」資料，給予台灣經濟研究院參酌比對，招致上訴人有不當擴大專利範圍，是該次鑑定結論自不足採。嗣後被上訴人檢具相關先前技術文件資料聲請原審囑託同一鑑定機構參酌並再重為論斷。台灣經濟研究院二次鑑定時首先依據「全要件原則」進行鑑定分析，得到證物（即被上訴人所提供之系爭產品照片，下同）對專利之專利申請範圍應構成不相同之結果；因此，鑑定機關再進一步就於「全要件原則」之鑑定結果相同之部分，做「消極均等論」之鑑定分析，仍構成不適用之結果；其次，鑑定機關再就經「消極均等論」後字義不相同之構件施以「均等論原則」之鑑定分析，雖得到構成適用之結果，而使雙方構成實質相同；但由於專利技術已為「先前技術」所揭示，使得證物雖然與專利範圍構成相同，但也同時被習知技術所包括；因此鑑定之結果，證物不得認定為落入專利可主張之權利範圍中。又因系爭專利所主張之申請專利範圍由於已然為習知技術所揭示，是故系爭專利是否經過修改並因此產生禁反言原則適用問題，已不至於影響本件之鑑定結論，故無實施「禁反言原則」鑑定分析之必要，進而導出被上訴人所有之「自行車雙層輪圈鑽孔機」，其構成要件之實質內容並未落入中華民國新型第182613號「自行車雙層輪圈鑽孔機（含追加一）」專利權之申請專利範圍中之結論等情，有附卷之該鑑定機關94年5月12日鑑定研究報告書可資佐證，顯見被上訴人產品並未侵害系爭專利權甚明，上訴人所為主張並無理由。
㈤上訴人又主張，其已依專利法第108條準用同法第64條規定
，申請更正系爭專利權說明書，就系爭專利權範圍予以減縮，俾求申請專利權範圍益加突顯系爭專利權之核心技術，以鑑別被上訴人之產品有無侵害上訴人所享專利權，請求再送鑑定；依經濟部智慧財產局所頒行之「專利侵害鑑定要點」下篇專利侵害之鑑定原則第壹編第三章第二節㈢注意事項⒈規定：「專利標的為物時，所送之待鑑定對象應為物；而應就所送之待鑑定物中與申請專利範圍所述之申請標的對應之物予以比對。‧‧‧。」台灣經濟研究院直接以上訴人原所提供之照片為判斷之標準，自有發生錯誤之可能云云。經查，縱使系爭專利權經減縮更正，其專利權範圍僅係減小，則先前尚未減縮時已無法涵攝被上訴人產品，其減縮後自無法涵攝，況據鑑定機關第二次鑑定意見認系爭專利所主張之申請專利範圍由於已為習知技術所揭示，是故系爭專利是否經過修改並因此產生禁反言原則適用問題，對於鑑定之結果並不生影響。另鑑定機關雖未依經濟部智慧財產局所頒行之「專利侵害鑑定要點」之規定以「實物」為鑑定，但鑑定機關依當事人所提供之相關鑑定資料，若足為據以做成鑑定時，縱使未依鑑定機關係依經濟部智慧財產局所頒行之「專利侵害鑑定要點」之規定以實物做鑑定，其亦僅係鑑定之方法不同而已，並不影響鑑定之結論。
五、綜上所述，被上訴人製造之系爭物品並未侵害上訴人之專利權，從而，上訴人主張，依專利法第106條第1項、第108條準用同法第84條、第85條，及民法第184條之規定，請求判命被上訴人等不得製造、販賣系爭產品，如有已製造者，應銷毀之，且應連帶賠償伊60萬元及法定遲延利息，為無理由。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，
六、又上訴人以本案卷內之臺灣經濟研究院第二次鑑定報告，係經特別指示，其鑑定重心勢必放在法院所指示之事項上，已失其獨立性、公平性，故聲請本院再指定專業機構再為鑑定，核無必要。
七、本件事證已臻明確，兩造所提其餘攻擊防禦方法及舉證，與判決結果不生影響，爰不一一論述。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中華民國95年6月30日
民事第三庭審判長法官陳照德
法官蔡王金全法官陳成泉以上正本係照原本作成。
不得上訴。
書記官許哲禎中華民國95年7月4日
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