裁判字號：臺北高等行政法院92年訴字第3530號判決
裁判日期：民國93年10月27日
裁判案由：新型專利異議
臺北高等行政法院判決九十二年度訴字第三五三○號
原告甲○○訴訟代理人 龍雲翔 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人丙○○
丁○○戊○○
參加人順暘金屬有限公司代表人乙○○右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十二年六月六日經訴字第○九二○六二一二六三○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：參加人於民國（下同）八十九年六月十九日以「透視門板結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以該專利案有違核准審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於九十二年一月二十二日以（九二）智專三（三）○五○一八字第○九二二○○七○六九○號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉命被告為異議成立之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
如主文所示。
三、兩造之爭點：系爭專利是否有違核准審定時專利法第九十八條第二項規定，而不符新型專利要件？㈠原告主張：
⒈被告稱：「本件系爭第00000000號『透視門板結構改良』新型專利
，參加人於九十一年十月十一日申請修正專利範圍，經被告審查認其與九十年二月二十一日審定公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第一百零二條之一規定，准予修正，又認引證一係以手動或遙控方式移動遮板達到通視，引證二係以操作桿移動板達到通視；系爭案以撥桿連動門栓達到閂鎖，二者之構造及技術不同，系爭案難謂不具新穎性；又系爭案可同時達到閂鎖功效，難謂不具進步性，乃為異議不成立之處分。」訴願機關針對訴願理由書中，訴願人所訴稱：「系爭案係由遮板上之透視孔與該前透視板、後透視板上之透視孔形成彼此對正之可透視狀或錯開之關閉狀；引證二係於遮板與第一透視板之設置處設有一彈性元件，使該遮板與該第一、二透視板彼此對正或錯開時具有彈性回復之功能，由此可證明系爭案之彈性元件與引證案之彈性元件所產生之功效原理及所使用之技術手段亦如出一徹。」並未採信，仍維持被告機關所稱理由而論結本件訴願為無理由，爰依訴願法第七十九條第一項規定駁回訴願。
⒉原告在詳閱訴願機關所審定之結果後，認為訴願機關與被告同樣未對專利審
查基準相關規定有詳盡認知，並對原告所提引證一及引證二之證據力有偏差判斷才會有此駁回結果，茲論述如下：
⑴根據專利審查基準第2-2-17頁，判斷新型專利是否具備專利法第九十八條
第二項進步性規定，所謂既有之技術或知識係指系爭案申請日之前，已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。本件訴訟之系爭案申請日期為八十九年六月十九日，引證一之公告日為七十三年六月十六日，引證二之公告日為八十九年一月一日，兩引證案之公開日期均早於系爭案，用以引證撤銷系爭案專利進步性之證據力自然存在，合先敘明。
⑵系爭案於異議階段曾提出修正本，修正內容主要是為了避開引證一及引證
二之證據力，而將相同於引證一及引證二之相關構造以吉普森式寫法，運用「其特徵在於」區別出前言習知技術與系爭案技術特徵，加上被告亦同意此修正部份，因此，本件論究點將以九十一年十月十一日申請專利範圍修正本為主，且主爭執部份應以「其特徵在於後段文字：該另組撥桿，係由另一旋炳以帶動一軸接之內旋片，該旋片後設有長孔以樞接一連結片連動一門栓，致動時可突出框緣側孔作為閂鎖」，當然，被告或許會辯稱，申請專利範圍是不可分割，但以本件訴訟而言，並非將系爭案技術分割，而是由其修正本明確釐清初期技術特徵所在，且依禁反言原則而言，前言部份本屬系爭案申請人同意放棄之習知技術，因此，此屬合意範圍，無庸置疑。
⑶從第A項中可以明確看出，既然引證二同樣具有主張系爭案技術不具進步
性之證據力，被告及訴願機關理應針對原告所提訴願理由再行論究系爭案實質技術特徵具不具備增進功效之相關進步性規定，但以被告於訴願階段之答辯函及訴願決定書來看，竟然只論究引證二與系爭案並不具新穎性，完全罔顧原告所提理由，雖然後言隨即說明系爭案可同時達成閂鎖功效而具進步性，但從第B項也明確看出，該項說法根本是牛頭不對馬嘴，訴願理由明明是在探討引證二與系爭案之功效相同而不具進步性，被告及訴願機關卻牽扯出引證一而稱系爭案可同時達成就具有進步性，完全忘了其真正訴求技術特徵與引證二之間不是祇有新穎性而已，還需考量進步性單一比對原則，因此，單以此點就可看出被告及訴願機關審理此案時，根本未全盤了解系爭案訴求技術特徵，更未深究系爭案縮小專利保護範圍後與引證二之實質比對，此點令原告相當不服。
⑷再針對被告與訴願機關所稱可同時達成閂鎖功效即具有進步性一詞，原告
亦提出專利審查基準中相關規定提出抗辯，依照專利審查基準第2-2-18頁，判斷新型專利是否能輕易完成時，是准予將二件或二件以上不同文獻全部內容或各該文獻之部份內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合；此段內容對照本件訴訟所提兩件引證案進行進步性組合比對並無任何違反規定，加上連系爭案申請人都認同該案透視孔交錯設計屬既有技術，而提早於訴訟前就已修正，並將該部分技術提到專利申請範圍前言部份，惟被告及訴願機關仍然視而未見，對原告何其不公平？⑸再者，閂鎖設計在引證一及引證二中之構造中雖未明顯看出，但既然前言
部份完全相同，且此前言部份又為系爭案主要訴求目的之實質技術手段，（請參照系爭案第五頁所述），試問，被告及訴願機關為系爭案排除訴願理由後之專利點何在？若系爭案僅存閂鎖設計為期專利保護點，那令原告納悶的是，注意周邊任何一件門體上之閂體，有哪一個不是如同系爭案「其特徵在於後段文字：該另組撥桿，係由另一旋炳以帶動一軸接之內旋片，該旋片後設有長孔以樞接一連結片連動一門栓，致動時可突出框緣側孔作為閂鎖」，本項技術本來就應由被告在系爭案修正專利範圍後，重新依照職權審查修正後之專利範圍到底還是否具備進步性？但依審定結果來看，被告機關顯然沒有，而原告提出訴願理由書請求訴願機關再行慎究，竟也未獲得重視，而訴願機關以相同被告理由駁回訴願，更令原告深覺專利法之立法意義何在？依照專利審查基準第1-9-29頁末段文字，「若原審定公告之申請專利範圍過廣，經修正、更正，其範圍以符合減縮範圍之規定，即需進一步審慎論究新穎性、進步性等專利要件」，因此，本件原告希冀能駁回原決定及原處分，由被告重新依職權審查，重新論究系爭案在縮減專利範圍之技術特徵。
⒊由前述說明可知被告並未實際論究系爭案是否違反專利法第九十八條第二項
之規定就據以判斷，具有行政疏失，請為訴之聲明之判決，藉以維護專利制度，保障業界之合法權益。
㈡被告主張：
⒈起訴理由第一點謂被告及訴願機關理應針對原告所提訴願理由再行論究系爭
案實質技術特徵具不具備增進功效之相關進步性規定云云；惟查本件為專利異議事件，原告應依專利法第一百零二條之規定，附具證明文件，向被告提起異議，現異議證據二、三並未具備系爭案申請專利範圍之特徵部分，以撥桿連動門栓達到閂鎖之構造、技術及功效，故系爭案具新穎性及進步性，並無不合。
⒉起訴理由第二點謂系爭案申請專利範圍之前言部分為系爭案主要訴求目的之
實質技術手段云云；惟查系爭案申請專利範圍中所要求保障的是其特徵部分，原告若認為系爭案不具專利性，應依法檢附證據向被告提出異議。
⒊綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
㈢參加人經合法通知未曾到場，亦未提出書狀作何陳述。
理由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第九十七條暨第九十八條第一項所規定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第九十七條至第九十九條規定者，依法得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。又本件系爭第00000000號「透視門板結構改良」新型專利，參加人於九十一年十月十一日申請修正專利範圍，經被告審查認其與九十年二月二十一日審定公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第一○二條之一規定，准予修正，本件專利異議案依該九十一年十月十一日修正後之內容審查，核無不合，均先說明。
二、系爭專利包括一前透視板、一後透視板及置在其中之遮板，其中前、後透視板與與遮板面上均設有數個透視孔，前後透視板邊具框緣，其透視孔為相互對正，遮板設在前、後透視板間，其透視孔並與兩透視板成相錯，遮板的上方具彈性元件抵住，下方具旋動撥桿推動，使致動時遮板可對孔形成透視，其特徵在於：另設有一組撥桿，由另一旋柄以帶動一軸接之內旋片，旋片後設有長孔以樞接一連結片連動一門栓，致動時可突出框緣側孔作為閂鎖。而原告所舉異議證據計有：附件二為七十三年六月十六日審定公告之第0000000號「檢視門外來人之安全門裝置」新型專利案（即引證一）；附件三為八十九年一月一日審定公告之第00000000號「透視窗構造」新型專利案（即引證二）。案經被告審查，認引證一係以手動或遙控方式移動遮板達到通視，引證二係以操作桿移動板達到通視；系爭案以撥桿連動門栓達到閂鎖，二者之構造及技術不同，系爭案難謂不具新穎性；又系爭案可同時達到閂鎖功效，難謂不具進步性，乃為異議不成立之處分。原告不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張，各如事實欄所載。
三、原告起訴意旨略稱：閂鎖設計在引證一及引證二中之構造中雖未明顯看出，但既然前言部分完全相同，且此前言部份又為系爭案主要訴求目的之實質技術手段，若將之排除，系爭案剩下的專利點何在？若系爭案僅存閂鎖設計為期專利保護點，則周邊任何一件門體上之閂體，均與系爭案所載特徵相同，被告在系爭案修正專利範圍後，未重新依職權審查其是否具進步性，於法不合云云。經查，系爭案申請專利範圍中所要求保障的是其特徵部分，而非前言部分；又引證一、二並未揭示系爭案申請專利範圍之特徵部分（即以撥桿連動門栓達到閂鎖之構造、技術及功效），此既為原告所不爭，即難謂系爭案不具新穎性及進步性。至於原告主張系爭案申請專利範圍之特徵部分為習知技術乙節，依法應檢附證據另案向被告提出異議，徒託空言，自非可採。
四、綜上所述，本件引證一、二尚難證明系爭案違反核准審定時專利法第九十八條第一項第二款及第二項規定。從而，被告所為本件異議不成立之處分，洵無違誤，訴願決定予以予維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，及命被告為異議成立之處分，均無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中華民國九十三年十月二十七日
臺北高等行政法院第一庭
審判長法官徐瑞晃
法官吳慧娟法官李得灶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十三年十月二十九日
書記官陳清容