裁判字號：最高行政法院98年判字第1031號判決
裁判日期：民國98年09月03日
裁判案由：發明專利申請
最高行政法院判決
98年度判字第1031號上訴人宇東科技股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人 陳長文 律師
張哲倫 律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人乙○○上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國96年5月24日臺北高等行政法院95年度訴字第2419號判決，提起上訴，本院判決如下：
主文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理由
一、上訴人之前手力捷電腦股份有限公司(下稱力捷公司)前於90年6月28日以「掃描器之區域影像掃描方法」（下稱系爭案）向被上訴人申請發明專利，本件申請專利範圍共7項，而第1及6項為獨立項，其餘為附屬項。依系爭案依專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
1.一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、第一透鏡、第二透鏡、及一影像感測裝置，該第一透鏡之位置係設在鄰近於該影像感測裝置側，而第二透鏡之位置係設在鄰近於待掃描文件之物像側，該方法包括下列步驟:
a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
b.以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；
c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
d.將第一透鏡由該第一光路中移開；
e.將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
f.以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。
2.如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e中更包括將該第二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。
3.如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學放大倍率。
4.如申請專利範圍第3項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡之放大倍率係小於或等於1，而第二透鏡之放大倍率係大於1。
5.如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。
6.一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、一透鏡、及一影像感測裝置，該透鏡具有第一透鏡端，其係面向於影像感測裝置側，以及一第二透鏡端，其係面向於文件側，該方法包括下列步驟:
a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
b.以該透鏡預視待掃描文件之影像；
c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
d.將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；
e.將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
f.以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。
7.如申請專利範圍第6項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e中更包括將該透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。
經被上訴人編為第00000000號審查，不予專利。力捷公司不服，申請再審查，旋力捷公司變更公司名稱為「力廣科技股份有限公司」（下稱力廣公司)，及由上訴人申請受讓本件專利申請權，案經被上訴人於94年11月14日以(94)智專三(二）04060字第09421033300號專利再審查核駁審定書，同意力廣公司將本件專利申請權讓與上訴人，並為本件仍應不予專利之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：就系爭案申請專利範圍第1及6項之分析，該發明所屬技術領域中具有通常知識者藉由申請時之通常知識即可明瞭如何藉由申請專利範圍第1項中及第6項中分別界定之步驟a至f之技術特徵而達成系爭案之技術效果，系爭案申請專利範圍實已不須再將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍。本件被上訴人未依法詳究系爭案必要技術特徵即遽以圖式所揭露之內容限縮系爭案申請專利範圍第1及6項之範圍，其認事用法顯有違誤。縱被上訴人及訴願機關認定系爭案申請專利範圍第1及6項未臻明確，亦不得選擇性地不審酌發明說明、僅參考圖式內容即遽以論斷，且被上訴人及訴願機關認定系爭案申請專利範圍第1及6項未臻明確，被上訴人亦應於原再審查核駁理由先行通知書中明確表示系爭案申請專利範圍第2項及第7項應可准予專利等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人作成系爭案應予專利之處分。
三、被上訴人則以：被上訴人於93年9月29日以（93）智專三（二）04060字第09320887990號再審查案核駁理由先行通知書，通知上訴人修正申請專利範圍並限期申復，亦於93年10月1日合法送達，惟上訴人逾限(1年以上)仍未申復，迄至94年11月14日被上訴人乃逕予審定不予專利，已踐行「經再審查認為有不予專利之情事，在審定前應先通知申請人，限期申復」程序。系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖(即圖7)之該方法流程觀之，其步驟(607)「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，係為完成該方法必經(不可或缺)步驟特徵，系爭案申請專利範圍第1項獨立項未見敘明；第二實施例之控制流程圖(即圖10)之該方法流程觀之，其步驟(707)「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，亦為完成該方法必經(不可或缺)步驟特徵，系爭案申請專利範圍第6項獨立項亦未見敘明，故本件顯屬獨立項未敘明必要之技術特徵等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖(即圖7)之方法流程，雖記載其步驟
(607)「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，第二實施例之控制流程圖(即圖10)之該方法流程，記載其步驟(707)「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，但系爭案之區域影像掃描方法，係在該掃描器內部配置有一第一透鏡，其係配置在鄰近於該影像感測裝置側，以在文件掃描時建立第一光路；一第二透鏡，配置係在鄰近於待掃描文件之物像側，以在文件掃描時建立第二光路，該第二光路與第一光路之物像恰為倒置。於掃描文件時，先以第一透鏡預視待掃描文件之影像，並選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再藉由一切換機構將第一透鏡由該第一光路中移開，同時將第二透鏡對準切換至第二光路，再以該掃描器之光學模組及第二透鏡對選定之目標影像區域進行掃描，以取得該目標影像區域之影像。因此，系爭案申請專利範圍第1項將其方法界定包括下列步驟:a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；d.將第一透鏡由該第一光路中移開；e.將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。以及於申請專利範圍第6項將其區域影像掃描方法界定包括下列步驟:a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；d.將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；e.將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵。至於系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖(即圖7)之方法流程，記載其步驟(607)「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，第二實施例之控制流程圖(即圖10)之該方法流程，記載其步驟(707)「將透鏡位置微調至最佳成像位置」部分，依其專利說明書之記載，係在切換第二透鏡5時，可進一步包括將該第2透鏡藉由第2切換機構51微調至最佳之成像位置（專利說明書第11頁第12行至第13行）或在建立第二光路階段，在切換透鏡7時，進一步包括將該透鏡7藉由切換機構微調至最佳之成像位置（專利說明書第12頁第19行至第21行），係屬就藉由切換機構微調透鏡至最佳之成像位置之細部技術描述，其就系爭案較佳實施之附加技術特徵加以說明，尚非屬系爭案之必要技術特徵。縱然未將該細部技術之附屬特徵併入於第1項或第6項之獨立項，依上述系爭案申請專利範圍第1項及第6項於e步驟已分別說明將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置等實施方法，已有就系爭案區域影像掃描方法必要之技術特徵為記載，尚不能以系爭案未就其較佳實施之附屬特徵於獨立項中記載，即指其未明確記載其申請專利範圍而有違專利法第26條第3項之規定。惟查，系爭案申請專利範圍第5項記載，如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。被上訴人於再審查核駁理由先行通知書中，已明確記載附屬項第5項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度。」上訴人於審理中亦不爭執系爭案申請專利範圍附屬項第5項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」係誤繕，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度。但此部分被上訴人既已於93年9月29日之再審查核駁理由先行通知書中明確告知上訴人有該部分不明確之處，若有具體反證或說明，應於文到30日內提出申復說明及有關資料。若屆期未依通知辦理者，得依現有資料續行審查，並說明如有補充、修正，應依專利法第48條、第49條、專利法施行細則第28條規定辦理。惟上訴人迄至被上訴人94年11月4日作成再審查核駁審定時，均未依該通知申復修正，則就此部分被上訴人依系爭案原有申請專利範圍予以審查，認系爭案申請專利範圍第5項「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」部分，於法核無不合，亦即系爭案申請專利範圍第5項係屬申請專利範圍未明確記載申請專利之發明可以認定。則系爭案申請專利範圍第5項違反專利法第26條第3項之規定，依專利法第44條規定，自應為不予專利之審定。雖然被上訴人再審查核駁審定書認系爭案發明專利說明書圖7步驟607：「將第二透鏡微調至最佳成像位置」及圖10步驟707：「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，皆屬系爭案方法發明必要技術特徵。故第2項附屬項應併入第1項獨立項，第7項附屬項應併入第6項獨立項部分之理由尚有未洽。但系爭案申請專利範圍第5項違反專利法第26條第3項之規定，依專利法第44條規定，應為不予專利之審定。上訴人就該請求項又未依期申復加以修正，則被上訴人依上訴人當時申請之既有資料審查，自無從單獨將系爭案第5項請求項與其他請求項分離，就該申請專利範圍第5項請求項為不予專利，而僅就其餘請求項准予專利之審定。因此，本件發明申請案就系爭案第5項以外請求項仍應併同與第5項不應准予專利。被上訴人於再審查核駁審定時就此雖未論及，但其就系爭案為應不予專利之結論，則尚無不同，仍應予維持。本件系爭案除申請專利範圍第5項以外之其餘請求項被上訴人核駁理由雖有未洽，但上訴人就系爭案申請專利範圍第5項關於申請專利範圍未明確記載申請專利之發明部分未依期申復修正，被上訴人依上訴人當時申請之既有資料審查，無從單獨將系爭案第5項請求項與其他請求項分離，系爭案第5項以外請求項自仍應併同與第5項不應准予專利。因此，尚不能以被上訴人再審查核駁審定書部分理由未洽而為有利上訴人之判斷或指被上訴人有違逐項審查原則。從而被上訴人以系爭案違反專利法第26條第3項規定，依專利法第44條規定為不予專利之處分，理由雖有部分未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定予以維持等詞，為其判斷之基礎。
五、本院按：㈠按專利法於92年1月3日修正施行（93年7月1日施行）前，尚未
審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，專利法第135條定有明文。本件係於90年6月28日申請，於94年11月14日審定之案件，自應適用現行專利法。
㈡次按「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應
以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」，為專利法第26條第3項所明定，發明專利申請案違反專利法第26條等規定者，應為不予專利之審定，專利法第44條固有明文。本件被上訴人為系爭案不予專利之審定，其再審查核駁審定書理由係以：由系爭案發明專利說明書圖7步驟607：「將第二透鏡微調至最佳成像位置」及圖10步驟707：「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，皆屬系爭案方法發明必要技術特徵。故第2項附屬項應併入第1項獨立項，第7項附屬項應併入第6項獨立項。又第5項附屬項所述：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」。故系爭案係申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，違反專利法第26條第3項規定資為論據。惟查，本件原判決則就上開再審查核駁審定書之理由，為不同之認定以：關於系爭案申請專利範圍第1、6項並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵；且系爭案專利說明書第一實施例之控制流程圖(即圖7)之方法流程，記載其步驟(607)「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，第二實施例之控制流程圖(即圖10)之該方法流程，記載其步驟(707)「將透鏡位置微調至最佳成像位置」部分，係就系爭案較佳實施之附加技術特徵加以說明，尚非屬系爭案之必要技術特徵。縱然未將該細部技術之附屬特徵併入於第1項或第6項之獨立項，尚不能以系爭案未就其較佳實施之附屬特徵於獨立項中記載，即指其未明確記載其申請專利範圍而有違專利法第26條第3項之規定之事實，均詳予以論述，是原判決就該部分核無不合，則本件系爭專利申請案，因原判決上開認定與再審查核駁審定書之認定不同，系爭案申請專利範圍第1、6獨立項並未違反專利法第26條第3項之規定，應可認定。是以，再審查核駁審定書以系爭案申請專利範圍第1、6獨立項違反專利法第26條第3項規定為核駁理由，其適用法規即有違法，且原審定除上開核駁理由外，亦未及審查系爭案是否合於其他專利要件，原判決未予糾正，自有判決不適用法規之違法情事。
㈢復按專利法施行細則第18條規定：「（第1項）發明或新型之
申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。」「（第2項）獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。」「（第3項）附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特點；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵。」獨立項既係敘明解決問題不可或缺之必要技術特徵，以呈現申請專利之發明整體技術手段，則申請專利範圍有兩項以上之獨立項方有審究是否屬廣義發明概念之單一性問題，依附於同一獨立項之各附屬項包含該獨立項所有的技術特徵，故獨立項與其附屬項之間或其附屬項與附屬項之間無發明單一性的問題，即使附屬項另包含新創的發明或有不符合專利要件之技術特徵亦同。經濟部所頒布專利審查基準2004年版2-4-3頁⑶及2-4-4頁3.2亦有相同見解，可資參照。再者，獨立項具專利要件者，附屬項當具有專利要件，此在新穎性及進步性之判斷上即屬如此，在專利法第26條明確性之判斷亦復相同，是以獨立項符合明確性之要求，縱附屬項不符明確性要求或有應更正而未更正之部分，均不影響獨立項之可專利性。再查，系爭案申請專利範圍第5項係依附第1獨立項之附屬項，再審查核駁審定書以：第5項附屬項所述：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」，玆因宥於行政救濟階段不得更正之實務慣行（本院92年度判字第431號、93年度判字第501號、96年度判字第1414號、96年度判字第958號、96年度判字第429號等判決參照）而不得更正，該第5項附屬項固不合於專利要件。惟原判決既認定系爭案申請專利範圍第1、6獨立項合於明確性之要求，業如前述，則揆諸上開說明，是否得僅以申請專利範圍第5項附屬項不符合明確性為由，一併認系爭案所有請求項包括獨立項全部不符合明確性，而維持再審查核駁審定書核駁系爭案申請之結論？自有再予研求餘地。
㈣從而，原判決有上開法令適用之重要事項未予詳究，即遽爾駁
回上訴人在原審之訴，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。
六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。
中華民國98年9月3日
最高行政法院第四庭
審判長法官劉鑫楨
法官鄭忠仁法官黃淑玲法官劉介中法官陳鴻斌以上正本證明與原本無異中華民國98年9月4日
書記官張雅琴