裁判字號：臺灣臺北地方法院96年智字第17號民事判決
裁判日期：民國96年10月31日
裁判案由：給付權利金等
臺灣臺北地方法院民事判決96年度智字第17號原告台灣奈米科技應用股份有限公司
樓43法定代理人丁○○訴訟代理人甲○○
高進福律師 高涌誠 律師 許樹欣 律師被告久福金屬實業有限公司法定代理人戊○○訴訟代理人丙○○○上列當事人間給付權利金事件，本院於中華民國96年10月17日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序部分
一、按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律關係而生之訴訟者為限，民事訴訟法第24條第1項定有明文。查，兩造約定以本院為第一審管轄法院，有專利授權契約書第19條約定可憑，故本院自有管轄權，合先敘明。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。原告起訴時原主張被告有違約之情事，故除未給付應給付之權利金新台幣（下同）966,000元外，依約更應再給付10倍於該漏繳及短繳金額之違約金9,660,000元，為此第一項聲明為：被告應給付原告10,626,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率20％計算之利息。（見起訴狀，本院卷第1宗第3頁）。嗣後於民國96年3月7日以民事減縮訴之聲明狀將第1項聲明減縮為被告應給付原告966,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率20％計算之利息。核原告所為係減縮應受判決事項之聲明，依首揭規定，自應准許。
乙、實體部分
一、原告主張：伊為發明第I240783號「高鋼性抗震承載平台之動能吸收方法」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自94年10月1日起至109年11月8日止。伊於94年11月16日與被告簽訂專利授權契約（下稱系爭契約），將系爭專利授權與被告使用，約定被告應自其開始使用或販賣系爭專利產品之日起，以每月為一期計算，按期支付按市價80萬元以下為5％；81萬元以上為4％計算之權利金予伊。是被告若有使用或販售系爭專利產品之行為，即應給付伊權利金。詎料，被告於簽訂系爭契約後並未依約給付權利金，經伊屢次詢問均告以其尚未開始就系爭專利產品進行生產販售，惟伊私下向業界探訪竟發現被告事實上早於94年12月間即開始生產製造系爭專利產品，並將該系爭專利產品販售予訴外人茂德科技股份有限公司（下稱茂德公司），經伊再度發函被告請求支付權利金仍遭被告拒絕，為此依系爭契約第4條、第5條及第14條約定請求被告給付其生產販售予茂德公司之系爭專利產品（68萬元之基台9座、110萬元之基台15座）按市價計算之權利金、按年利率20％之遲延利息及違約金，並聲明：㈠被告應給付原告966,000元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率20％計算之利息；㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以下列情詞置辯：兩造簽訂系爭契約後，原告遲遲不將系爭專利之核心技術移轉並為技術輔導試做樣品，致其一直無法開始生產系爭專利產品，經其多次促請原告為核心技術之轉移，惟原告置若罔聞，僅一味要求給付權利金，業已喪失當初兩造簽訂系爭契約之本意。再者，原告所指其生產製造之系爭專利產品早已於87年起即開始生產，經其改良後於93年3月5日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）提出「掃描機專用之基座」新型專利申請，於93年12月11日核准公告並受頒第M252852號新型專利證書；而原告所有之系爭專利權係於94年10月1日始取得，可得其產品與原告之系爭專利產品並無關聯，二者為不同之產品。其既未製造生產系爭專利產品，與原告之間之權利義務尚未發生，從而原告所請求並無理由，並聲明：㈠原告之訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事項
（一）原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自94年10月1日起至109年11月8日止。
（二）兩造於94年11月16日簽訂系爭契約，由原告將所發明知系爭專利授權被告使用。又關於兩造間之權利義務關係，詳如系爭契約所載。
（三）被告於95年3月3日以律師函說明，其所販售之物品，係於87年起即開始生產，與系爭契約無關，故並無開始使用、實施並有販賣系爭專利產品之事實。復於同年5月19日要求原告停止做出與事實不符之謠傳及發函等妨害被告名譽之行為。又於同年8月8日以律師函表示，被告自行製造之抗震承載平台並未落入系爭專利之申請專利範圍，並請原告儘速將系爭專利核心技術輔導移轉被告，以利被告開始使用及販賣系爭契約之專利產品。
（四）被告為中華民國新型第M252852號「掃描機專用之基座」之專利權人。專利期間自93年12月11日起至103年3月4日止。
（五）被告於起訴前自行委請訴外人財團法人中國生產力中心（下稱生產力中心）所為專利侵害鑑定報告，認定被告之產品被未落入系爭專利之申請專利範圍。原告則於訴訟中自行委任財團法人台灣經濟科技發展研究院製作侵害鑑定研究報告書（下稱台經科發院研究報告書），而台經科發院研究報告書則認定被告產品有落入系爭專利之申請專利範圍。
四、兩造之爭點及論述：原告主張被告於簽訂系爭契約後開始生產製造系爭專利產品，並販售予茂德公司，但並未依約給付權利金，自得依約訴請被告給付授權金，為被告所否認，並以前揭情詞置辯，故本件之主要爭點厥為：被告是否有簽立系爭契約後，使用系爭專利生產系爭專利產品，而應給付權利金。經查：
（一）依據系爭契約第2條授權內容記載「甲方（即原告）同意授予乙方（即被告）使用、實施、重製、修改『本專利產品』之非獨佔性權利。乙方不得將其在本條第一項中之權利再授權予第三人。」；第3條技術服務則約定「乙方考量其實際之需要，擬委託甲方就『本專利產品』再提供之技術輔導及服務，應支付甲方相關之技術服務費（不含營業稅，乙方應另支付營業稅，下同）。本項費用由乙方全額自行收納運用處分。但實際金額及詳細之權利義務由甲乙雙方另行以正式契約約定者為準。」（見本院卷第1宗第11頁）。顯見兩造在簽約之初，即知專利授權契約與技術輔導、服務契約係分屬不同之契約類型。況申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。專利法第25條第1項、專利法第26條分別定有明文。故依據前揭規定，專利權人申請專利時，應符合充分揭露原則，被告既屬有製作類似基座之同業，倘系爭專利係符合專利法相關規定，被告自得依據系爭專利之發明說明、申請專利範圍之記載暨圖式之揭露，即得依據系爭專利加以實施而製造、銷售系爭專利產品。綜上，自應認專利授權與技術移轉協助兩者間並無必然因果關係，被告辯稱因原告遲不移轉系爭專利核心技術移轉，亦未技術輔導試作樣品，故被告並無法開始生產系爭契約所指之專利產品，顯不足採。因此，本院自無法因兩造間未簽立技術輔導及服務契約，遽認定被告並無使用或販售系爭專利產品之能力。
（二）另系爭契約第4條關於授權費用部分則約定「乙方應自其開始使用或販賣『本專利產品』之日起，以每月為一期計算，按期支付權利金予甲方。」（見本院卷第1宗第11頁）。被告既否認有使用或販賣系爭專利產品，自應由原告就此部分舉證明之。原告所提出訂單、證人乙○○之證言及台經科發院研究報告書作為被告確實有販賣系爭專利產品之證明方法。然查：
⒈原告所提出之訂單其品名分別記載「FoundationforSca
nnr」及「foundation」（見本院卷第1宗第31、32頁），該平台是否為被告依據系爭專利所製造之系爭專利品並無法從未顯示功能之訂單上一窺究竟，自無由據此認定此為被告所製造之系爭專利產品。
⒉原告復於96年4月4日以民事聲請調查證據（續）狀，特定
被告販售系爭專利品之對象為茂德公司，並售出市價68萬元之基台9座、110萬元基台15座，且聲請傳喚茂德公司中負責監造由被告所承包之防震基座工程之廠務處課長乙○○為證，然乙○○就被告所施作之基座工程部分具結證稱「一開始只有要求基台端的防震要求，至於工法並未做任何限制，只要達到防震要求即可。125百萬分之一英吋/每秒位移的速度要求，此部分是針對ASML基台部分。（問：
實際上是否知悉被告用何工法施作？）不清楚，以我所瞭解是從荷蘭一家公司進口防震基座，該公司是經過ASML公司認證之廠商。（問：當時茂德公司採購該防震平台時，被告是否有向茂德公司提出自己擁有之新型專利？）當初第一階段審核時並未提出要求。第一階段是技術審查部分。（問：茂德公司後來是否有要求被告先與原告洽談該防震平台之專利授權後再與茂德公司締約？）沒有，我們之前有收到原告的律師函，所以要求被告提出不侵權的證明給我們。（問：被告是否提出與原告之專利授權書後茂德公司始同意與被告簽約？）因為被告提出專利授權書已足以證明不會侵權，所以我們就跟被告簽約，至於被告有無用該專利我們不清楚。（問：被告公司施作之防震平台上是否有灌注或塗鋪符合結構阻尼之環氧樹脂EPOXY？）到茂德公司中科廠時為一成品，所以看到的是RC結構，上面確實是環氧樹脂，但上面是否灌注或塗鋪結構阻尼就不確定。因為環氧樹脂是無塵室內部防塵施作的主要原料。」」（見本院96年6月20日言詞辯論筆錄，本院卷第137頁背面、第138頁）。故由乙○○之證言僅能得知被告曾以已簽署系爭契約為由說服業主即茂德公司，購入被告所販賣之基台並無侵害系爭專利之虞，但無法確實得知被告是否販賣系爭專利產品。況原告嗣後雖聲請本院就現置於茂德公司中科廠中之「其上置有『CD-SEM』（機型廠牌HITACHI）機器設備之12吋抗震承載平台、其上置有『STEPPER』（機型廠牌：CANON）機器設備之12吋抗震承載平台及其上置有『SCANNER』（機型廠牌：ASML）機器設備之12吋抗震承載平台。」委請鑑定單位鑑定是否確實落入系爭專利之申請專利範圍，以證明被告確實有使用系爭專利產製系爭專利產品而應依約給付授權金，然此調查證明方法，業經茂德公司函覆原告所具體特定稱系爭專利產品均非由被告販售予茂德公司，此有茂德公司出具之陳報暨表示意見狀在卷可稽（見本院卷第1宗第242頁）。顯見，原告所稱被告所販售之系爭專利品，實際上並未存在。
⒊本件系爭專利範圍共14項，其中第1、8項為獨立項，內容
分別為「一種高鋼性抗震承載平台之動能吸收方法，係以一抗震承載平台承置一標的機台，藉由該抗震承載平台吸收標的機台所產生之震動能量，該抗震承載平台包括有一阻尼結構體及一鋼結構體，其中該鋼結構體係設置在該阻尼結構體與一基礎結構間，該動能吸收方法包括下列步驟：a.將該機台之震動能量由一阻尼結構體予以接收，該阻尼結構體包括有一底材、一基材、一中材、以及面材，於該面材上即用以承載機台；b.將該阻尼結構體之震動能量平均分散傳導至鋼結構體；c.將該鋼結構體所承受之震動能量平均分散導入至該基礎結構。」、「一種高鋼性抗震承載平台之動能吸收方法，係以一抗震承載平台承置一標的機台，藉由該抗震承載平台吸收由地面或基礎結構體傳導至機台之震動能量，該抗震承載平台包括有一阻尼結構體及一鋼結構體，其中該鋼結構體係設置在該阻尼結構體與一基礎結構間，該動能吸收方法包括下列步驟：a.將該地面或基礎結構體之震動能量傳導至鋼結構體；b.由阻尼結構體吸收該鋼結構體所傳導之震動能量，該阻尼結構體包括有一底材、一基材、一中材、以及面材，於該面材上即用以承載機台；c.藉由該阻尼結構體阻絕震動能量傳導至該機台。」（見本院卷第1宗第24、25頁）。系爭專利前開申請專利獨立項之範圍甚大，故系爭專利之申請專利範圍第2至7項為第1項之附屬項，而分別針對第1項中關於「阻尼結構體之底部構成」、「鋼結構體之底部構成」、「阻尼結構體之底材、中材、面材分別材質」加以限制。故如被告經原告授權得使用系爭專利後，除依據第1項之申請專利範圍為實施外，是否應配合第2至7項附屬項一併實施，抑或僅採用其中若干項次即可達到系爭專利所稱之高鋼性抗震承載平台之動能吸收方法，恐有待系爭專利之專利權人說明或指示。又依據系爭契約第2、3條規定，技術服務非屬本件系爭專利授權契約書約定之範疇，且被告依據系爭專利之發明說明、申請專利範圍記載及相關圖式之揭露，本得據以實施系爭專利，已如前述。然專利授權契約係專利權人取得專利後，經由授權他人使用系爭專利，使被授權人得利用專利技術促使產業進步，另專利權人亦由此獲得授權金，此乃專利制度賦予專利權人此一排他性權利之主要目的。此與一般專利權人未經授權他人使用系爭專利，再針對未經授權而擅自使用該專利者，訴請侵權損害賠償之類型明顯有別。本件原告既授權被告使用系爭專利，依據專利授權契約，除單純同意被告得使用系爭專利所揭示之方法製作防震機台外，有一協助被告妥適使用系爭專利之附隨義務，即原告再未增加額外之人力、時間支出下，應告知被告關於系爭專利數項之申請專利範圍應以何種方式組合方得達到最大防震之功能，此部分係關係於被告所生產、銷售之產品是否符合系爭專利所授權之範圍，亦即是否落入系爭專利之申請專利範圍內，而能達到系爭專利所揭示之功效，應屬依據專利授權契約原告應盡之協力義務。此與系爭契約第3條所規範之被告就系爭專利產品要求原告「再提供技術輔導及服務」應係屬不同之規範，後者係被告已有能力使用、生產系爭專利產品後，恐欲達更佳之防震效果或採用可以更節省成本之方式，因該部分非規範於原系爭專利之揭露部分時，則此時即應與原告另行簽立技術服務契約。至於前者則僅單純屬專利權人簽署授權契約時，應負擔之協力義務，況原告倘盡此協力義務時，亦可得知被告是否確實有依據系爭專利使用或販賣系爭專利產品，如被告確實有使用系爭專利時，即得依約向被告收取授權費用。然原告不思此途，顯有違契約履行之誠信，自應承擔本件無法證明被告有使用或販賣系爭專利產品之不利益之風險。
（三）原告復提出台經科發院研究報告書作為證明被告確實有使用系爭專利之證明方法，然台經科發院研究報告書係原告提供由中國生產力所出具之專利侵害鑑定報告（下稱系爭報告），並就其中針對待鑑定物對應系爭專利獨立項內容描述，所為之分析比對（見本院卷外放之台經科發院研究報告書第1頁）。故台經科發院研究報告書所為比對之待鑑定物並未針對原告所指被告所使用、銷售之系爭專利產品，而係以系爭報告關於待鑑定物之描述、圖片為判斷依據。然系爭報告係於95年7月6日由被告委請生產力中心所出具，然系爭報告所比對者為被告所製作之高鋼性抗震承載平台（下稱系爭鑑定物）是否落入系爭專利範圍中，然綜觀系爭報告中並未明確記載待鑑定物之取得方式，僅於鑑定報告第19頁參考資料中提及系爭鑑定物實品、照片（見本院卷第1宗第81頁），然依據系爭報告所附錄之鑑定標的物現況照片中所標示之日期包括95年7月5日、同年月10日、同年月11日不等之日期，然生產力中心係於95年7月6日方受被告委託出具系爭報告，自令人質疑系爭報告所附照片之真實性。況系爭鑑定物與本件原告所指稱被告使用系爭專利之系爭專利產品是否相同亦有疑義，故本院實無法依系爭報告認定被告並無使用系爭專利。又原告委請之台經科發院所出具之研究報告書，係基於一無法建立正確前提之生產力中心所出具系爭報告為前提，而得出系爭鑑定物落入系爭專利範圍，原告亦據此推論本件被告確實有使用系爭專利，顯嫌速斷。
（四）綜上，原告既無法證明被告於簽署系爭合約後，有使用或販售依據系爭專利所生產、製造之系爭專利產品，自不得訴請被告給付授權金。
五、綜上所述，被告辯稱其並未使用系爭專利，而原告既無法舉證被告確實有使用或販售系爭專利產品之情事。從而，原告依據系爭契約請求被告給付授權金即屬無據。又原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中華民國96年10月31日
民事民四庭法官黃柄縉以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中華民國96年10月31日
書記官楊湘雯