裁判字號：最高行政法院88年判字第3803號判決
裁判日期：民國88年10月28日
裁判案由：商標撤銷
行政法院判決八十八年度判字第三八○三號
原告鴻維領帶有限公司代表人甲○○訴訟代理人 林鎰珠 律師被告經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）右當事人間因商標撤銷事件，原告不服行政院中華民國八十七年八月二十六日台八七訴字第四二○○五號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文原告之訴駁回。
事實緣原告於民國八十三年一月二十一日以「設計圖」商標，指定於當時商標法施行細則第二十四條第三十九類之領帶商品申請註冊，經被告機關審查核准，列為註冊第六五七一一八號商標。嗣關係人山柏那領帶企業有限公司以系爭註冊第六五七一一八號「設計圖」商標有違商標法第三十一條第一項第一款之規定，對之申請撤銷。案經被告機關為申請不成立之處分，關係人提起訴願、再訴願均遭決定駁回，經提起行政訴訟，經本院以八十五年度判字第二五二○號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。被告機關乃重為註冊第五七一一八號「設計圖」商標專用權應予撤銷之處分，發給中台處字第八六○○三五號商標撤銷處分書，原告不服，提起訴願、再訴願均遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂︰按商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，固為商標法第三十一條第一項第一款所規定。惟徵諸鈞院六十年度判字第二九九號判例之明示：「所謂變換或加附記，係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩等加以改變或加添其他文字、圖形，足以使其與他人之註冊商標相混淆而言」，亦即此條款之適用，必以有因變換或加附記致使一般消費者產生誤認之可能，方可謂已構成應予撤銷之事由。再以現行商標法第二十三條第二項：「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權之效力所拘束」之意旨而言，查原告前身為「鴻偉企業社」，係由原告代表人甲○○與 林延儒 等人合夥，於八十一年三月二十日獲苗栗縣政府核准設立登記，有營利事業登記證影本附卷可憑。本案原告即或以外文「HORNGWOEI」作為「鴻偉」之讀音英譯，其時間亦在關係人「山柏那HORNGWOEI」商標申請註冊之前，係基於一般業界習慣之善意使用行為，不僅與「鴻偉」或「鴻維」企業名稱之標示具有同一性，顯不足以使人與其他之註冊商標相混淆。且原告前身之鴻偉企業社於八十一、二年間即出售「鴻偉（HORNGWOEI）」商標之領帶予經銷商，更早在八十一年十月間開始向印刷廠訂購有「鴻偉」等字樣之商標十餘次，是以關係人亦不得據其後來為構陷而註冊之商標，拘束原告在前善意使用「HORNGWOEI」之行為，甚而據之撤銷原告所有之商標。且關係人公司名稱特取部分為「山柏那」，不以公司外文譯音作為商標之一部分，反而使用與之完全無關之「HORNGWOEI」註冊，其強占「鴻偉」企業與原告公司名稱特取部分，逼使原告改以「鴻維」作為法人名稱之註冊第五八八四二五號「鴻偉」商標及第六六三九七○號「地球圖」商標之行徑十分明顯。本案原告在主觀上實無附加據以撤銷商標而使用之故意，於客觀上，消費者亦無將原告之商品與關係人聯想之可能，被告機關率意為將系爭之商標專用權撤銷之處分，一用訴願機關決定遞予維持，均屬違法，請併予撤銷，以維原告權益。
被告答辯意旨略謂︰按商標註冊後，「自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者」，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，商標法第三十一條第一項第一款定有明文。而所謂「變換或加附記」係指專用權人就其註冊商標本體文字、圖形、色彩等加以變更或添加其他文字圖形足以使其與他人註冊商標發生混淆誤認為他人產品予以購買者而言。查本件關係人所檢送於八十四年一月二十四日原告於另案對關係人所有另一審定第六六三九七○號「地球圖」商標異議時，即提出附記外文「HORNGWOEI」文字之型錄作為證物，與系爭註冊第六五七一一八號「設計圖」商標圖樣相較，並無長方形黑色圖樣，且於地球圖形下方另外附記外文「HORNGWOEI」，該外文核與本件據以撤銷之註冊第五八八五○○號「山柏那HORNGWOEI」、第六五九九四七號「HORNGWOEI」商標之外文相同，異時異地觀察，有使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標，且復使用於相同的產品領帶。原告於另案異議時所使用附加外文「HORNGWOEI」之型錄，姑不論係何時所印製，然既於八十三年十月一日獲准註冊後使用附加與據以撤銷商標相同之外文「HORNGWOEI」之型錄，自有首揭法條之適用。至原告所稱其有先使用外文「HORNGWOEI」商標，依商標法第三十三條第二項前段規定，自有繼續使用之權乙節，核原告所附證據並無先使用外文「HORNGWOEI」為商標之資料以供參酌，所言自難憑採，請駁回原告之訴。
理由
一、按商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之申請撤銷其商標專用權，為商標法第三十一條第一項第一款所明定。本件原告於民國八十三年一月二十一日以「設計圖」商標，指定於當時商標法施行細則第二十四條第三十九類之領帶商品申請註冊，經被告機關審查核准，列為註冊第六五七一一八號商標。嗣關係人山柏那領帶企業有限公司以系爭註冊第六五七一一八號「設計圖」商標有違商標法第三十一條第一項第一款之規定，對之向被告申請撤銷。原告則主張其前身「鴻偉企業社」，係由原告代表人甲○○與林延儒等人合夥，於八十一年三月二十日獲苗栗縣政府核准設立登記，有營利事業登記證影本附卷可憑。本案原告即或以外文「HORN
GWOEI」作為「鴻偉」之讀音英譯，其時間亦在關係人「山柏那HORNGWOEI」商標申請註冊之前，係基於一般業界習慣之善意使用行為，不僅與「鴻偉」或「鴻維」企業名稱之標示具有同一性，顯不足以使人與其他之註冊商標相混淆。且原告前身之鴻偉企業社於八十一、二年間即出售「鴻偉（HORNGWOEI）」商標之領帶予經銷商，更早在八十一年十月間開始向印刷廠訂購有「鴻偉」等字樣之商標十餘次，是以關係人亦不得據其後來為構陷而註冊之商標，拘束原告在前善意使用「HORNGWOEI」之行為，甚而據之撤銷原告所有之商標。且關係人公司名稱特取部分為「山柏那」，不以公司外文譯音作為商標之一部分，反而使用與之完全無關之「HORNGWOEI」註冊，其強占「鴻偉」企業與原告公司名稱特取部分，逼使原告改以「鴻維」作為法人名稱之註冊第五八八四二五號「鴻偉」商標及第六六三九七○號「地球圖」商標之行徑十分明顯。本案原告在主觀上實無附加據以撤銷商標而使用之故意，於客觀上，消費者亦無將原告之商品與關係人聯想之可能，被告機關率意為將系爭之商標專用權撤銷，即屬違法云云。惟查依原告提出之鴻偉企業社營利事業登記證所示，該企業社之負責人為林延儒，營業所在地為苗栗縣○○鎮○○街○○○號，而本件原告係有限公司，負責人為甲○○，設○○○鎮○○街○○○號，二者分別為合夥及法人，組織形態及能力各異，負責人亦不相同，原告主張享有鴻偉企業社之權益，尚難謂有據。而原告申請獲准之審定第六五七一一八號商標地球圖樣之「設計圖」係於八十三年一月二十一日提出申請，而本件關係人據以撤銷之註冊第五八八五○○號「山柏那HORNGWOEI」、第六五九九四七號「HORNGWOEI」商標分別於八十一年七月十日、八十三年三月二十二日申請，八十二年四月一日及八十三年十二月一日公告，其後並均取得商標專用權，其中第五八八五○○號商標之申請並遠在原告申請本件商標之前。則原告於八十四年一月二十四日於另案對關係人另一審定第六六三九七○號「地球圖」商標異議時，即提出附記外文「HORNGWOEI」文字之型錄，致與關係人註冊之第五八八五○○號「山柏那HORNGWOEI」、第六五九九四七號「HORNGWOEI」商標構成近似，且復使用於相同的產品領帶。原告於另案異議時所使用附加外文「HORNGWOEI」之型錄，姑不論係何時所印製，然既於八十三年十月一日獲准註冊後使用附加與關係人商標「HORNGWOEI」相同之外文「HORNGWOEI」文字之型錄，復均使用於相同的產品領帶，則關係人指原告所為有違反商標法第三十一條第一項第一款之情形，而申請撤銷關係人之商標專用權，即非無據。至原告所稱其有先使用外文「HORNGWOEI」商標，依商標法第二十三條第二項前段規定，自有繼續使用之權乙節，核與其商標核准註冊後自行加附記，係屬二事。況證人 張火盛 出具之證明書（係證明鴻偉企業社於八十一年三月十三日委託其製造有「HORNGWOEI」之塑膠袋），原告於提起本件行政訴訟後始提出，尚難採信。
二、綜前所述，原告於原申請註冊之第六五七一一八號地球圖形商標下方，另外附記外文「HORNGWOEI」，該外文核與本件據以撤銷之註冊第五八八五○○號「山柏那HORNGWOEI」、第六五九九四七號「HORNGWOEI」商標之外文相同，異時異地觀察，有使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標，且復使用於相同的產品領帶上，被告機關因依關係人之申請，引用前開規定，撤銷原告原核准列之六五七一一八號商標，於法並無不合，一再訴願決定遞予維持亦稱妥適，原告起訴論旨為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。中華民國八十八年十月二十八日
行政法院第一庭
審判長評事 黃綠星
評事 藍獻林 評事 黃璽君 評事 廖宏明 評事 鄭忠仁 右正本證明與原本無異
法院書記官陳春木中華民國八十八年十月二十八日