裁判字號：最高行政法院88年判字第3804號判決
裁判日期：民國88年10月28日
裁判案由：商標異議
行政法院判決八十八年度判字第三八○四號
原告德商．雨果伯斯公司代表人裘格維格穆勒
彼得梅爾訴訟代理人甲○○被告經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）右當事人間因商標異議事件，原告不服行政院中華民國八十七年八月二十七日台八七訴字第四二一八○號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。
事實緣本件關係人吉雅實業有限公司於民國八十五年六月十九日以「TonyBossCollectio-n」商標指定使用於商品及服務分類表第二十五類之睡衣、三角褲、平口褲、汗衫、衛生衣褲、背心、襯衫、Ｔ恤、西服、童裝、洋裝、裙子、西裝褲、休閒服裝、雨衣、鞋子、涼鞋、雨鞋、球鞋、皮鞋、膠鞋、運動鞋、休閒鞋、領帶、領結、運動帽、游泳帽、襪子、褲襪、運動襪、腰帶、金屬腰帶、皮革製成之服飾用皮帶、服飾用禦寒用手套商品申請註冊，並聲明圖樣中之Collection不在專用之列，經被告機關審查核准，列為審定第七六五一九四號商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第三十七條第一項第七款及第十二款之規定，對之提出異議，業據被告機關為異議不成立之審定，發給中台異字第八七○一六○號商標異議審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，均遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟，茲摘敘兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂︰一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」及相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，為商標法第三十七條第一項第七款、第十二款所明定。上開條款之適用，應以兩造商標圖樣構成相同或近似為前提要件。至商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察，以為判定之標準。縱兩商標對照比較能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見，而有引致他人發生混同誤認之虞者，仍不得謂非近似之商標。又商標圖樣在外觀、名稱或觀念上，其主要部分之文字、圖形、記號近似，有足以惹起一般消費者混同誤認之虞，即屬近似之商標；又商標上之外文，有一單字相同或主要部分相同或近似，有混同誤認之虞，為外觀近似，復為行政院台七四經字第一八○六八號函准修正備查之商標近似審查基準所明示。二、查「BOSS」、「HUGOBOSS」、「HUGOHUGOBOSS」、「BOSSHUGOBO-SS」及「BALDESARINIHUGOBOSS」等商標，係原告首創指定使用於眼鏡及其組件、衣服、靴鞋、襪子、手套、衣服、書包、手提箱、皮夾、皮包、皮帶、旅行袋等商品之知名商標。除已於世界各國取得註冊及取得世界智慧財產權組織之國際註冊證外，並於民國七十四年起陸續在中華民國獲准註冊，現且均在專用期間中。經由原告多年來不遺餘力宣傳廣告，上開據以異議之商標已為國內消費者所熟知。三、本件系爭審定第七六五一九四號「TonyBossCollection及圖」商標中，關係人已聲明圖樣中之「Collection」不在專用之列，故「TONYBOSS」部分自為其主要部分，是判斷商標是否近似，自應就「TONYBOSS」為判斷，原告之商標系列係以「BOSS」之前後附加文字，故由系爭商標圖樣之排列設計方式，亦於「BOSS」之前附加「TONY」，顯然襲用原告商標圖樣之相同設計理念，組合方式如出一轍，自有使一般消費者對系爭商標所表徵之商品品質、來源、產製主體等產生混淆誤認之虞。又系爭商標係由外文構成，從其使用外文字母「O」，顯見其使用「德文」為構成商標之外文，與原告之國籍相同，系爭商標與據以異議商標又均指定使用於衣服、褲子等相同之商品上，自會使人誤認其與原告有密切關連，而有混同之虞。四、綜上所述，「TonyBossCollec-tion」與「BOSS」、「HUGOBOSS」等據爭商標近似，且「BOSS」一字已為著名商標，具有相當之顯著性，是系爭「TonyBossCollection」商標確有違反商標法第三十七條第一項第七款、第十二款之規定，被告機關未加審究，率為異議不成立之處分，訴願、再訴願決定竟予維持，非無違誤，請併予撤銷，以維原告權益。
被告答辯意旨略謂︰一、按商標法第三十七條第一項第七款、第十二款前段固分別規定：商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者及相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊，惟商標法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊有致公眾誤信之虞者，為同法施行細則第三十一條前段所規定。而判斷商標之近似與否，應隔離觀察其有無引起混同誤認之虞以為斷。本件系爭審定第七六五一九四號「TonyB-ossCollection」商標圖樣係由外文TonyBossCollection組成，與據以異議之註冊第二七九五四六號、第四一二三三○號、第四一四三八四號「BOSS」、第四一二三三○號、四一四三四三號、第四二七二○一號、第四六七○七二號「HUGOBOSS」、第五七九三四八號、第五八一二○○號「BOSSHUGOBOSSLABEL」、第六三○四六八號「BALDESARINIHUGOBOSS」及第六四七二六八號「HUGOHUGOBOSS」商標相較，固皆有外文「BOSS」，惟系爭商標圖之整體設計，外文數字及外觀與各據以異議商標顯然有別，異時異地隔離觀察或連貫唱呼，尚難謂有致一般消費者產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標，自無商標法第三十七條第七款、第十二款之適用。又「TonyB-ossCollection」商標圖樣中，雖經關係人聲明圖樣中之Collection不在專用之列，惟依同法施行細則第二十八條第二項之規定，於審查有無與他人之商標相同或近似時，仍應以系爭商標之整體圖樣「TonyBossCollection」為準，原告所述應就「TO-NYBOSS」為準云云，應不足採。原處分並無不當，請駁回原告之訴。
理由
一、本件關係人吉雅實業有限公司於民國八十五年六月十九日以德文「TonyBossCo-llection」商標指定使用於商品及服務分類表第二十五類之睡衣、三角褲、平口褲、汗衫、衛生衣褲、背心、襯衫、Ｔ恤、西服、童裝、洋裝、裙子、西裝褲、休閒服裝、雨衣、鞋子、涼鞋、雨鞋、球鞋、皮鞋、膠鞋、運動鞋、休閒鞋、領帶、領結、運動帽、游泳帽、襪子、褲襪、運動襪、腰帶、金屬腰帶、皮革製成之服飾用皮帶、服飾用禦寒用手套商品申請註冊，並聲明圖樣中之Collection不在專用之列，經被告機關審查核准，列為審定第七六五一九四號商標。嗣原告以商標近似與否，應就其主要部分隔離觀察，以為判定之標準。縱兩商標對照比較能見其差別，倘異時異地隔離觀察則不易見，而有引致他人發生混同誤認之虞者，仍不得謂非近似之商標。又商標圖樣在外觀、名稱或觀念上，其主要部分之文字、圖形、記號近似，有足以惹起一般消費者混同誤認之虞，即屬近似之商標；又商標上之外文，有一單字相同或主要部分相同或近似，有混同誤認之虞，為外觀近似。而「BOSS」、「HUGOBOSS」、「HUGOHUGOBOSS」、「BOSSHUGOB-OSS」及「BALDESARINIHUGOBOSS」等商標，係原告首創指定使用於眼鏡及其組件、衣服、靴鞋、襪子、手套、衣服、書包、手提箱、皮夾、皮包、皮帶、旅行袋等商品之知名商標。除已於世界各國取得註冊及取得世界智慧財產權組織之國際註冊證外，並於民國七十四年起陸續在我國獲准註冊，現且均在專用期間中，經由原告多年來不遺餘力宣傳廣告，上開據以異議之商標已為國內消費者所熟知。本件系爭審定第七六五一九四號「TonyBossCollection及圖」商標中，關係人已聲明圖樣中之「Collection」不在專用之列，故「TONYBOSS」部分自為其主要部分，是判斷商標是否近似，自應就「TONYBOSS」為判斷，原告之商標系列係以「BOSS」之前後附加文字，故由系爭商標圖樣之排列設計方式，亦於「BOSS」之前附加「TONY」，顯然襲用原告商標圖樣之相同設計理念，組合方式如出一轍，自有使一般消費者對系爭商標所表徵之商品品質、來源、產製主體等產生混淆誤認之虞。又系爭商標係由外文構成，從其使用外文字母「O」，顯見其使用「德文」為構成商標之外文，與原告之國籍相同，系爭商標與據以異議商標又均指定使用於衣服、褲子等相同之商品上，自會使人誤認其與原告有密切關連，而有混同之虞。「TonyBossCollection」與「BOSS」、「HUGOBOSS」等據爭商標近似，且「BOSS」一字已為著名商標，具有相當之顯著性，是系爭「To-nyBossCollection」商標確有違反商標法第三十七條第一項第七款、第十二款之規定為由，對被告機關提出異議。被告機關以系爭審定第七六五一九四號「TonyBossCollection」商標圖樣係由外文TonyBossCollection組成，與據以異議之註冊第二七九五四六號、第四一二三三○號、第四一四三八四號「BOSS」、第四一二三三○號、四一四三四三號、第四二七二○一號、第四六七○七二號「HUGOBOSS」、第五七九三四八號、第五八一二○○號「BOSSHUGOBOSSLABE
-L」、第六三○四六八號「BALDESARINIHUGOBOSS」及第六四七二六八號「HU-GOHUGOBOSS」商標相較，固皆有外文「BOSS」構成其商標之主體，惟系爭商標圖之整體設計，外文讀音及外觀與各據以異議前開商標明顯有別，無論異時異地隔離通體觀察或連貫唱呼，尚難謂有致一般消費者產生混同誤認之虞，應非屬近似之商標，自無行為時商標法第三十七條第七款、第十二款之適用。又「Tony
BossCollection」商標圖樣中，雖經關係人聲明圖樣中之Collection不在專用之列，惟依行為時同法施行細則第二十八條第二項之規定，於審查有無與他人之商標相同或近似時，仍應以系爭商標之整體圖樣「TonyBossCollection」為準，原告所述應僅就「TONYBOSS」部分是否相同或近似為準云云，核係一己之見，自非可採，認系爭商標無商標法第三十七條第一項第七款規定之適用，而為核駁之處分，訴願及再訴願決定遞予維持，固非全然無見。
二、按「商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」及「相同或近似於他人同一或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊，行為時商標法第三十七條第一項第七款、第十二款前段分別定有明文，且依行為時商標法施行細則第三十一條前段之規定，該行為時商標法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊有致公眾誤信之虞者。查判斷商標之近似與否，除應就商標主要部分同時同地詳加比對外，仍應異時異地隔離通體觀察其有無引起混同誤認之虞以為斷。本件原告註冊取得之「BOSS」、「HUGOBOSS」、「HUGOHUGOBOSS」、「BOSSHUGOBOSS」商標，現且均在專用期間中。經由原告多年來不遺餘力宣傳廣告，上開據以異議之商標已為國內消費者所熟知，各該商品之廣告及商標註冊證影本附於被告機關異議卷可參。而系爭審定第七六五一九四號「TonyBossCollection及圖」商標，關係人雖聲明圖樣中之「Collection」不在專用之列，惟依商標圖樣之排列設計方式，商標系列係以「BOSS」之前後附加其他文字組合而成，「BOSS」自為其惹人注意主要部分，是判斷商標是否近似，主體部分自應就「BOSS」加以比對判斷。本件關係人吉雅實業有限公司並非德國公司，亦非德商在台設立之公司，其商品本無從令消費者與德國產生聯想，然系爭商標係由外文構成，從其使用外文字母「O」，顯見其使用「德文」為構成商標之外文，與原告之國籍相同，系爭商標與據以異議商標又均指定使用於衣服、褲子等相同之商品上，主觀上非無魚目混珠之意，圖使他人誤認其與原告產品有密切關連，而生混同之效果。又關係人於其商標主要部分「BOSS」之前附加「TONY」，之後再附加「Collection」等文字，如通體異時異地分別觀察，與原告前開據以異議商標圖樣設計理念相同，組合方式亦如出一轍，客觀上亦不無使一般消費者對系爭商標所表徵之商品品質、來源、產製主體等產生混淆誤認之虞。被告機關認無虞使公眾誤信之虞，非近似之商標，而為異議不成立之審定，殊難謂有據。一再訴願決定遞予維持，亦均有可議，應由本院將之一併撤銷，着由被告審酌上情，重為適當之處分，以昭折服。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第二十六條前段，判決如主文。
中華民國八十八年十月二十八日
行政法院第一庭
審判長評事 黃綠星
評事 藍獻林 評事 黃璽君 評事 廖宏明 評事 鄭忠仁 右正本證明與原本無異
法院書記官陳春木中華民國八十八年十月二十八日