臺灣新竹地方法院90年度重訴字第203號民事判決

裁判字號：臺灣新竹地方法院90年重訴字第203號民事判決

裁判日期：民國91年09月25日

裁判案由：損害賠償

臺灣新竹地方法院民事判決九十年度重訴字第二○三號
原告特典電子股份有限公司法定代理人甲○○被告凱訊電子股份有限公司法定代理人乙○○右當事人間損害賠償事件，本院判決如左：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
（一）原告係註冊第四六七二二九號「特典TOPICS」之商標專用權人，專用權期間自民國七十八年十一月十六日起至八十八年十一月十五日止，並延展至九十八年十一月十五日止。前開商標指定使用於包括電視機、電唱機、收音機、錄音機、無線電器材、通訊器材、電晶體、變頻器、增幅器、濾波器、增波器、混波器、強波器、衛星導航器、晶片、半導體、積體電路等十餘種商品。詎被告凱訊電子股份有限公司未經原告之授權或同意，擅自於前開商標專用權期間內使用近似「TOPICS」之「TOPIC」商標於同為前開原告註冊商標指定使用之晶片商品上，依前揭商標法之規定，被告之舉已侵害原告之商標專用權。原告曾致函被告促其停止侵害行為，惟被告非但未停止使用，復置詞狡飾。為此原告自得依法起訴請求排除本件商標侵害及損害賠償。
（二）被告於其晶片商品上使用「TOPIC」圖樣侵害原告前揭商標專用權：被告於系爭晶片上使用之「TOPIC」近似於原告之註冊商標「特典TOPICS」：按商標主管機關頒商標手冊揭櫫，商標近似與否，應隔離觀察，以為判定之標準，縱令二商標對照比較，能見其差別，然異時異地個別觀察，則不易見者，仍不能不謂為近似；判斷商標是否有混同誤認之虞，應就其各主要部分隔離觀察；凡商標在外觀、讀音或觀念上有一足以產生混同誤認之虞者，即屬近似商標。又依商標法第五條之規定，商標所用之文字，雖以國文為主，但亦得以外文為輔，是其所用之外文，已構成商標之主要部分，…商標之外文構成近似之情形，自係以近似之名稱，侵害他人商標專用權，最高法院七十一年台上字第三八四九號判決可資參照。原告註冊商標「特典TOPICS」，係以中文「特典」與外文「TOPICS」結合而成，二者均為商標之主要部分。前開商標之主要部分「TOPICS」與被告之「TOPIC」比較，外觀上僅一字母S之別，而英文字尾S發音為輕聲，連貫稱呼之間，二者發音近乎相同，無論在外觀或讀音上，均使人混淆誤認，難以分辨，二者應屬近似無疑。被告雖以憲法第八十條之規定，認為前開函之內容應不拘束法院之判斷云云。惟查，行政機關之意見雖非當然拘束法院，然行政機關依主掌職務之專業知識與長期累積之行政經驗所提出之意見，除非違反法令或論理法則、經驗法則，否則難謂無援引之價值。本案中，不問依商標法、商標法施行細則或機關頒布之審查準則，均能認定被告之「TOPIC」與原告註冊商標近似，智慧財產局前開函之意見並無不當。此外，商標法施行細則第十五條第一項也明文規定，商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。商標近似與否，除審究商標圖樣外，尚須考量其商品、購買人、地域、創意以及使用情形等因素。智慧財產局除觀察圖樣之近似與否，依前引審查標準，當已考慮包括其使用之商品與購買人等因素，從該商品消費者之角度觀察，認定「TOPIC」與原告註冊商標應屬近似。被告認為智慧財產局漏未考量其商品特性及其消費者之認定，顯有誤解。被告另據智慧財產局（九○）智商○七二○字第九○○○三○三六一號函之意見，主張被告使用之「TOPIC」與原告註冊商標不近似，惟關於前開函之案情與本案實無關聯。商標法上商標圖樣之近似，並不以二商標圖樣有引起實際之混同誤認為必要，只要一般之購買者有引起混淆誤認之虞即為已足，此為商標法施行細則第十五條第一項所明定。故本案二商標圖樣是否有被告所述「斷無可能在市場上造成購買者之混淆誤認」之情事，並非本案應審究之範圍。實則，本案應探究者，僅在於系爭二商標圖樣異時異地隔離觀察，在外觀、觀念或讀音有無其一相仿，而足以引起一般消費者混淆誤認之虞。系爭「TOPICS」與「TOPIC」圖樣僅於字尾有S一字之隔，無論自外觀、觀念或讀音之角度，二者均屬近似無疑，且其近似之程度，顯足以引起一般消費者產生混淆誤認之可能性，在卷智慧財產局函示意見，亦本其商標主管機關之專業立場而加確認。而所謂一般消費者，自當不限於只與原、被告已實際交易之消費者而已，尚須包括未曾實際購買商標商品之潛在消費者。本案被告並未證明所有IC購買者不會因二商標之近似而誤認混淆，其僅提出部分客戶之訂單及確認單等，而斷言二圖樣在市場無造成消費者混淆誤認，並不足採。
（三）被告標示「TOPIC」商標之商品與原告註冊商標指定使用商品相同：按申請商標專用權期間延展註冊者，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限，商標法第二十五條第二項訂有明文。依前開規定，商標專用權人申請延展商標專用權期間，其延展指定使用之商品，應於原註冊商標指定使用之商品範圍內，且有實際使用者為限，不得擴張至原指定使用商品範圍以外之商品。原告商標專用權延展前所指定使用之商品為電視機、電唱機、收音機、錄音機、無線電機器材、通訊器材，係為舊類第八十六類之標題，而非指定該類中之特定商品，涵蓋之商品範圍包括第八十六類所有商品，故原告商標專用權之效力自始即及於舊類第八十六類中之積體電路商品。此業經在卷智慧財產局（九○）智商九八○字第九○○○二二四九五號函確認在案。是被告使用同於原告前開商標專用權指定使用之商品，已足認定。
（四）侵害他人商標專用權之民事侵權責任，不以有欺騙他人之意圖為必要：所謂商標侵害，係指第三人無正當權源，妨害商標專用權之圓滿行使，商標專用權人無忍受之義務。又，商標專用權侵害行為之排除或防止為物上請求權之一種，與侵權行為之損害賠償請求權不同，並不以行為需具備過失或故意為限。是於同一或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，即構成侵害他人商標專用權，至於有欺騙他人的意圖，乃刑事責任之構成要件，與侵害他人商標專用權之民事侵權責任無關。被告之侵害行為難謂無故意過失：按原告早在七十八年即使用「TOPICSELECTRONICSCORP.」為公司英文名稱，並於同年五月十九日申請註冊「特典TOPＩCS」商標使用至今。原告使用「TOPICS」為公司英文名稱之特取部分與商標迄今已十二年有餘，且商標註冊復經商標主管機關以商標公報公告，被告難謂不知「特典TOPICS」為原告註冊之商標。尤其，被告八十六年曾申請註冊「TOPIC」商標，指定使用在與原告「特典TOPICS」商標相同之第九類商品上，顯見被告自始有將「TOPIC」當作商標使用之意。
被告當初既有將「TOPIC」當作商標使用之意，並透過專業之商標代理人詹銘文先生申請「TOPIC」商標註冊，即必先搜尋同類商品中是否有相同或類似之前案註冊商標。原告註冊「特典TOPICS」商標既經公告，被告又曾申請過「TOPIC」商標註冊案，自能輕易得知原告之註冊商標。被告既知或依相當注意即能得知「特典TPICS」註冊商標，卻仍在同類商品使用近似之「TOPIC」商標。
又原告為求和諧，前曾多次要求被告勿再使用「TOPIC」商標，惟被告均悍然拒絕，致原告不得已而提起本件訴訟。核被告持續侵害原告商標專用權之行為難謂無故意或過失。
（五）原告因被告之侵害行為而受有損害：按原告申請註冊「特典TOPICS」指定使用在IC晶片等商品，復分別以其註冊商標之中、外文文字作為公司中、英文名稱之特取部分，該商標不僅用以表彰其商品之來源，更用以表示其公司之主體。今被告使用近似於原告註冊商標之「TOPIC」於相同商品，足使消費者誤認混淆商品之來源，被告之使用已削弱原告藉商標之標示表彰商品來源之功能，更有妨害原告商標專用權之圓滿行使。原告對此妨害行為無忍受之義務，而得加以排除。被告雖稱原告並無生產IC晶片或類似產品，被告客戶無可能誤認被告之IC產品係原告產製或仿冒原告商品之可能，故縱被告於IC晶片上使用「TOPIC」而侵害原告之商標專用權，原告亦無任何損失云云。惟查，申請商標專用權期間延展註冊者，如於商標專用權期間屆滿前申請延展註冊而於申請前三年內無正當事由未使用，或商標專用權期間屆滿後申請延展註冊而於商標專用權期間屆滿前三年內無正當事由未使用者，不予核准延展之申請，商標法第二十五條第二項定有明文。原告之「特典TOPICS」商標係於八十八年間申請延展註冊，並獲商標主管機關核准公告，依前開條文之規定，原告如無使用「特典TOPICS」商標於指定使用之IC晶片商品上，主管機關斷無可能核准延展商標專用期間之申請。被告另據其聲請調查原告公司資本額、營利事業所得申報書、營業稅申報書等之證據，稱原告未因被告之行為受有損害，更屬無稽。蓋影響原告公司每年獲利與收益之因素有許多，例如經濟景氣與否、競爭者之增加或減少、原告公司轉投資之投資報酬率、原告是否處分固定資產、當年度之公司負債是否減少等等，都會直接影響原告公司當年度之收益，被告單以原告公司資本額、營利事業所得申報書、營業稅申報書等之證據稱原告未因被告侵害行為而受有損害之詞，並無可採。
（六）被告使用「TOPIC」圖樣未符合商標法第二十三條第一項善意合理使用之規定：按所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品之包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散佈之客觀事實，商標法第六條定有明文。而凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上，非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束，同法第二十三條第一項復有明定。查被告實際於晶片商品之標示，其「TOPIC」字體獨立，佔最大比例位置，其下方二行之標示，分別為「製造期批號」及「生產序號」，可見「TOPIC」顯具有識別其商品來源之功能，而屬商標使用且地位鮮明，其屬商標型態之使用，並進而銷售該商品，是被告主觀上亦是為行銷IC晶片而使用「TOPIC」商標。尤其被告前曾申請「TOPIC」商標註冊，益證其將「TOPIC」作為商標使用無疑。被告復稱其有註冊第一一五一一○號「TOPIC」服務標章，指定使用於積體電路之設計、測試、分析之服務，而積體電路設計之服務最終將藉由有形之晶片呈現，其促銷者僅其服務而非晶片等語。經查，服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告以促銷其服務者而言。但使用於商品或其包裝容器上有使人誤認係促銷該商品者，不在此限，商標法第七十二條第二項明文。足見服務標章專用權不僅不得擴張至未指定之服務，亦不得使用在具體之商品，使人誤認是在促銷該商品。故如依被告所言，其僅提供積體電路設計之服務，則晶片應交由他人生產，非由被告為之。被告既自行生產晶片，並於晶片上標示「TOPIC」，顯非僅表彰積體電路設計之服務，而應已包括該商品之促銷。尤其，被告公司之營業項目，不僅提供積體電路之設計，還包括積體電路之製造，而被告使用之「TOPIC」圖樣，亦為被告前申請為商標之標的，則被告商品上所標示之「TOPIC」圖樣並非表示其提供之服務，實乃具有標示商品來源之商標作用。
（七）原告起訴聲明第一項有關損害賠償之請求應屬適法有據：按商標法第六十六條第一項規定，商標專用權人得依民法第二百十六條之規定；依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益（於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益），或依查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額（但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額等方式），擇一計算其損害。前條立法意旨乃顧及商標專用權人對侵害權利者請求損害賠償時會面臨舉證所受損害所失利益之困難，故增修本條條文，使侵害人與商標專用權人公平舉證。又此項規定僅係定損害賠償之計算方式，原告得一併主張各該款之計算方法，擇一計算本件請求損害賠償之範圍。再者，商標侵害之損害賠償，並不以單純填補商標專用權人之實際損失而已，並兼具有懲罰性及阻嚇性之功能，此觀該法准由商標專用權人擇一計算損害即明。故被告辯稱原告應先證明自身之損害始有賠償可言，應有誤會。查在卷財政部台北關稅局所提供被告八十九年度之出口報單中，註明商品標示「TOPIC」商標之報單，共計有六十張，經統計該標示有「TOPIC」商標之IC商品之總數量為三十五萬七千七百二十六片，離岸價格共計九千四百八十五萬一千九百零八元。被告雖質疑前開商品不一定都標示「TOPIC」商標，惟依前開出口報單上「商標」欄位之記載，出口商品如標示「TOPIC」者，該欄則記載「TOPIC」，出口商品如未標示商標，則在該欄註記「NIL（無）」，且標示「TOPIC」商品之型號多為TP560X。另參照前引原證二號所示實品，被告生產型號TP560X之晶片確係標示系爭「TOPIC」商標，足證前揭出口報單上所載之附有「TOPIC」商標商品應與原證二號之實品相同。由於IC晶片屬於零組件商品，主要供應廠商組裝電子產品之用，其產品體積小，並無包裝後零售之行銷方式，而且IC晶片為精密之高科技產業，須自動化、規格化、量產化生產，故產品之規格、性能、品質乃至於產品之標示，皆如出一轍。故原告已證明被告型號TP560X晶片確使用「TOPIC」商標，且在卷出口報單也明確記載其商品之商標為「TOPIC」，則前揭被告銷售標示「TOＰIC」商標晶片之數量與出口金額，應堪認定。依前開證據，原告得依商標法第六十六條第一項第三款但書之規定，以前述總額（即九千四百八十五萬一千九百零八元）定賠償金。再者，依同條項第二款後段之規定，於被告未證明銷售前述商品之必要成本或費用前，原告亦得以總額視為被告因侵害行為所得之利益，並以該項利益視為原告之損害。故無論依商標法第六十六條第一項第二款或第三款之規定，原告均得請求被告給付九千四百八十五萬一千九百零八元。惟原告願減縮僅請求被告給付一千二百萬元整，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。又，被告自承公司自八十六年設立以來即研發、製造、銷售IC晶片，且申請「TOPIC」服務標章之註冊，足認被告於八十六年以來即持續使用「TOPIC」於其生產之晶片。而觀在卷原告聲請調查被告八十九年度之出口報單證明被告於八十九年間出口「TOPIC」晶片之數量與金額，尚未包括被告八十九年度銷售國內之「TOPIC」晶片，更未包括被告八十六年至八十八年間及九十年至今銷售「TOPIC」晶片之數額。更何況原告未以被告八十九年度出口「TOPIC」晶片之全部銷售金額為請求之基礎，而僅請求一千二百萬，已極盡減縮之能事，並無被告所稱原告之請求有商標法第六十六條第二項「顯不相當」之情事。故就原告請求之金額部分，應無再予酌減之必要。
（八）原告得請求將本案判決書登載於新聞紙：商標法第六十八規定，商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。為回復原告系爭商標專用權之圓滿狀態，使各界知悉兩造間就系爭商標侵害事件之始末，敬請鈞院依前引法條之規定，准如原告起訴聲請第三項之請求，以期周延。並聲明：（一）被告應給付原告新台幣（下同）壹仟貳百萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。（二）禁止被告使用「TOPIC」之圖樣於相同或類似於中華民國註冊第四六七二二九號商標指定使用之商品。（三）被告應負擔費用將本院民事判決書主文以五號字體，刊載於台北市版與全省版之經濟日報及工商時報第一版面各一日。（四）上開第一、二項聲明原告願供擔保請宣告准予假執行。
二、被告則以：
（一）被告所使用使用之「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」圖樣，與原告商標中之「TOPICS」外文部分及原告公司註冊第四六七二二九號「特典TOPICS」商標圖樣，確實非屬近似圖樣，顯易辨別，不構成近似，亦無致第三者產生混淆之虞：經濟部智慧財產局九十年四月十日（九○）智商0720字第九○○○三○三六一號函已確認被告所使用之「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」與原告另案申請審定之第895772號「TOPICS」聯合商標，商標圖樣有別，核非屬構成近似之商標，此有經濟部智慧財產局上開公函可證（參答辯三狀被證七號），該公函對上開內容記載明確，顯非原告自行曲解之「贅述」。依該公函意旨，則舉輕足以明重，「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」既與「TOPICS」非構成近似，則與原告於本件所主張之包含中文字之「特典TOPICS」圖樣兩相對比，更是顯然有別，非屬近似。又智財局雖曾於（九十）智商0980字第九○○○二二四九五號函認定「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」與「特典TOPICS」為近似，惟查，該函說明四雖謂系爭「TOPIC」與註冊第四六七二二九號商標圖樣之外文「TOPICS」僅有最後「S」字母之差異，二者做為辨識商品來源主要部分文字相仿彿，異時異地隔離觀察易產生混淆誤認之虞，故「依行政審查觀點，應屬近似之商標」云云。惟查：法官應依法獨立審判，為憲法第八十條所明定，故前開智財局函釋並無拘束本院之效力。於類似案件中，民事法院對於二商標圖樣是否近似乙節，亦不乏與智財局為不同見解之判決者，此有台灣高等法院八十五年訴字第五十一號民事判決供參。按「商標之近似與否，應就其文字、圖形或記號，異時、異地為隔離及通體之觀察為標準，不得以偏概全，斷取部分文字之類同而認定商標之近似。」台灣高等法院七十三年台上字第三０九三號刑事判決闡釋在案（參被證五號）。查智財局上開函中僅斷取原告註冊第四六七二二九號「特典TOPICS」商標圖樣中之外文「TOPICS」部分，與被告使用之「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」圖樣之名稱「TOPIC」做比較，並非以「特典TOPIC」商標圖樣之整體做為比較觀察之對象，核與上開裁判要旨不符，該函認定結論顯有瑕疵。況智財局上開函文中所認定之二者僅有最後「S」字母之差乙節，亦顯然與事實不符，蓋因原告商標中之TOPICS」為一普通英文單字，但被告所使用之「TOPIC」卻係由英文單字「TOP」及經圖形化設計之「IC（紅色虛斜線」二部分所組成，二者之外觀設計顯非相同，更非僅有最後「S」字母之差，有二者之比對圖可證。又按「所謂商標圖樣相同，係指兩者圖樣完全相同，難以區別而言；至商標圖樣近似，則指異時異地隔離及通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面，有一相仿，具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意，有引起混同誤認之虞者而言」，亦經最高法院七十二年度台上字第四四０九號裁判要旨闡釋在案。
查智財局上開函文僅謂「依行政審查觀點，應屬近似之商標」，顯然並未考量此類積體電路商品之購買者的辨識力乙節。由於此類積體電路產品並非一般消費性商品，購買者均係專業之電子產品或應用產品之製造商及積體電路經銷商，而非一般消費者，銷售流程上購買者亦會先確認個別IC產品功能、特性、規格、數量、價格等等，始會下單訂購，故該等購買者對於此類IC產品之注意、辨識能力均遠高於一般人及智財局官員，均能輕易辨別不同IC設計公司之產品，絕無僅因「特典TOPICS」與「TOPIC」外文部分只有「S」之差，即產生混淆誤認之虞。
（二）查本件被告公司所使用之「TOPIC」圖樣與原告商標中之「TOPICS」外文部分，有下列明顯區別，無導致混同誤認之虞，應非屬近似圖樣：外觀不同：被告公司所使用之「TOPIC」係由「TOP」與「IC（虛斜線）」兩部份所組成，其字面意義為「頂級積體電路」，此觀「TOP」與「IC」係採明顯之不同顏色及字體設計呈現，以及註冊第一一五一一○號標章特就「IC」字樣聲明不專用自明。而特典公司之「特典TOPICS」商標，除有中文「特典」可供區辨之外，其英文部份「TOPICS」，乃是一常見之英文單字大寫標準字體，為「topic」之複數型態，其字面意義為「題目、話題」，故二者整體外觀及字體設計不同，差別顯然。讀音不同：被告公司使用之「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」，讀音為TOP-IC；特典公司商標中之英文部份「TOPICS」則直接發音為topics，二者之讀音顯然不同。觀念不同：被告公司所使用之「TOPIC」係由「TOP」與「IC（虛斜線）」兩部份所組成，TOP為頂端、頂級、頂尖之意，IC為通用之商品名稱，即積體電路integratedcircuit之縮寫，整體觀察此一「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」之字面意義為「頂級積體電路」；特典公司商標中之英文部份「TOPICS」為英文單字「topic」之複數型態，其字面意義為「題目、話題」，故二者觀念顯有區別。除外觀、讀音、觀念上均有不同，無一相仿外，特典公司據以主張權利之商標另有迥然不同之中文「特典」可資區辨，故於異時異地整體隔離觀察及交易連貫唱呼之際，二者在外觀、讀音、觀念三方面更是無一構成近似。又積體電路並非一般消費性商品，而是電子產品之零組件，故積體電路之商品購買者是專業廠商，而非一般消費者。換言之，商標法施行細則第十五條第一項所稱「具有普通知識經驗之購買人」，於本件應係指採購使用積體電路產品之專業應用廠商而言。而查具備普通知識經驗之專業廠商於購買積體電路產品時，係以產品品質及功能為主要考量之點，並均屬大量採購，被告於銷售流程上，均係先檢送datasheet或樣品等詳細之產品資料，供客戶確認後，始接受客戶訂單，再依客戶訂單指定之產品型號、功能而交貨，此有被告公司客戶訂單及確認單、承認書為憑，故此類IC產品之購買者其分辨能力遠高於一般商品購買者，事屬當然。又被告公司之IC產品上除標示服務標章及公司名稱「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」，另亦會同時標示產品型號，足供交易相對人確認辨識；且原告公司並未從事IC晶片設計、製造之業務，市面上並無標示有「特典TOPICS」圖樣之IC商品，故此二圖樣斷無可能在市場上造成購買者之混淆誤認。
（三）被告公司使用『TOPIC』，係屬商標法第二十三條第一項規定所稱善意且合理之使用。按商標法第二十三條第一項規定「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上，非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束。」參照智慧財產局發布之「商標使用之注意事項」第五點規定「公司名稱乃營業主之表示，非用以表彰商品來源之標誌。倘公司名稱特取部分與註冊商標圖樣相同，並將公司名稱全銜以普通使用之方式標示於商品者，非屬商標之使用。」合先陳明。查被告公司設立於民國八十六年七月十九日，營業項目為積體電路之研發、製造及銷售、積體電路之進出口貿易，並以『TOPIC』為公司英文名稱，此有被告公司於國貿局登記之進出口廠商印鑑卡可證，足證被告公司英文名稱之特取部分為『TOPC』。又原告起訴狀所檢附之被告公司產品說明書上所標示者為並非單純之『TOPIC』圖樣，而係『TOPICSemiconductorCorp.』，揆諸上開法令，被告係使用公司英文名稱全銜，並無商標之使用可言。原告起訴狀所附原證三號被告公司產品說明書，據以主張被告侵害其商標專用權，顯屬誤認。至於被告公司之晶片上標示有『TOPIC』乙節，亦屬公司名稱之標示。依商標法第六條第一項前段明定商標之使用，係指「為行銷之目的」而使用，然則我國係有名之晶圓、IC晶片之生產國家，最著名者係由專業之大型晶圓廠（如台積電、聯電等）提供代工（製造）服務予專業之晶片設計公司，代為製造各式晶片。由於晶片體積小，無法標示公司名稱全銜，加以其為一般電器產品之零組件，當一般消費大眾購買電器產品時絕對看不到晶片外露，且真正之晶片商品提供者為設計公司，並非晶圓廠。故基於此種特殊產品特性，一般代工廠商均甚少在晶片上標示自己之品牌，而係標示委託製造廠商之公司簡稱或產品編號等，此有國內其他晶片設計公司之產品照片可證。是以，代工廠於所代工製造之晶片上，標示委託製造之晶片設計公司名稱及產品型號，係為區別該產品係由該特定之晶片設計公司所設計、委託製造，代表該設計公司之技術表徵所隱含之商譽意義遠較品牌標示來得重要，並非藉此標示為行銷之手法。末依經濟部國際貿易局所發布之貨品輸出管理辦法第二十一條之三規定「為貿易管理需要，貿易局得公告指定出口貨品項目，應標示晶片來源識別標記。已標示前項晶片來源識別標記者，得以智慧局認可機構出具之書面文件證明之。」，亦規定晶片產品上應標示來源識別標記。職是，被告公司之商品復多為出口至台灣以外之地區，交易相對人多為外國廠商，故被告公司均係使用公司英文名稱從事此類產品之對外行銷，於晶片上標示公司英文名稱乙節，確係商標法第二十三條第一項所定以善意且合理使用之方法，表示自己之公司名稱附記於商品之上。
（四）被告公司產品上所標示之「TOPIC」圖樣，不具「行銷」功能、目的：被告公司使用『TOPIC』圖樣係為表彰營業上所提供之「積體電路之設計」服務，並非用以向不特定之人行銷產品之用，非屬商標法第六條所稱「商標之使用」：按商標法第六十二條第一款所謂「於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」，其所謂之使用，依同法第六條規定，係指「為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」而言，故如非為「行銷」之目的，而於同一或類似之商品，使用相同或近似於他人註冊之商標圖樣者，即與該條款之構成要件有間。業經最高法院八十六年台非字第一四八號裁判要旨闡釋在案。查被告公司註冊之第一一五一一○號「TOPIC」服務標章係用以表彰營業上所提供之「積體電路之設計」服務，該項服務最終將藉由有形之晶片呈現，且於IC產業中，此類晶片為零組件之一，交易上係由買方確認其所需求之晶片功能，委託設計公司個別設計，或採購晶片公司推出之標準化晶片，均屬指定產品功能、型號及供應商之大量交易，且多為長期往來之客戶，晶片設計公司於晶片上標示名稱表示該晶片係使用其設計之電路、佈局、功能等，並非用以向交易相對人促銷該產品。被告於銷售流程上，均係先檢送datasheet或樣品等詳細之產品資料，供客戶確認後，始接受客戶訂單，再依客戶訂單指定之產品型號、功能而交貨，此有被告公司客戶訂單及確認單、承認書為憑，故本件被告於晶片上使用『TOPIC』圖樣乙節，既非用以刺激交易相對人的購買交易，即非商標法第六條所稱「商標之使用」，亦與商標法第六十二條第一項第一款要件不符，應無侵害原告商標專用權情事。
（五）被告公司並無「意圖欺騙他人」或任何侵害原告公司商標專用權之故意、過失：侵權行為之成立應以行為人有故意或過失為要件，民法第一百八十四條定有明文；商標法第六十二條所稱侵害商標專用權之行為，更須以行為人主觀上有「欺騙他人」之意圖，始能成立，學者 陳文吟 所箸商標法論亦採此解，均先陳明。次按商標法第二十一條明定「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限。」。查原告公司之註冊第四六七二二九號「特典TOPICS」商標，於民國七十八年八月十六日審定公告獲准註冊取得商標專用權時，所指定之商品僅為「電視機、電唱機、收音機、錄音機、無線電機器材、通訊器材」，並於民國八十八年辦理延展註冊時，始增列「晶片、半導體、積體電路」等商品，此為原告所不爭執。則於民國八十六年被告公司設立時及申請註冊「TOPIC」服務標章指定使用於第四十二類之「積體電路之設計、測試、分析」等服務時，被告公司均無從得知原告註冊之第四六七二二九號「特典TOPICS」指定使用之商品包含「晶片、半導體、積體電路」，否則被告公司又怎會干冒風險而斥資申請「TOPIC」服務標章、並以「TOPIC」為公司英文特取名稱，損己利人？足證被告公司之所以使用「TOPIC」於晶片上，無非是信賴已申請註冊取得之「TOPIC」服務標章及所登記之公司英文名稱，並非意圖欺騙他人而惡意使用原告之商標，核與商標法第六十二條要件不符。其次，被告公司之註冊第一一五一一○號「TOPIC」服務標章，係於八十六年十一月十五日向當時之經濟部中央標準局提出申請，並指定使用於第四十二類之「積體電路之設計、測試、分析」等服務，依類似商品及類似服務審查基準之規定，「商品與服務之間亦有可能構成類似。服務標章所表彰之營業，如為供應特定商品之服務，而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者，得認定為類似」。申言之，被告公司之註冊第一一五一一○號服務標章，雖係表彰積體電路之設計、測試、分析等服務，然依前揭審查基準，亦得與積體電路商品構成近似。準此，倘若智財局認定原告於七十六年獲准註冊之「特典TPICS」商標專用權自始及於「晶片、半導體、積體電路」等商品者，則當被告公司申請註冊「TOPIC」標章於第四十二類之「積體電路之設計、測試、分析」等服務時，智財局本應依商標法第三十七條第十二款規定予以核駁。然則，智財局於民國八十六年間審查被告公司之「TOPIC」標章申請案時，亦未查知該標章與原告之「特典TOPICS」商標圖樣近似，故而仍予核准註冊取得服務標章專用權，又何能以此苛責被告公司？由智財局於民國八十六年間核准被告公司申請註冊「TOPIC」標章指定使用於第四十二類之「積體電路之設計、測試、分析」等服務乙節，即可證明被告公司確實無從知悉原告之「特典TOPICS」商標專用權及於「晶片、半導體、積體電路」等商品，又遑論會係意圖欺騙他人而惡意使用原告商標。又於被告於民國八十六年間申請「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」商標（指定使用於第九類商品）過程中，智財局係以上述申請圖樣之主要部分為「TOP」，與第三人註冊第六七三０六
四號「TOP」近似為由，而據以核駁被告之申請，並未提及原告商標，有智財局商標核駁審定書可證（被證十六號）。嗣被告公司依據代理事務所之建議，另改以不同設計之「TOPIC」（一般英文大寫標準印刷字體）申請指定使用於第九類商品之商標註冊，被告於八十九年六月十六日接獲智財局通知書，據以核駁之商標為原告公司註冊第八九五七七二號「TOPICS」聯合商標，亦未提示該項申請案與原告之「特典TOPICS」正商標構成近似。簡言之，於被告公司設立公司及申請各項商標、標章註冊過程中，均未曾被智財局告知所使用之「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」與本件原告主張之「特典OPICS」正商標有近似之虞。此外，商標圖樣及其使用有無混同誤認之虞，亦應考量商品品質、時間、地域、使用商標之方式、使用情形、廣告量、銷售量、企業規模及企業形象等因素，為智財局商標手冊所明定。查被告公司自民國八十六年正式成立以來，實收資本總額已高達新台幣四億三千二百萬元整，八十九年度之營業收入達新台幣五億二千萬元，研發人員約60人，一年研發經費超過新台幣一億五千萬元(約為營業收入之百分之二十)，均遠遠超過原告公司之規模，且據悉原告公司僅係從事貿易或代理業務，並未實際從事晶片之設計、製造等業務，被告公司絕無抄襲或冒用原告之商標於被告產品上之必要。被告公司之所以使用「TOPIC」於晶片上，無非是標示公司英文名稱及信賴已依法取得經濟部中央標準局所核准之註冊第一一五一一○號「TOPIC」服務標章專用權，並無任何意圖欺騙他人而冒用原告商標之情事，亦絕非以故意或過失侵害原告權利。
（六）原告公司未從事IC產品之設計、產製業務，未因被告產品上標示有「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」而受有損害：又損害賠償係以填補受害人所受損害為其立法目的，商標法第六十六條第一項僅為損害賠償之計算方式，並非獨立之請求權基礎。又於商標侵權案件所生損害賠償事件中，最高法院於八十八年度台上字第一九四四號民事判決中亦揭示「損害賠償之債，已有損害之發生即有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。所謂相當因果關係，謂無此行為，雖必不生此種損害，有此行為，通常即足生此種損害者，為有因果關係；如無此行為，必不生此種損害，有此行為，亦通常不生此種損害者，即為無因果關係」，是以，商標專用權人以商標受侵害為由而請求損害賠償時，仍應舉證證明其所受有損害之事實及相關因果關係之存在，否則即應受不利判決。換言之，縱認為被告公司所使用之「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」標章，係近似於原告之「特典TOPICS」商標，且已涉侵害原告商標專用權而應依商標法第六十一條規定負賠償責任者，則原告亦應就其所受損害提出具體事證，證明確實受有損害，且該項損害之發生與被告使用「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」標章乙節具有因果關係，否則即應受不利判決。原告迄未舉證證明其「商標之標示用以表彰商品來源之功能已因被告使用近似之商標而削弱，原告之註冊商標專用權受有損害」：原告公司營業項目中從未登記有積體電路之設計、製造、買賣等業務項目，有卷附原告公司變更登記事項卡影本可證。依原告公司之所營事業項目可知，原告係以商品買賣及進出口為業，及一般之貿易商，而本件原告指控之被告商品為積體電路商品，銷售對象均為專業之應用廠商，原告迄今未曾舉證證明其既有之電腦及電腦週邊設備之買賣及進出口等營業會因此遭受何等之損害。而由本院調閱之原告公司八十五年至八十九年營業稅申報資料中亦可知，原告之營業並未因被告公司之成立及推出產品而遭受任何影響。原告所稱延展註冊乙節，實務上於延展註冊時之使用證據可以註冊人之聲明書代替之，除非智慧財產局對聲明書所在使用情形有懷疑時，始會要求註冊人檢送使用證據，有智慧財產局之說明可稽。故原告聲稱已辦理延展註冊獲准即為有實際使用其商標於積體電路產品上之證據乙節，顯無可採。被告公司於中國大陸地區亦早已註冊取得商標專用權，系爭產品均係銷往香港及中國大陸地區，即被告並未基於行銷之目的而在台灣地區使用「TOPIC（IC為紅色虛斜線字型）」商標於積體電路商品上，自無減損原告商標專用權之虞，台灣高等法院高雄分院八十五年度再字第四號刑事判決亦同本旨。
（七）原告據出口報單所載出口數量及商標法第六十六第一項第三款規定請求高達新台幣一千二百萬元之損害賠償，顯然無據。原告應舉證證明其受有損害及其數額：按商標法第六十六條係規定損害賠償之計算方式，第一項所定三款計算方式僅為訴訟上之攻擊防禦方法，並非獨立之請求權基礎。本件原告既援引商標法第六十一條第一項為其請求權基礎，則原告自應就其所受損害及及數額負舉證責任。次按「商標法第六十六條第一項第三款所謂之『查獲侵害商標專用權商品』雖非以經扣押者為必要，但仍應以實際查獲到之侵害商標專用權商品限」，乃商標法第六十六條第一項第三款文義所明定，並業經最高法院著有八十八年度台上字第二五六八號民事判決闡釋在案。是以，原告徒以台北關稅局所提供之八十九年度之出口報單所載數量及金額，估算其所得請求之損害賠償數額，顯與法未合。查台北關稅局所提供之出口報單上雖於部分商品上之商標欄位有「TOPIC」之記載，惟依貨品輸出管理辦法第九條「出口人輸出之貨品標示有商標者，應自行查明所標示之商標之專用權歸屬，不得有仿冒情事。貨品之內外包裝或容器標示有商標時，適用前項之規定。」、第十條「出口人輸出貨品，應於出口報單上正確載明或黏貼其所標示之商標，未標示商標者應載明『無商標』。輸出有標示商標之貨品，不得於出口報單上載明無商標。經海關查明屬復運出口之外貨或退回整修之國貨零組件，不受前二項之限制。輸出貨品標示之商標，經海關查明與出口報單申報不符者，海關得要求出口人提供該商標專用權人指定標示或授權使用或其他能證明無仿冒情事之文件供查核放行。」等規定，實務上於出口報單上所註記之商標標示亦包含貨品之內外包裝或容器。是以，出口報單所載無法證明被告每一顆IC商品上均有標示「TOPIC」，亦可能係因包裝紙箱上之標示，而有該項註記。原告應就實際查獲標示有「TOPIC」商品之數量負舉證責任。又被告係專業之IC設計公司，原告公司則無此項業務及類似產品。且因被告公司之產品具有高度專業性，交易對象亦為專業之應用廠商，故被告於銷售流程上，均係先檢送datasheet或樣品等詳細之產品資料，供客戶確認後，始接受客戶訂單，再依客戶訂單指定之產品型號、功能而交貨，此有被告公司客戶訂單及確認單、承認書為憑，故客戶根本無誤認被告之IC產品係原告公司所產製或仿冒原告公司商品之可能。是以，縱認本件被告晶片上所使用『TOPIC』圖樣乙節涉有侵害原告「特典TOPICS」商標專用權，然原告既無此類產品，且被告之客戶復無一對被告所供應產品之來源產生混淆誤認，致損害原告之營業或商譽，則原告自無任何損失可言。
（八）末按商標法第六十六條第二項明定「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」。查本件原告目前登記之實收資本額僅有新台幣2600萬元，且根本未產製或設計任何IC產品，亦未舉證證明其所受之實際損害數額，且依上述說明，被告之客戶亦無一對二公司之營業或產品有混淆誤認之情事，故無論被告所使用「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」是否近似於原告商標圖樣，均應無導致原告產生任何財產上之損失可言。又依卷附原告公司營業稅及營利事業所得稅申報資料，亦可知無論是被告公司於民國八十六年成立或者是使用「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」圖樣於被告公司產品上等因素，原告公司之營收、獲利等均未因此而遭受任何影響。乃原告竟僅因被告使用「TOPIC（IC部分為紅色斜虛線組成）」於自行研發設計之IC產品上，即請求接近其資本總額半數之高達新台幣一千二百萬元的損害賠償，顯非相當，亦請鈞院依法予以酌減至與原告所受實際損害相當之合理數額。綜上所陳，本件原告公司訴請被告公司賠償其損害及登報道歉等，俱無理由等語置辯。並聲明（一）原告之訴駁回。
（二）如受不利判決，請准供擔保免於假於執行。
三、兩造不爭執之事實：
（一）原告係註冊第四六七二二九號「特典TOPICS」（下稱系爭商標）之商標專用權人，專用權期間自民國七十八年十一月十六日起至八十八年十一月十五日止，並延展至九十八年十一月十五日止。前開商標指定使用於包括電視機、電唱機、收音機、錄音機、無線電器材、通訊器材、電晶體、變頻器、增幅器、濾波器、增波器、混波器、強波器、衛星導航器、晶片、半導體、積體電路等十餘種商品。
（二）被告使用「TOPIC」（IC部分為紅色虛線條組成）（下稱系爭圖樣）於其晶片商品上。
四、得心證之理由：本件所應審究者厥為被告系爭圖樣之使用是否為商標之使用？系爭圖樣與系爭商標是否為近似且有混同誤認之虞？原告是否因被告系爭圖樣之使用而受有損害？茲一一審酌如下：
（一）按所謂商標之使用，依商標法第六條第一項之規定，係指將商標使用於商品或其包裝或容器之上，行銷國內市場或外銷而言，即商標之使用，係為表彰自己之商品，保障消費者之利益並防止仿冒，將商標用於商品或其包裝容器之上，行銷於市面，俾購買人或使用人易於辨認，不致誤認為他人商品之謂。且須以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品之上，非作為商標使用者，始不受他人商標專用權之效力所拘束，商標法第二十三條第一項亦定有明文。查本件被告將系爭圖樣使用於其晶片商品上之事實，為兩造所不爭，且該系爭圖樣係位於被告晶片商品之顯著位置，亦有晶片商品實體附卷可稽，被告雖辯稱：系爭圖樣之使用僅係被告公司名稱之標示，不具行銷目的云云，然一般商品上公司名稱之標示多係位於商品上較不明顯處，而以商標之標示為主，然系爭圖樣係標示於被告商品之顯著位置，具有識別商品來源之功能，且被告曾以系爭圖樣申請商標註冊，有經濟部中央標準局商標核駁審定書影本附卷可稽，且為兩造所不爭，益足認被告就該系爭圖樣之使用，確有行銷之目的，而屬商標之使用，非僅屬公司名稱之標示。再者，被告辯稱系爭圖樣之使用僅係表彰營業上所提供之「積體電路之設計」服務云云，惟查，被告就系爭圖樣雖申請服務標章在案，然服務標章之使用，係指將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告以促銷其服務者而言，但使用於商品或其包裝容器上有使人誤認係促銷該商品者，不在此限，商標法第七十二條第二項定有明文，而被告本身除提供積體電路之設計外，並為積體電路之製造，被告又將系爭圖樣標示於商品顯著位置，自有使人認為促銷該商品之情事，是被告辯稱僅係表彰服務云云，尚不足採，被告系爭圖樣之使用，確有商標標示之作用而為商標之使用。
（二）原告主張系爭圖樣與系爭商標近似且有混同誤認之虞，雖據其提出系爭商標註冊證影本一件、被告商品照片、律師函等為證，並經經濟部智慧財產局於九十年三月十六日函覆「系爭圖樣與系爭商標之外文部分僅有最後Ｓ字母之差異，二者作為辨識商品來源主要部分文字相彷彿，異時異地隔離觀察易產生混淆誤認之虞，依行政審查觀點，應屬近似之商標」等語，有該經濟部智慧財產局函在卷可憑，然為被告所否認，辯稱：系爭圖樣與系爭商標非屬近似圖樣，顯易辨別，不構成近似，亦無致第三者產生混淆之虞等語。經查，審查商標是否近似，應就其圖樣本身審查在外觀、讀音、觀念方面是否相似，就外觀言，系爭商標為「特典TOPICS」，系爭圖樣則為「TOPIC」（IC部分為紅色虛線條組成）（均詳如附件所示），即系爭商標除中文之「特典」主要部分外，尚有「TOPICS」之外文主要部分，而該外文部分係有意義且習見之外文，字體復屬特別之英文字體，與系爭圖樣僅為線條式字體又屬不同，且系爭圖樣之IC部分為虛線條組成，TOP部分則為實線條組成，乃由不同實虛線條之top與ic組成之外文，具有表彰TOPIC之意義，與系爭商標在外觀上並非近似；在讀音上，系爭商標之外文主要部分「TOPICS」直接發音為topics，系爭圖樣之發音則因上開實虛線條之組成而足使人認為top-ic之讀音，就讀音而言亦屬不同；再系爭商標之外文主要部分「TOPICS」為英文TOPIC之複數型態，系爭圖樣「TOPIC」（IC部分為紅色虛線條組成）之中文意義則為頂級積體電路，二者在觀念上亦有不同。再者，審酌商標近似與否，除就圖樣本身審查在外觀、讀音、觀念方面是否相似外，仍需考慮該圖樣與商標是否有使購買者於購買時產生混同誤認之虞，而商品所使用之商標圖樣是否會使購買者於購買時發生混同誤認之虞，與下列因素息息相關，即購買者（buyers）、商品、使用方式、銷售管道、商標之強度（strengthofthemark）、企業規模、實際混淆之有無（actualconfusion）等，就購買者而言，商標是否近似，而有混同誤認之虞，是以商品購買人於購買時施以普通所用注意力為準，而購買者有普通購買人及商務購買人，在普通購買人之情形，因不具專業知識與經驗，故商標近似度不須過高，而商務購買人均係具有專業之知識與經驗豐富之人，就判斷商標是否近似之標準應提高，即二商標之近似度應較高始有混同誤認之虞；本件系爭圖樣所使用之產品為積體電路（晶片），即電子與電腦產品之零組件，其購買者均為積體電路製造商、數據機製造商及經銷商等，即均為專業之商務購買人，而非一般消費者，且銷售流程上，此等商務購買者均會先確認產品功能、特性、規格、數量、價格等條件後始下單訂購，此等購買者為專業廠商，注意、辨識之能力均較高於一般消費者，對於不同之IC商品應能加以辨別，而無產生混淆之可能，縱有個人消費者購買該等電子零組件，其亦屬精明之購買者，應無混淆之虞；且商品購買人對於不同之商品，其注意力與識別力亦不同，系爭圖樣所使用之商品為積體電路，其購買者對購買該等電子精密商品時所施注意力與識別力，自較其他一般商品為強，事實上自無混同誤認之虞。再論，被告系爭圖樣係使用於其製造之積體電路電子商品上，而原告本身則非積體電路產品之製造者，並未生產積體電路產品，自無造成混淆之虞，商品在市場上亦無重疊性。又被侵害之商標，本身須有識別性，須有某一程度之強度，若無識別性，則無侵害可言，商標之強度越強，法律上保護範圍就越大，即他人使用相同或類似商標造成混淆之可能性增大，本件系爭商標本身具有識別性，惟其市場強度並非強，商標保護範圍自較小，且被告公司規模較原告公司為大，為新竹科學園區著名之積體電路製造廠商，就商標強度與企業規模而言，被告所使用之系爭圖樣與原告之系爭商標造成混淆之可能性亦較小。另原告就其系爭商標使用之商品，僅提出石英晶體（振盪器）為證，而無法提出其他系爭商標使用之商品為證，且其雖主張系爭商標使用之石英晶體與被告使用之系爭圖樣確有混淆誤認之虞，然該石英晶體之購買者亦為數據機製造商，即為專業之商務購買人，此經原告陳述在卷，與被告製造之晶片購買者同為數據機製造商，亦有兩造提出之交易資料附卷足參，二者在市場上行銷並存已久，交易相對人均為數據機製造商，採購流程嚴謹，自無對兩造公司商品發生混淆誤認之可能；且該石英晶體與晶片雖同屬數據機之零組件之一，然石英晶體與晶片在智慧財產局之商品及服務近似檢索參考資料之分類上，石英晶體屬第九三九組群之電子訊號器材產品之一，晶片則屬第九四０組群之晶片、半導體、積體電路產品之一，即非屬類似商品，應亦無使交易相對人混淆誤認之虞。是以，就系爭商標與系爭圖樣之外觀、讀音、觀念及商品購買人、銷售流程、商品使用實際情形、商標強度、實際混淆之有無等因素審查之，二者應無使人產生混同誤認之虞，應非近似商標。
（三）按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。有第六十二條第一款或第二款之情事者，視為侵害商標專用權。意圖欺騙他人，有左列情事之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。一、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或同類商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。商標法第六十一條、第六十二條分別定有明文。又商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標專用權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。前三項規定於依第六十七條請求連帶賠償時，準用之。商標法第六十六條定有明文。又民法中本對於侵權行為有所規範，商標法中對於侵害商標專用權之規定，為民法侵權行為之特別規定，商標法有所規定者，應優先適用商標法之規定，如商標法所未規定者，則應適用民法上有關侵權行為之規定，自屬當然。準此，商標侵權行為之構成要件，在商標法上並未明文規定，自應適用民法有關侵權行為之要件，故商標侵權行為之構成要件自包括加害行為、不法、侵害商標權、致生損害、有責任能力及故意過失，故本件原告是否因被告使用系爭圖樣之行為而受有損害，亦屬原告是否得向被告請求賠償之要件之一。查本件原告雖主張依據商標法第六十六條之規定請求損害賠償，惟商標法第六十六條之規定乃係計算損害賠償之方式，即為減輕商標專用權人之舉證責任所為規定，然其仍需以有損害發生為前提，須有損害，始得依據該條各款擇一計算其損害。原告並未舉證其因被告使用系爭圖樣而受有損害，且經本院調閱原告公司八十五年至八十九年營業稅申報資料，亦無從認定被告使用系爭圖樣產銷商品已使原告受有何損害，是原告主張依據商標法第六十六條規定請求損害賠償，自無理由。再者，商標法第六十六條第一項第三款所謂之查獲侵害商標權商品，雖非以經扣押者為必要，但以經受害人實際查獲之仿冒商品為限（最高法院八十四年度台上字第二一五壹號判決參照），是原告主張以關稅局之出口報單上所載數量及金額計算其所得請求之損害賠償金額，於法亦有未合，附此敘明。
（四）綜上，原告所申請註冊使用之系爭商標與被告使用之系爭圖樣於外觀、讀音、觀念上尚屬不同，就商品購買人、商品使用實際情形、銷售流程、商標強度、實際混淆之有無等因素審查之，二者亦無使人產生混同誤認之虞，應非近似商標，且原告就其因被告使用系爭圖樣而受有損害一節並未舉證證明，從而，原告依據商標法第六十六條之規定，請求被告賠償其損害壹仟貳百萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並禁止被告使用系爭圖樣於相同或類似於系爭商標指定使用之商品，並請求被告將本件判決主文刊登於台北市與全省版之經濟日報、工商時報第一版面各一日，即無理由，應予駁回。
（五）原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
（六）兩造其餘主張及所提證據經審酌後認均與本院上開論斷無涉或無違，不予贅述。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。
中華民國九十一年九月二十五日
臺灣新竹地方法院民事第二庭~B法官林南薰右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。
~B法院書記官林淑瑜中華民國九十一年九月二十五日