裁判字號：智慧財產法院99年行專更(一)字第4號判決
裁判日期：民國100年05月26日
裁判案由：新型專利舉發
智慧財產法院行政判決
99年度行專更(一)字第4號
100年5月4日辯論終結原告迎輝科技股份有限公司代表人 唐世杰 訴訟代理人 馮博生 律師
楊東晏 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）訴訟代理人 李聖賢
董必正
參加人 李月照 訴訟代理人 林志信 專利師
李文賢 專利師上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年7月3日經訴字第09706109370號訴願決定，提起行政訴訟，經本院中華民國98年3月12日97年度行專訴字第38號判決，被告不服，提起上訴，經最高行政法院於99年11月18日以99年度判字第1233號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告就原告所有第M255146號「彎曲稜柱聚光片」新型專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告之代表人唐世杰於民國93年4月22日以「彎曲稜柱聚光片」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查後，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第M25514
6號專利證書（下稱系爭專利），復將系爭專利讓與原告。嗣參加人以該專利有違專利法第94條第1項第1款、第4項及第95條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於97年2月1日以（97）智專三㈢05053字第09720074310號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、本件原告主張：㈠由專利審查基準第2-3-4頁2.2規定、第2-3-16頁2.7.1規
定及第2-3-5頁2.3.2規定，可知新穎性之審查原則係「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。」，是判斷一申請專利範圍中所載之發明是否具有新穎性，應就單一引證文獻中揭露之單一先前技術單獨比對，若有差異即應認具有新穎性。而被告及訴願機關不惟將舉發證據2之稜型轉折型透鏡結構5d（或柱狀轉折型透鏡結構5c）視為系爭專利申請專利範圍第1項之「基板」，且認定係屬系爭專利申請專利範圍第1項之「數個彎曲稜柱單元」，故認系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。然被告及訴願機關顯然誤將系爭專利申請專利範圍第1項之兩個主要技術特徵「基板」及「數個彎曲稜柱單元」，含糊籠統地併同與舉發證據
2之一個技術特徵比對，是被告機關明顯違反上揭專利審查基準之規定，未將系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵與證據2之技術特徵，逐一進行比對判斷。且系爭專利申請專利範圍第1項「基板」之技術特徵未被揭露，而「基板」與「數個彎曲稜柱單元」之組合關係亦未被揭露。另依證據
2之圖5中所標示之本體及說明書之第10至11頁對應說明，可得知本體係為說明實施例透鏡光柵結構5a、5b及透鏡結構5c、5d之各表面變化前之說明圖例。且依參加人之舉發理由書第2頁可知，其所指下圖中物件之標號係5，對照舉發證據2說明書第10頁倒數第1段標號5即為本體，因此舉發人所稱變化前之結構示意圖中物件即為本體，足見本體係指透鏡結構5c、5d變化前之型態，於變化後即形成透鏡結構5c、5d而不復有本體，乃屬單一構件之結構；反觀，系爭專利申請專利範圍第1項則係包含兩構件（基板3及數個彎曲稜柱單元4）之結構，足徵舉發證據2之本體5與系爭專利之基板3顯然不同。又依專利法第106條第2項規定就申請專利範圍之解釋雖擴大得審酌創作說明及圖式，但仍應以申請專利範圍文義實質解釋範圍內始審酌創作說明及圖式，並非超出申請專利範圍文義實質界定之範圍，仍可以創作說明及圖式作為認定申請專利範圍之基礎。綜觀系爭專利說明書之所有內容及圖式，僅系爭專利說明書第7頁第3段提及一體成型之態樣，其他各處均係記載二個獨立之構件貼合而成之態樣。專利申請人可依其意思將欲保護之創作標的記載於申請專利範圍內，並非所有之實施例均須對應或引入申請專利範圍內。反之，若未記載於申請專利範圍之創作標的或態樣，即不宜納入專利保護範圍內，此即為專利申請人貢獻給社會大眾之公共領域部分。故本件一體成型之態樣，應非屬系爭專利申請專利範圍第1項所揭示之技術特徵。
㈡原舉發審定書第3頁第㈤點係將舉發證據2及系爭專利申請
專利範圍第1項、說明書第12頁第4段部分記載及申請專利範圍第3項予以結合，而判定系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。惟被告未能究明舉發證據2並無揭示系爭專利申請專利範圍第1項「基板」之技術特徵，亦未揭示「基板」與「數個彎曲稜柱單元」之聯結關係，更遑論舉發證據2有進一步揭示「數個彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面」及「該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」之技術特徵，顯見系爭專利申請專利範圍第1項相較於證據2具有新穎性甚明。是舉發審定書及訴願決定書將舉發證據2之部分技術內容為不當組合，顯有違誤。
㈢由被告編撰之95專利爭議案件審查訓練教材第132至133頁
規定可知，被告作成不具新穎性之處分時應就記載於申請專利範圍之每一技術特徵逐一與證據比對，並應詳述具體理由。惟由原舉發審定書第12頁第（21）點及訴願決定書第11頁第㈢點謂可知二者在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理、及技術領域均相同云云，足見被告於原舉發審定書並未具體敘明證據4揭示之「光導14」與系爭專利發明標的「聚光片」何以屬相同技術領域之理由，且訴願機關亦未究明被告機關於訴願程序中所提出之相關答辯是否充分及具體，即遽認「證據4無論是在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理、及技術領域均與系爭專利相同」之結論，實屬無據。況由舉發證據4之說明書及圖式實無法證明「光導14」和系爭專利之發明標的「聚光片」有相同之「聚光功效」。復由舉發證據4之圖15及說明書均可證明系爭專利「聚光片」與舉發證據4「光導」不僅係位於不同位置之不同構件（標的），且有不同之用途、功效、光學原理及技術領域。是以系爭專利「聚光片」與舉發證據4之「光導」在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理及技術領域均不相同，更遑論舉發證據4並未進一步揭示「數個彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面」及「該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」之技術特徵。又參加人主張比對系爭專利申請專利範圍與證據4，均將證據4之「光導」類比於系爭專利之「聚光片」，主張不具新穎性，惟證據4之圖15及說明書均可證明系爭專利「聚光片」與舉發證據4「光導」不僅係位於不同位置之不同構件（標的），且有不同之用途、功效、光學原理及技術領域，是其主張洵無可採。
㈣依專利審查基準第2-3-5頁可知引證文件未見於文字說明之
部分，不能僅由圖式主觀推測而得，該推測部分並非屬於原引證文件之一部分。然遍觀證據4之說明書並無記載「底緣左右移動」、「凸出處係形成側脊」及「凸出處所對應之側脊係具有連續變化之表面曲率」之文字敘述，是上述審定理由均為被告機關及訴願機關由圖13主觀推測而得，自不得作為系爭專利不具新穎性之論據。又系爭專利申請專利範圍第
5項及第9項均分別載明「各彎曲稜柱之二彎曲延伸曲面係不規則之交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率」，是該側脊係凸設於各彎曲稜柱之二彎曲延伸曲面，而非指該彎曲稜柱或彎曲延伸曲面因迂迴彎曲所自然形成之弧狀彎折面。另，該側脊並具有連續變化之表面曲率。且被告認底緣可左右移動，實係由圖13主觀推測而得，自不得作為系爭專利不具新穎性之論據。至參加人主張證據4圖13之上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之凸出處係形成側脊。亦即參加人所指稱圖13中「側脊」係該上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之所形成曲面之一部分。縱認圖13中該底緣係有左右移動，然被告、訴願機關及參加人所指稱圖13中「側脊」係該上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之所形成曲面之一部份，並非系爭專利凸設於彎曲延伸曲面上之突出部之「側脊」。系爭專利之彎曲延伸曲面形波浪彎曲乃係由稜線42與波谷43左右移動形成曲面，反觀系爭專利之「側脊」則係凸設於彎曲延伸曲面上之突出部；被告機關、訴願機關及參加人所指稱圖13中「側脊」實係對應系爭專利之稜線42與波谷43左右移動所形成曲面之一部份，而非凸設於彎曲延伸曲面上之突出部，顯非相當於系爭專利之「側脊」。是證據4之專利說明書內既無任何說明有揭示系爭專利申請專利範圍第5、6及9~11項之技術特徵「凸設數個側脊」，且由該專利說明書之圖13亦未見「凸設數個側脊」之技術特徵。是被告機關及訴願機關僅憑其等主觀之臆測，即推論該圖13已揭示「凸設數個側脊」之技術特徵，而認定系爭專利申請專利範圍第5、6及9至11項不具新穎性，明顯違法。
㈤參加人主張證據3之圖5及說明書第13至14頁揭示系爭專利
申請專利範圍第1項之技術特徵「數個彎曲稜柱單元」及「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。惟相較於舉發證據3之圖4揭示之稜柱的稜峰係呈直線形，舉發證據3圖5揭示之稜柱的稜峰高度沿其長度而不斷變化，稜峰間谷部之深度同樣亦不斷變化。亦即圖5所示之稜柱的稜峰高度及谷部深度沿其長度而不斷變化，並未左右移動，僅僅能改變稜柱沿其長度之側壁面積，根本無法形成「數個彎曲稜柱單元」及「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」，足見系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵未實質揭示於舉發證據3，系爭專利具新穎性，應無疑義等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被告則以：㈠證據2說明書第12頁第8行所揭示之柱狀轉折型透鏡結構5c
，其透鏡本體即是一基板。參照第5圖所揭示之柱狀轉折型透鏡結構5c，其本體之上部係為一連續弧形函數，其本體下部即為系爭專利之基板，亦即第5圖所揭示之柱狀轉折型透鏡結構5c包含上部之一連續弧形函數及下部之基板。又證據
2說明書第12頁第4段記載「本發明之一較佳實施例可為稜型轉折型透鏡結構5d，其中呈現於該第一長側邊5lld之第一函數曲線圖形」，及申請專利範圍第3項記載「其中該第一函數曲線圖形係為連續三角函數圖形、波浪函數圖形以及直線函數圖形其中之一」；亦即其第5圖所揭示之稜型轉折型透鏡結構5d，其第一函數曲線圖形係為折線函數圖形，若該第一函數曲線圖形係為波浪函數圖形時，則成為一稜型彎曲型透鏡結構，因此系爭專利申請專利範圍第1項所載之「數個彎曲稜柱單元，其相互鄰接排列在該基板之第一表面，每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之結構特徵係為證據2所揭露，足見證據
2足資證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性，原告起訴之主張並不足採。
㈡原告主張被告違反行政程序法第5條、第43條、第96條第1
項第2款規定云云，惟證據4說明書第17頁第9至11行揭示「如圖12中所示，該光導14之光輸出面包含複數個細長稜鏡。「稜鏡」一詞應解釋為代表一光學上的透射主體，由兩個以上的面構成其邊界，用以使光束轉向或散佈」。亦即證據
4之圖12係利用該複數個細長稜鏡將該光導內之光線從光導之光輸出面導出，並利用該複數個細長稜鏡產生聚光之效果。而起訴理由卻引用證據4之第15圖與系爭專利比較，顯非合理。又該證據4之圖12揭示該光導係包含複數個細長稜鏡，亦即該第12圖之複數個細長稜鏡係相同於第15圖之微形稜鏡膜，皆為聚集光線而能增強亮度之聚光片，且證據4與系爭專利皆係用於「背照光式顯示器」，因此證據4無論是在配置位置、用途、功效、發明標的（物件）、光學原理、及技術領域均與系爭專利相同。又證據4申請專利範圍第1項記載「配置於該光導主體之光輸出面附近之複數個細長稜鏡，該等稜鏡係沿著其長度方向相互並排延伸，該等稜鏡包含決定稜鏡高度的上緣，該等上緣係沿著稜鏡的長度延伸」，及說明書第18頁第2段記載「如圖13中所清楚顯示，每一上緣（204）亦可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面）。於其他實施例中，谷（208）亦可在一水平方向上迂迴進行。」，又系爭專利之第13、14圖亦揭示該細長稜鏡為至少一彎曲延伸曲面。且該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，因此系爭專利申請專利範圍第1項所載之「數個彎曲稜柱單元，其相互鄰接排列在該基板之第一表面，每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射」之結構之技術特徵係為證據4所揭露，原告之主張並不足採。
㈢原告主張系爭專利申請專利範圍第5、6及9至11項之技術
特徵「凸設數個側脊1」並未實質揭示於證據4而具新穎性。惟被告於原處分理由已指出系爭專利申請專利範圍第6、10項不具進步性。又由圖式可推知之技術亦可作為論究不具新穎性之依據，且證據4說明書第18頁第2段記載「如圖13中所清楚顯示，每一上緣亦可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行(即左右移動，脫離單一的垂直平面)。
於其他實施例中，谷亦可在一水平方向上迂迴進行。」，又系爭專利之第13圖亦揭示底緣係在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行(即左右移動)。由於上緣及底緣係可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行(即左右移動)，該上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之凸出處係形成側脊，而由該第13圖所揭示其在底緣左右移動之凸出處係呈平滑之曲線時，可推知該凸出處所對應之側脊係具有連續變化之表面曲率，因此系爭專利申請專利範圍所揭示之各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面係不規則的交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率，係為證據4所揭露，故證據4足資證明系爭專利申請專利範圍第5、7至9、11項不具新穎性及第6、10項不具進步性，是原告之主張並不足採。
㈣原告主張舉發審定書及訴願決定書之諸多內容違反行政行為
應明確之規定，亦未盡說明理由之義務，而訴願決定書亦未能補強說明原處分未附明確理由之處，且系爭專利之獨立項相較於證據2確實未擬制喪失新穎性及相較於證據4確具有新穎性，各附屬項亦具有新穎性及具進步性，並未違反專利法第94條第1項第1款、第4項及第95條規定。惟訴願決定書第11、12頁第㈣項中已載明「再查，證據四說明書第18頁第2段記載：『如圖13中所清楚顯示，每一上緣亦可在一水平空間中沿著每一稜鏡200的長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面）。於其他實施例中，谷亦可在一水平方向上迂迴進行。』，而其第13圖亦揭示底緣係在一水平空間中沿著每一稜鏡之長度L迂迴進行（即左右移動）。由於上緣及底緣係可在一水平空間中沿著每一稜鏡之長度L迂迴進行（即左右移動），該上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之凸出處係形成側脊，而在底緣左右移動之凸出處係呈平滑之曲線時，該凸出處所對應之側脊係具有連續變化之表面曲率，是系爭專利申請專利範圍第9項所揭示之各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面係不規則的交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率，已為證據四所揭露，故證據四足以證明系爭專利申請專利範圍第9項不具新穎性」，故訴願決定理由已論明系爭專利申請專利範圍所載之技術特徵「凸設數個側脊」。另由訴願決定書第10頁可知證據4係利用該複數個細長稜鏡將該光導內之光線從光導之光輸出面導出，並利用該複數個細長稜鏡產生聚光之效果，是證據四與系爭專利皆係用於「背照光式顯示器」，二者在用途、功效、發明標的（物件）、光學原理及技術領域均相同，訴願人訴稱證據4之技術領域與系爭專利完全不同，顯有誤解，足見訴願決定理由已論明相對應之具體理由及所憑事證（證據四之圖12），並無理由不備之違法情事。
㈤被告於原處分理由第7頁第(11)點載明「系爭專利申請專利
範圍第6項為申請專利範圍第1項獨立項所述構成之全部技術特徵再加描述之附屬項為其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。惟該附屬特徵與證據4所揭示具有連續變化之表面曲率之側脊相較，僅是連續變化之表面曲率在變化程度上之單純限定，係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術證據4顯能輕易完成。」，亦即該項附屬特徵所載之「各側脊係形成相同之表面曲率變化程度」與證據4所揭示具有連續變化之表面曲率之側脊相較，僅是將「具有連續變化之表面曲率之側脊」單純限定為「各側脊係形成相同之表面曲率變化程度」，因此係為其所屬技術領域中具有通常知識者可依申請前之先前技術證據4顯能輕易完成，故原處分及訴願決定並無顯然違法之情事等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：㈠有關聚光片部分：
⒈系爭專利之申請專利範圍第1項之標的「一種彎曲稜柱聚光
片」，應解釋為具有彎曲稜柱、可聚集光線的片體結構。證據4之第12圖的光導14為具有彎曲稜鏡並可聚集光線而增強亮度的片體結構，用於「背照光式」顯示器，且具有與系爭專利之聚光片相同的結構特徵，實質上已揭示系爭專利之聚光片。原判決認定「兩者於被光模組之位置及整體目的雖不盡相同，但舉發證據4所揭示光導之光輸出面亦具有複數個迂迴進行之細長稜鏡，而該稜鏡結構與系爭專利一樣皆作為改變光的輸出角度之功用，此外該光導結構與系爭專利之彎曲稜柱聚光片皆係應用於顯示器之背光模組中，故兩者於此部分的結構在改變光的輸出角度之原理及應用領域難謂不同」，可知證據4與系爭專利於改變光輸出及應用領域並無差異。另由證據4申請專利範圍第1項可知稜鏡相互鄰接排列，於水平面左右移動進行且高度沿著長度變化，足見證據4已揭示「數個彎曲稜柱單元」技術特徵。
⒉原判決認定兩者之結構仍有差異，查舉發證據4所揭示光導
之光輸出面表面具有之複數個迂迴進行細長稜鏡係由一段一段的稜柱單元所組成，僅揭示有彎曲之稜柱單元，並未揭示該彎曲之稜柱單元有至少一彎曲延伸曲面（見圖12及13）。
惟由證據4第19頁所載「如圖12與13中所示，上緣包含分離的峰與谷，由直線連接起來。在實務當中，上緣包含圓弧形的峰與谷，互相以大體呈直線的線段連接（如圖14中所示）。在替代性具體實施例中，可將直線式線段以曲線式線段取代。」，可知稜鏡於水平面左右移動進行且高度沿著長度變化，上緣既可為曲線式線段，稜鏡兩側延伸連接上緣及下緣之面必為彎曲延伸曲面，且可形成波浪彎曲以產生表面曲率變化，而引導光線傾向產生二維折射，此為所屬技術領域具有通常知識者由證據4可直接且無歧異得知，足見證據4已揭示「彎曲延伸曲面」技術特徵。原判決忽略證據4揭示上緣為曲線式線段的實施例，僅以上緣為直線式線段的實施例即論斷「但其所揭示者僅代表稜柱單元每一段左右移動接鄰排列而非成一直線，但對於每一段稜鏡柱之面202則未揭示有至少一彎曲延伸曲面之特徵，且段與段之轉折係形成折角式彎曲，與系爭專利波浪彎曲並不相同，無法形成系爭專利之波浪彎曲延伸曲面」，其認定事實顯有缺漏。
㈡有關側脊部分：
⒈原判決認定「系爭專利申請專利範圍第6、10、14項之共同
特徵係在各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面設有不規則的交錯凸設數個脊側，其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。故證據4亦無法證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性。」。
⒉惟由證據4申請專利範圍第1項所載「配置於該光導主體之
光輸出面附近之複數個細長稜鏡，該等稜鏡係沿著其長度方向相互並排延伸，該等稜鏡包含決定稜鏡高度的上緣，該等上緣係沿著稜鏡的長度延伸，且每一上緣包含具有不同傾斜程度之複數個邊緣線段」、第17頁第4段至第18頁第1段所載「每一稜鏡皆包含兩個面，其係合宜地會合於一上緣處。在某些具體實施例中，上緣可為圓弧形。上緣構成了稜鏡的高度Ｈ（見圖13）。每一上緣皆包含複數個之線段204a至204o，各具有不同的垂直斜率。每一稜鏡之上緣線段204a至204o的垂直斜率（即其傾斜的大小和方向）最好係呈隨機變化。」；另由證據4之第18頁第2至3段所載「如圖13中所清楚顯示，每一上緣亦可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度
L迂迴進行(即左右移動，脫離單一的垂直平面)。於其他具體實施例中，谷亦可在一水平方向上迂迴進行。如圖12中所示，峰與谷的高度係沿著每一稜鏡的長度變化的。峰與谷的高度最好係隨機變化者。」，證據4之第19頁第2段所載「如圖12與13中所示，上緣204包含分離的峰206與谷208，由直線連接起來。在實務當中，復由證據4之第19頁第2段所載「如圖12與13中所示，上緣包含分離的峰與谷，由直線連接起來。在實務當中，上緣包含圓弧形的峰與谷，互相以大體呈直線的線段連接（如圖14中所示）。在替代性具體實施例中，可將直線式線段以曲線式線段取代。」、第19頁第4段所載「再度參考圖14，其中亦顯示一溝槽201的深度。該深度係由一底緣所決定（參考圖13）。與上緣類似，底緣亦最好包含具有不同斜率的複數個邊緣線段。」；至圖13顯示每一稜鏡具有兩個彎曲延伸曲面，上緣及底緣係可在一水平空間中沿著每一稜鏡的長度L迂迴進行（即左右移動），該上緣及底緣間所界定之面在底緣左右移動之凸出處係形成側脊，圖12及圖13顯示側脊係具有連續變化之表面曲率；再由系爭專利第10頁所載「各側脊44a、44b係可依需求選擇形成相同或不同之表面曲率。」、「各側脊44b係可依需求選擇形成相同或不同之表面曲率。」，可知側脊具有連續變化之表面曲率係形成相同或不同之表面曲率變化程度，為所屬技術領域具有通常知識者依需求之簡單設計選擇。是以原審判決忽略此僅為依需求之簡單設計選擇，即認定證據4「亦未有任何教示或隱喻」，認定事實顯有違誤。且證據4足以證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性，訴願決定及原處分洵屬正確，應予維持。
㈢有關證據3部分：
⒈原審判決認定證據3之圖4乃是典型習知之稜柱聚光片，完
全未揭示系爭專利申請專利範圍第1項中「數個彎曲稜柱單元」及「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」之特徵。
⒉惟舉發理由書除證據3之圖4，亦主張證據3之圖5，證據
3第13至14頁所載「結構66就亮度強化薄膜而言，其效果同於圖4中之稜柱，但其稜峰則與圖4中結構之稜峰不同，並非直線形。圖5所示之薄膜其稜柱之稜峰高度沿其長度而不斷變化。稜峰間谷部之深度同樣亦不斷變化。換言之，從結構化表面64上結構之峰線與/或谷線(或從結構本身)到與相對表面62相關平面之距離係不斷變化。」，是證據3已揭示「數個彎曲稜柱單元」「彎曲延伸曲面」技術特徵，可知證據3足以證明系爭專利申請專利範圍第1至4、8、12項不具新穎性或不具進步性。至證據3圖4揭示稜柱相對於該基板係形成實質相同之垂直高度，證據3第13頁：「單一稜峰與光滑表面43大致保持一致之距離」，所屬技術領域具有通常知識者組合證據3及證據4顯能輕易完成系爭專利申請專利範圍第2項，訴願決定及原處分洵屬正確，應予維持。
。並聲明駁回原告之訴。
五、依上開當事人之陳述，可知本件主要爭點乃為：㈠舉發證據二是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪
失新穎性？㈡舉發證據二是否可證明系爭專利申請專利範圍第2項擬制喪
失新穎性？㈢舉發證據二是否可證明系爭專利申請專利範圍第4項擬制喪
失新穎性？㈣舉發證據四是否可證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新
穎性？㈤舉發證據四是否可證明系爭專利申請專利範圍第3至15項不
具新穎性？㈥舉發證據三之圖4結合證據四是否可證明系爭專利申請專利
範圍第2項不具進步性？㈦舉發證據四是否可證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14
項不具進步性？㈧原處分及訴願決定理由是否有未明確之情事？
六、得心證之理由：㈠原告之代表人唐世杰前於93年4月22日以「彎曲稜柱聚光片
」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號進行形式審查後，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第M255146號專利證書，嗣唐世杰將系爭專利讓與原告，此部分事實有專利證書影本在卷可稽。查原告系爭專利乃一種彎曲稜柱聚光片，其包含一基板及數個彎曲稜柱單元，該基板之一表面用以排列設置該彎曲稜柱單元，該彎曲稜柱單元則設有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面係形成適當之表面曲率變化，藉此，該彎曲稜柱單元之彎曲延伸曲面可供引導由該基板入射之光線傾向產生二維折射，以提升整體二維聚光效率（參附件圖示1所示）。原告系爭專利申請專利範圍共計有15項，其中第1項為獨立項，第2至15項為直接或間接依附於第1項之附屬項，各項所揭露之技術特徵分別為：「1.一種彎曲稜柱聚光片，其包含：一基板，其設有一第一表面及一第二表面，該基板可供光線穿射通過；及數個彎曲稜柱單元，其相互鄰接排列在該基板之第一表面，每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」、「2.依申請專利範圍第1項之彎曲稜柱聚光片，其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度。」、「3.依申請專利範圍第1項之彎曲稜柱聚光片，其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質不同之垂直高度。」、「4.依申請專利範圍第1項之彎曲稜柱聚光片，其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成相同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係依相同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面。」、「5.依申請專利範圍第4項之彎曲稜柱聚光片，其中各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面係不規則的交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率。」、「
6.依申請專利範圍第5項之彎曲稜柱聚光片，其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。」、「7.依申請專利範圍第
5項之彎曲稜柱聚光片，其中各側脊係形成不同之表面曲率變化程度。」、「8.依申請專利範圍第1項之彎曲稜柱聚光片，其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成不同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係沿不同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面。」、「9.依申請專利範圍第8項之彎曲稜柱聚光片，其中各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面係不規則的交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率。」、「10.依申請專利範圍第9項之彎曲稜柱聚光片，其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。」、「11.依申請專利範圍第9項之彎曲稜柱聚光片，其中各側脊係形成不同之表面曲率變化程度。」、「12.依申請專利範圍第1項之彎曲稜柱聚光片，其中各二相鄰彎曲稜柱單元係相互平行的鄰接排列於該基板之第一表面上，且各彎曲稜柱單元係具有一延伸平面及一彎曲延伸曲面。」、「13.依申請專利範圍第12項之彎曲稜柱聚光片，其中該彎曲稜柱單元之彎曲延伸曲面係不規則的交錯凸設數個側脊，各側脊具有連續變化之表面曲率。」、「14.依申請專利範圍第13項之彎曲稜柱聚光片，其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。」、「15.依申請專利範圍第13項之彎曲稜柱聚光片，其中各側脊係形成不同之表面曲率變化程度。」。
㈡而參加人主張系爭專利有違專利法第94條第1項第1款、第
4項及第95條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，主要係援引證據二主張系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性，主張證據四可以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第3至15項不具新穎性，證據四可以證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性，以及證據三之圖4與證據四之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性云云。茲就參加人所提上開證據資料與原告系爭專利之比較結果，爰分述如下：
⒈證據二可否證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性：
⑴經查，證據二乃92年7月25日申請，93年6月21日公告之我
國第00000000號專利案，證據二相對於系爭專利，乃屬申請在前、公開在後之專利，依專利法第95條之規定僅能做為系爭專利是否具新穎性之判斷（即擬制新穎性），而不能做為進步性判斷之引證。證據二乃「函數曲線型透鏡光柵之光源調制裝置」，其說明書圖5為未變化前之示意圖，其中第一長側邊（511）係呈現第一函數曲線圖形，第二短側邊（52
2）則呈現第二函數曲線圖形，第二長側邊（531）係呈現第三函數曲線圖形。證據二說明書第11頁並說明第一至三函數曲線圖形之較佳實施例為一連續三角函數、一波浪函數圖形或一直線函數圖形，亦即藉由第一至第三函數曲線圖形之組合，證據二實已隱含27種可能之不同幾何形狀之透鏡光柵（參附件圖示2所示）。而當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成如系爭專利申請專利範圍第1項之彎曲稜柱狀，而其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面（其占27種態樣中之九分之一，即1/3*1/3*1=1/
9）。⑵系爭專利說明書第7頁第三段載明：「本創作之彎曲稜柱聚
光片，其基板與數個彎曲稜柱單元係可由相同透光材質利用一體成形方式進行製造，亦可由不同透光材質採貼合成形方式製造，以符合不同之特性或製造要求，增加本創作適用之範圍與製造生產的靈活度。」，即系爭專利申請專利範圍第
1項之彎曲稜柱聚光片雖包含一基板及數個彎曲稜柱單元，該基板及數個彎曲稜柱單元並非必須由二個獨立的構件貼合而成，亦可為一體成型的結構。原告稱證據二未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之「基板」之技術特徵，亦未揭示「基板」與「數個彎曲稜柱單元」之組合關係，因此證據二無法證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性云云。
惟查，證據二雖未載明可由獨立之基板及數個彎曲稜柱單元組合，然說明書第6頁第3行教示其發明之裝置係「於透光基材上加工形成函數曲線型透鏡光柵」，即該基材上面加工成函數曲線形狀，基材下部未加工部份則形成一「基底」。再者，參照證據二圖五中之5a、5b、5c等圖亦可得知該基材下部未加工處即為「基底」。雖5d圖所示該「基底」特徵較不明顯，惟若要其中各個稜柱彼此聯結，該基底應存有一定厚度，否則將各自分離。系爭專利申請專利範圍第1項中之基板及數個彎曲稜柱單元既可為一體成型，且說明書中並無任何界定可說明「基板」有何特別之功能及特徵，因此，應認上述證據二實已揭示系爭專利申請專利範圍第1項中之「基板」，原告之主張尚非可採。證據二所揭露之27種態樣組合中既已包含系爭專利第1項之彎曲稜柱聚光片，足證證據二可證明系爭專利第1項擬制喪失新穎性。
⑶另原告主張被告審定書第3頁理由㈤將舉發證據二之申請專
利範圍第1項、說明書第12頁第4段部分記載及申請專利範圍第3項予以結合，逕自認定系爭專利申請專利範圍第1項無新穎性，違反專利審查基準第2-3-5頁之規定「一發明與單一先前技術比對，不得就該發明與一份引證文件中之部分技術內容的組合進行比對」云云（參起訴理由第5頁第2點）。經查，專利審查基準所載：「審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。」等語，其中所謂「一份引證文件中之部分技術內容的組合」係指記載於同一文件中之不同技術之組合，若其仍屬同一技術，僅係記載於同一文件之不同地方則並無不可。本件被告舉發審定處分引用舉發證據二之申請專利範圍第1項、說明書第12頁第4段部分記載及申請專利範圍第3項，皆屬舉發證據二之同一發明技術，尚難謂被告之審定有何不當之處。
⒉證據二可否證明系爭專利申請專利範圍第2項擬制喪失新穎性：
系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，除包括獨立項之特徵外，其進一步所附加之特徵為「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度。」，經查，證據二已揭示當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成彎曲稜柱狀，在該彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，當第二長側邊呈現直線型函數圖形時即形成系爭專利申請專利範圍第2項之彎曲稜柱聚光片，且其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度，據此，證據二亦可證明系爭專利第2項擬制喪失新穎性。
⒊證據二可否證明系爭專利申請專利範圍第4項擬制喪失新穎性：
查系爭專利申請專利範圍第4項亦為第1項之附屬項，除包括獨立項之特徵外，所進一步附加之特徵為「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成相同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係依相同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面。」。承前所述，證據二所揭示之「函數曲線型透鏡光柵之光源調制裝置」，其說明書圖5為未變化前之示意圖，其中第一長側邊（511）係呈現第一函數曲線圖形，第二短側邊（522）係呈現第二函數曲線圖形，第二長側邊（531）係呈現第三函數曲線圖形。證據二說明書第11頁並說明第一至三函數曲線圖形之較佳實施例為一連續三角函數、一波浪函數圖形或一直線函數圖形，亦即藉由第一至第三函數曲線圖形之組合，證據二隱含有27種可能之不同幾何形狀之透鏡光柵。當第一長側邊成波浪函數圖形，且第二短側邊成連續三角形圖形時，則可形成彎曲稜柱狀，其彎曲處自然形成彎曲之延伸曲面，證據二之申請專利範圍第1項亦已界定其中第二短側邊之第二函數圖形之單一週期函數係為一對稱函數，已揭示系爭專利申請專利範圍第4項之「其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成相同之水平寬度，且二相鄰彎曲稜柱單元係依相同之不規則彎曲路徑變化方式鄰接排列於在該基板之第一表面，如此各彎曲稜柱單元形成二該彎曲延伸曲面。」特徵，準此，證據二亦可證明系爭專利申請專利範圍第4項擬制喪失新穎性。
⒋證據四可否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性：⑴證據四乃93年4月1日公告之我國第00000000號「用於背照光
式顯示器之光導」專利案，其申請日早於系爭專利申請日（93年04月22日），自得作為與系爭專利比對之先前技術。查證據四為一種光導主體，在其光輸出面之對面有一光轉向面。在該光導主體之光輸出面附近，則配置了複數個細長稜鏡，這些稜鏡係沿著其長度方向互相並排配置，稜鏡之上緣決定該稜鏡之高度，而其上緣係沿著稜鏡長度延伸，每一上緣皆包含複數個邊緣部份，各具有不同之傾斜度。另在該光導主體之光轉向面附近，該光導亦包含複數個之光擷取結構(lightextractionstructures)，用以將光朝光輸出面反射。這些光擷取結構包含了極細長之凸出物，每一條皆具有一高原部份以及第一和第二面。此等細長之凸出物係由一些相對於高原部份凹入的陷落部份所隔開，第一和第二面則係由該高原部份延伸至該陷落部份（參附件圖示4所示）。茲依證據四所揭露之技術內容，其所揭示之光導結構應用於背光模組係屬於光導之應用，系爭專利之彎曲稜柱聚光片僅為單純聚光片之應用，兩者於被光模組之位置及整體目的雖不盡相同，惟舉發證據四所揭示光導之光輸出面具有複數個迂迴進行之細長稜鏡，該稜鏡結構與系爭專利一樣皆做為改變光之輸出角度之功用，此外，該光導結構與系爭專利之彎曲稜柱聚光片皆係應用於顯示器之背光模組中，故兩者於此部分之結構在改變光之輸出角度之原理及應用領域堪認為相同。⑵另證據四所揭示光導之光輸出面表面所具有之複數個迂迴進
行細長稜鏡係由一段一段之稜柱單元所組成，其僅揭示有彎曲之稜柱單元，圖12及圖13則並未揭示該彎曲之稜柱單元有至少一彎曲延伸曲面。另其說明書第18頁第8至11行中僅界定上緣（204或谷208）在水平方向「迂迴進行」，並定義「迂迴進行」即「左右移動，脫離單一之垂直平面」，惟其定義並未揭露所謂左右移動可為曲線彎曲或波浪型彎曲。再者，該彎曲之稜柱單元實際上係由一段一段之稜柱單元（204a至204o）之上緣（204）在一水平空間中沿著每一稜鏡（
200）之長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面），谷（208）亦可在一水平方向上迂迴進行（見圖13及說明書第18頁第8至11行）。顯然，該稜柱單元係為每一段左右移動接鄰排列而非形成一直線，其稜柱上緣（204）與底緣（212）並非同時為曲線彎曲或波浪型彎曲，因此對於每一段稜鏡柱之面（202）僅可能形成不規則之錐面，而非至少一彎曲延伸曲面之特徵，據以形成如系爭專利所示之波浪彎曲延伸曲面，意即系爭專利申請專利範圍第1項之「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」之特徵未見於舉發證據四，是以，舉發證據四尚不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。至原告主張被告舉發審定書第4頁第㈥點將舉發證據四之申請專利範圍第1項與說明書第18頁第2段部分結合，據以核駁系爭專利申請專利範圍第1項之新穎性，顯然違反專利審查基準第2-3-5頁之規定「一發明與單一先前技術比對，不得就該發明與一份引證文件中之部分技術內容的組合進行比對」云云（參起訴理由第8頁第4點）。惟查，審定書引用證據四之申請專利範圍第1項與說明書第18頁第2段部分之記載，兩者皆屬舉發證據四該專利之同一發明技術，被告機關之審定尚無不當，附予敘明。
⒌證據四可否證明系爭專利申請專利範圍第3至15項不具新穎性：
系爭專利申請專利範圍第1項為獨立項，其餘第2至15項為依附於第1項之附屬項，解釋附屬項時應包含獨立項所有之技術特徵，而有關系爭專利申請專利範圍第1項與證據四之比對結果業如前述，證據四不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，是證據四自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第3至15項不具新穎性，此乃當然之理，無庸贅言。
⒍證據三之圖4結合證據四可否證明系爭專利申請專利範圍第
2項不具進步性：證據三為90年1月21日公告之我國第00000000號「光學薄膜」專利案，其申請日亦早於系爭專利申請日（93年04月22日），自亦得作為與系爭專利比對之先前技術。按證據三乃一種光學薄膜，其複數個結構之高度係沿其長度而變化，變化之標稱週期小於該等結構標稱高度之四十倍，在該發明之若干具體實例中，該變化乃隨機改變而不相同（參附件圖示3所示）。而原告系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，解釋上除包括第1項所述特徵外，其進一步附加之特徵為其中各彎曲稜柱單元相對於該基板係形成實質相同之垂直高度。至證據四所揭示光導之光輸出面表面所具有之複數個迂迴進行細長稜鏡係由一段一段之稜柱單元所組成，僅揭示有彎曲之稜柱單元，圖12及圖13並未揭示該彎曲之稜柱單元有至少一彎曲延伸曲面，上開彎曲之稜柱單元實際上係由一段一段之稜柱單元（204a至204o）之上緣（204）在一水平空間中沿著每一稜鏡（200）之長度L迂迴進行（即左右移動，脫離單一的垂直平面）；谷（208）亦同（見圖13及說明書第18頁第8至11行），惟其所揭示者僅代表稜柱單元每一段左右移動接鄰排列而非成一直線，至於每一段稜鏡柱之面（202）則未揭示有至少一彎曲延伸曲面之特徵，且段與段之轉折係形成折角式彎曲，與系爭專利波浪彎曲並不相同，無法形成系爭專利之波浪彎曲延伸曲面，此與系爭專利申請專利範圍第1項之「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」明顯不同。而證據三之圖4則為典型習知之稜柱聚光片，完全未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之特徵「數個彎曲稜柱單元」及「每一該彎曲稜柱單元具有至少一彎曲延伸曲面，該彎曲延伸曲面可形成波浪彎曲，以產生表面曲率變化，如此引導光線傾向產生二維折射。」。準此，縱證據三之圖4及證據四兩者組合，仍不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，則系爭專利申請專利範圍第2項為第1項之附屬項，證據三之圖4及證據四之組合既不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
⒎證據四可否證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性：
查系爭專利申請專利範圍第6項為第5項之附屬項，其除包括第5項所述特徵外，進一步附加之特徵為「其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。」；另系爭專利申請專利範圍第10項為第9項之附屬項，其除包括第9項所述特徵外，進一步附加之特徵為「其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。」；系爭專利申請專利範圍第14項為第13項之附屬項，其除包括第13項所述特徵外，進一步附加之特徵為「其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度。」。經查，系爭專利申請專利範圍第6、10、14項之共同特徵係在各彎曲稜柱單元之二彎曲延伸曲面設有不規則之交錯凸設數個脊側，其中各側脊係形成相同之表面曲率變化程度，而不規則之交錯凸設數個脊側並未見於證據四，且證據四亦未有任何教示可使該技術領域中具通常知識者輕易完成該特徵，是以，證據四尚不能證明系爭專利申請專利範圍第6、10、14項不具進步性。
⒏原處分及訴願決定理由是否有未明確之情事：
原告雖指摘原處分及訴願決定理由有未盡明確情事，惟查，被告原舉發成立之審定以及訴願會之訴願決定書對於系爭專利申請專利各項舉發成立之理由及所憑事證皆有具體論述，並無原告起訴狀所謂理由有未明確等情事。雖原處分書及訴願決定書就有關原告系爭專利與各項證據間比對結果未必與本院見解相同，惟此乃見解上歧異所致，尚不能因此即謂原處分書及訴願決定書內容有不明確，併此敘明。
七、綜上所述，參加人所提證據二可證明原告系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性，惟證據四單獨不能證明系爭專利申請專利範圍第1項、第3至15項不具新穎性，亦不能證明第6、10、14項不具進步性，另證據三之圖4與證據四之組合亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。按92年專利法第71條第1項第3款及第108條分別規定：「專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人限期為下列各款之行為：…三、依第64條第1項及第2項規定更正。」及「…第71條…，於新型專利準用之。」次按專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2規定：「新型專利要件之爭執，除無依職權撤銷外，其他適用之基準參照本章5.2.3.1『發明專利要件之爭執』。」第5-1-23頁5.2.3.
1規定：「由於發明之申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷其專利權。…」第5-1-45頁6.1規定：「…經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章4.3『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。…」第5-1-48頁6.4規定：「…(9)依專利法第22條第4項（新型第94條第4項、新式樣第110條第4項）規定之涵義，申請專利之發明（新型或新式樣）是否具進步性之審查應以有新穎性為前提。申請專利之發明（新型或新式樣）有新穎性，固然不一定有進步性；但不具新穎性者，則無審查其進步性之必要。本件觀諸原處分卷第112至142頁專利舉發申請書及附件一「被舉發案與舉發證據對照表」之記載，足見舉發人即參加人係就所主張之系爭專利請求項逐項敘明舉發理由，則依上揭專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2準用第5-1-23頁5.2.3.1規定，即應逐項審查。復觀諸原處分、訴願決定均認證據二足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2、4項擬制喪失新穎性，則依上揭專利審查基準第5-1-48頁規定，即無審查其進步性之必要。又原處分及訴願決定均認為證據四足以證明系爭專利申請專利範圍第1、3至5、7至9、11至13、15項不具新穎性，單以證據四無法證明系爭專利申請專利範圍第
2項不具進步性，證據四足以證明系爭專利申請專利範圍第
6、10、14項不具進步性，證據三之圖4與證據四之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性云云，與本院上開認定結果尚有不同。就上開不同部分，被告所持理由以各該項不具新穎性，而敘明「自無再審究進步性之必要」等語，顯然未審查各該項是否具有進步性，依上揭專利審查基準第5-1-27頁5.2.3.2準用第5-1-23頁5.2.3.1規定，被告就上開部分仍應逐項審查是否具有進步性（例如系爭專利申請專利範圍第3、5、7至9、11至13、15項），然因被告並未為逐項審查，且未予原告依上揭92年專利法第71條第
1項第3款、第108條及專利審查基準第5-1-45頁6.1規定，更正說明書或圖式之機會，即為「舉發成立」之處分，顯有未洽，訴願決定亦予維持，亦有未合。原告執以指摘，為有理由。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原告雖請求命被告為舉發不成立之處分，惟因本件原告系爭專利申請專利範圍除上開經比對確實不具新穎性部分之外，其他經被告認為亦不具新穎性而經本院為不同認定部分，是否具有進步性，以及原告就系爭專利申請專利範圍是否為更正，尚未經被告為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為兼顧原告於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，是原告此部分之請求，自不應准許，應予駁回。
八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第200條第4款、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中華民國100年5月26日
智慧財產法院第一庭
審判長法官李得灶
法官林欣蓉法官汪漢卿以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國100年6月1日
書記官邱于婷