裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第325號判決
裁判日期：民國90年10月04日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第三二五號
原告美商‧德州生物科技公司代表人甲○○○○○○訴訟代理人 林鎰珠 律師複代理人 桂齊恆 律師
丙○○被告經濟部智慧財產局代表人 陳明邦 （局長）住同右訴訟代理人丁○○
乙○○右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國（下同）八十九年十一月二十三日經（八九）訴字第八九０八九六二八號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告八十五年十月四日第000000000號申請發明專利事件，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用各自負擔。
事實
一、事實概要︰原告前於民國（下同）八十五年十月四日以「調理內皮肽活性之噻吩基，呋喃基－吡咯基－與聯苯磺醯胺及其衍生物」向被告之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第000000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於八十九年三月一日以（八九）智專三（四）０一０二七字第０八九八七０００三五二號專利再審查核駁審定書，仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願經駁回，其仍不甘服，向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：原訴願決定及原處分均撤銷；命被告機關為准予專利審定之處分。
㈡被告聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：㈠專利申請人於再審查審定不予專利之後行政救濟中，所呈遞申請專利範圍修正
本，如僅係補充或修正說明書或圖式，並修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，是否得重新加以審酌？㈡系爭發明專利申請案是否具新穎性、進步性及產業利用性？
甲、原告主張：按行政訴訟法第四條第一項規定，人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為
損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。又同法第五條第二項規定，人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上之利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。同時，專利法第二十條規定，凡可供產業上利用之發明，無該法條第一項所列三款情事之一且無該法條第二項所列情事者，得依法申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第三項及第四項所明定。然原告認為原處分及原決定無論認事用法均有違誤，嚴重損及原告權利，茲先陳明。原告茲將原處分中諸多違法不當之處詳陳如后。
原處分中指稱本案不具新穎性之理由全部未於審定前先通知申請人並令其限期申復，嚴重違反專利法第四十條第二項規定之情事，且彼等理由皆係錯誤。
㈠按專利法第四十條第二項規定「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應
先通知申請人，限期申復。」由於本專利申請案（下文稱「本案」）於八十七年五月二十七日依法向被告申請再審查後一直到收到原處分之間，原告僅收到被告於八十八年四月九日發文之智專（十）○一○二七字第一○九六四八號專利再審查案核駁理由先行通知書。依上揭專利法第四十條第二項規定，只要原處分機關於再審查階段認為有任何不予專利之情事，均應於前揭核駁理由先行通知書中通知原告並令其限期申復。
㈡被告於專利再審查階段，通知原告有關本案新穎性之意見僅為「本案相關前案有
USP0000000，0000000及文獻J.Med.Chem.，37（3）:329-331（1994）等；本案申請內容如Ar1為異滏唑，Ar2為聯苯者已揭示於USP0000000，該案公開日．
．．早於本案之申請日，本案不具新穎性」。以上述審查意見而言，很清楚指出被告認為本案與包括USP0000000，0000000及文獻J.Med.Chem.，37（3）:
329-331(1994)等之先前文獻相關；且認為本案所請化合物中Ar1為異滏唑，Ar2為聯苯者業已揭示於USP0000000中。
㈢然而，原告依上述審查意見剔除本案無意間包含之極少數USP0000000化合物並
呈送申請專利範圍修正本至被告後，被告在原處分中指稱本案不具新穎性之理由居然改成：「R8、R9與R10之定義其各含氫已由前案US5，514，691揭露，不具新穎性」及「前已函示本案不具新穎性，並舉例『N-異滏唑基聯苯磺胺』已揭示於US5，464，853。修正本雖將上揭化合物由申請專利範圍中剔除，但是正如八十八年七月申復說明三所示，本案所請之『N-異滏唑基苯並噻唑磺胺』也包含於
US5，514，691申請專利範圍中。且該前案也揭露『N-異滏唑基噻唑磺胺』，與本案化合物相同」。以上述核駁理由可以清楚發現以下兩個事實：⒈被告通知原告時，係指稱本案所請化合物中極少數已在美國專利案US5，464，853中揭露，經原告申復修正後，到了原處分卻改稱本案所請化合物中極少數係已揭示於另外一件美國專利案US5，514，691。⒉本案所請化合物因數量繁多，描述及定義並非易事，偶有錯誤實屬難免。但即使其中極少數無意間與習知化合物重疊，事實上也可經由合法修正刪除的方式治癒（克服）此微小瑕疵。
㈣按被告在前揭再審查核駁理由先行通知書中根本未曾通知原告，任何有關本案所
請化合物已揭示於US5，514，691故不具新穎性之類的審查意見。故被告未將其賴以核駁本案之主要不予專利理由在再審查階段通知原告並令其限期申復，本已違反專利法第四十條第二項規定之作為義務無疑。容原告特別指出，原處分稱「核駁理由先行通知書函示本案與前案USP0000000，0000000等密切相關」（見核駁理由第（五）點）及「前已函示本案不具新穎性，並舉例『N-異滏唑基聯苯磺胺』已揭示於US5，464，853」（見核駁理由第（六）點）等語，皆與實情不符。其一，核駁理由先行通知書僅僅函示「本案與前案USP0000000，0000000等相關」，至原處分始改稱「密切相關」。其二，退而言之，若先忽略被告前言不對後語之情形，即便本案與前案USP0000000，0000000等「密切相關」，「密切相關」既非「相同」（專利法第二十條第一項第二款「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，該情事因不具新穎性不得取得發明專利）亦非「近似」（專利法第一百零七條第一項第一款及第二款有關新式樣新穎性之規定），無論在專利法理上或在客觀語意上，俱無意指任何有關喪失新穎性之情狀，足證原處分未曾「前已函示」原告本案所請化合物已揭示於USP0000000而不具新穎性。其三，原處分「並舉例『N-異滏唑基聯苯磺胺』已揭示於US5，464，853」之語亦與核駁理由先行通知書內容不符，因為核駁理由先行通知書內容說明第一點僅具體指明本案被認為不具新穎性之理由為「本案申請內容如Ar1為異滏唑，Ar2為聯苯者已揭示於USP0000000，該案公開日為一九九五年十一月七日，早於本案之申請日」（見再審查核駁理由先行通知書說明第一點句中分號後之文字），並未通知原告該情事僅為「舉例」；況且在本案之情形中，揭示相同化合物之先前文獻非不能一一指明，顯無使用「舉例」方式通知不具新穎性此等重大情事之理由。其四，退萬步言，若舉例方式可在專利有關行政行為中用於表達諸如新穎性等重大議題，則原處分機關在通知原告時即便僅舉一例，原告都將負主動揣測出及闡明任何其他有關新穎性之可能不予專利情事之責任。然而客觀上原告顯無從且不可能揣測出被告未予通知之情事；且原告緣此舉例方式通知將被課以自動說明本案符合可專利性要件之責任，此情形嚴重違反專利法第三十九條第一項之規定，按該項規定「發明經審查認為無不予專利之理由時，應予專利」，被告應負責舉證其認為本案不可予專利之情事。
㈤尤為重要者，這些違法的新理由，事實上也是錯的。首先，本案所請之「N-異滏
唑基苯並噻唑磺胺」根本未包含於US5，514，691中；再者US5，514，691也未揭露本案之「N-異滏唑基噻唑磺胺」，上述事實業已分別辯明於原告八十九年六月八日訴願補充理由書第十一頁第六行及第十二頁第二至三行，原告並指明US5，514，691中勉強可稱與本案「N-異滏唑基噻唑磺胺」類似者為「N-(4-溴-3-甲基-5-異滏唑)-2-噻吩磺醯胺」（實則不影響本案進步性）。不意被告嗣於其訴願答辯書中，竟諉稱該「US5，514，691揭示N-(4-溴-3-甲基-5-異滏唑)-2-噻吩磺醯胺即為本案所請通式V之化合物，其中R1為Br，R2為CH3，R8至R10皆為H」
，惟由本案八十八年七月三十一日於再審階段呈送之申請專利範圍中所繪式V及其中R8之定義，R8顯然不為H，故本案所請通式V之化合物中R8皆非H，不包含該習知化合物，上述事實業已辯明於原告八十九年九月二十二日訴願補充理由書第十四頁第六至九行。繼原處分中所發生有關範圍比對的兩個錯誤後，被告於訴願階段又再度對本案化合物結構認知錯誤。
㈥原告以為，本案發明內容極為複雜，審查時發生認知錯誤並無可苛責之處，惟嗣
後被告怠於法定作為義務，未於再審階段通知原告申復，致使原告依法受保障之申復機會無端遭受剝奪，原本經由申復可以輕易克服的審查誤解，竟爾成為主要核駁理由。原處分違法之情事不可不謂之嚴重，而原告應受法律保障之權利亦受損害甚鉅。
原處分中指稱本案不具進步性之說法皆未於審定前先通知申請人並令其限期申復，嚴重違反專利法第四十條第二項規定之情事，且彼等說法係錯誤。
㈠原處分引專利法第二十條第二項作為本案核駁依據，該項規定即規範發明專利之
進步性要件，然而此項核駁本身不但程序違法，且所據說法亦有誤，這些違法不當彰顯於下列事實：
⒈被告於本案初審及再審查兩階段長達三年半的時間（八十五年十月至八十九年三
月收到再審查核駁審定書止），從未通知原告為任何有關進步性之疑點進行申復，甚至在再審查案核駁理由先行通知書中根本未出現「進步性」一詞。
⒉被告遲於原處分中始首度提到本案進步性，即質疑「本發明化合物．．．比US5
，514，691之化合物具較高活性」並稱本案「進步性難以為證」；另提及「然而補充說明書所提供之數據難以完全支持本案技術內容之進步性」。
根據前述第一事實，被告怠於法定作為義務，未於初審及再審階段通知原告申復，致使原告依法受保障之申復機會無端遭受剝奪，乃有違反專利法四十條第二項之情事無疑。
根據前述第二事實，被告顯然對本案之進步性有所誤解。本發明首先發現並證實本案所請新穎化合物具有內皮肽（素）受體拮抗劑活性（基於申請前所沒有之知識及技術），且該等新穎化合物之藥理活性為熟習該項技術者所無法預測者（熟習該項技術者無法輕易完成），完全不該當於專利法第二十條第二項規定不得專利之兩個要件（基於申請前既有之知識及技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成）。按專利法第二十條第二項，新穎物質無須一定要優於習知物質之性質始具進步性之法理甚明，例如已知金屬可導電，若今發明一種新塑膠可導電，只要導電塑膠為熟習該項技術者所無法預測者，則該導電塑膠具有進步性無疑，而不問該新塑膠之導電性是否優於金屬之導電性；又如已知治療疼痛之上市藥物不下百種，今若有人發明新化合物可作為治疼痛藥物，取得專利並無須證明其為習知藥物中疼痛遏止效果最佳者。故本案之進步性並非建立在比US5，514，691化合物有較高活性之基礎上，其理甚明，原處分機關於此認事用法顯然有誤，「進步性難以為證」云云有違法理。
㈡至於「然而補充說明書所提供之數據難以完全支持本案技術內容之進步性」之說
法，係基於原告於第二部份已證明為錯誤之前提：「本案所請之『N-異滏唑基苯並噻唑磺胺』也包含於US5，514，691申請專利範圍中。且該前案也揭露『N-異滏唑基噻唑磺胺』，與本案化合物相同」。由於其前題錯誤，故該說法顯然無法成立。
㈢原告以為，被告怠於法定作為義務，未於再審階段通知原告申復，致使原告依法
受保障之申復機會無端遭受剝奪，原本經由申復可以澄清的本案進步性事實，竟因此留存至原處分而成為主要核駁理由。原處分違法之情事不可不謂之嚴重，而原告應受法律保障之權利亦受損害甚鉅。
原處分核駁理由之立論基礎薄弱，對本案事實認定錯誤，且多有與法不合之情事
原處分中，除了前述第二及三部份之重大違法不當外，其餘論斷本案申請專利範圍之核駁理由有立論錯誤、與事實不符及違反法律與法理之處甚多，為說明方便，茲將其中較為嚴重之情事就其違法不當類型說明如左：
類型一、違法未於再審階段先通知申請人並令其限期申復
例舉：「說明書表列240個實例，其中X大多為S，三個實例為NR11，X為O者不
能由實例支持」違法不當之事實與根據：
被告未依法通知原告之事項，因違反專利法第四十條第二項規定而嚴重傷害原告受法律保障之申復權利；或依專利法第四十條第二項可推知，被告未通知原告之原因乃為這些事項本身非為不予專利情事。不論是上述任一情況，這些事項顯無構成本案核駁理由之立場。且上例亦顯示原處分機關未依法定之「熟習該項技術者」立場審查本案（詳陳於後述之類型三）。
類型二、違反誠信原則法理
例舉：「『假鹵離子』含意不明」違法不當之事實與根據：
如被告於八十九年七月十四日訴願階段提出之（八九）智專三（四）01027字第○八九三一○○一一九五號訴願答辯書中自承，「八十六年十二月二十九日初審，即函請修正『假鹵離子』，八十九年三月一日再審查核駁審定書，再度指出『假鹵離子』、『鹵離子』問題」（見第四頁第八至十行）。按原告確實已針對被告於八十六年十二月二十九日初審函請修正「假鹵離子」之部份進行申復說明（見原告八十七年二月二十六日呈被告函），之後被告通知原告初審不予專利之審定書中未執此部份以為本案核駁理由，以客觀情況而言，此應意謂被告已接受原告的申復說明而不再質疑「假鹵離子」。況且，在嗣後專利再審查案核駁理由先行通知書全篇中亦不見對「假鹵離子」部份有任何質疑並通知原告申復。由於原告申復後所接獲被告兩次書面通知均未再提及「假鹵離子」之客觀事實，基於對公文書之信賴，已足以令原告確信「假鹵離子」於初審階段申復後已不再為不予專利之情事，故未再有進一步澄清之作為，豈料到了再審查核駁審定書始突然再度指出「假鹵離子」問題。被告前後反覆且置原告於無機會申復之窘境，實嚴重違反誠信原則之法理。且容原告指出，除了違反誠信法理外，原處分中有關「假鹵離子」之質疑毫無道理（詳見後述類型四）。另外，「鹵離子」問題之提出係首度見於再審查核駁審定書，被告訴願答辯書中所言「再度指出．．．『鹵離子』問題」係昧於事實之說。
類型三、非基於法定「熟習該項技術者」之立場審查本案申請專利範圍例舉：
一、「說明書表列240個實例，其中X大多為S，三個實例為NR11，X為O者不能由實例支持」
二、「另外有關『R8，R9與R10中任何二者與其附接之碳共同形成芳基．．．環烯基環』部份．．．本案說明書提供之製備方法絕無合成該結構之可能，該等罕見結構即使存在，其藥理也難謂可由實例支持。」違法不當之事實與根據：
原處分「實例不能支持」及「涵蓋過廣」等語指出原處分機關係完全根據本案說明書實例部份來判斷申請專利範圍是否過廣，此審查顯然非基於專利法第二十三條第三項明定之「熟習該項技術者」之審查立場，前二例係以此非基於法定之審查立場作出之偏頗結論。
依專利法第二十三條第三項之規定，發明專利說明書應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功能，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。又據原處分機關發布之專利審查基準第1-2-19頁，所謂「熟習該項技術者」係指「虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域及知識的人，其可用研究、開發等一般技術手段（指依據既有之知識或技術之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得的技術手段），並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識的人而言」（原文照引）。依原處分語句觀之，被告完全係根據本案說明書實例部份（200餘個合成實例及400餘個活性實例）來判斷申請專利範圍是否過廣，既未依據既有之知識或技術說明其認為不能支持之科學理由，亦未發揮一般創作能力瞭解本案實例所能合理延伸的範圍，顯非基於法定熟習該項技術者之角度進行再審查，以非熟習該項技術者角度之審查即便得到「涵蓋過廣」等結論，當無立場能否定熟習該項技術者能瞭解其本案內容並可據以實施之事實，也無法支持被告所持本案違反專利法第二十三條第三項規定之說法。
原告並陳明，若以非法定「熟習該項技術者」角度審查發明專利申請案，無異加諸發明人不可能盡到之說明責任。例如今有一發明申請一萬種具藥理活性之化合物，若專利審查不參酌既有之知識或技術，則發明說明書必須如百科全書般納入一萬種化合物之合成方法之詳細說明；若專利審查未發揮一般創作能力，不承認合理的推衍，則說明書中亦須提供一萬種化合物之藥理實驗數據，此顯然對發明人形成不可能且不當之沉苛責任。
在本類型第一例中，硫(S)與氧(O)屬於元素周期表上下緊鄰之同族元素，其化學特性類似，原處分機關違反化學原理，且未於再審查階段指出支持其說法之學術文獻為證，毫無科學根據指X為氧(O)之申請專利範圍不能由X為硫(S)之實例所支持。
在本類型第二例中，原處分機關完全忽略或不知「R8，R9與R10中任何二者與其附接之碳共同形成芳基．．．環烯基環」可由既有之知識或技術達成，相關事實已辯明於原告訴願補充理由書（八十九年六月八日）第四頁第一至九行。此例彰顯原處分係未以熟習該項技術者角度審查之產物，而不參酌既有之知識或技術之結果為其所持核駁理由不具科學根據，違反科學現實。
類型四、不當否定本案申請專利範圍用語之明確性
例舉：「『假鹵離子』、『鹵離子』含意不明」違法不當之事實與根據：
對於已在說明書詳細說明及定義之名詞，原處分毫無理由否定其使用於申請專利範圍時之明確性，且此否定有違法理。
依專利法第五十六條第三項規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式。此即明白指出專利權範圍以申請專利範圍為限，惟不排除說明書其他部份及圖式對於申請專利範圍有補充解釋之作用。故於申請專利範圍中使用之名詞，已於說明書明確詳細定義者，依法理可參考說明書中之補充解釋而不會造成日後專利權的實施有任何不明確之處。「假鹵離子」及「鹵離子」自始即於本案說明書第三十六及三十七頁詳細且明確定義之事實，業已辯明於原告八十九年六月八日之訴願補充理由書（見第四及五頁之跨頁段落），被告對於「假鹵離子」及「鹵離子」的質疑，明顯違反法理。
類型五、不當將「誤記之事項」或「不明瞭之記載」列為核駁理由例舉：
一、「通式V共四個結構，左邊與右邊的相同，無需重複」
二、「『假鹵離子』中的疊氮又與其後之『N3』重複」
三、「『R8，R9與R10中另一者係選自如（i）中R8與R10所示』含意不明」違法不當之事實與根據：
依專利法六十七條，請准專利之說明書及圖式，若有「誤記之事項」或「不明瞭之記載」，發明專利權人得向專利專責機關申請更正，該更正溯自申請日生效。以此觀之，已准專利並不會因事後發見「誤記之事項」或「不明瞭之記載」而遭撤銷。故「誤記之事項」及「不明瞭之記載」顯非不予專利情事，且可於專利審查階段進行修正（見專利法四十四條）及專利核准後進行更正而治癒（克服）之，不能構成核駁本案之理由。本類型三例皆為熟習該項技術者易於判斷之誤記事項，不但依法不為非予專利之情事，且無礙於日後熟習該項技術者實施本發明之成功性，以此等情事列為核駁理由殊有不當。
原處分拒絕原告之面詢申請實屬違法不當
原處分中拒絕原告面詢申請之理由為「專利法四十四條『到局面詢』應屬專利專責機關之職權，本案內容屢經函示修正，申請人已充份說明，實無面詢必要」（見原處分理由第（一）點），原告茲說明該理由違誤事實法理之處如下：
㈠按原告係於八十八年七月三十一日提呈被告之（八八）理專化二一二二字第142
88號函主旨中已明確表示「呈請到局面詢」，並於並於隨該函附呈之補充申復理由書說明申請面詢係基於本案內容複雜，書面申復恐仍有未及澄清之處，申請人希進一步當面說明本案所請內容及可專利性，並期全盤瞭解原處分機關之審查意見。所以有關該面詢申請，應適用被告於八十七年三月三十一日修正施行之「專利案面詢作業要點」來處理。依該「專利案面詢作業要點」第三條第一項之規定，只有在（一）單純詢問可否准予專利，（二）提起異議、舉發時，未曾提出具體理由即申請面詢，（三）以明顯與技術內容、案情無關之理由請求面詢，以及
（四）初審或申請再面詢案，經承審之審查委員確認案情已臻明確，無面詢必要者四種情況下，原處分機關得敘明理由通知不予辦理。原處分中所言「本案內容屢經函示修正，申請人已充份說明，實無面詢必要」之情形根本就不在原處分機關上述四種不予辦理之情況內。原告特別說明，依該「專利案面詢作業要點」規定，經承審之審查委員認無面詢必要者可不予辦理面詢之情況，需以該面詢申請係於初審提出或為申請再面詢為前提，而原告係於本案再審時始首次提出面詢申請，與「專利案面詢作業要點」第三條第一項第（四）款規定要件不合。
㈡原告以為，專利法四十四條『到局面詢』誠屬專利專責機關之職權，然「專利案
面詢作業要點」既為被告發布之命令，對於該機關所為之行政行為自應有拘束效力。倘若被告公布施行「專利案面詢作業要點」後，本身尚可違反該命令而猶謂此違反情事屬行政裁量範圍，則該法令中有關原處分機關之部份皆可依職權任意變更之而形同虛設，但與面詢申請人有關之其他應然語句卻仍屬有效，實難謂有此法理。故原處分附帶拒絕原告面詢申請，當屬不適用命令之違法行政決定無疑。
㈢再者，原告既已表示欲進行面詢達到全盤瞭解被告之審查意見，顯見原告當時並
無法全盤瞭解本案再審查案核駁理由先行通知書之內容，依照經驗法則，被告實無由可依其職權判斷前揭核駁理由先行通知書是否能為原告所理解。況且，就原處分中暨有多項違法未於再審查階段通知原告之新理由（詳見前述第二及三部份）又有多處科學論理不當及違反專利法之處（詳見前述第四部份）觀之，被告並未瞭解本案發明內容復未依法通知原告申復，原告亦未瞭解再審階段審查意見，難謂案情已臻明確，面詢確有其實質上必要性。原處分中「實無面詢必要」云云，顯係昧於事實之說。
㈣綜上所述，原處分拒絕面詢申請顯有不適用命令及認定事實關係違背經驗法則之雙重違法情事，殊有不當。
除了原處分如前述有眾多違法不當之嚴重情事，原告亦注意到原處分機關於訴願
階段提出之訴願答辯書中立場偏頗的論點及可能造成事實混淆之陳述，茲澄清如下：
㈠「訴願人每於事前疏於修正，卻於審定之後曠廢時日爭訟」之語立場偏頗
被告似對原告未依本案再審查核駁理由先行通知書中要求進行修正而有所責難，惟被告並未說明其要求大幅縮限申請專利範圍之科學根據，容原告指出，由上揭核駁理由先行通知書僅二頁，但原處分篇幅達五頁而訴願答辨書更長達六頁之情形觀之，被告非不能於再審核駁審定前說明清楚，乃不為也。況且即使如被告所意，原告完全依前揭核駁理由先行通知書進行修正，則前揭核駁理由先行通知書未通知原告但於原處分始冒出之新理由（特別有關新潁性及進步性之誤解），難道都可自動克服而無日後行政救濟之必要？況且，若被告自始未怠於法定作為義務，將所有不予專利情事於再審階段通知原告並令其申復或予原告面詢機會，則對本案事實之誤解必可降至最低，原處分無由發出，原告亦不會藉行政救濟程序企求合法正義之判決，原處分機關倒果為因，可能造成事實混淆。最後，原告自認並無被告所指「每於事前疏於修正，卻於審定之後曠廢時日爭訟」之情事，卻遭預設立場，恐有引起無理興訟之誤解，特予澄清。
㈡「『訴願補充理由』以七頁之內容，極力申辯所請範圍之正當．．．難以置信的
是，訴願人卻同時巨幅刪減申請範圍．．．何以先前審查過程中，儘管本局一再函示，訴願人均未妥於修正？」云云可能造成事實混淆原告對於被告之質疑說明如下，其一，本發明對於原告而言極為重要，是以於再審查階段面對無科學根據之審查要求時，係採請求面詢以進而瞭解的作法，豈料被告背於法令及事實，率爾拒絕面詢申請並為核駁審定之處分。其二，本案既對原告重要異常，若完全不能取得專利保護，將有重大不利影響。原告得知依中華民國行政法院實務見解，行政救濟程序中申請專利範圍修正本尚非絕對不予考慮者（如前行政法院八十六年判字第二二一五號判決即持此觀點），故於訴願階段呈送申請專利範圍修正本，冀希獲得有利之決定。其三，原告所呈送之申請專利範圍修正本未再受被告質疑，顯見本案所請化合物中有極大一部份的可專利性本來就毫無疑問，因誤解而招致質疑的化合物只為極少的一群。此指出原處分以充斥誤解及違法的情事質疑本案少數化合物，卻將大部份毫無疑問可予專利之化合物一併核駁，損及原告依法取得專利之權利，莫此為甚。
是故原告於訴願階段呈送申請專利範圍修正本之舉，非為同意原處分中種種違法不當之理由，乃出於不得已之配合之舉。若將此舉解作原處分正當性之旁證，則未免過於忽視原告迫於事實之壓力與無奈。
㈢請求經濟部參考本案對應案之國際檢索報告毫無道理
被告在訴願答辯書最後所提及本案對應案之國際檢索報告（InternationalSearchReport）中英文語句，係於本案對應案在國外進行實體審查前針對原始申請專利範圍所作初期參考資料，並非終局審定結果，且該原始申請專利範圍與本案申請專利範圍（八十八年七月三十一日呈送者）並不相同，與本案申請專利範圍合理與否毫無關係，根本無任何參考意義，原告曾於八十八年七月三十一日之補充申復理由書中呈報本發明對應案已獲美國專利第5，594，021號乙節，即為本發明可專利性有力旁證。被告為專利專責機關，理應瞭解國際檢索報告並無參考價值，卻有意在訴願階段請求參考此外國文書而忽略本案已獲美國專利之有利事實，顯係立場偏頗而意圖混淆事實之舉。
又該訴願答辯書中較原處分提出更多新理由，然彼等新理由皆違法未於再審查階段先通知申請人並令其限期申復，除再次彰現被告於之前再審階段怠於作為之事實或彼等新理由並非不予專利情事外，並無執以為本案核駁理由之立場，故原告未擬在此一一指出其本身事實錯誤之處。惟恐遭被告誤解為默認，特於此陳明。系爭案發明名稱應為「調理內皮肽活性之噻吩基-，呋喃基-與吡咯基磺醯胺及其衍生物」。
按系爭案（第00000000號發明專利申請案）原名「調理內皮肽活性之噻吩基-，呋喃基-、吡咯基與聯苯磺醯胺及其衍生物」，原告於八十八年七月三十
一日呈送（八八）理專化二一二二字第14286號函及書件至被告，將系爭案發明中「調理內皮肽活性之聯苯磺醯胺及其衍生物」部份依專利法三十二條規定改為另以他案申請（各別申請），並呈送中英文說明書修正頁將系爭案發明名稱更改為「調理內皮肽活性之噻吩基-，呋喃基-與吡咯基磺醯胺及其衍生物」。有關「調理內皮肽活性之聯苯磺醯胺及其衍生物」專利分割案，業經被告八十九年二月十日以(089)99930字第08912017023號函通知已編為第00000000號並即將進行審查。上述事實指出系爭案已不再涵蓋「調理內皮肽活性之聯苯磺醯胺及其衍生物」部份。原處分冠以系爭案「調理內皮肽活性之噻吩基-，呋喃基-、吡咯基與聯苯磺醯胺及其衍生物」之名稱是錯誤的，特此提出更正。
「行政訴訟答辯書」第一點中指稱「．．．再審查核駁理由先行通知書第一點即明白告知原告系爭案與前案USP0000000，0000000等密切相關」是錯誤的。
按被告八十八年四月九日（八八）智專（十）01027字第109648號再審查核駁理由先行通知書第一點，係稱「本案相關前案有USP0000000，0000000及文獻J.
Med.Chem.，37（3）:329-331（1994）等」，根本沒有被告所稱「明白告知原告系爭案與前案USP0000000，0000000等密切相關」之情形。按「本案相關前案有．．．等」之語一來並未指出相關前案及文獻是否僅有USP0000000，0000000及文獻J.Med.Chem.，37（3）:329-331（1994）三件；二來該再審查核駁理由先行通知書中除了對USP0000000有具體說明與引証附頁外，並未說明被告提及另二件前案及文獻到底是何意。因此，此餘下兩件前案及文獻是僅有關本案技術背景？抑或說明本案不符專利要件？如果被告提及這兩件前案及文獻是用於說明系爭案不符專利要件，那麼又是意指不符產業上利用性？新穎性？還是進步性？抑或不符其他專利要件？原告無法確定被告意思並非託辭，例如餘下兩件中J.
Med.Chem.，37（3）:329-331（1994）就僅與系爭案有關，但完全不影響系爭案之可專利性。是以「本案相關前案有．．．等」之語，既未有「密切」字句，復無「明白告知」之事實，被告「明白告知原告系爭案與前案USP0000000，0000000等密切相關」云云當屬謬誤。
有關「行政訴訟答辯書」第一點中指稱系爭案申請專利範圍包括USP0000000中單一化合物一事，不足以構成本案不具新穎性之理由。
原告認為，系爭案所請化合物上取代基R8不可為氫一事，為原告於再審查階段所強調者。雖然申請專利範圍無意間發生有R8為氫之錯誤記載，然此屬誤記事項。
原告於八十八年七月三十一日呈送被告之補充申復理由書第六頁第四至七行，即已說明「美國專利案第0000000號中明確揭示之唯一噻吩基磺醯胺，N-(4-溴-3-甲基-5-異滏唑基)-2-噻吩磺醯胺不在本案申請專利範圍內。申請專利範圍第一項係有關噻吩環上至少具有一個取代基之噻吩基磺醯胺（R8不可為氫）」。是以，原告在審查過程當中已明確向被告表示，本案申請專利範圍並不意欲包括習知化合物N-(4-溴-3-甲基-5-異呺唑基)-2-噻吩磺醯胺，所以系爭案申請專利範圍中R8不可為氫。由「行政訴訟答辯書」第一點中引述原告補充申復理由書相關內容，可知被告當已明白原告表示之真意是「R8不可為氫」。故被告以原告無意之誤記事項為由核駁系爭案，實無理由。容原告再次陳明，依據專利法六十七條規定，即便是已請准之專利，都可以更正說明書中誤記之事項，顯見誤記之事項並非不予專利之理由，特別是此處誤記事項明顯違背原告之真意。故系爭案申請專利範圍因無意之誤記事項而造成涵蓋單一習知化合物，實不足以構成整體申請專利範圍不具新穎性之理由。
有關「行政訴訟答辯書」第二點中指稱「系爭案並無呋喃基或吡咯基之藥理數據
」一節，原告茲補充證據證明系爭案所請之呋喃基-與吡咯基磺醯胺及其衍生物確具進步性。
原告首先強調，被告並未依專利法四十條第二項規定，於系爭案再審查階段中提示原告「並無呋喃基或吡咯基之藥理數據」，致原告遲至系爭案再審查審定不予專利後，始知被告認為系爭案尚需呈送呋喃基或吡咯基之藥理數據來證明呋喃基-與吡咯基磺醯胺及其衍生物的進步性。按實驗數據本非專利法第二十二條第三項規定之說明書必要記載事項，故應屬於證據之一種；況且被告為審定前並未依專利法規定提示原告須呈送該等證據。故以「並無呋喃基或吡咯基之藥理數據」為核駁理由實無道理。原告茲將相關藥理數據整理隨狀呈送鈞院（隨狀附呈，含中英文本），此等藥理數據可作為證明系爭案所請之呋喃基-與吡咯基磺醯胺及其衍生物確具進步性之補充證據無疑，敬祈審酌。
有關「行政訴訟答辯書」第二點中指稱「…補充說明書II之數據，前案比較化合
物之ETA值為0.095μΜ，系爭案約半數化合物之ETA小於此值，顯然不符進步性」之語是錯誤的。
㈠按被告所謂「補充說明書II」係指原告隨八十八年七月三十一日呈送被告之補充
申復理由書附呈，其中前案比較化合物之ETA欄位的數值確為0.095μΜ，然被告在解讀實驗數據時卻犯了至少兩個錯誤：一是這些藥理實驗數據係代表IC50值，根據系爭案說明書實例217之結果部份敘述可知，藥物的IC50值愈小表示藥理活性愈佳，被告以系爭案「約半數化合物之ETA小於前案比較化合物」而質疑進步性，誤認藥理實驗數值愈小表示活性愈不好，此明顯指出系爭案說明書相關內容在審查過程根本未經注意，才會發生連系爭案藥理實驗數據所代表的意義都有誤解之情事；二是被告忽略系爭案化合物藥理數據ETA值的右上方大多標有「+」符號，此為前案比較化合物之ETA值所無，依據補充說明書II最後一頁的說明，「+」符號代表藥理實驗是在24℃所作，同樣化合物在24℃所測得活性（對ETA受體的IC50值）與在4℃所測得活性相比，活性損失達二到十倍，亦即標有「+」符號之IC50值應先除以二至十倍，再與未標示「+」符號之前案比較化合物IC50值相比始為正確，相關說明細節亦同時陳明於原告八十八年七月三十一日呈送被告之補充申復理由書第六頁第十五至十七行，倘若以正確的方式將系爭案化合物對ET受體的IC50值與前案比較化合物相比，即可輕易發現系爭案化合物活性明顯優於前案比較化合物。
㈡由前述兩個審查上的疏失錯誤可知，被告一直都未曾了解系爭案藥理數據本身所
代表的意義，復未注意系爭案藥理數據不同表示方式之間的差別，竟於先前訴願程序及此次行政訴訟答辯書中，一再執該等錯誤認知為由非議系爭案之可專利性，實有嚴重不當之處；而系爭案中用於證明符合諸專利要件之藥理實驗及數據，一直都沒有被注意及瞭解，系爭案在此情況下遭到審定不予專利，乃至為不公的情事。
有關「行政訴訟答辯書」第三點中指稱「．．．根據該定義．．．『C3-16芳基-
C1-12烷基、C3-16芳基-C1-12烷氧基』將形成無止境之連鎖定義，所請完全不能由實例支持」之語是錯誤的。
按『C3-16芳基-C1-12烷基、C3-16芳基-C1-12烷氧基』中，依「C3-16芳基」一語之表示意義，芳基本身不論如何定義，都受到C3-16（即具有三至十六個碳之結構）的限制，並無「連鎖」現象發生，更無被告所謂「無止境」之情事，被告於此顯有誤解。由於相關取代基並非如被告所錯誤認知之「無止境之連鎖定義」，被告依據該錯誤認知所得之推論「所請完全不能由實例支持」更無成立之理。有關「行政訴訟答辯書」第三點中，被告自「原告對本局再審查理由未提出具體
回應，而致核駁，卻指稱本局所為不當…」起至該段結束所言，無法解釋原處分中違法不當諸事實。
容原告再次強調，被告於再審階段審查系爭案時發見不予專利情事，即應依專利法第四十條第二項規定通知原告，然由原處分中眾多首次出現的重大議題，被告顯然怠於法定作為無疑。由系爭案再審查核駁理由先行通知書僅二頁，但原處分篇幅達五頁而訴願答辨書更長達六頁之情形觀之，被告非不能於再審核駁審定前對不予專利情事說明清楚，乃不為也。況且即使如被告所意，原告完全依上揭核駁理由先行通知書進行修正，則前揭核駁理由先行通知書未通知原告但於原處分始冒出之新理由（特別有關新穎性及進步性之誤解及補充藥理數據之要求），難道都可自動克服？所以不論原告如何盡力配合上揭核駁理由先行通知書內容進行修正，都將被原處分中始出現的新理由核駁；除非被告認為原告只要照上揭核駁理由先行通知書修改，原處分中所列有關新穎性及進步性之誤解及補充藥理數據之要求都可不予探究。被告縱然發見系爭案有不予專利情事，但違法未於系爭案再審階段通知原告申復說明，又豈有立場將未及時說明、修正及補充的責任歸咎於原告。
關於「行政訴訟答辯書」第四點中指稱「．．．惟是否進行面詢，本局仍得視案
情裁量，如審查委員認為案情已臻明確，無面詢之必要者，尚非不得拒絕面詢之申請．．．」並不適用系爭案，實有再酌之必要。
㈠容原告再次強調，在程序方面，依照被告於八十七年三月三十一日公告施行之「
專利案面詢作業要點」第三條第（四）款規定，「審查委員認為案情已臻明確，無面詢之必要者」，固可「敘明理由不予辦理」，惟此不予辦理面詢之例外情形僅適用於「初審案或申請再面詢案」。系爭案係於再審階段始首次提出面詢，難謂可適用此不予辦理面詢之例外規定。倘若被告可任意違反「專利案面詢作業要點」，則不但該要點規定形同名存實亡，且嚴重損及原告對於被告所公告實施「專利案面詢作業要點」之信賴利益。
㈡在事實方面，一方面原告於再審階段申請面詢時即明確表示「欲進行面詢達到全
盤瞭解原處分機關之審查意見」，即表示無法完全理解被告所作核駁理由先行通知書內容，不意被告竟謂其可依其職權武斷認定原告當已充份瞭解前揭核駁理由先行通知書，實有違常理；再一方面，就原處分中暨有多項違法未於再審查階段通知原告有關新穎性、進步性及藥理數據之新理由，又有多處科學論理不當、錯誤理解及違反專利法之處觀之，被告並未瞭解系爭案發明內容復未依法通知原告申復，原告亦未瞭解再審階段審查意見，難謂案情已臻明確。
㈢因此，不論就被告訂定的程序規定或系爭案案情事實方面，對系爭案辦理面詢確
有其實質上必要性。審查委員在違反程序規定及忽略案情事實之雙重不當情形下，猶強稱系爭案無面詢必要，率而拒絕原告之面詢申請，難謂符合專利法第四十四條之規定。
綜合以上補充理由及起訴狀所述，原告茲整理原處分重大違法不當處如下：
㈠原處分中指稱系爭案不具新穎性之說法皆未於再審階段先通知申請人並令其限期申復，嚴重違反專利法第四十條第二項規定之情事。
㈡原處分中指稱系爭案不具進步性之說法亦未於再審階段先通知申請人並令其限期申復，嚴重違反專利法第四十條第二項規定之情事，且彼等說法皆係錯誤的。
㈢系爭案中多處內容於審查階段迭遭忽視與誤解，特別是在藥理實驗和數據以及申請專利範圍等重要部份。
㈣原處分拒絕原告合法之面詢申請，既違反程序規定又忽視案情事實。
系爭案於專利審查階段並未受到被告予以公平及合理的審查，原處分中有違反專
利法第四十條第二項規定「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」與違反「專利案面詢作業要點」第三條第（四）款規定等違法情事，以及完全不明瞭系爭案藥理數據意義、誤解系爭案申請專利範圍中用語和多處科學論理錯誤等不當情事。被告上述怠忽專利審查及法定程序的行為，致原告耗費鉅資之極為重要發明，在被告既不明瞭其技術內容復未通知原告申復說明之情況下，以違法不當的原處分作成審定不予專利。原告以為，被告連專利法令明文規定的審查程序都予以忽略及違背，遑論專利法第一條所定「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促產業發展」之立法精神與意旨。
原告收到原處分後，才發現被告一直到最後審定才透露對於系爭案申請專利範圍
的質疑中，有關新穎性及進步性核駁的說法並不成立，事實上系爭案確具新穎性及進步性；被告其餘質疑不脫申請專利範圍過廣及誤記事項的範圍，並稱系爭案不具產業上利用性。原告迫於系爭案發明非常重要而必須取得專利保護之事實，故於前訴願階段呈送申請專利範圍修正本以供參酌，該申請專利範圍修正本僅相關系爭案發明之核心部份，絕對符合中華民國專利法定諸要件無疑，尤其是該份申請專利範圍修正本較系爭案發明對應之美國第5，594，021號專利所核准的範圍還要窄小許多。
按前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決，
對於專利再審審定之後所呈遞申請專利範圍修正本，一再維持「專利法第四十四條第四項定有明文。觀其意旨，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。原告修正縮限其本案專利範圍雖在本案．．．審定之後，若符合上開規定，仍非法所不許，則其本案專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，即有查明之必要」（引自該兩件判決文）之立場。是以徵諸專利法第四十四條第四項的規定，申請人在行政爭訟階段提出的申請專利範圍修正本並非絕對不能予以審酌者；再者根據專利法第六十七條第二項的規定，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或專利，顯見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會。上述專利法精神及前行政法院判決所持觀點，亦已具體顯現於專利主管機關之訴願審議，例如經濟部訴願審議委員會認為，「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本．．．固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要，爰將原處分撤銷，由原處分機關重行審查後另為適法之處分」（見八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三六號訴願決定，全文公開於經濟部訴願委員會官方網站http://gddoc.moea.gov.tw/coaa/），顯然專利主管機關亦認為申請人在訴願階段提出的申請專利範圍修正本並非絕對不能予以審酌者。
且容原告再次強調，原處分中多項說法及議題，均係首見，並未於之前於再審階
段通知原告申復、補充或修正，因此原告即使有心在原處分作成前全力配合審查要求進行補充修正，亦無由為之。被告任意違反專利法令之行政處分，業已明顯違背自前行政法院七十五年判字第一六四四號判決以來揭櫫之「公法上之信賴保護原則」，不但使信賴專利法及專利案面詢作業要點規定之原告蒙受倉促審定不予專利之不利益，且將令廣大專利申請人對於專利法令無所適從。另系爭案中極重要的可專利藥物發明因被告怠忽法令及不察事實而不予專利所致之鉅大損失，亦有賴一個合法公平的專利審查機會以謀求補救之道。在被告之前對系爭案所為之審查既不公平合理又不合法的情形下，給予系爭案一個完全符合法定程序的專利審查機會確有其必要。
鑒於前述原處分中眾多違法不當之處，原訴願機關維持原處分而為訴願駁回之決
定顯有未洽，與原處分同樣實有撤銷的充份理由，原告茲訴請鈞院賜撤銷原處分及原決定之判決。同時，本案發明實際上已符合產業上利用性、新穎性及進步性，原告併訴請鈞院命被告機關為准予專利審定之處分，敬祈鈞院考量上情。
乙、被告主張：
一、訴訟理由第壹點稱被告於再審查審定前並未通知原告系爭案不具新穎性之理由，且彼等理由皆係錯誤；查系爭案係一種具有拮抗內皮素活性之N-異滏唑基噻吩磺胺衍生物及其醫藥組合物之申請，被告於八十八年四月九日（八八）智專（十）01027字第一０九六四八號號再審查核駁理由先行通知書第一點即明白告知原告系爭案與前案USP0000000，0000000等密切相關；如原告八十八年七月三十日補充申復理由書第六頁第四行所載「US0000000揭示N-（4-溴-3-甲基-5-異滏唑基）-2-噻吩磺醯胺」，即為系爭案通式V，其中R1=Br、R2=CH3、R8∫R10=H，各功能基都在所請範圍中，系爭案確實不具新穎性；原告稱由申請專利範圍中所繪式
V及其中R8之定義，R8顯然不為H之論述並非屬實（參見八十八年七月三十日申請專利範圍修正本第二頁第十二行）。
二、訴訟理由第貳點稱被告所為不具進步性之理由皆未於審定前先通知原告並令其限期申復，且彼等說法係錯誤等云云；查被告於前述核駁理由通知書函原告系爭案不具新穎性，經原告於八十八年七月三十日來函申復「本發明化合物（其噻吩基、呋喃基或吡咯）)比US0000000具較高活性」（參見申復文第六頁第十三行），事實上，系爭案並無「呋喃基或吡咯基」之藥理數據，無從比較，其進步性確實無以為證；此外，若檢視上述申復文，補充說明書Ⅱ之數據，前案比較化合物之ETa為「0.095uM」，系爭案約半數化合物之ETa小於此值，顯然不符合進步性標準。原告一方面辯稱系爭案較前案具進步性，一方面卻提不出相關藥理數據予以佐證，卻指控被告所為不當，實屬無理。
三、訴訟理由第參點指被告審定理由未於再審查階段先通知原告並令其限期申復；查系爭案並非開創性發明，所請自應有明確限制，而系爭案所請範圍之廣，無論其製備或藥理活性，難謂可由實例支持推衍。系爭案實例雖多，但無法支持所請之「無限量」範圍，而若將R8與R9銜接，非但罕見，也不符系爭案之結構特徵，原告所稱「R8及R9可形成16員環烯環」、「該等化合物確具藥理功效」，並無具體數據；另如所請「C3-16芳基、C3-16雜環、C3-16芳基-C1-12烷基、C3-16芳基-C1-12烷氧基．．．」，其後將「芳基」定義為「苯基、經取代苯基、萘基、或經取代之萘基，其中取代基為C1-6烷基、鹵素或C1-6烷氧基」，根據該定義，不但「C3-16芳基-C1-12烷基、C3-16芳基-C1-12烷氧基」，將形成無止境之「連鎖」定義，所請完全不能由實例支持。至於「甲鹵離子」、「鹵離子」含意不明，並非系爭案核駁之主要理由，原告對被告再審查核駁理由未提出具體回應，而致核駁，卻指稱被告所為不當，此法實不足取。原告又稱被告「實例不能支持」及「涵蓋過廣」等審定理由非基於法定「熟習該項技術者」之立場審查系爭案申請專利範圍；查專利制度係保護「新」而「有用」之發明，「可供產業上利用」是專利法中最基本專利要件之要求，若無數據之揭示，自無客觀之判定標準可供判定系爭案所請是否可供產業上利用，而熟習該項技術者在重複實施本發明後，是否可得到相同之結果，亦無從確知；因此自無法符合專利法第二十二條第三項之規定。今原告於再審查審定前仍未能刪修申請專利範圍涵蓋過廣之部份或提供足供確認化合物之物化或藥理數據，則系爭案所請化合物是否確為產業上可利用之發明，實令人置疑，若准予專利，如何昭信大眾系爭案所請皆可達產業上可實施之階段。至於原告所稱「不當否定本案申請專利範圍用語之明確性」、「不當將誤記之事項或該項理由不明瞭之記載列為核駁理由」等，查被告再審查審定書理由第二點係針對申請範圍過廣之部份（理由如前述），而「假鹵離子」、「通式Ⅴ共四個結構，左邊與右邊的相同，無須重複」等係針對申請專利範圍敘述不當處，併與指明，而非系爭案主要核駁理由之一，且代理人因本身疏失而致申請專利範圍敘述有誤，卻要求被告撤銷原處分，實屬無理，亦無助於證明本案所請是否合於專利要求。
四、原告稱被告拒絕原告之面詢申請實屬違法不當；按依專利法第四十四條規定，專利專責機關於審查時，固得依職權或依申請限期通知申請人到被告處面詢，惟是否進行面詢，被告仍得視案情裁量，如審查委員認為案情已臻明確，無面詢之必要者，尚非不得拒絕面詢之申請，以免延宕審查期限。由上可知，原告主張被告拒予面詢有所不當乙節，顯有誤解。
五、綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。理由
一、按「依（專利法第四十四條）第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」、「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」專利法第四十四條第四項、第六十七條第一項分別定有明文。觀其意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會，在未經審定公告前，如補充或修正說明書或圖式，而非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣之情事，固得隨時提出修正或縮限，即使於發明專利案經審定不予專利之後行政救濟中，基於同一立法意旨，仍非不得提出修正或縮限。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在我國專利法第二十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與我國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意。故原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本案申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（前行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三六號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要」。
二、查原告申請之第000000000號「調理內皮肽活性之噻吩基，呋喃基－吡咯基－與聯苯磺醯胺及其衍生物」發明專利案係係一種具有拮抗內皮素活性之N-異滏唑基噻吩磺胺衍生物及其醫藥組合物。原處分略以本案申請專利範圍內容涵蓋過廣、含意不明或定義不當，八十八年七月三十一日所提修正本仍未修正妥當。且所請完全不能由實例支持；「R8、R9與R10」之定義「其各含氫」已由美國第0000000號專利案（下稱引證一）揭露，不具新穎性；且本案與美國第0000000號專利案（下稱引證二）及引證一等密切相關，事實上本案並無「呋喃基或吡咯基」之藥理活性數據，無從與引證一比較，而本案「噻吩基」未必有「較高活性」，進步性難以證明；又本案之「N-異滏唑基聯苯磺胺」已揭示於引證二。專利說明書修正本雖將上揭化合物由申請專利範圍中剔除，但本案所請之「N-異滏唑基苯并噻唑磺胺」亦包含於引證一申請專利範圍中，並且該前案亦揭露「N-異滏唑基噻唑磺胺」，與本案化合物相同，本案申請專利範圍雖列有排除條款，然而八十八年七月補充說明書所提供之數據難以完全支持其技術內容之進步性，乃為應不予發明專利之審定。被告答辯意旨亦認「今原告於再審查審定前仍未能刪修申請專利範圍涵蓋過廣之部份或提供足供確認化合物之物、化或藥理數據，則系爭案所請化合物是否確為產業上可利用之發明，實令人置疑，若准予專利，如何昭信大眾系爭案所請皆可達產業上可實施之階段」，足見本案未獲准專利主要係因申請專利範圍內容涵蓋過廣、含意不明或定義不當，揆諸前開說明，原告於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有由被告重行審酌之必要。原處分對原告於訴願階段所送申請專利範圍修正本未及審酌，訴願決定未將將原處分撤銷，命被告重行審查而逕予維持原處分，均有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許，惟本件既事關被告對專利申請案之第一次處分權，自應由被告重行審查而為適法之處分，原告起訴意旨請求命被告機關為准予專利審定之處分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告在請求命行政機關遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁回。又本件既應由被告重行審查而為適法之處分，則有關實體之爭點，本院即無審究之必要，併此敍明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第二百條第四款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條前段，判決如主文。
中華民國九十年十月四日
審判長法官姜素娥
法官帥嘉寶法官林文舟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十年十月五日
書記官林孟宗