裁判字號：智慧財產法院97年行專訴字第23號判決
裁判日期：民國97年11月13日
裁判案由：發明專利申請
智慧財產法院行政判決
97年度行專訴字第23號97年10月30日辯論終結原統寶光電股份有限公司代表人甲○○訴訟代理人乙○○（專利代理人被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）住同上訴訟代理人 林鵬飛
陳哲賢 邱建榮 上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國97年5月23日經訴字第09706107140號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於91年6月3日以「平面顯示器之儲存電容構造及其製造方法」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，並於96年6月20日提出本案申請專利範圍修正本，經被告依該修正本審查，並以96年11月28日（96）智專三（二）0509
3字第09620663450號專利再審查核駁審定書為不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、原告之主張：㈠原告初因不服該初審核駁審定書不予專利之審定，提出再審查
申請，並於對應之再審查理由書中說明與強調：「…初審引證資料所揭露之內容僅是具有梳狀下電極之儲存電容構造，與本案為能提供摻質植入通道而成梳狀之上電極根本是毫不相干，…更何況引證案之技術內容並無法改善系爭專利申請案所欲改善之習用缺失，…」，以回應初審核駁審定書中有關進步性的質疑。惟嗣後被告之再審查審查意見通知函並未就原告針對初審引證資料的相關答辯說明表示過任何反對或異議之意見，是以，原告當然認為被告應已認可前述針對初審引證資料所提之相關答辯說明，此乃行政程序法中有關受告知權(righttobeinformed)之具體體現。豈料，被告卻於原處分中指稱原告對初審引證資料無異議，逕行據此而予系爭專利申請案不予專利之處分，令原告無再次申復的機會，如此反覆，已違反行政程序法第8條有關信賴的原則，並未保護人民正當合理之信賴，亦即，至少對於其後所再為之再審查之行政處分構成行政瑕疵。
㈡系爭專利申請案之申請專利範圍第1項即敘明包含「一上電極
，位於該絕緣層之表面上，該上電極之形狀係選自梳狀與網狀中之一，而該梳狀與網狀之結構上所具有之間隙為摻質植入通道，以供摻質通過而植入該下電極中，進而改善該下電極之導電能力。」因此上電極本體之形狀為梳狀或網狀，反觀初審引證資料，其實是有多個下電極15b1-15b3（第2欄第16-24行），分別連接至像素電極15，因而形成多個並聯的電容，所以初審引證資料中的單一下電極基本上仍為方形，並非如本案的梳狀或網狀，則被告引此初審引證資料稱「有關電極之形狀為梳狀或網狀係習知技術」顯然有誤。於被告彙編之專利審查基準2-3-5頁中有關2.2.2引證文件的定義，係指「包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明」，亦即，被告誤認系爭專利申請案所述的梳狀或網狀電極已於初審引證資料所揭露，其實初審引證資料並未實質上明確記載或隱含梳狀或網狀的電極構造，因而初審專利引證案並不符合被告本身為引證文件所下的定義。
㈢原處分中被告另指出「有關電極之形狀為梳狀或網狀係習知技
術」，以核駁系爭專利申請案的進步性，原告針對此部分於訴願理由書中提供如上述（二）的說明，然訴願決定書中沒有再質疑「有關電極之形狀為梳狀或網狀係習知技術」，卻以更跳躍的思考方式，在沒有任何佐證可以證明此等電極形狀為習知技術的情況下，直接認為系爭專利申請案申請專利範圍第1項及第8項為具有通常知識者依申請前之引證案1之技術簡單改變所能輕易完成，應不具進步性，然則，依據前述分析，系爭專利申請案實符合專利法第22條的所有規定，被告不應以其過分主觀的後見之明而否定掉原告對本案發明所為之創作心血。㈣又針對引證案1，引證案1並未教示梳狀或網狀之上電極，僅
透過方形接觸窗35將摻質植入下電極33的中央部分（第3欄第64-67行、第4欄第1-4行以及第32-34行），經過植入步驟後，下電極33分為兩個部分，分別是重摻雜區域33b以及在上電極15b下方的非摻雜區域33a（圖7），因此摻質在整個下電極33a中是非常不均勻的，即便摻質會擴散，也無法擴散達整個下電極33a，因此原告有所謂「不均勻」之說，反觀系爭專利申請案，摻質是透過梳狀與網狀結構上電極的間隙進入下電極，相當於摻質是從各處進入下電極，而不是僅進入下電極的中央部分，如此，經過擴散後，摻質遍佈整個下電極，明顯會比引證案1有更均勻的摻雜效果，而有更高的導電能力，因此具有無法預期的功效，依照被告彙編之專利審查基準2-3-23頁中有關3.4.2.1發明具有無法預期的功效的定義，係指「無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成」，則系爭專利申請案因其無法預期的功效—提高導電能力，自然佐證該發明並非能輕易完成，而符合專利之進步性要件。
㈤系爭專利申請案的美國對應案已獲准，並獲美國專利第000000
0號，以此佐證本案之新穎性及進步性等專利要件已獲肯定，雖被告認為各國專利法制及審查基準仍各有差異，但美國專利法第103條對進步性之規定為「雖然發明無第102條所述完全揭露的情事，但其間實質差異就發明當時而言，為所屬技術領域中具有通常知識者所顯而易見的，則不能獲得專利((a)Apatentmaynotbeobtainedthoughtheinventionisnotidenticallydisclosedordescribedassetforthinsection102ofthistitle,ifthedifferencesbetween
thesubjectmattersoughttobepatentedandtheprior
artaresuchthatthesubjectmatterasawholewouldhavebeenobviousatthetimetheinventionwasmade
toapersonhavingordinaryskillinthearttowhichsaidsubjectmatterpertains.)其基本精神與我國之專利法一致，因此其核准之審定結果，並非全然無參考價值，應可證明系爭專利申請案於某些程度上已具備進步性之專利要件。
㈥並聲明求為判決原處分及訴願決定均撤銷，被告就系爭專利申請案應作成准予專利之審定處分。
三、被告之主張：㈠針對原告對於本案之再審查審查意見通知函內容有所質疑，並
質疑初審引證案之合宜性部分：審視本案摘要所載之主要技術內容，並無梳狀或網狀電極之揭示，且說明書內容第17頁第2段揭示「另外，當儲存電容之上電極71與下電極70皆用本質多晶矽完成時，該上電極便毋需形成上述之梳狀或網狀，而僅需分別對該下電極與上電極進行一第一摻質植入動作以及一第二摻質植入動作」，又本案申請專利範圍修正前並無此電極結構之記述，故再審查審查意見通知函之內容並無違誤。
㈡本案主要特徵係提供於完成上電極後再經由上電極對下電極進
行摻雜之技術，引證案1揭示一種供用於液晶顯示裝置之儲存電容構造及其製造方法，其電容構造具有摻質植入通道之上電極15b、接觸通道35、以及下電極33b，並透過上電極摻質植入通道對下電極33b進行摻雜(申請專利範圍第1項、說明書第3欄第22~27行及第4欄第29~36行、代表圖)，其業已揭示本案之技術特徵。本案原說明書內容說明(第17頁第2段)揭示「另外，當儲存電容之上電極71與下電極70皆用本質多晶矽完成時，該上電極便毋需形成上述之梳狀或網狀，而僅需分別對該下電極與上電極進行一第一摻質植入動作以及一第二摻質植入動作」，以及如本案第5、6圖所明示，本案係透過梳狀或網狀上電極使摻質進入下電極之中央部分，且引證案1之具方形接觸窗上電極將較本案具梳狀或網狀阻礙物之上電極可允許摻質較為均勻地進入下電極中，本案之上述電極形狀變化，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依引證案所揭示電極技術內容簡單改變電極形狀所能輕易完成，不符專利法第22條第4項之規定，上述理由並不成立。
㈢起訴理由最末強調本案之美國對應案已獲准美國專利公告第00
00000號，而謂本案具有可專利性。然而，各國之專利審查有其各自所依循之準則，本案之美國對應案之准駁結果，不必然適用於本案。並聲明求為判決駁回原告之訴。
四、經查：㈠按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，
固得依專利法第21條暨第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟「發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。
㈡本件系爭第00000000號「平面顯示器之儲存電容構造及其製造
方法」專利申請案，其申請專利範圍共有22項，其中第1項、第8項及第15項為獨立項，餘為附屬項。其中申請專利範圍第15項獨立項所載其儲存電容構造製造方法之步驟包含有提供一基板、一材質為半導體之下電極、於下電極表面形成一絕緣層，該絕緣層表面形成一材質為半導體之上電極，透過該上電極而對該下電極進行一第一摻質植入動做及對該上電極進行一第二摻質植入動作等技術特徵，已為引證案1（西元2000年7月11日公告之美國第6,088,071號專利案）申請專利範圍第1項及其說明第3欄第22行至第27行、第4欄第29行至第36行及代表圖所揭露；另引證案2揭示具有摻質上電極22之儲存電容構造之製造方法（引證案2代表圖、第11欄第33行至第61行）。
是系爭案申請專利範圍第15項獨立項所載之技術特徵為其所屬技術領域中具有通常知識者，依引證案1、2所揭示之技術內容簡單改變而能輕易完成者，應不具進步性。系爭案申請專利範圍第16項附屬項所載平面顯示器與基板類型特徵已為引證案
1所揭露，應不具進步性。系爭案申請專利範圍第17項至第18項附屬項所載其電晶體係為多晶矽及下電極係以多晶矽完成之技術，為所屬技術領域中具有通常知識者，依引證案1所揭示多晶矽材質內容，所能輕易完成者，亦不具進步性。系爭案申請專利範圍第19項附屬項所載該下電極係電連接至該頂部閘極薄膜電晶體之汲極之構造特徵已為引證案1所揭示，故不具進步性。系爭案申請專利範圍第20項附屬項所載其絕緣層係以二氧化矽所完成之技術，為其所屬技術領域中具有通常知識者，依引證案1所揭示之絕緣材料之內容，所能輕易完成，應不具進步性。系爭案申請專利範圍第21項附屬項所載該上電極係以多晶矽所完成之特徵，已為引證案2第11欄第33行至第61行所載上電極材料內容所揭示，應不具進步性。系爭案專利申請專利範圍第22項附屬項所載之技術特徵，為所屬領域中具有通常知識者，依引證案2第10欄第42行至第14欄第50行所揭示之摻質植入深度，所能輕易完成者，應不具進步性。
㈢原告於本院審理時對於引證案1、2可以證明系爭專利申請專
利範圍第15至22項不具進步性，亦不爭執（見本院卷第115頁言詞辯論筆錄）。原告雖爭執稱系爭案專利申請專利範圍其他請求項仍具有進步性，應可就其他部分准予專利云云。惟查，被告已於再審查核駁理由先行通知書中明確告知原告系爭專利申請專利範圍不具進步性，若有具體反證或說明，應於文到30日內提出申復說明及有關資料。若屆期未依通知辦理者，得依現有資料續行審查，並說明如有補充、修正，應依專利法第48條規定辦理。惟原告於96年6月20日申復理由書除於系爭專利申請專利範圍第1項、第8項獨立項中修正增加「該上電極之形狀係選自梳狀與綱狀中之一，而該梳狀與綱狀之結構上所具有之間隙為摻質植入通道」外，仍堅認系爭專利申請專利範圍第15至22項具進步性，而未修正，則就此部分被告依系爭案原有申請專利範圍予以審查，認系爭案申請專利範圍第15至22項不具進步性，並無不合。則系爭案申請專利範圍第15至22項違反專利法第22條第4項之規定，依專利法第44條規定，自應為不予專利之審定。被告依原告當時申請之既有資料審查，自無從單獨將系爭案第15至22項請求項與其他請求項分離，就該申請專利範圍第15至22項請求項為不予專利，而僅就其餘請求項准予專利之審定。因此，本件發明專利申請案就申請專利範圍第15至22項以外請求項仍應併同不應准予專利。被告於再審查核駁審定認系爭案申請專利範圍其他請求項亦均不具進步性，理由雖略有不同，但其就系爭案為應不予專利審定之結論，則尚無不同，仍應予維持。
㈣至原告主張本案之美國對應案已獲得美國專利第US6,773,467B2號專利，足以佐證本案具新穎性及進步性等專利要件乙節。
查各國專利法制及審查基準仍各有差異，尚不得以本案之美國對應案已獲准美國專利，而執為本件專利亦應具專利要件之論據，併予指明。
五、從而，被告原處分認系爭案不具進步性而否准其申請，尚無不合，訴願決定予以維持，亦無不當。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭案應作成准予專利之審定處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年11月13日
智慧財產法院第二庭
審判長法官陳國成
法官蔡惠如法官陳忠行以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年11月17日
書記官蔡錦輝