裁判字號：臺北高等行政法院96年訴字第2304號判決
裁判日期：民國97年03月20日
裁判案由：發明專利申請
臺北高等行政法院判決
96年度訴字第02304號原告瑞士商．諾華公司（NovartisAG）代表人甲0000000
曼岱爾 ）訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）複代理人 簡秀如 律師被告經濟部智慧財產局代表人 王美花 （局長）住同上訴訟代理人乙○○
丙○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國96年4月26日經訴字第09606066180號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告前於民國89年11月21日以「醫藥組合物」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於95年11月8日以（95）智專三（四）02021字第09520935170號專利再審查核駁審定書仍予核駁。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈原處分及訴願決定均撤銷，並判命被告作成第00000000發明專利申請案准予專利之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：㈠原告之主張：
⒈被告認為系爭案之「發明名稱」未採用其主觀認定之文字
。惟專利法第26條第3項僅係關於「申請專利範圍」之記載方式，而與「發明名稱」毫無關係。
⒉系爭案申請專利範圍共有15項請求項，惟被告之核駁理由
僅敘及第1、10、11、12及13項，對於其他10項請求項均未置一語，顯違「逐項審查」原則，更有理由不備之瑕疵。
⒊被告未詳查系爭案之技術特徵及原告前呈申復理由書之說
明。被告於93年公布施行之「專利審查基準」第2-1-18頁中規定：「記載於申請專利範圍之技術特徵係申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，非必要技術特徵得不予記載」。系爭案係發現在製造歐卡巴地平之口服懸浮液時，可經由改善其物理化學特性（如黏稠性或流速），可使病人更易於使用之。原告於95年5月9日提出申復理由書，說明申請專利範圍第1及12項之標的係「包含單一活性成分歐卡巴地平之醫藥組合物」，其技術特徵在於「將其黏稠度調整至5至52毫巴之範圍，使其可具有穩定、易傾倒、不易結塊等優點」，而申請專利範圍第13項之標的則係「包含單一活性成分歐卡巴地平之醫藥組合物」，其技術特徵在於由3毫米直徑之開口傾倒時，流速在0.3至
4毫升/秒之範圍（即易傾倒之特性）。而歐卡巴地平之含量及調整黏稠度時所使用之增稠劑種類及其配比並非本發明之必要技術特徵。因此，申請專利範圍第1、12及13項確實已明確記載所請發明之必要技術特徵。
㈡被告之主張：
⒈本件訴訟理由與原訴願階段所提理由相同，並未主張新事
實或證據。系爭案於實體審查時，其92年10月8日所提申請專利範圍修正本中，第1、10、11、12及13項技術內容與發明名稱，皆有專利法規定「不明確」之情事，被告於95年1月11日以再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，原告雖提申復理由並強調其申請專利範圍界定合理，無須進一步作合理修正，至於發明名稱是否界定明確，被告基於本發明所請求之申請專利範圍是有關歐卡巴地平的懸浮液型醫藥組合物，其技術特徵並非在於歐卡巴地平的新藥用途（癲癇應用），而是應用已知的歐卡巴地平製備成懸浮液型醫藥組合物，以方便吞嚥困難的病人服用，其技術內容應符合專利法施行細則第15條第2項「發明名稱應與其申請專利範圍內容相符」之規定，所以被告於核駁理由中不但提議原告將發明名稱作適度修正，於理由中亦明示其發明應根據技術內容修正為「具懸浮液型式之醫藥組合物」，但原告於申復理由中隻字未提不修正發明名稱之緣由，基於所請申請專利範圍中仍有專利法所明訂不予專利之更明確事實，本發明於處分不予專利之審定內容中，並非以名稱不符專利法規定，而作不予專利之處分，所述處分書顯屬重大違法，並非屬實。且單以「醫藥組合物」作為請求之發明名稱，雖有公告前案可稽，但個案技術內容皆有異，請求技術亦各有別，並不能以個案來拘束本案之處分；更何況，不符合施行細則與專利審查基準所規範，亦僅違反行政規則或行政命令，而被告當明知此原則，所以並未因發明名稱不符，而於審定書逕依專利法第26條第4項規定作不予專利之處分。
⒉系爭案所請係提供一種具黏稠性範圍在5至52毫巴的歐卡
巴地平（OXCARBAZEPINE）的懸浮液型醫藥組合物，其主要係以歐卡巴地平及佔總組成1.25至1.95比例的羧甲基纖維素和微結晶纖維素之混合物所共同組成之具黏稠性的懸浮液型式組成物，所請求15項申請專利範圍中，第1、12項所請醫藥組合物，並無達成不結塊、易流動懸浮之具體組成「成分」與「配比」，所請之範圍並無明確記載申請專利之發明，雖原告於95年5月9日所提申復理由（一）第12行所稱其增稠劑並不限於說明書所指稱的羥基乙基纖維素和結晶纖維素，尚可以包括自行配製或市售之分散性纖維素，由此可以確認如系爭案僅以「粘稠性」之功能性語言敘述其組成，係可包括不限於說明書所指稱的羥基乙基纖維素和結晶纖維素以外之上千上萬種可能的配方組成，因尚可以包括自行配製或市售之分散性纖維素，所以第
1、12項所請醫藥組合物，僅以「粘稠性」功能性界定，在該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、性質或製法而言，參酌申請時的通常知識，仍無法想像一具體物，所指具體物為何？由範圍並無法認定，實已違反專利審查基準3.4.1.6功能、性質或製法之界定方式所致之不明確之規範；雖原告未對第10項所請醫藥組合物作不符合專利法規定辯白說明，被告願在此一併陳明；系爭案所請羥基乙基纖維素組成內容雖有少於0.5%的下限界定，但所請仍可包括0%的非「組成物」現象，雖說明書指明其可以無HEC成分，但請求項中「少於0.5%‧‧‧」之用語係界定羥基乙基纖維素成分之含量，若僅以上限表示，其下限可能低至0%，則該成分不存在，這種情況會導致申請內容與「組成物」之申請標的不一致，而使申請專利範圍不明確，實已違反專利審查基準3.4.1.5表現方式所致之不明確之規範，即使其應用開放語言「包含」用詞，可以包括其他成分，惟所謂其他成分為何？實難以揣測，所請當已違反審查基準第3.4.1明確之規範；第13項申請專利範圍所請「容器」亦非本發明所述歐卡巴地平的懸浮液型醫藥組合物；被告前於95年1月11日以再審查案核駁理由先行通知書函請申復、修正，雖原告提申復理由認為所界定範圍合理，無須進一步作合理修正，惟事實上所請「容器」並非本發明所述的懸浮液型醫藥組合物之主要技術，亦有違專利審查基準第3.4.1.2.3「申請專利範圍未涵蓋發明說明之部分標的」規定。
⒊原告主張系爭案未逐項審查，而有理由不備之瑕疵；惟事
實上，專利有其整體性，不能割裂而核准部分專利權（鈞院93年度訴字第02186號、94年度訴字第02039號等判決），系爭案專利範圍第1、10、11、12及13項技術內，皆有違專利法規定「不明確」之情事，不符專利法第26條第3項規定，無法准予專利之具體事實存在，原告在不修正申請專利範圍的前提下，被告之核駁理由先行通知書形同具文；更何況被告在原告有違「不明確」之事實，又不提修正的前提下，已構成不予專利之要件，至於本案其他附屬項專利範圍是否符合專利要件，已不影響本件之判斷，亦無必要再以不具新穎性、進步性等逐項認定的新理由、事實作為不予專利之處分。而原告亦已明白系爭案顯然所界定範圍並非明確，於訴願階段願意比照國外獲准專利案重提申請專利範圍修正本，原告顯然已瞭解系爭案有違我國專利法「不明確」規定之事實，被告亦於核駁理由先行通知書盡到告知之責任，並給予60天修正之機會，而原告並未在期限內、被告審定前提出申請修正、或補充，實難執已在國外取得專利之事實，主張被告應比照辦理。系爭案於專利要件未符合的前提下，以審查基準2.3新穎性審查原則、3.3進步性審查原則所規範的逐項審查，要求被告逐項審查，於法並無據，且系爭案有諸多不明確之事實，自無執此指摘被告審查違反逐項審查之理。
理由
一、被告之代表人於本件訴訟程序進行中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按凡利用自然法則之技術思想之創作而供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為專利法第19條及第20條第1項前段所規定，惟「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」同法第26條第3項亦有明文，而發明專利申請案違反專利法第26條規定者，應為不予專利之審定，復為同法第44條所明定。
三、經查：
㈠、系爭第00000000號「醫藥組合物」發明專利申請案，係提供一種具黏稠性範圍在5至52毫巴的歐卡巴地平（OXCARBAZEPINE）的懸浮液型醫藥組合物，其主要係以歐卡巴地平及佔總組成1.25至1.95比例的羧甲基纖維素和微結晶纖維素之混合物所共同組成之具黏稠性的懸浮液型式組成物。其所請15項申請專利範圍中，申請專利範圍第1、12項所請醫藥組合物，並無達成不結塊、易流動懸浮之具體組成成分與配比之揭示，其僅以「粘稠性」作功能性界定，在該發明所屬技術領域中具有通常知識者據該功能性界定，再參酌申請時的通常知識，仍無法想像一具體物，其範圍並無法認定，是此2項申請專利範圍並未明確記載申請專利之發明。
㈡、申請專利範圍第10項所請醫藥組合物，其羥基乙基纖維素組成內容雖有少於0.5%的上限界定，然所請下限仍可包括0%的非「組成物」現象，雖其專利說明書指明其可以無羥基乙基纖維素成分，但請求項中「少於0.5%...」之用語係界定羥基乙基纖維素成分之含量，其下限可能低至0%，而使該成分不存在，會導致申請內容與「組成物」之申請標的不一致，而使申請專利範圍不明確，且其使用「包含」此一屬開放性之用詞，可包括其他成分，惟所謂其他成分為何？其範圍並無法認定，是此項申請專利範圍並未明確記載申請專利之發明。
㈢、申請專利範圍第11項所請「容器」並非本案發明所述歐卡巴地平的懸浮液型醫藥組合物，其申請專利範圍未涵蓋發明說明之部分標的，是此項申請專利範圍亦未明確記載申請專利之發明；申請專利範圍第13項僅以功能性描述，並無明確記載其達成不結塊、易流動懸浮之具體組成成分與配比，未根據技術內容將相關組成、配比界定明確，在該發明所屬技術領域中具有通常知識者據該功能性描述，參酌申請時的通常知識，仍無法想像一具體物，其範圍並無法認定，是此項申請專利範圍亦未明確記載申請專利之發明。
㈣、是系爭案申請專利範圍第1、10、11、12及13項皆未明確記載申請專利之發明，自有違專利法第26條第3項之規定。原告雖訴稱被告之核駁理由僅敘及申請專利範圍第1、10、11、12及13項，對於其他10項請求項均未置一語，未逐項審查，而有理由不備之瑕疵云云。然查，本件被告係以系爭案申請專利範圍第1、10、11、12及13項申請專利範圍不明確，不符專利說明書之記載方式，有違上揭法條之規定，而不予專利，尚與一專利是否符合專利要件，須逐項審查其申請專利範圍之實體技術不同。況被告係就本案申請專利範圍作全面性之審查，認其中有前揭項數申請專利範圍記載不明確，乃以專利再審查案核駁理由先行通知書請原告作修正或補充，自無原告所稱未逐項審查之瑕疵，且已充分給予原告修正補充本案專利說明書內容之機會，原告未依其通知內容辦理，被告依原審查理由為應不予專利之處分，應無不合。
㈤、原告又訴稱被告以系爭案的「發明名稱」違反首揭法條之規定，作為不予專利之理由，顯屬重大違法云云。惟查，本件原處分書所載「發明名稱，亦未根據技術內容修正為具懸浮液型式之醫藥組成物」，係被告基於本案技術內容及專利法施行細則第15條第2項，發明名稱應與申請專利範圍內容相符之規定，於專利再審查案核駁理由先行通知書中，明示應根據技術內容將名稱修正為「具懸浮液型式之醫藥組合物」，惟原告於申復理由中並未為修正，被告乃於為不予專利之處分時，附帶說明，尚非據此而為不予專利之處分，原告所訴亦不足採。
㈥、至原告於訴願階段96年1月8日始提出申請專利範圍修正本，顯與專利法第49條所定得申請修正之期間及各項事由不合，且該修正本並未經被告審酌，非屬原處分之範疇，尚非本件所得審究，併予敘明。
四、從而，被告以系爭案申請專利範圍第1、10、11、12及13項皆未明確記載申請專利之發明，有違專利法第26條第3項之規定，以核駁理由先行通知書請原告作修正或補充，惟原告並未作修正或補充，而為應不予專利之處分，核無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭發明專利申請案作成准予專利之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中華民國97年3月20日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法官陳國成
法官陳秀媖法官陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國97年3月20日
書記官陳又慈