裁判字號：臺灣高等法院高雄分院93年智上字第2號民事判決
裁判日期：民國95年06月28日
裁判案由：侵權行為損害賠償
臺灣高等法院高雄分院民事判決93年度智上字第2號上訴人德保有限公司法定代理人甲○○訴訟代理人 紀錦隆 律師
郭寶蓮 律師被上訴人金萬成鋼鐵有限公司兼法定代理人乙○○共同訴訟代理人 陳清朗 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國93年4月14日臺灣屏東地方法院92年度重訴字第55號第一審判決提起上訴，本院於95年6月14日言詞辯論終結，判決如下：
主文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：上訴人係我國新型第106273號專利「隔熱浪板結構改良」（以下簡稱系爭專利權）之專利權人，專利權期間自83年9月1日起至94年6月28日止。被上訴人乙○○係被上訴人金萬成鋼鐵有限公司（以下簡稱金萬成公司）之法定代理人，未經上訴人同意，於其設置於屏東縣屏東市○○路2之3號工廠內，裝置「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」機器，生產製造侵害上訴人所有之系爭專利權之產品（以下簡稱系爭浪板產品）。上訴人於90年
3月間向原法院聲請就系爭浪板產品保全證據，並拍照為證，爰依專利法第108條（修正前為第105條），準用第84條（修正前為第88條）、第89條，民法第179條、第184條、第185條、公司法第23條規定提起本件訴訟。聲明求為判決：㈠被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）168萬1,680元及自92年3月6日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈢願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：被上訴人金萬成公司所生產製造之系爭浪板產品，並未侵害上訴人所有之系爭專利權。上訴人雖曾於90年3月間向原法院聲請就被上訴人金萬成公司所生產製造之系爭浪板產品予以保全證據，並拍照為證（原法院90年度聲字第103號），然原審依上訴人之聲請，將原法院90年度聲字第103號證據保全卷宗內之製成品照片送請台大慶齡工業研究中心（以下簡稱台大研究中心）鑑定，經台大研究中心函覆略以：由於所提供之照片資料無法鑑定，所以請提供實際製成品始可進行鑑定等語。因之，本院將該證據保全卷宗內之製成品照片再送請國立屏東科技大學（以下簡稱屏科大）予以鑑定，雖認有侵害系爭專利權之情事，亦難採取。況系爭浪板產品嗣經兩造同意之鑑定機關中華營建基金會會同到場勘驗並予鑑定，認為鑑定對象（即系爭浪板產品）未落入上訴人所有之系爭專利權範圍，是上訴人主張被上訴人所生產製造之系爭浪板產品有侵害其所有之系爭專利權，實屬無據等語，資為抗辯。
三、本件原審對於上訴人之請求，判決：㈠上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。上訴人聲明不服，上訴聲明求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人168萬1,680元及自92年3月6日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈣願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。（上訴人於原審併請求 黃盧幼雪 、 許錦秀 、 謝東憲 、 周進校 等4人連帶賠償，經原審判決後，上訴人雖對此部分併提起上訴，惟於本院審理中，具狀撤回此4人部分之上訴，附此敘明）。
四、兩造不爭執之事項如下，並有中華民國專利證書公報、新型專利說明書、原法院90年度聲字第103號證據保全事件勘驗筆錄影本各1份在卷可稽，堪予採信：
㈠上訴人係系爭專利權之專利權人，被上訴人金萬成公司在其
工廠製造生產系爭浪板產品，經上訴人於90年3月間向原法院聲請就系爭浪板產品保全證據，並拍照為證。
㈡本件曾由原審於92年間分別囑託國立中正大學及台大研究中
心就保全證據拍攝之系爭浪板產品照片予以鑑定有無侵害系爭專利權，經該2鑑定機關分別函覆無法依據該證據保全拍攝之系爭浪板產品照片鑑定，而須依據系爭浪板產品實物始能為鑑定。
㈢本件曾由本院送請屏科大依保全證據所拍攝之系爭浪板產品
照片予以鑑定結果，認系爭浪板產品與系爭專利權內容實質相同。嗣兩造同意由中華營建基金會會同兩造到現場勘驗並採集系爭浪板產品鑑定結果，認①保全證據照片所示之浪板與被上訴人金萬成公司工廠內放置之浪板結構上完全相同。②被上訴人金萬成公司工廠內生產之浪板未落入上訴人所有之系爭專利權範圍。
五、兩造爭執之事項為：㈠被上訴人金萬成公司生產之系爭浪板產品有無侵害上訴人所有之系爭專利權？㈡上訴人得否依修正前專利法第105條準用第88條、第89條或民法第184條、第185條、第179條及公司法第23條規定，請求被上訴人連帶賠償損害？其得請求賠償之金額為多少？
六、被上訴人金萬成公司生產之系爭浪板產品有無侵害上訴人所有之系爭專利權？㈠本件經兩造同意由中華營建基金會會同兩造至被上訴人金萬
成公司位於屏東市○○路○○○號之工廠，勘驗該工廠所設置「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」機器所生產之系爭浪板產品，並依兩造共同指定樣品，當場切割，共計兩片而予鑑定。依該基金會95年3月23日營建基字第5127號鑑定報告書所載：就文義讀取分析部分而言：文義讀取分析係確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中。就申請專利範圍（即系爭專利權）中之技術特徵與待鑑定對象（即系爭浪板產品）之技術內容進行分析比對，其中系爭專利權範圍之隔熱浪板結構，搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之「扣」接結構。而待鑑定對象之搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，及尾端之突緣部分，俾形成浪板搭接處之「搭」接結構（見該鑑定報告第38頁附件七）。因之系爭專利權之所有技術特徵不完全對應表現在系爭浪板產品中。就均等論分析部分而言：由於申請專利範圍的文字僅記載專利的必要構成事項，其實質內容得擴大至申請專利範圍之技術特徵的均等範圍，得參酌說明書及圖示所揭示的目的，不限於僅以申請專利範圍之文義為其範圍。因此必須再就本專利所揭示浪板組成圖與待鑑定物成品相比較：依據本專利（即系爭專利權）說明圖3（原鑑定報告第5頁誤載為說明圖5，惟該基金會嗣於95年5月4日以營建基字第5201號函更正為「說明圖3」）所揭示的浪板構造圖：於發泡過程中會令褶邊抵緊浪板利用PU發泡劑發泡膨漲壓力及黏性，緊密的黏合上下層成一體。而待鑑定物（即系爭浪板產品）摺邊有一側（尾端之突緣部分）則與浪板並未抵緊。待鑑定物摺邊側緣壁紙緊貼浪板的方式及所達到的形狀效果與本專利及專利說明之圖3所揭示的浪板組成圖並不相同。故不符合均等論。故知兩者基本上為全完不相同的結構。綜上所述，待鑑定對象不符合「文義讀取」，又不符合「均等論」，故可判斷待鑑定對象未落入上訴人所有之新型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利權範圍。鑑定結論為：①附件保全證據照片所示之浪板與被上訴人金萬成公司廠內放置之浪板結構上完全相同。②被上訴人金萬成公司廠內生產之浪板，未落入上訴人所有之新型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利權範圍。此有中華營建基金會95年3月23日營建基字第5127號鑑定報告書1份在卷可憑（外放，見該鑑定報告書第1頁、第
4頁、第5頁、本院卷㈡第268頁）上開鑑定報告，對於系爭專利權與系爭浪板產品，關於文義讀取部分及均等論部分，分析詳盡明確，理論與事實兼顧，堪予採信。是被上訴人抗辯系爭浪板產品並無侵害上訴人之系爭專利權，即屬有據，應可採信。
㈢上訴人雖依屏科大就原法院90年度聲字第103號證據保全卷
宗內，於被上訴人金萬成公司之工廠內所拍攝之系爭浪板產品照片6張予以鑑定之結果，主張系爭浪板產品有侵害上訴人所有之系爭專利權，惟查：
①本件曾由原審就系爭專利權之專利證書、說明書影本及原法
院90年度聲字第103號保全證據卷宗（含現場拍攝之系爭浪板產品照片6紙，見本院卷㈠第114頁至第116頁），分別囑託國立中正大學及台大研究中心鑑定有無侵害系爭專利權（見原審卷㈠第16頁、第29頁、第101頁），嗣經國立中正大學92年9月23日中正研發字第0920009320號函覆：「本校相關領域教授意見為該案無法就照片予以鑑定」等語；另台大研究中心92年11月3日（92）工研字第0648號函覆：「由於貴院所提供之照片資料無法鑑定，所以請貴院提供實際製成品始可進行鑑定」等語，此有該2函件在卷可稽（見原審卷㈡第33頁、第102頁），足徵本件如僅依系爭專利權之專利證書、說明書及前揭保全證據所拍攝照片，尚難遽以鑑定系浪板產品有無侵害系爭專利權。又上訴人雖另舉台大研究中心曾依台灣嘉義地方法院88年度聲全字第1號所為證據保全拍攝之機器照片予以鑑定，及國立中山大學亦曾依台灣高雄地方法院91年度聲字第415號所為證據保全拍攝之機器照片予以鑑定（見原審卷㈡第60頁至第77頁），而主張依原審所檢送之照片等資料即可予以鑑定云云，然不同之待鑑定事件自須有不同之證據資料以供鑑核、比對，因之，其他待鑑定事件依該另案保全證據所得資料即得予以鑑定，尚難等同本件依前揭照片資料，即得予以鑑定，是上訴人前開主張實不足採。
②次依屏科大94年3月8日所為鑑定報告第2項「專利侵害鑑
定分析」中，認為鑑定標的（即系爭專利權）之範圍內容如下：「一種隔熱浪板結構改良，係將第00000000號防滲隔熱浪板之結構加以改良形成，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度，及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品。由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」等語（見鑑定報告第2頁）。是欲鑑定有無侵害系爭專利權，自宜有實物即被上訴人金萬成公司生產之系爭浪板產品，方可加以鑑定是否有侵害系爭專利權專利範圍。而依上揭鑑定報告第2項「專利侵害鑑定分析中，認為待鑑定為：「一種隔熱浪板結構改良，係為一種防滲隔熱浪板之結構改良，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上下層成一體；鋼板：為金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度，及高起緣設左右兩側導引槽，且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有白色之化學品。由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可以防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」等語（見鑑定報告第2頁、第3頁）。惟觀之待鑑定照片（見本院卷㈠第114頁至第
116頁）既非被上訴人金萬成公司生產之系爭浪板產品之各面近照，顯無法依此判斷待鑑定物之各項細部結構，且關於「發泡棉層為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑膨脹壓力及黏性緊密的，黏合上下層成一體」之要件效果，更非僅觀之前揭照片即可得知隔熱、隔音效果及PU發泡劑之膨脹壓力、黏性。是本院認此鑑定報告據此而為全要件原則分析之比對（見鑑定報告第4頁、第7頁）已有未妥，從而據此再次與系爭專利權專利範圍作比對，以專利均等論加以分析，關於實質技術手段、實質功能、實質達成效果等等，亦有未當。而全要件原則分析之比對已有未當，既如前述，則鑑定報告進一步僅以前揭照片認定關於「實質技術手段分析」、「實質功能分析」、「實質效果分析」均屬相同，爰認定待鑑定物與系爭專利權之專利範圍相同，而有侵害系爭專利權云云，即無可採。上訴人據此鑑定報告主張系爭浪板產品侵害其所有之系爭專利權云云，亦無足採。
㈢綜上所述，被上訴人抗辯被上訴人金萬成公司生產之系爭浪
板產品並無侵害上訴人所有之系爭專利權，即屬有據，堪予採信。
七、上訴人得否依修正前專利法第105條準用第88條、第89條或民法第184條、第185條、第179條及公司法第23條規定，請求被上訴人連帶賠償損害？其得請求賠償之金額為多少？查被上訴人金萬成公司生產之系爭浪板產品並未侵害上訴人所有之系爭專利權，既如前述，從而上訴人依修正前專利法第105條準用第88條、第89條或民法第184條、第185條、第179條及公司法第23條規定，請求被上訴人連帶賠償其損害，即屬無據，不應准許。
八、綜上所述，原審因認上訴人依修正前專利法第105條準用第88條、第89條，民法第184條、第185條、第179條、公司法第23條規定，請求被上訴人應連帶給付168萬1,680元及法定遲延利息為無理由，判決駁回其訴，並以其訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。其理由雖有不同，惟其結論尚無不合，應予維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，非有理由，應予駁回。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決之結果無影響，爰不一一論述。
十、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。
中華民國95年6月28日
民事第三庭
審判長法官張國彬法官簡色嬌法官吳登輝以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於上訴後20日內向本院提出上訴理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀，並依附註條文規定辦理。
中華民國95年6月29日
書記官黎珍附註：
民事訴訟法第466條之1：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、3親等內之血親、2親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
第1項但書及第2項情形，應於提起上訴或委任時釋明之。
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