裁判字號：臺北高等行政法院90年訴字第6873號判決
裁判日期：民國91年12月04日
裁判案由：服務標章
臺北高等行政法院判決九十年度訴字第六八七三號
原告美商．花旗公司
Citico代表人伊琳．Ｅ．甘乃
Eileen（助理秘書）訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人甲○○右當事人間因服務標章註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十年十月十七日經（九○）訴字第○九○○六三二五○四○號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主文訴願決定及原處分均撤銷。
被告應就申請號數第000000000號「CITIandArcDesign」服務標章註冊申請案，作成核准審定之處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實
壹、事實概要：緣原告前於民國（以下同）八十七年十一月五日以「CITIandArcDesign」服務標章（以下簡稱系爭服務標章），指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十六類之保險服務、財務金融之評估、分析、諮詢顧問服務、銀行服務及信用卡服務等服務，向前經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局）申請註冊，經被告審查，認系爭服務標章圖樣上之外文「CITI」與註冊第一二○七○號「CITIBANKING」服務標章（以下簡稱據以核駁標章）構成近似，且均指定使用於同一或類似服務，應不予註冊，以九十年五月十八日服務標章核駁第二九一九三號審定書為核駁之處分。原告不服，主張兩服務標章不近似等理由，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。
貳、兩造聲明：
一、原告聲明：求為判決如主文所示。
二、被告聲明：求為判決
１、原告之訴駁回。
２、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造爭點：原處分、訴願決定作成後，據以核駁標章專用權人已因移轉而變成原告時，有無情事變更原則之適用？
一、原告陳述：
１、按商標在未註冊之前，概屬準備註冊之程序，必自註冊之日始得取得商標專用權，在實行註冊之前，其程序尚未終結；是申請註冊之商標，在其程序未終結前，法律或事實有所變更時，應即適用變更後之法律或事實處理，有前行政法院（現改制為最高行政法院）五十七年判字第九十五號判例與八十九年度判字第八一一號判決及七十五年五月三日庭長評事聯席會議法律問題決議之見解為佐。
２、本件據以核駁標章已於九十年十二月十一日由其標章專用權人美商美國花旗銀行移轉於原告，且已於九十年十二月十九日向被告提起移轉申請案，嗣於九十一年三月二十六日接獲被告核准該標章移轉於原告之函，原據以核駁原告系爭服務標章註冊申請案的據以核駁標章專用權人，已因上述移轉情事變成本件原告，則原核駁申請註冊之法定原因，即商標法第三十七條第十二款「相同或近似於他人同一商品／服務或類似商品／服務之註冊商標／服務標章者，不得申請註冊」已不存在，即原告取得系爭服務標章專用權之障礙已消滅，而系爭服務標章註冊程序尚未終結，依前述前行政法院五十七年判字第九十五號判例與八十九年度判字第八一一號判決及七十五年五月三日庭長評事聯席會議法律問題決議之見解，被告應逕就系爭服務標章「CITIandArcDesign」註冊申請案作成核准審定之處分，而原告即無須再經更新申請程序。
３、依商標法第三十二條規定：「對前條第一項撤銷商標專用權之處分有不服者，得於撤銷處分書送達之次日起三十日內，依法提起訴願」。又依訴願法第九十條規定：「訴願決定書應附記，如不服決定，得於決定書送達之次日起二個月內向高等行政法院提起行政訴訟」，故原告自享有前述法律授與之權利對被告所作之核駁審定不服而提起訴願，及嗣後對經濟部所作之訴願駁回決定不服而提起本件行政訴訟案。此法律賦與之行政救濟程序，並非如被告於行政訴訟答辯書內所述係「浪費了不少國家行政資源、人力」及「為有過失之個人浪費資源、人力、並影響其他申請人儘快獲得審查、註冊的機會、時效，亦屬有害公益而利私益之疑」等云云。
４、又移轉申請案乃須受讓人以一定之對價給付出讓人，同時出讓人亦將其商標／標章之一切權利、所有權、利益移轉給受讓人為要件。此涉及金錢、商標／標章之權利、公司商譽等重大因素，故公司在辦理移轉案前皆須經過審慎繁複之協商討論、搜集文件，甚至股東或董事會決議等程序才能完成移轉程序。故移轉申請之辦理並非如被告於行政訴訟答辯書中所述之「已有相當足夠考慮移轉之時間，原告不願並拒絕移轉」云云，此乃被告單從書面申請作業流程來推測，而忽略公司營運之實際狀況所生之誤會，實不足採信。
５、今本件據以核駁標章既已於九十年十二月十一日由其標章專用權人移轉於原告，則自有「情事變更」原則之適用。則原核駁申請註冊之法定原因，即商標法第三十七條第十二款規定之情事已不存在，故系爭服務標章自應得以核准審定註冊。基此，原告狀請本院依變更後之情事，判決將訴願決定及原處分均撤銷，並無不當。為此，請判決如原告訴之聲明。
二、被告陳述：
１、按服務標章圖樣「相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊標章者」，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用同法第三十七條第十二款之規定。本件原告申請註冊之服務標章圖樣上之「CITI」，與註冊第一二○七○號「CITIBANKING」服務標章圖樣上之「CITIBANKING」構成近似，且指定使用於同一或類似服務，經核駁審定，原告不服提起訴願，亦遭駁回。今原告復提起行政訴訟，並以所謂的「據以核駁標章已移轉原告」，原核駁法定原因已不存在為由，主張「商標在未註冊之前，概屬準備註冊之程序，必自註冊之日始得取得商標專用權，在實行註冊之前，其程序尚未終結；是申請註冊之商標，在其程序未終結前，法律或事實有變更時，應即適用變更後之法律或事實處理」云云。然系爭服務標章係於八十七年十一月四日提出申請註冊，歷經核駁先行通知、核駁審定，至訴願駁回決定，已有相當足夠考慮移轉之時間，原告不願並拒絕移轉，本件為核駁審定、訴願駁回決定，應無違法、不當。原告在訴願駁回決定後，九十年十二月始辦理移轉，誠然已浪費了不少國家行政資源、人力，並在提起訴訟訴請「訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告就申請號數第000000000號『CITIandArcDesign』服務標章註冊申請案作成核准審定之處分」、「訴訟費用由被告負擔」，實有違法之公平、正義。國家之資源、人力有限，若為有過失之個人浪費資源、人力，並影響其他申請人盡快獲得審查、註冊之機會、時效，亦屬有害公益而利私益之疑。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，請判決如被告答辯之聲明。
理由
一、按服務標章圖樣相同或近似於他人同一服務或類似服務之註冊服務標章，不得申請註冊，為商標法第七十七條準用第三十七條第十二款所明定。而衡酌服務標章是否近似，應以具有普通知識、經驗之消費者於消費時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之，同法施行細則第五十條準用第十五條第一項定有明文。又所謂類似服務，應依一般社會通念、市場交易情形，並參酌該服務之性質、內容、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之，同法施行細則第十五條第三項復有明文。
二、本件被告以，原告申請註冊之「CITIandArcDesign」服務標章圖樣上之外文「CITI」與據以核駁之註冊第一二○七○號「CITIBANKING」服務標章，均有相同之「CITI」部分，且指定使用於同一或類似服務，有致消費者生混淆誤認之虞，乃為系爭服務標章應予核駁之處分。原告不服，提起訴願訴稱，系爭「CITI」服務標章之設計圖係外文CITI之上另有一弧線，而據以核駁服務標章之圖樣則為單純之英文「CITIBANKING」圖樣，兩標章在外觀及構圖意匠上區別明顯，並不構成近似云云。訴願決定機關以，惟查，系爭服務標章圖樣上之外文「CITI」與據以核駁標章圖樣上之外文「CITIBANKING」相較，均有相同之外文「CITI」，其間雖有「BANKING」之差異，然「CITI」為著名標章，予一般消費者印象會對「CITIBANKING」產生「『CITI』（花旗）銀行」之概念；且兩標章又指定使用於同一或類似之與銀行（BANKING）有關之服務，應有致消費者對服務提供之主體、來源產生混淆誤認之虞，系爭服務標章之申請註冊，自有首揭法條之適用。從而，被告所為應予核駁之處分，洵無不合，應予維持。至原告稱兩標章之申請人或專用權人為同一集團或關係企業云云，經查其兩標章之專用權畢竟分屬兩個不同之主體，其各別申請標章註冊仍應符合商標法暨相關法令之規定，如前所述，系爭服務標章與據以核駁標章相較，既有致消費者對其服務提供之主體、來源產生混淆誤認之虞，即不得申請註冊；又原告稱該兩標章之申請人或專用權人，在我國分別申請註冊多件「CITI」或以「CITI」為字首之標章乙節，查該等標章所結合文字圖樣或指定商品、服務與本件不同，案情有間，自不得比附援引，執為本件應准予註冊之論據。
三、本件原處分及訴願決定固非無見，惟：
１、按「商標核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。」前行政法院五十七年度判字第九十五號、八十九年度判字第八一一號、九十年度判字第八五○號分別著有判例、判決。又按「商標在核准註冊前尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日，始取得商標專用權，申請註冊之商標在申請註冊程序未終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理。本件據以核駁之乙所註冊之商標既經經濟部中央標準局於甲申請註冊之Ａ商標被核駁後提起行政救濟之訴願中撤銷確定，自應依變更後之事實處理，認甲之訴願為有理由，並不因商標撤銷案無溯及效力而有不同。」前行政法院七十五年十月份庭長評事聯席會議決議有案。
２、查本件據以核駁標章之專用權人美商美國花旗銀行業於九十年十二月十一日與原告簽署有關該標章之移轉合約，並於九十年十二月十九日向被告申請該標章移轉登記在案，嗣於九十一年三月二十八日接獲被告核准該標章移轉於原告之函，凡此有移轉據、移轉登記申請書、被告九十一年三月二十六日（九一）智商○○五二字第九一○○二三三五八號函附卷可稽，是以被告原以系爭服務標章與該據以核駁標章近似而予以核駁，已因該據以核駁標章專用權人變成為原告，致事實已有變更，揆諸上揭前行政法院判例、判決及七十五年十月份庭長評事聯席會議決議意旨，被告即應依變更後之事實審核。原處分及訴願決定均未能及時審核該新事實，自無從維持，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許，爰為判決如主文第一項所示。
３、又按「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟。」行政訴訟意法第五條第二項定有明文。本件據以核駁標章專用權人變成為原告之事證已臻明確，申請註冊之相關程序完備，不須被告再依其職權為一定行為或裁量，亦即本件案情已達可為裁判之程度，本院對於訟爭事實，已依職權探知及調查證據，已使案件事證明確，並經斟酌考慮後，毋需再為進一步調查，而已足為終局裁判，為國家行政資源、人力經濟計，認為原告訴請本院判命被告應就申請號數第000000000號「CITIandArcDesign」服務標章註冊申請案，作成核准審定之處分，為有理由，應予准許，爰為判決如主文第二項所示。
四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中華民國九十一年十二月四日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法官徐瑞晃
法官李得灶法官吳慧娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國九十一年十二月四日
書記官劉道文