裁判字號：臺北高等行政法院94年訴字第2725號判決
裁判日期：民國95年06月08日
裁判案由：商標評定
臺北高等行政法院判決
94年度訴字第02725號原告遠見科技股份有限公司代表人 馮竹健 訴訟代理人 郭士功 律師複代理人 周志安 律師被告經濟部智慧財產局代表人 蔡練生 （局長）訴訟代理人 李澤艶
參加人北軟股份有限公司代表人鄭淞澤訴訟代理人甲○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年07月14日經訴字第09406131760號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實
一、事實概要：原告於民國（以下同）90年11月01日以「哈語族」商標作為其註冊第748941號「哈電族」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「電子字典、語言學習機、...、電源供應器、雷射唱片」等商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人於92年05月15日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7、12及14款之規定，對之申請評定；惟現行商標法於同年11月28日修正公布施行，其程序並依修正後之規定辦理。嗣原告申請將上開商標分割為3件商標，並經被告於93年08月18日核准分割為註冊第0000000、0000000、0000000號商標，其中本件系爭註冊第0000000號「哈語族」商標係指定使用於「電子字典、資料處理機、電腦主機、個人數位助理機（即PDA）、顯示器」等商品。案經被告審查，以94年03月07日中台評字第930405號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。（另按系爭商標再於同年04月01日經被告核准分割為註冊第0000000、0000000、0000000號商標）原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠原告第0000000號「哈語族」聯合商標之背景，應認其為著名商標：
1.原告於87年01月16日就「哈電族及圖」於「語言學習機」類別提出正商標申請，並獲得第9類註冊，註冊號數為第748941號；又申請獲准以第0000000號「哈語族」商標，作為第748941號「哈電族」正商標之聯合商標；嗣將其分割為註冊第0000000、0000000及0000000號商標，本件系爭商標即為第0000000號「哈語族」商標，合先敘明。
2.原告「哈電族」正商標早於85年05月15日即已申請；並自85年至93年投入「哈電族」商標廣告，費用合計新台幣（以下同）377,227,510元；87年更以「哈電族」商標申請註冊於各類別商標；哈電族電子字典廣受消費者喜愛；且「哈」「族」二字漸形成社會語言:分別有「喜歡入迷」及「族群」之意；坊間衍生有「哈日族」、「哈麵族」之稱呼。被告實無從否認「哈電族」一詞為原告最先使用。
3.綜上，由原告申請註冊第0000000號「哈語族」聯合商標之背景、原告「哈電族」商標所投入之廣告費用及消費者認知程度，應足認定其為「著名商標」。
㈡據以評定商標圖樣係為襲用其早於85年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來:
原告於90年發現參加人以「哈語族」軟體語言學習機產品販售，其銷售產品包裝放大「哈語族」字義；且故意以「語言學習機」同為第9類商品作促銷，與原告「哈電族」正商標構成近似。為維護註冊「哈電族」正商標權益，原告委託訴外人 詹聰哲 律師，寄發律師信函告知參加人使用之「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標，並要求參加人即刻停止使用據以評定之「哈語族」標章字樣於商標法施行細則第49條第9類商品，並獲臺灣板橋地方法院檢察署檢察官對之提起公訴。嗣雖經台灣高等法院以「參加人產品為『電腦軟體程式』與原告『哈電族』指定使用之第9類商品不同」及「參加人無欺騙大眾之意圖，與修正前商標法第63條規定之構成要件不符」為無罪判決。惟參加人故意放大使用其「哈語族」商標；其外包裝亦以「語言學習機」為名稱（實則為軟體程式產品）；且其所生產之電子產品均與「語言」學習之電子硬體產品相關，故應認據以評定商標圖樣係為襲用早於85年間首先使用之「哈電族」標章圖樣，參加人係利用原告「哈電族」正商標以為混淆大眾宣傳之意圖。
㈢原告申請註冊之第0000000號「哈語族」聯合商標，並無修正前商標法第37條第14款規定之適用:
1.按「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」為修正前商標法第22條第1項之規定。次按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊」，分別為修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之規定。
2.原告第0000000號「哈語族」聯合商標，並無修正前商標法第37條第14款規定之適用:
⑴修正前商標法第37條第14款之規範意旨，係在防止第三人
主觀意圖不法且客觀上因「契約、地緣、業務往來」或「其他關係」而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之列舉規定，始得符合立法真意。因此上開規定之適用，應以申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等合法及正常交易關係之情事，而申請人亦因此交易過程或地緣等合法關係而知悉他人商標，並搶先註冊，始得援引該條予以撤銷制止，以保護優先使用該「商標」之商標使用人；並非如被告援引經濟部經訴字第00000000000願決定意旨所稱「...只要能證明有知悉他人商標...即應認有該款之適用」。
⑵原告申請註冊系爭「哈語族」商標，係為避免不法人士混
淆，並周延保護已註冊之「哈電族」正商標於第9類商品勿再遭受參加人惡意以「語言學習機」為廣告並夾雜「軟體字意」之手法規避商標法之適用而影響商標權利之行使，並避免已投入之大量廣告形如流水，而遭第三人搭便車剽竊，係屬依前開商標法賦予「聯合商標」申請權利之正當行使，不該當前揭修正前商標法第37條第14款之規定。
⑶原告正商標「哈電族」於85年05月15日即申請，早於參加
人之88年使用日期；又原告於系爭商標之申請日（90年11月01日）時，對參加人於88年間之數篇廣告毫無所悉，此由原告委請詹聰哲律師第一次寄發律師函（90年10月24日），早於參加人第一次回函日（90年11月12日）及參加人回函內容雖表示「多年前」使用，惟未提出任何書面證據可知；又原告係因其「哈電族」商標遭參加人侵權，搜證始知悉參加人據以評定之「哈語族」商標存在。故原處分以「...申請人因與該他人間有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」為由，認系爭商標之註冊應予撤銷，與前揭修正前商標法第37條第14款之要件及規範意旨不符，應無該規定之適用。㈣綜上所陳，懇請鈞院鑒核，惠賜判決如訴之聲明，以維權益，俾符法制。
乙、被告主張：㈠按「商標之註冊違反第37條之規定者，利害參加人得申請商
標主管機關評定其註冊為無效。」「本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」分別為系爭商標申請評定時商標法第52條第1項及商標法第91條第1項之規定。本件系爭註冊第0000000號「哈語族」商標係於91年11月16日核准註冊，其商標之評定應依87年11月01日施行之商標法規定；又本案係92年11月28日商標法修正施行前，已申請評定尚未評決之評定案件，而系爭商標所涉之修正前商標法第37條第7、12及14款規定部分，業經修正為商標法第23條第1項第13、12及14款規定，於修正施行前後法條規定均為違法事由，合先敘明。
㈡按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品之
商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊」；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊」，分別為修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之規定。其主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符其該款之立法意旨；至於其知悉原因為何，實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由（參照經濟部經訴字第09106110350號訴願決定意旨）。且商標之近似，應本客觀事實，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；類似商品或服務，應依一般社會通念及市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。
㈢系爭商標應有修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定之適用:
1.查本件參加人為經營軟體事業之公司，早於88年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其所研發量產之軟體語言學習機商品上，除有印製公司文宣、型錄廣為推廣、使用外，亦有透過傳播媒體刊登廣告廣泛宣傳、行銷於國內市場情事，堪認於本件系爭商標90年11月01日申請註冊前，參加人已有先使用前揭據以評定「哈語族」商標之事實。
2.又查原告與參加人均為電子科技相關同業業者；且原告亦曾於90年10月24日委託訴外人詹聰哲律師，寄發通知參加人使用之「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標之律師信函，足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定「哈語族」商標實難諉為不知，此有參加人檢送之壓製光碟片、報章雜誌廣告、銷售發票、產品包裝及律師信函等證據資料可稽。
3.今原告遲於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭註冊第0000000號「哈語族」商標圖樣，依一般經驗法則，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，並未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於「電子字典、資料處理機、電腦主機、個人數位助理機（即PDA）、顯示器」等商品；復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有首揭法條規定之適用。至原告訴稱，據以評定商標圖樣係為襲用其早於85年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來云云，核屬另案有無侵害其商標權之法院職權認定問題，尚難執為解免原告以參加人先行使用之商標申請註冊之事實；又本件系爭商標既應依修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定評決其註冊為無效，其是否尚有違反同法條第12、13款規定，自無庸審究，併予敘明。
㈣綜上論述，被告原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人之主張同被告之主張。理由
一、「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第1項所明定。查本案乃屬本法修正施行前已申請評定，而尚未評決之評定案件，依前項規定，如本法修正施行前及本法修正施行後之規定均將評定事由規定為違法者，即撤銷系爭商標之註冊，至評定程序則依修正後之規定辦理。又按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。本款之適用旨在避免剽竊他人創作之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會。
二、經查，原告前於90年11月01日以「哈語族」商標作為其註冊第748941號「哈電族」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之「電子字典、語言學習機、...、電源供應器、雷射唱片」等商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第0000000號商標。嗣參加人於92年05月15日以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第7、12及14款之規定，對之申請評定；嗣原告申請將上開商標分割為3件商標，並經被告於93年08月18日核准分割為註冊第0000000、0000000、0000000號商標，其中本件系爭註冊第0000000號「哈語族」商標係指定使用於「電子字典、資料處理機、電腦主機、個人數位助理機（即PDA）、顯示器」等商品。案經被告審查，以94年03月07日中台評字第930405號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分等情，此有系爭商標註冊資料、評定申請書及審查書等件為證，並為兩造所不爭，堪認為實。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者厥為系爭商標有無違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定。
三、本院判斷如下：㈠本件系爭商標「哈語族」與據以異議商標「哈語族」商標完
全相同，二者應屬相同商標；又據以異議商標，參加人於88年間起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其所研發量產之軟體語言學習機商品上，並於國內之報章雜誌刊登廣告，有參加人所呈之報章雜誌影本在卷可稽；足認於系爭註冊第0000000號「哈語族」商標於90年11月1日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定「哈語族」商標於軟體語言學習機商品之事實；況系爭註冊第0000000號「哈語族」商標係指定使用於「電子字典、資料處理機、電腦主機、個人數位助理機（即PDA）、顯示器」等商品，與據以異議商標使用於軟體語言學習機商品上，二者自屬使用於同一或類似商品，自堪以認定原告係抄襲他人商標並搶先註冊。茲所應審究者，乃原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以異議商標之存在？㈡依原告之商標註冊簿與參加人之公司基本資料查詢，二者均
為電子科技相關同業；然查原告曾於90年10月24日委託訴外人詹聰哲律師，寄發通知參加人使用之「哈語族」商標已侵害原告「哈電族」商標，要求參加人於文到後三日內與詹律師聯繫，商議參加人公司侵害「哈語族」商標專用權之相關事宜等語，有詹聰哲律師以歐聯國際法律事務所所寄律師函一紙在卷足憑，足證原告對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標乙事，應屬知悉。
㈢本件原告係於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字
作為系爭商標圖樣申請註冊，而其於申請註冊時即已知悉據以評定商標之存在，已如上述；然原告未徵得參加人同意，即以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於「電子字典、資料處理機、電腦主機、個人數位助理機（即PDA）、顯示器」等商品，復與據以評定商標使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質應屬類似；被告認系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，爰將系爭商標之註冊予以撤銷，依法自無不合。
四、綜上所述，被告認系爭商標違反註冊時商標法第37條第第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，而將系爭商標之註冊予以撤銷，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；原告起訴意旨，仍執前詞及其主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中華民國95年6月8日
第七庭審判長法官黃本仁
法官李玉卿法官黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中華民國95年6月8日
書記官蘇婉婷